CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00522-00 Referencia. Medio de control de nulidad absoluta Actora: PEGATEX ARTECOLA S.A. TESIS: LA MARCA “PEGO PERFECTO” NO ES DISTINTIVA PARA AMPARAR PRODUCTOS DE LA CLASE 19 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, TODA VEZ QUE DESCRIBE DE MANERA DIRECTA UNA PROPIEDAD, CARACTERÍSTICA, CUALIDAD O FINALIDAD ESENCIAL DE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS QUE DISTINGUE.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad PEGATEX ARTECOLA S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad absoluta, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 93443 de 30 de noviembre de 2015, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00522-00 Actora: PEGATEX ARTECOLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y Comercio3; y 28405 de 16 de mayo de 2016, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°: Que el 7 de abril de 2015, la sociedad PEGOMAX S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “PEGO PERFECTO”, para identificar productos comprendidos en la Clase 194 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°: Agregó que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición junto con la sociedad CORONA INDUSTRIAL S.A.S., con fundamento en que el signo solicitado carecía de la distintividad extrínseca necesaria para ser considerado como marca, toda vez que las expresiones que lo componen “PEGO” y “PERFECTO” son eminentemente descriptivas y laudatorias, las cuales 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para amparar los siguientes productos: “[…] Materiales de construcción no metálicos […].” 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00522-00 Actora: PEGATEX ARTECOLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no tienen la capacidad de individualizar un producto específico en el mercado. 3°: Que, mediante la Resolución núm. 93443 de 2015, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundadas las oposiciones interpuestas y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca mixta “PEGO PERFECTO”, en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad PEGOMAX S.A. 4º: Indicó que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 28405 de 2016, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 135, literales a) y b), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, la expresión “PEGO PERFECTO” no es apta para distinguir productos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, dado que no cumple con el requisito de distintividad necesario para ser registrado como marca.
Alegó que el elemento gráfico, que complementa a la marca solicitada, no tiene la fuerza o impacto necesario para hacerla distintiva, toda vez 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00522-00 Actora: PEGATEX ARTECOLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que al igual que la parte denominativa está compuesto por las palabras “PEGO” y “PERFECTO” acompañadas de la frase explicativa “EL ESPECIALISTA EN PEGANTES CERÁMICOS”, escritas con letra azul dentro de un cuadro blanco con el símbolo de verificación (√) dentro de un recuadro de color amarillo, con lo que se evidencia que no tiene la fuerza suficiente para que se le otorgue un mayor grado de importancia sobre el componente denominativo.
Manifestó que en el caso sub examine los vocablos “PEGO” y “PERFECTO” son las únicas expresiones que conforman el elemento denominativo de la marca solicitada; y que es sobre aquel que debe realizarse el estudio de registrabilidad. Anotó que la jurisprudencia marcaria ha considerado que una denominación descriptiva es irregistrable, por cuanto no cumple con la función esencial de una marca, que es identificar el origen empresarial de los productos y/o servicios que pretende amparar.
Indicó que la marca “PEGO PERFECTO” carece de distintividad intrínseca, toda vez que no cuenta con la capacidad de individualizar productos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, dado que está conformada por expresiones exclusivamente descriptivas, las 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00522-00 Actora: PEGATEX ARTECOLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuales, normalmente, los competidores identifican los pegamentos en el mercado.
Mencionó que al formularse preguntas tendientes a obtener información acerca de la calidad o característica de productos tales como los aglutinantes, cemento, arcilla, brea o greda, sin lugar a dudas cualquier persona podría responder que dichos productos “pegaron perfecto”. Concluyó que el signo “PEGO PERFECTO” contiene la frase explicativa “EL ESPECIALISTA EN PEGANTES CERÁMICOS” y a través de ella describe el producto mismo que pretende amparar, lo que comportaría que su propietario obtenga un monopolio injustificado sobre esa expresión, haciéndola inapropiable y de esta manera atentar contra el derecho que exhiben los demás competidores para poder utilizarla cuando quisieran referirse a la calidad o características de productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00522-00 Actora: PEGATEX ARTECOLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que la marca cuestionada “PEGO PERFECTO” sí goza de distintividad intrínseca y extrínseca, por lo que es apta para cumplir la función principal de identificar e indicar su origen empresarial, evitando así cualquier riesgo de confusión o asociación para el público consumidor.
Manifestó que la marca registrada consiste en la expresión “PEGO PERFECTO”, en un tipo de caligrafía especial acompañada de la figura de un signo de aprobación y la frase explicativa “EL ESPECIALISTA EN PEGANTES CERÁMICOS”; y que las palabras “PEGANTES CERÁMICOS” indican a los consumidores el tipo de productos que se identifican, siendo así una marca mixta de carácter evocativo.
Aseguró que al ser una marca evocativa, la expresión cuestionada reúne todos los elementos denominativos y figurativos que poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor una imagen o idea indirecta respecto del producto amparado por el signo distintivo. II.-2. La sociedad PEGOMAX S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.
Indicó que la marca cuestionada “PEGO PERFECTO” es de naturaleza mixta, razón por la cual debe tenerse en cuenta los elementos figurativos adicionales que la hacen plenamente registrable. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00522-00 Actora: PEGATEX ARTECOLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 30 de septiembre de 2020, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20206, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 6 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00522-00 Actora: PEGATEX ARTECOLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora reiteró que debe accederse a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, mencionó que la marca “PEGO PERFECTO” carece por completo de la distintividad intrínseca necesaria para que pueda ser considerada como una marca válida en el ordenamiento jurídico colombiano. Lo anterior, toda vez que las 6 expresiones “PEGO” y “PERFECTO”, que componen el signo distintivo pretendido para registro, no tienen la capacidad de individualizar un producto específico dentro de la universalidad, en tanto que son inherentemente descriptivas de los productos respecto de los cuales reivindican protección en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.
Mencionó que dentro del espectro que abarcan los materiales de construcción no metálicos en la Clase 19, se incluyen, entre otros, los siguientes productos: aglutinantes, cemento, arcilla, brea, greda, y otro tipo de materiales que se utilizan en la construcción para adherir (fijar o pegar) sustratos de distintos tipo; y que teniendo en cuenta que la descriptividad es una condición que se predica en relación con 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00522-00 Actora: PEGATEX ARTECOLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los productos o servicios que el signo pretenda identificar, la marca “PEGO PERFECTO” adolece de un carácter fuertemente descriptivo para los productos específicos que identifica, pues hace alusión a la información primaria de una característica de dichos artículos.
IV.-2. La sociedad PEGOMAX S.A.S. se ratificó en lo expuesto en el escrito de contestación de la demanda. En efecto, adujo que la marca cuestionada “PEGO PERFECTO” no se encuentra incursa en alguna causal de irregistrabilidad prevista en la Decisión 486. IV.-3. En esta etapa procesal, tanto la SIC como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.
V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó9: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca. […] 8 En adelante el Tribunal 9 Proceso 220-IP-2020. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00522-00 Actora: PEGATEX ARTECOLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.2.
La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciaren el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. […] 1.6.
El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. […] 2.Signos conformados por denominaciones descriptivas 2.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso Medplus Group S.A.S. (SIC) argumentó que PEGO PERFECTO (mixto) no son descriptivas, por lo que resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 2.2.
Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 2.3.
El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: […] 2.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo, y por tanto, su marca sería considerada débil. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00522-00 Actora: PEGATEX ARTECOLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.
Marcas evocativas. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 93443 de 30 de noviembre de 2015 y 28405 de 16 de mayo de 2016, le concedió a la sociedad PEGOMAX S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, el registro como marca del signo mixto “PEGO PERFECTO”, para distinguir los siguientes productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Materiales de construcción no metálicos. […]”.
A juicio de la actora la marca “PEGO PERFECTO” carece de distintividad intrínseca, toda vez que no cuenta con la capacidad de individualizar productos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, dado que está conformada por expresiones exclusivamente descriptivas, las cuales, normalmente, los competidores identifican los pegamentos en el mercado.
Mencionó que al formularse preguntas tendientes a obtener información acerca de la calidad o característica de productos, tales como los aglutinantes, cemento, arcilla, brea o greda, sin lugar a dudas cualquier persona podría responder que dichos productos “pegaron perfecto”. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00522-00 Actora: PEGATEX ARTECOLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la SIC alegó que la marca cuestionada “PEGO PERFECTO” sí goza de distintividad intrínseca y extrínseca, por lo que es apta para cumplir la función principal de identificar e indicar su origen empresarial, evitando así cualquier riesgo de confusión o asociación para el público consumidor.
El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 135, literales b) y e),10 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”; y que no se interpretaría el artículo 135, literal a) ibidem, “[…] por no ser controvertido el concepto de marca, ni los requisitos para su registro […]”.
El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad. […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el 10 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal, para tratar el tema de la descriptividad. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00522-00 Actora: PEGATEX ARTECOLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […]”.
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. El requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
De acuerdo con la Interpretación Prejudicial 514-IP-2016, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial, e incluso la calidad del producto o servicio sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.
En el caso sub examine y teniendo en cuenta lo alegado por la actora, resulta necesario analizar si la marca cuestionada “PEGO PERFECTO” 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00522-00 Actora: PEGATEX ARTECOLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co es descriptiva respecto de los productos que identifica y, por lo tanto, carente de distintividad o si, por el contrario, es evocativa, de conformidad con lo alegado por la SIC.
Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de julio de 201011, en la cual esta Sección tuvo en cuenta el concepto de signo descriptivo, de la siguiente manera: “[…] La marca descriptiva12, entendida esta como aquella que directamente informa al consumidor acerca de la calidad, valor, destino, cantidad, lugar de origen, época de producción, o alguna otra característica o dato primario o esencial del producto o servicio respectivo […]”.
Al respecto, para fijar la descriptividad de las marcas, el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿cómo es? frente al producto o servicio de que se trata. Si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio, o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial, entonces dicho signo es irregistrable. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente identificado con el número único de radicación 2005- 00378-00. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de mayo de 2008, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente identificado con el número único de radicación 2001- 00175-00. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00522-00 Actora: PEGATEX ARTECOLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese sentido, la marca objeto de la solicitud de registro13 se representa así: Sea lo primero precisar que de conformidad con el Sistema de Información para la Propiedad Industrial -SIPI- de la SIC14, el formulario de solicitud de registro de signo distintivos15 y la Resolución núm. 93443 de 30 de noviembre de 201516, la denominación de dicha marca es “PEGO PERFECTO” y “EL ESPECIALISTA EN PEGANTES CERÁMICOS” corresponde a una expresión explicativa, razón por la cual esta última frase no hace parte de la marca y no se tendrá en cuenta en el análisis de registrabilidad17. 13 Folio 32 del cuaderno físico núm. 1. 14 www.sipi.gov.co.
Consultado el formulario de solicitud de registro de signo distintivo, así como la Resolución que concedió dicho signo, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 15 Folios 60 a 65 del cuaderno físico núm. 1. 16 “[…] 2.3.
Naturaleza del signo solicitado. […] El signo solicitado consiste en la expresión “PEGO PERFECTO” en un tipo caligráfico especial, acompañada de la figura de un signo de aprobación y la frase explicativa “EL ESPECIALISTA EN PEGANTES CERÁMICOS”. […]
ARTÍCULO TERCERO: Conceder el registro de La marca: PEGO PERFECTO (mixta) […]”. 17 Criterio señalado por la Sala en sentencia de 16 de diciembre de 2020. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. Único de radicación 2009-00564-00. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00522-00 Actora: PEGATEX ARTECOLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el caso sub examine, los productos que distingue la marca “PEGO PERFECTO” son de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, materiales para la construcción no metálicos.
Sobre el particular, la Sala debe señalar que al realizar una búsqueda en la página del Tratado de Clasificación Internacional de Niza18, se encontró que de acuerdo con la Nota Explicativa de la Clase 19, dicha Clase comprende lo siguiente: “[…] Nota explicativa La clase 19 comprende principalmente los materiales de construcción no metálicos.
Esta clase comprende en particular: - las maderas semielaboradas para la construcción, por ejemplo: las vigas, los tablones, los paneles; - los chapados de madera; - el vidrio de construcción, por ejemplo: las tejas de vidrio, el vidrio aislante para la construcción, el vidrio armado; - las microesferas de vidrio para la señalización horizontal de carreteras; - el granito, el mármol, la grava; - el barro cocido en cuanto material de construcción; - los techados no metálicos con células fotovoltaicas integradas; 18 www.wipo.int.
Consultado el 26 de octubre de 2023. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00522-00 Actora: PEGATEX ARTECOLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - las lápidas sepulcrales y las tumbas no metálicas; - las estatuas, los bustos y las obras de arte de piedra, hormigón o mármol; - los buzones de correo de obra; - los geotextiles; - los enlucidos en cuanto materiales de construcción; - los andamios no metálicos; - las construcciones y estructuras transportables no metálicas, por ejemplo: los acuarios, las pajareras, las astas de bandera, las marquesinas, las piscinas. […]”.
Ahora, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, las palabras “PEGO” y “PERFECTO” significan, respectivamente: “[…] Conjugación singular en primera persona del verbo pegar: unir una cosa con otra mediante alguna sustancia. […]”19 y “[…] Que posee el grado máximo de una determinada cualidad o defecto. […]”. 20 De lo expuesto, la Sala considera que la marca “PEGO PERFECTO” es un conjunto de palabras o términos que conforman una frase que se componen de las palabras “PEGO” y “PERFECTO”, las cuales denotan o dan la idea, a la persona que las lee, de que el producto que identifique pegará idóneamente o con la mejor calidad, de manera que 19 https://dle.rae.es/pegar#SKdzxQw Consultado el 26 de octubre de 2023. 20 https://dle.rae.es/perfecto Consultado el 26 de octubre de 2023. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00522-00 Actora: PEGATEX ARTECOLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resulta evidente para la Sala que dicho significado podrá ser entendido por cualquier persona.
Así las cosas, al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que la expresión cuestionada sí describe o informa de manera directa acerca de una cualidad o descripción o característica esencial y primordial de los productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, que pretende distinguir dicho signo. Cabe señalar que los signos serán considerados descriptivos cuando entregan al público consumidor, de manera directa, información sobre una o varias características, cualidades u otros antecedentes esenciales que pueden servir para designar las particularidades del producto, servicio o establecimiento de que se trate21, circunstancia que se presenta en el caso sub lite, habida cuenta que la respuesta lógica sería que los materiales para la construcción, tales como ventanas, madera granito, el mármol, la grava, al haber sido instalados pegaron perfecto. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de septiembre de 2022, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2011-00074-00 (acumulado). 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00522-00 Actora: PEGATEX ARTECOLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, la referida expresión señala una de las características específicas de los productos que pretende amparar, tal como que éstos hayan pegado de la manera adecuada para su buen funcionamiento.
Al respecto, la Sala observa que para relacionar las propiedades y características esenciales de los productos enunciados con la marca “PEGO PERFECTO”, el consumidor no requiere exigirse en utilizar su imaginación y entendimiento, ni realizar un proceso deductivo entre la marca y los productos; es decir, no necesita hacer el más mínimo esfuerzo mental para relacionar la marca con el producto que este distingue, de manera que tampoco se trata de una marca evocativa.
Adicionalmente, se advierte que a pesar de que la marca cuestionada también tiene una parte gráfica, en la que se evidencia una caligrafía especial y un signo de aprobación, dichos elementos no le otorgan al conjunto la distintividad suficiente para sea registrada como marca, más aún cuando el elemento denominativo es el que genera mayor recordación e impacto en el público consumidor22.
En este orden de ideas, la Sala considera que analizada la marca controvertida de manera conjunta, sin desfragmentarla, no es 22 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de noviembre de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 2009-00335-00. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00522-00 Actora: PEGATEX ARTECOLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distintiva, toda vez que revela las características del producto, sin que el consumidor tenga que hacer un esfuerzo adicional para comprender qué tipo de productos ampara la marca o para identificar sus características y propiedades.
Aunado a lo anterior, se estima que la referida frase es usual para los productos que comprenden la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, dado que dicha finalidad o característica se podría atribuir a cualquiera de los productos antes enunciados, ya que lo que se busca, precisamente, en el área de la construcción, es que cualquiera de esos materiales, al momento de ser instalados, puedan pegarse o adherirse perfecto.
También se advierte que la marca objeto de controversia carece de distintividad, en la medida en que no posee la capacidad de diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo que a su vez no permite al consumidor realizar la elección del producto que realmente desea adquirir, por lo que al no ser distintivo tampoco cumple con la función de indicar el origen empresarial del mismo.
Por lo tanto, al no poseer la marca solicitada “PEGO PERFECTO” la condición de distintividad necesaria, la Sala considera que se 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00522-00 Actora: PEGATEX ARTECOLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co configuraron las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 135, literales b) y e), de la Decisión 486, lo que impone declarar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201623, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]" (Destacado fuera de texto).
Por último, se le reconocerá personería a la doctora PAOLA ANDREA MARINO RODRIGUEZ, como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos visibles en el índice 57 del expediente digital. 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00522-00 Actora: PEGATEX ARTECOLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 93443 de 30 de noviembre de 2015 y 28405 de 16 de mayo de 2016, mediante las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, concedió el registro como marca del signo mixto “PEGO PERFECTO”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 19 de la clasificación internacional de Niza.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC cancelar la inscripción del certificado de registro núm. 607440, asignado a la marca “PEGO PERFECTO”, para distinguir productos de la Clase 19 de la clasificación internacional de Niza.
TERCERO: ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00522-00 Actora: PEGATEX ARTECOLA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTO: ENVAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
SEXTO: TENER a la doctora PAOLA ANDREA MARINO RODRIGUEZ, como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos visibles en el índice 57 del expediente digital.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de noviembre de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.