11001032400020100002700 — Consejo de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Acción de nulidad absoluta Núm. único de radicación: 11001032400020100002700 Demandante: McCormick & Company, Incorporated Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: McDonald´s International Property Company Ltd, Avidesa Mac Pollo S.A y Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda. Tema: Causales absolutas de irregistrabilidad.

Falta de distintividad como causal de irregistrabilidad. Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por McCormick & Company, Incorporated contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 36786 de 24 de julio de 2009, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020100002700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.

ANTECEDENTES La demanda 1. McCormick & Company, Incorporated.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que se interpreta como acción de nulidad absoluta3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 36786 de 24 de julio de 20094, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa Mc que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es McDonald´s International Property Company Ltd. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5: “[…] 1. Que se declare nula la Resolución No. 36786, dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 24 de julio de 2009, por medio de la cual: a) Se revocó la decisión contenida en la Resolución No.10345 del 27 de Febrero de 2009. b) Se declararon infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA.;

AVIDESA MAC POLLO S.A. Y MCCORMICK & COMPANY, INC. c) Se concedió el registro de la marca solicitada MC (nominativa), para identificar ‘café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; 1 Por intermedio de apoderada.

Cfr. Folios 3 a 7. 2 Cfr. Folios 60 a 72 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 4 Esta resolución: i) Revocó la Resolución núm. 10345 de 27 de febrero de 2009, por la cual se negó el registro como marca del signo nominativo MC; ii) declaró infundada las oposiciones presentadas por Avidesa Mac Pollo S.A., Industrias Alimenticias Colombianas Ltda. y la parte demandante iii) concedió el registro como marca del signo nominativo MC. 5 Cfr. Folios 60 y 61. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020100002700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vinagre; salsas (condimentos); especias; hielo.

En la Clase 29 (sic) Internacional, solicitada por el Tercero Interesado. d) Se notificó el agotamiento de la vía gubernativa. 2. Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad McCormick & Company Incorporated, se ordene lo siguiente: a) Que se declare fundado el Escrito de Oposición presentado el día 14 de Junio de 2005 por la sociedad McCORMICK & COMPANY INCORPORATED. b) Que se niegue la solicitud de registro de la marca Mc (nominativa) en la Clase 30 Internacional a nombre de McDONALD´S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD., por ser un signo de uso común y por lo tanto inapropiable de manera exclusiva por parte de los particulares. c) Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar del Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de marca Mc (nominativa) en la Clase 30 Internacional a nombre de McDONALD´S INTERNATIONAL PROPE RTY COMPANY LTD. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones6: 4.1 McDonald´s International Property Company Ltd., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó, el 4 de marzo de 2005, ante la parte demandada, el registro como marca del signo nominativo Mc para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2 La solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 551, la cual fue objeto de oposición por parte de: i) la parte demandante, bajo el argumento que se configuraba la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que carece de distintividad por ser una expresión de uso común e inapropiable por terceros; ii) Avidesa Mac Pollo, con fundamento en sus marcas mixtas MAC POLLO y MC POLLO SU POLLO RICO que identifican productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; en sus enseñas nominativas y mixtas MAC POLLO y en su nombre comercial mixto MAC POLLO; y iii) Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda., con fundamento en su nombre comercial MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA PRODUCTOS 6 Cfr. Folios 61 a 63. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020100002700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MAC, y en sus marcas mixtas y nominativas MAC y GUISAMAC que identifican productos de las clases 1, 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3 La Jefa de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 10345 de 27 de febrero de 2009, declaró fundada la oposición presentada por la parte demandante y negó el registro como marca del signo nominativo Mc para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Asimismo, declaró infundadas las oposiciones de Avidesa Mac Pollo S.A. y Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda. 4.4 McDonald´s International Property Company Ltd, Avidesa, Mac Pollo S.A. y Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda., interpusieron sendos recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 10345 de 27 de febrero de 2009. 4.5 La Jefa de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 25393 de 22 de mayo de 2009, resolvió los recursos de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 10345 de 27 de febrero de 2009 y concedió los recursos de apelación. 4.6 El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 36786 de 24 de julio de 2009, resolvió los recursos de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 10345 de 27 de febrero de 2009, declaró infundadas las oposiciones presentadas y, en consecuencia, concedió el registro de la marca nominativa Mc, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulnerada la siguiente norma: 5.1 Literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de violación 5 Núm. único de radicación: 11001032400020100002700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: 6.1 La parte demandada, con la expedición del acto acusado, violó el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que, a su juicio, la expresión Mc carece de distintividad y, por ende, no es susceptible de ser registrada como marca. 6.2.

La marca nominativa Mc incurre en la causal de irregistrabilidad prevista en la norma indicada supra, debido a que no tiene ningún elemento que le otorgue distintividad, y, por lo tanto, no cumple con los requisitos para que el signo pueda ser registrado como marca. Ello, toda vez que está compuesta únicamente por un término comúnmente utilizado para los productos alimenticios de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, la expresión Mc. 6.3.

La marca nominativa Mc tiene un carácter genérico, en tanto es usada comúnmente en el mercado colombiano de productos alimenticios, lo cual se evidencia en el hecho de que existan multiplicidad de marcas de diversos titulares, que contienen dicha expresión y que identifican productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de tal manera que no es susceptible de apropiación. 6.4.

Conforme a los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no se puede pretender derecho exclusivo alguno sobre expresiones que son de uso común, cuyo uso es general o necesario respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.5. La marca registrada no permite a los consumidores identificar un producto con su verdadero origen empresarial y, por el contrario, facilita que sean inducidos en error. 6.6.

Concluyó manifestando que, la marca registrada no tiene ningún otro elemento, nominativo o gráfico, que le agregue distintividad y, por ende, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. Contestación de la demanda 6 Núm. único de radicación: 11001032400020100002700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Parte demandada 7.

La parte demandada no se pronunció en esta oportunidad procesal7. Terceros con interés directo en las resultas del proceso McDonald´s International Property Company Ltd. 8. McDonald´s International Property Company Ltd.8, tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la demanda9, se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante, argumentando lo siguiente: 8.1.

La expresión Mc o MAC no es una expresión comúnmente usada en el mercado, debido a que de serlo no sería posible para el consumidor encontrarse frente a la marca Mc que: i) identifique y distinga los productos ofrecidos de otros productos comercializados por terceros en el mismo sector; ii) identifique y distinga la marca de otras presentes en el mercado; y iii) distinga un origen empresarial tras la marca y el producto ofrecido. 8.2.

La marca Mc es arbitraria pues la normatividad reconoce la existencia de marcas nominativas llamadas caprichosas o arbitrarias, entendidas como aquellas palabras con un significado conocido y que son escogidas por el comerciante de forma arbitraria para servir como identificador comercial de productos o servicios. 8.3. Ostenta el derecho sobre la marca Mc, como titular de múltiples registros marcarios otorgados para identificar productos y servicios de las clases 29, 30, 32 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, que usan dicha expresión y que han sido reconocidos por la parte demandada. 8.4.

El alto grado de distintividad de la marca Mc fue acreditado, por el estudio de mercado realizado por la sociedad Yanhaas Advanced Market Research, el cual fue aportado dentro del trámite del procedimiento administrativo. 7 Cfr. Folio 273 8 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 236 a 241. 9 Cfr. Folios 214 a 235. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020100002700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.5.

El documento indicado supra, a su juicio, da cuenta de que el consumidor colombiano reconoce la marca Mc y el origen empresarial de los productos que identifican, lo que la hace notoria, todo lo cual es consecuencia de los esfuerzos e inversiones de McDonald´s International Property Company Ltd. en publicidad y ventas de productos. 8.6.

El cargo presentado por la parte demandante carece de sustento factico y legal, en la medida en que la marca Mc, de la cual es titular, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda. 9. Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda.10 tercero con interés directo en las resultas del proceso contestó la demanda11, se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante, argumentando lo siguiente: 9.1.

La marca nominativa Mc es fonética, ortográfica y conceptualmente similar a la marca MAC, de la cual es titular, de tal manera que la parte demandada no debió haber concedido su registro. Ello, comoquiera que desconoce sus derechos sobre las marcas previamente registradas. 9.2. Si bien es cierto que existen multiplicidad de registros marcarios con la denominación MAC, la parte demandada, con la expedición del acto acusado, desconoce que ellos son de su titularidad. 9.3 La expresión Mc carece de poder distintivo y de capacidad legal para convertirse en marca, ya que, entre lo distintivo y distinguible, existe una relación estrecha y directa que conlleva a confundirla con la marca MAC.

Avidesa Mac Pollo S.A. 10 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 84. 11 Cfr. Folios 87 a 117. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020100002700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10. Avidesa Mac Pollo S.A.12 tercero con interés directo en las resultas del proceso contestó la demanda13, se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante, argumentando lo siguiente: 10.1.

La expresión Mc si está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, pero no por los argumentos de la parte demandante, sino porque esa expresión es de su propiedad, conforme a los diversos registros que le han concedido. 10.2. La carencia de distintividad de la marca nominativa Mc obedece a que reproduce totalmente el elemento dominante de la familia MAC/MC. 10.3.

La expresión “MAC-Mc” no es de uso común, ni mucho menos inapropiable, pues la única sociedad que se debe abrogar derechos de exclusividad sobre esta es la suya, al ser la primera sociedad en presentar una solicitud de registro de marca que dentro de su composición incluyo la expresión en discusión. 11.4. Se cae la teoría del uso común y el carácter inapropiable de la expresión “MAC/Mc” que sostiene la parte demandante, pues es titular de esta desde 1976 y ha ejercido su derecho a usar esta marca desde entonces.

Auto de pruebas 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de septiembre de 201414, resolvió sobre el decreto y la práctica de las pruebas solicitadas. Interpretación Prejudicial 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de septiembre de 201415, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000; y este profirió la 12 Por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 203 a 213. 13 Cfr. Folios 135 a 195. 14 Cfr. Folios 279 a 282. 15 Cfr. Folios 283 a 284. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020100002700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Interpretación Prejudicial 232-IP-2014 el 24 de marzo de 201516, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] 25.

Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitado: 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De oficio: 134 literales a) y d), 136 literales a) y b), 190, 191 y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […]”17. 13. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Reanudación del trámite y alegatos de conclusión 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 15 de noviembre de 201818: i) reanudó el trámite procesal; ii) corrió traslado a las partes por el término de 10 días para que alegaran de conclusión; y iii) al Ministerio Público para que emitiera su concepto. Parte demandante 15. La parte demandante19 reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

Parte demandada 16. La parte demandada20 se opuso a las pretensiones formuladas, así: 16.1. Manifestó que las expresiones Mc y MAC incluidas en las marcas de la parte demandante y los terceros con interés directo en las resultas del proceso no son susceptibles de generar riesgo de confusión entre ellas. Ello, en la medida en que, si bien todas ellas contienen las letras M y C, tienen elementos morfológicos que las hace diferenciables entre sí en el mercado. 16.2.

Indicó que las partículas MAC o Mc son un prefijo de uso común que hace referencia al concepto de “hijo de” y que, en ese sentido, no puede ser de un único 16 Cfr. Folios 554 a 580. 17 Cfr. Folio 558. 18 Cfr. Folio 744 19 Cfr. Folios. 770 a 777. 20 Cfr. Folios 868 a 869. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020100002700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empresario, sino que debe poder usado por varios, quienes aplican dicho prefijo a expresiones con otros elementos con la carga distintiva. 16.3 Concluyó que, aun cuando la expresión Mc es una partícula de uso común, la marca registrada no carece de distintividad y por el contrario los consumidores, al ver un producto identificado con ella, pueden fácilmente reconocer su origen empresarial.

Terceros con interés directo en las resultas del proceso 17. Avidesa Mac Pollo S.A.21, Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda.22 y McDonald´s International Property Company Ltd.23, terceros con interés directo en las resultas del proceso, reiteraron los argumentos expuestos en las contestaciones a la misma. Concepto del Ministerio Público 18.

El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal24. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 19. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 232-IP-2014 de 24 de marzo de 2015; vii) marco normativo sobre los requisitos para el registro de la marcas; viii) marco normativo sobre la causal de irregistrabilidad absoluta por falta de distintividad; ix) marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; x) marco normativo de la protección del nombre y la enseña comercial y, xi) el análisis del caso concreto. 21 Cfr. Folios 747 a 769. 22 Cfr. Folios 778 a 867. 23 Cfr. Folios 870 a 882. 24 Cfr. Folio 916 11 Núm. único de radicación: 11001032400020100002700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Competencia de la Sala 20.

Visto el artículo 128 numeral 7 del Código Contencioso Administrativo25, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201126, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201927, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 21.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. El acto acusado 22. El acto acusado es la Resolución núm. 36786 de 24 de julio de 200928, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió los recursos de apelación interpuestos por McDonald´s International Property Company Ltd., Avidesa Mac Pollo S.A. y Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda., terceros con interés directo en las resultas del proceso, el sentido de: i) revocar la Resolución núm. 10345 de 27 de febrero de 2009; ii) declarar infundadas las oposiciones presentadas por la parte demandante, Avidesa Mac Pollo S.A., y Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltda.; y iii) conceder el registro de la marca nominativa Mc para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por McDonald´s International Property Company Ltd.

El problema jurídico 23. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en las contestaciones de la misma presentadas por los terceros con interés directo en las resultas del proceso, y en la Interpretación Prejudicial, determinar: 25 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 26 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 27 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 28 Cfr. Folios 28 a 36. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020100002700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23.1 Si la Resolución núm. 36786 de 24 de julio de 2009, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa Mc, para identificar “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias; hielo”, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a McDonald´s International Property Company Ltd., vulneró: el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 23.2 En este sentido, se analizará si la marca concedida carece de distintividad respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que identifica; y, en consecuencia, si cumple con el requisito de distintividad para ser registrado. 24.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 232-IP-2014 de 24 de marzo de 2015 en la que interpretó los literales a) y d) del artículo 134, literal b) del artículo 135, los literales a) y b) del artículo 136, y los artículos 190, 191 y 200 de la Decisión 486 de 2000. 25. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto acusado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 26. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena29, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente 29 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020100002700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200030 de la Comisión de la Comunidad Andina31.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina32 27. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.33 28.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 30 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 31 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 32 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 33 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020100002700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 30.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 31.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 32.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 33. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” Interpretación Prejudicial 232-IP-2014 del 24 de marzo de 2015 34.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso34: 34 Cfr. Folios 554 a 580. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020100002700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 1.

La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. 26. En el presente caso, la sociedad MC CORMICK & COMPANY, INCORPORATED presentó oposición manifestando que el signo solicitado MC (denominativo) carece de distintividad, por este motivo, el Tribunal interpretará el presente tema, partiendo del hecho que la distintividad es un requisito fundamental para el registro de un signo como marca. 27.

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. 28.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos del registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). 29. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. 30.

Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”. (Proceso 90-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1907, de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN denominativa). 31. El juez consultante al evaluar la distintividad del signo MC (denominativo) deberá tomar en cuenta que el artículo 134 literal d) de la Decisión 486 permite el registro de signos conformados por letras y números, combinados o no, con significado o no, pero que cumplan la función de ser distintivos en el mercado para los productos o servicios que pretendan distinguir. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020100002700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo MC (denominativo) es distintivo para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. […] 5. Signos de uso común. 80. La demandante sociedad MC CORMICK & COMPANY, INCORPORATED manifestó que el signo MC (denominativo) es una expresión de uso común en el mercado colombiano de productos alimenticios, por este motivo, el Tribunal interpretará el presente tema. 81.

El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos. 82.

Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas y a efectos de determinar si existe riesgo de confusión, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de la marca. 83. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de la marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. 84.

También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). 85. Finalmente, el Tribunal ha señalado: “Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o 17 Núm. único de radicación: 11001032400020100002700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. (Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217 de 16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA mixta). 86.

El Juez consultante debe determinar si la denominación MC es de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así establecer si el signo solicitado es registrable”. Marco normativo sobre los requisitos para el registro de las marcas 35.

Visto el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, podrá registrarse como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que sea susceptible de representación gráfica. En este sentido, vistos los literales a) y d) del artículo 134 ibidem, podrá registrarse como marca cualquier signo que este compuesto por palabras o una combinación de estas y las letras y los números.

Marco normativo sobre la causal de irregistrabilidad absoluta por falta de distintividad 36. Visto el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 37.

Vistos: i) el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero; y ii) el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña. Marco normativo de la protección del nombre y la enseña comercial 18 Núm. único de radicación: 11001032400020100002700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 38.

Vistos los artículos: i) 190 de la Decisión 486 de 2000, sobre el nombre comercial; ii) 191 ibidem, sobre el derecho exclusivo sobre un nombre comercial; y iii) 200 ibidem sobre la protección y depósito de los rótulos o enseñas. Análisis del caso concreto 39. De conformidad las normas indicadas en los acápites desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y de los terceros con interés directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 40.

En este sentido, la marca objeto de estudio es como se muestra a continuación: MARCA NOMINATIVA Mc Clase 30: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias; hielo.” 41.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de la causal absoluta de irregistrabilidad indicada en el marco normativo expuesto supra. Cargo único: violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 42.

El artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad absolutas de un signo como marca, con el fin de proteger el interés general en lo que se refiere a que todo signo cumpla con las funciones atribuidas a 19 Núm. único de radicación: 11001032400020100002700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las marcas, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado35. 43.

Dentro de las causales de irregistrabilidad se encuentra la prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, la cual establece que no podrán registrarse como marca signos que carezcan de distintividad, comoquiera que el registro de un signo como marca se encuentra condicionado a que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica. 44.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia36, se ha referido al concepto de distintividad como la capacidad que tiene una marca para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione37. 45. En este sentido, la distintividad es la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que este cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial del producto o servicio o, incluso, su calidad, sin causar sin riesgo de confusión o asociación en el mercado38. 46.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] la falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca […]”39, esto es, la capacidad individualizadora del signo; y que la distintividad extrínseca “[…] se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado […]”40. 35 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de junio de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020130040800 36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretaciones prejudiciales 185-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016; 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016; 585-IP-2015 de 5 de abril de 2017; y 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019 37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016. 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 235-IP-2016 de 5 de septiembre de 2016. 39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 405-IP- 2015. 40 Ibidem. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020100002700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 47. Así las cosas, la Sala considera que, atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y de los terceros con interés directo en las resultas del proceso, y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas comunitarias aplicables al caso sub examine, para que prospere el cargo de violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, es necesario que se acredite que la marca nominativa Mc carece de distintividad y, por ende, que incurre en la causal de irregistrabilidad mencionada supra. 48.

En el caso sub examine, la Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, argumenta que la marca nominativa Mc se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad absoluta prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto es un término de uso común para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 49.

Las expresiones de uso común son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar los productos o servicios que pretenden distinguirse. 50. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó en la interpretación prejudicial proferida para este proceso, lo siguiente: “[…] 83.

La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de la marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. 84.

Teniendo en cuenta lo anterior, La Sala debe determinar si la denominación Mc es de uso común para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, en ese sentido, establecer si la marca nominativa Mc es distintiva de conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 52.

La Sala advierte que en el expediente de proceso de la referencia se aportaron como pruebas los siguientes certificados de registro de marcas que contienen la denominación Mc y que identifican productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza41 y fueron registradas con anterioridad a la fecha de expedición del acto acusado: MARCA TITULAR CERTIFICADO MC KENNA ALICORP S.A.A 223237 McCAIN MCCAIN FOODS LIMITED 221161 McCormick MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED 187734 McILHENNY MCILHENNY COMPANY 243374 MCKONDO Industrias Farma S.A.S. 184114 MC COLIN´S Orlando Velásquez Agredo 261791 41 Cfr. Folios 432 a 453 22 Núm. único de radicación: 11001032400020100002700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 53.

En este mismo sentido, esta Sección, en reiterada jurisprudencia, ha considerado, al realizar cotejos marcarios entre las marcas de titularidad de McDonald´s International Property Company Ltd. y Avidesa Mac Pollo S.A., terceros con interés directo en las resultas del proceso, que la expresión Mc es un término de uso común para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, no puede ser objeto de apropiación. 54.

Al respecto, la Sala ha considerado que: “[…] Por lo tanto, las expresiones “MC” y “MAC” resultan de uso común para productos alimenticios comprendidos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En ese orden de ideas, tanto la actora como el tercero con interés directo en las resultas del proceso, como titulares de signos con elementos de uso común, esto es, “MAC” y “MC”, no pueden impedir la inclusión de dichas partículas o palabras, en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de derechos de exclusividad, ya que se les estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general, consideraciones estas que sirven también para responder el argumento expuesto por la actora, referente a que goza de un derecho de exclusividad respecto de los términos “MAC/MC”, por cuanto, como quedó visto en líneas anteriores, son unas palabras de uso común que pueden ser utilizadas por cualquier persona para conformar sus marcas. […]”42. 55.

En ese sentido, la Sala considera que la denominación Mc es una partícula de uso común para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza por lo que no puede ser de titularidad exclusiva por parte de un único empresario. 56. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente caso, manifestó que “[…] la exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que 42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 10 de octubre de 2022; C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación 11001-03-24-000-2010-00194-00. Véase también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 14 de julio de 2022; C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00419-00; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 31 de marzo de 2023; C.P. Dr. Roberto Augusto Serrrato Valdés; proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00051-00. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020100002700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de la marca […]”.43 57.

Conforme a lo anterior, la Sala considera que la marca nominativa Mc carece de distintividad comoquiera que la única expresión la compone es de uso común y, en ese sentido, inapropiable en exclusiva. Asimismo, la Sala considera que la marca concedida mediante el acto acusado corresponde a un signo nominativo, el cual no cuenta con elementos denominativos o elementos gráficos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto marcario. 58.

Asimismo, la Sala considera que la expresión Mc no es distintiva para diferenciar el origen empresarial de los productos comoquiera que corresponde a una marca nominativa. 59. Ahora bien, la Sala advierte que McDonald´s International Property Company Ltd., tercero con interés directo en las resultas del proceso, aportó un estudio de mercado titulado “DISTINTIVIDAD DE MARCA Mc Donald´s”44, con el que pretende demostrar la distintividad de la marca nominativa Mc.

Sobre el particular, la Sala considera que, del mencionado estudio, se establece el conocimiento de los consumidores de la expresión McDonald´s, sin determinar que la partícula Mc, de manera aislada, goza de ese mismo reconocimiento y que el consumidor pueda identificar el origen empresarial de un producto identificado exclusivamente por esta. 60.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que el signo concedido mediante el acto acusado no cumple con los requisitos para ser registrado como marca, habida cuenta que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, se declarará la nulidad del acto acusado. 61.

En este sentido, la Sala considera que, comoquiera que se ordenará la cancelación de la marca concedida, no procede llevar a cabo un cotejo con marcas previamente registradas, enseñas o nombres comerciales. 43 Cfr. Folio 572 44 Cfr. Folios 243 a 256 24 Núm. único de radicación: 11001032400020100002700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Conclusión 62.

En este orden de ideas, ante la prosperidad del cargo formulado en la demanda, la Sala declarará la nulidad de la Resolución núm. 36786 de 24 de julio de 2009, por medio de la cual se concedió el registro de la marca nominativa Mc para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, se ordenará a la parte demandada la cancelación del registro marcario núm. 385028.

Condena en Costas 63. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no se condenará en costas a la parte demandada. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 36786 de 24 de julio de 2009, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el registro de la marca nominativa Mc con registro núm. 385028, que identifica productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es McDonald´s International Property Company Ltd., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020100002700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.