CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Referencia: Acción de nulidad relativa Actora: PRECISAGRO S.A.S. TESIS: ENTRE LOS PRODUCTOS QUE AMPARA LA MARCA CUESTIONADA, “PRECISA”, Y LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS IDENTIFICADOS POR LAS MARCAS NOMINATIVAS Y MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS DE LA ACTORA, Y EL NOMBRE COMERCIAL “PRECISAGRO”, NO EXISTE RELACIÓN O CONEXIÓN COMPETITIVA QUE PUEDAN GENERAR RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad PRECISAGRO S.A.S, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 10687 de 28 de diciembre de 2015, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcario", expedida por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 38228 de 17 de junio de 2016, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 26 de septiembre de 2014 la sociedad CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC., presentó la solicitud de registro como marca del signo nominativo "PRECISA", para distinguir productos comprendidos en la Clase 1ª3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, formuló oposición contra tal registro con fundamento en que era similarmente confundible con las marcas nominativas y mixtas y el nombre comercial "PRECISAGRO", previamente registradas y 2 En adelante SIC. 3 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: Clase 1ª: “[…] Texturizantes hechos con almidones, harinas, hidrocoloides, emulsionantes, espesantes y agentes gelificantes para la fabricación de alimentos y bebidas […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co depositados a su favor en las clases 1ª, 5ª, 31 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante la Resolución núm. 101687 de 28 de diciembre de 2015, la directora de Signos Distintivos declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca nominativa "PRECISA", para distinguir productos comprendidos en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC. 4°: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 38228 de 17 de junio de 2016.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 136, literales a) y b), y 172 de la Decisión 486, por falta de aplicación, por cuanto concedió el registro de la marca nominativa “PRECISA”, obviando que reproduce el elemento preponderante y distintivo de sus marcas previamente registradas “PRECISAGRO”. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que la expresión “AGRO”, que hace parte de las marcas previamente registradas, “PRECISAGRO”, debe ser excluida del cotejo, toda vez que la misma resulta de uso común y débil para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 1ª, 5ª, 31 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

Manifestó que desde los puntos de vista ortográfico y fonético las marcas confrontadas presentan altas semejanzas que son susceptibles de generar confusión en el público consumidor, dado que ambas expresiones se componen de una sola palabra, presentan los mismos fonemas, -los cuales se encuentran en el mismo orden-, tienen idéntica raíz y terminación y poseen idéntica pronunciación. Indicó que desde el punto ideológico o conceptual las palabras que conforman las marcas enfrentadas significan lo mismo, pues “PRECISA”, es un adjetivo que proviene del latín praecisus y significa “[…] cortado y conciso […]”.

Arguyó que entre los productos que distinguen las marcas “PRECISA” y “PRECISAGRO” existe conexidad competitiva, habida cuenta que pertenecen a la misma Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza; y que a diferencia de lo alegado por la entidad demandada en 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuanto al principio de especialidad debe tenerse en cuenta que la finalidad de los artículos identificados es igual.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Adujo que la expresión “PRECISA” es de naturaleza arbitraria ya que no guarda relación alguna con los productos que identifica en el mercado, mientras que la palabra “PRECISAGRO”, es evocativa ya que sugiere en forma indirecta la imagen o idea de un producto.

Manifestó que las marcas enfrentadas también difieren en su composición, pues sus extensiones son diferentes, así como sus sílabas y consonantes; también varían en los productos y servicios que identifican, pues los artículos que identifica la marca cuestionada están dirigidos a la fabricación de alimentos y bebidas, en este caso de materias primas que ayudan a dar textura a los alimentos, mientras que los de las marcas opositoras protegen productos químicos y servicios destinados a los cultivos y aplicación de fertilizantes en la agricultura, los cuales son comercializados en 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co lugares especializados para el agro, lo que significa que entre estos no existe relación alguna.

II.2. La sociedad CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las súplicas incoadas. Indicó que la impresión ortográfica, fonética y conceptual de las marcas enfrentadas ofrece al destinatario suficientes elementos de diferenciación que evitan, de cualquier manera, algún tipo de confusión entre los productos y/o servicios que estas identifican.

Aseguró que las marcas opositoras se componen de cuatro sílabas, mientras que en el signo objeto de controversia solo se presentan tres, además que sus fonemas y raíces son claramente diferenciables. Señaló que la expresión “PRECISA” tiene significado en el idioma español, no obstante, es arbitraria, pues no guarda relación alguna con los productos que identifica en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que la marca “PRECISAGRO” es evocativa o genera la percepción sobre la relación entre precisión y agricultura, situación que hace diferenciable las expresiones enfrentadas.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A través de proveído de 8 de abril de 2022, se declaró no probada la excepción previa de inepta demanda formulada por la sociedad CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso. Posteriormente, mediante providencia de 24 de junio de ese año, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182A ibidem, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20215, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales. 5 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.

En concordancia con el artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma consiste en determinar si las resoluciones núms. 101687 de 28 de diciembre de 2015 y 38228 de 17 de junio de 2016, mediante las cuales la SIC concedió el registro de la marca nominativa “PRECISA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC., vulneran lo previsto en los artículos 136, literales a) y b), y 172 de la Decisión 486.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y las contestaciones de ésta. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1.

La actora solicitó acceder a las súplicas incoadas en la demanda. Para el efecto, señaló que las marcas enfrentadas son idénticas, pues la cuestionada reproduce en su totalidad el elemento denominativo principal, esto es, el vocablo “PRECISA”. Manifestó que el vocablo “AGRO” es de uso común para identificar productos y servicios en las clases 1ª, 5ª, 31 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

Aseguró que las marcas enfrentadas se componen de una sola palabra, tienen iguales fonemas ubicados en el mismo orden, idéntica raíz e iguales vocales en similar posición. Adujo que los fertilizantes también buscan mejorar las propiedades físicas de los alimentos, reponiendo y evitando deficiencias de nutrientes y propendiendo por el mejoramiento sanitario de los mismos, situación similar que ocurre con los texturizantes, los cuales son aditivos procesados a través de ingredientes naturales para mejorar las propiedades físicas de los alimentos, tales como el sabor y conservación. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-2.

La SIC solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda, para lo cual reiteró que los actos administrativos acusados gozan de legalidad y no hay lugar a declarar su nulidad, máxime si en ellos se tuvo en cuenta las pruebas allegadas al trámite administrativo y respetando todas las garantías propias de tales tipos de actuaciones.

IV.-3. La sociedad CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, señaló que los productos y servicios que identifican las marcas enfrentadas son disimiles, el uso de los mismos no es complementario, ni comparten canales de comercialización ni medios de publicidad.

Indicó que el consumidor que adquiere los productos en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, con la marca cuestionada “PRECISA”, es especializado y no uno promedio ni mucho menos desprevenido, esto es, un profesional y técnico que selecciona un proveedor y un artículo determinado cuya adquisición exige conocimientos específicos. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.4.- El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 167- 24, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Al respecto, manifestó que la extensión de los términos que componen las marcas enfrentadas difiere en el número de silabas, de tal manera que la estructura vocálica y consonántica cambia, lo que evidencia claras diferencias ortográficas y que lleva a que también su pronunciación sea diferente. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó6: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020160055000 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 350-IP-2022, 231-IP-2021 y 90-IP- 2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 de 13 de marzo de 2023, 5337 de 11 de octubre de 2023 y 5247 de 13 de julio de 2023. 6 Proceso 332-IP-2022. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 101687 de 28 de diciembre de 2015 y 38228 de 17 de junio de 2016, concedió el registro de la marca nominativa “PRECISA” a la sociedad CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC., para amparar los siguientes productos de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Texturizantes hechos con almidones, harinas, hidrocoloides, emulsionantes, espesantes y agentes gelificantes para la fabricación de alimentos y bebidas […]”.

A juicio de la demandante, la SIC pasó por alto que la marca nominativa “PRECISA” reproduce el elemento preponderante y distintivo de sus marcas previamente registradas “PRECISAGRO”; y que desde los puntos de vista ortográfico y fonético las marcas confrontadas presentan altas semejanzas que son susceptibles de generar confusión en el público consumidor, dado que ambas expresiones se componen de una sola palabra, presentan los mismos 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fonemas, -los cuales se encuentran en el mismo orden-, tienen idéntica raíz y terminación y poseen idéntica pronunciación. Arguyó que entre los productos que distinguen las marcas “PRECISA” y “PRECISAGRO” existe conexidad competitiva, habida cuenta que coinciden en la misma Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza; y que, a diferencia de lo alegado por la entidad demandada en cuanto al principio de especialidad, debe tenerse en cuenta que la finalidad de los artículos identificados es igual.

Por su parte, la SIC señaló que la expresión “PRECISA” es de naturaleza arbitraria ya que no guarda relación alguna con los productos que identifica en el mercado, mientras que la palabra “PRECISAGRO” es evocativa ya que sugiere en forma indirecta la imagen o idea de un producto. Manifestó que las marcas enfrentadas también difieren en su composición, pues sus extensiones son diferentes, así como sus silabas y consonantes; también varían en los productos y servicios que identifican, pues los artículos que identifica la marca cuestionada están dirigidos a la fabricación de alimentos y bebidas, en este caso, de materias primas que ayudan a dar textura a los alimentos, mientras que los de las marcas opositoras protegen productos 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co químicos y servicios destinados a los cultivos y aplicación de fertilizantes en la agricultura, los cuales son comercializados en lugares especializados para el agro, lo que significa que entre estos no existe relación alguna.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 332-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 350-IP´-20227, 231-IP-20218 y 90-IP-20229, en las que se interpretaron los artículos 136, literales a) y b), y 172 de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que 7 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 8 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5337 de 11 de octubre de 2023. 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5247 de 13 de julio de 2023. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios10, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. 10 145-IP-2022 y 153-IP-2022. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: PRECISA MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA11 PRECISAGRO MARCAS NOMINATIVAS Y MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS Y NOMBRE COMERCIAL12 Como en el presente caso se va a cotejar una marca nominativa, “PRECISA”, como lo es la cuestionada, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con unas marcas nominativas y mixtas, “PRECISAGRO”, previamente registradas por 11 Índice 45 del expediente digital. 12 Índice 45 del expediente digital. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas previamente registradas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. Cabe precisar que los referidos pronunciamientos comunitarios13 enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las 13 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A efectos de evaluar la similitud entre las marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Ahora, según la parte demandada la partícula “AGRO”, que conforma las marcas previamente registradas, es de uso común para amparar productos y servicios en las clases 1ª, 5ª, 31 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es inapropiable de manera exclusiva. Es del caso señalar que tal como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así, lo expresó: “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. En el caso sub examine, se evidenció que en la página web de la entidad demandada14, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas las siguientes marcas, en las clases 1ª, 5ª, 31 y 44 que contenían la expresión “AGRO”:.- Clase 1ª: MARCA REGISTRO NÚM. TITULAR AGRO K COSMOCEL (NOMINATIVA) 311083 COSMOCEL S.A. AGRO GRAIN S.A. (MIXTA) 318651 AGRO GRAIN S.A. PETROBAS AGRO(MIXTA) 321921 PETROBRAS S.A. CHALVER AGRO (MIXTA) 527800 LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A..- Clase 5ª: MARCA REGISTRO NÚM. TITULAR FERTILIZEN CHALVER AGRO (MIXTA) 386479 LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. AGRO MODAL (NOMINATIVA) 355406 CONSAGRO AGRO MICA LTDA HELM AGRO (MIXTA) 301611 HELM AG.

CHEMICOL - AGRO (MIXTA) 471202 CHEMIAGRO COLOMBIA S.A.S. 14 www.sipi.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 9 de agosto de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Clase 31: MARCA REGISTRO NÚM. TITULAR VIVE AGRO INTELIGENTE (MIXTA) 411923 INVERSIONES VIVE AGRO S.A.S. BIDAGRO BIOTECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DEL AGRO COLOMBIANO (MIXTA) 535461 BIDAGRO S.A.S. GRAJALES AGRO (MIXTA) 650528 GRAJALES S.A. SOMOS AGRO NORTE (MIXTA) 569742 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER.- Clase 44: MARCA REGISTRO NÚM. TITULAR COLOMBIA AGRO (MIXTA) 419638 LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. AGRO - LEAD (MIXTA) 537234 AGRO – LEAD COLOMBIA S.A.S. AGRO VISION (MIXTA) 270463 EDICIONES CARACTER LTDA AGRO LINE (MIXTA) 550154 DIORFINA RUIZ Lo anterior pone de manifiesto que la expresión “AGRO” es de uso común y débil, respecto de los productos y servicios de las clases 1ª, 5ª, 31 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese sentido, al ser “AGRO”, una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que el vocablo usual puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente15: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, los titulares de las marcas con elementos de uso común, como en este caso, “AGRO”, no pueden impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general16.

Sin embargo, si bien la partícula “AGRO”, que hace parte de las marcas previamente registradas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo, dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, también lo es que al 15 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 16 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estar constituida por una sola palabra (“PRECISAGRO”), ésta no puede fraccionarse, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, “PRECISA” y “PRECISAGRO”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es del caso indicar que entre la marca cuestionada “PRECISA” y la marcas previamente registradas “PRECISAGRO”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la marca cuestionada reproduce totalmente la expresión “PRECISA”, contenida en las marcas previamente registradas, en las cuales se encuentra toda la fuerza distintiva de las expresiones; y que la única diferencia radica en la supresión del vocablo “GRO”, en la terminación de la marca solicitada, la cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarla de las marcas previamente registradas “PRECISAGRO”. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca cuestionada elimina en su terminación la palabra “GRO”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que la expresión cuestionada, “PRECISA”, reproduce por completo la denominación que lleva la carga distintiva en las marcas previamente registradas “PRECISAGRO”, esto es, “PRECISA”, lo que conlleva que la marca cuestionada no sea suficientemente distintiva y diferente a las previamente registradas.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la partícula “AGRO”, al ser de uso común, es débil y, en ese sentido, la distintividad de la marca opositora se encuentra en su introducción, esto es, en “PRECIS”, la parte que reproduce por completo la marca cuestionada. Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202017, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00.

Criterio reiterado en sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009- 00118-00. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial.

En efecto, así lo indicó: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, la marca cuestionada “PRECISA” no cuenta con elementos adicionales que la doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de las previamente registradas, “PRECISAGRO”.

Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en el vocablo “PRECISA; y aunque la marca cuestionada elimina en su conjunto la palabra (“GRO”), contenida en las marcas previamente registradas, la denominación de mayor fuerza en los conjuntos marcario es “PRECISA”. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: PRECISA – PRECISAGRO - PRECISA - PPRECISA – PRECISAGRO - PRECISA - PRECISAGRO PRECISA – PRECISAGRO - PRECISA - PPRECISA – PRECISAGRO - PRECISA - PRECISAGRO PRECISA – PRECISAGRO - PRECISA - PPRECISA – PRECISAGRO - PRECISA - PRECISAGRO PRECISA – PRECISAGRO - PRECISA - PPRECISA – PRECISAGRO - PRECISA - PRECISAGRO En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que las palabras “PRECISA” y “AGRO”, presentes en las expresiones confrontadas, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia18, significan: “[…] 1. adj.

Dicho de una cosa: Perceptible de manera clara y nítida. Líneas precisas. Contornos precisos […]” y “[…] 1. m. Campo, tierra de labranza […]”. En todo caso, la Sala advierte que las marcas enfrentadas deben tenerse como de fantasía porque la unión de las partículas que conforman las marcas previamente registradas no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no se pueden cotejar desde este aspecto19. 18https://dle.rae.es/preciso, https://dle.rae.es/agro.

Consultado el 8 de agosto de 2024. 19 Criterio señalado en sentencia de 1o de julio de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012- 00055-00. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De lo precedente, la Sala concluye que al presentarse semejanza ortográfica y fonética entre las marcas enfrentadas existe riesgo de confusión directa.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 201820 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00314-00. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.

Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”.

Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos o servicios amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el caso sub lite, la marca cuestionada “PRECISA” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Texturizantes hechos con almidones, harinas, hidrocoloides, emulsionantes, espesantes y agentes gelificantes para la fabricación de alimentos y bebidas […]”.

Por su parte, las marcas de la actora “PRECISAGRO” ampara los siguientes productos y servicios de las clases 1ª, 5ª, 31 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza:.- Clase 1ª: “[…] Productos químicos destinados a la agricultura tales como fertilizantes minerales, orgánico, inorgánico, para aplicación en la tierra, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y los cultivos en general […]”..- Clase 5ª: “[…] Pesticidas, herbicidas, nematicidas, insecticidas, fungicidas, plaguicidas, etc […]”..- Clase 31: “[…] Productos agrícolas, hortícolas, forestales, granos, semillas y alimentos para los animales […]”. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Clase 44: “[…] Servicios de agricultura, horticultura y silvicultura relacionados con fertilizantes minerales, orgánico, edáficos, foliares, solubles, mezclas físicas, químicas, fertilizantes compuestos o sencillos, abonos para las tierras y los cultivos en general, y de agroquímicos y productos de protección de cultivos (pesticidas, herbicidas, nematocidas, insecticidas, fungicidas, plaguicidas, etc.),y otros insumos agrícolas […]”.

Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso bajo examen, la Sala estima que entre las citadas clases no existe dicha conexión, ya que si bien es cierto que coinciden en la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, se dirigen a destinatarios diferentes, tienen finalidades disímiles y no comparten los mismos canales de comercialización, ni los mismos medios de publicidad, ni son sustituibles ni complementarios entre sí. En efecto, la Sala considera que los productos de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, amparados por la marca cuestionada, y los productos y servicios de las clases 1ª, 5ª, 31 y 44 de la citada Clasificación, que distinguen las marcas previamente registradas de la actora, van dirigidos a consumidores especializados y diferentes, máxime si se tiene en cuenta que los productos que ofrece la marca cuestionada están orientados, específicamente, a la 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co preparación de alimentos y bebidas para el consumo humano, pues corresponden a materias primas que ayudan a dar textura a los mismos, mientras que los productos y servicios que amparan las marcas opositoras están encaminados al sector agroindustrial, entre este, abonos, fertilizantes, semillas, granos y elementos para la destrucción y/o eliminación de plagas, así como servicios de agricultura para la protección de la tierra y sus cultivos.

Al respecto, es del caso puntualizar, conforme se señaló en la citada sentencia de 26 de noviembre de 201821, que “[…] si se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva […]” (Destacado fuera de texto). Como ya se indicó, dichos productos y servicios tienen finalidades diferentes, pues los de las marcas previamente registradas (productos y servicios agrícolas) tienen como finalidad el manejo, aprovechamiento y cuidado de la tierra y sus cultivos; mientras que los de la marca cuestionada en manera alguna tienen esa misma finalidad, ya que corresponden a materias primas que ayudan y/o facilitan dar textura a los alimentos y bebidas para su preparación y consumo. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00314-00. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Frente a este punto, cabe mencionar que si bien es cierto que los productos y servicios agrícolas, que amparan las marcas previamente registradas, pueden abarcar y/o participan en el proceso de los alimentos desde su cultivo, también lo es que no tienen la misma finalidad que poseen los productos de la marca cuestionada, esto es, variar los ingredientes o mezclas y modificar la textura de los alimentos en su preparación para el respectivo consumo humano, mientras que los de las opositoras están específicamente destinados a la protección de cultivos.

Tampoco son complementarios ni sustituibles entre sí, debido a que son utilizados o prestados en sectores diferentes, pues, como se puso de presente anteriormente, los productos y servicios amparados por las marcas opositoras se relacionan con el campo y la agroindustria y los productos de la marca cuestionada, del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con el área de la cocina y la preparación y consumo de alimentos.

Es del caso precisar que el consumidor de los productos y servicios, amparados por las marcas previamente registradas, vale decir, el interesado en adquirir productos y servicios agrícolas difícilmente podría decidir en sustituir los mismos por texturizantes para la preparación de alimentos y bebidas para su consumo. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por tal razón, la Sala observa que entre los productos y servicios identificados por las marcas en disputa no existe relación o conexión competitiva, que induzca al consumidor a confusión con el mismo origen empresarial.

Lo que denota que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor. Sobre este asunto, esta Sección en la sentencia de 9 de marzo de 201722, precisó que aunque las marcas nominalmente sean similares o semejantes pueden coexistir pacíficamente en el mercado, habida cuenta que distinguen productos y servicios diferentes en distintas clases del nomenclátor que no tienen relación entre sí y tienen finalidades distintas.

Así, discurrió la Sala: “[…] Pese a que nominalmente las marcas en conflicto son idénticas, lo anterior permite a la Sala constatar que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues su convivencia en las clases 41 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza no genera riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, habida cuenta que distinguen servicios diferentes en distintas clases del nomenclátor, que no tienen relación entre sí y tienen finalidades distintas. […] 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de marzo de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00190- 00.

Criterio reiterado en sentencia de 16 de diciembre de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00564-00. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para la Sala no puede señalarse que existe una relación entre los servicios que induzca al consumidor a identificarlos con el mismo origen empresarial y, además, tampoco es dable señalar que se presenta una vinculación económica entre los titulares, toda vez que los mismos no comparten la misma naturaleza o finalidad, no hay uso conjunto y sus canales de comercialización son disimiles […]” (Destacado fuera de texto).

Por consiguiente, se considera que aunque existe similitud ortográfica y fonética entre las marcas enfrentadas “PRECISAGRO” y “PRECISA”, no existe conexidad competitiva entre los productos y servicios que éstos identifican lo que denota que pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.

Así las cosas, no se cumple con el segundo supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que exista conexión competitiva entre los productos y servicios que identifican las marcas cotejadas, de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor.

Ahora bien, la actora también alegó que existe una presunta confusión entre la marca cuestionada “PRECISA” y su nombre comercial “PRECISAGRO”, por lo que corresponde a la Sala referirse al alcance de la protección del nombre comercial en la Decisión 486. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el nombre comercial es del caso poner de presente que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal consideró: “[…] La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestran la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. […] Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. […]”.

Asimismo, la Sala estima pertinente traer a colación la sentencia de 22 de septiembre de 201623, en la que se precisó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.

Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de septiembre de 2016, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2010-00453-00. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.”24 c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. (…) En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los 24 Proceso 45-IP-98, de 31 de mayo de 2000, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. […]” (Destacado fuera de texto).

En consecuencia, quien alegue el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial deberá probar por los medios procesales su uso real, efectivo y constante con anterioridad al registro de la marca solicitada o registrada. Comoquiera que para que se aplique la causal de irregistrabilidad bajo estudio, debería haberse acreditado la existencia y uso del nombre comercial, correspondería a la Sala, previo a desarrollar el cargo propuesto, determinar si para el momento en que se expidieron los actos administrativos acusados la actora era el titular del nombre comercial “PRECISAGRO”; no obstante, tales aspectos no están sujetos a discusión dentro del presente proceso, en tanto no fueron debatidos ni por la entidad demandada ni por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, razón por la cual la Sala se exime de dicho estudio25.

Ahora, en cuanto al primer supuesto del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, esto es, la identidad o semejanza entre la marca solicitada y el nombre comercial, la Sala considera que la expresión cuestionada “PRECISA” es similar al nombre comercial de que es 25 Criterio señalado por la Sala en sentencia de 27 de abril de 2023, cuando al efecto, sostuvo: “[…]"87.

Así las cosas, comoquiera que la resolución que resolvió el recurso de apelación declaró el carácter de notoria de la marca PIELROJA, y esta declaración que no ha sido sujeta a discusión dentro del proceso sub examine, la Sala se abstendrá de estudiar dicha declaración. " […]” Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera;

Sentencia de 27 de abril de 2023; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; núm. único de radicación 2011-00361-00. 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co titular la demandante, esto es, “PRECISAGRO”, toda vez que éste último es igual a las marcas que sustentaron la aplicación de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 ibidem, en el cual ya la Sala determinó que existen semejanzas de tipo ortográfico y fonético.

Así las cosas, habiéndose demostrado la similitud existente entre las marcas objeto de controversia y el nombre comercial de la actora, es pertinente señalar que no basta con demostrar la similitud y/o identidad entre la marca cuestionada y el nombre comercial, sino que también debe demostrarse que existen circunstancias en las cuales el uso de la expresión cuestionada puede originar riesgo de confusión o de asociación con el nombre comercial protegido.

De conformidad con lo anterior, se observa, entonces, que debe analizarse si el uso de la marca cuestionada podría generar riesgo de confusión o asociación con el nombre comercial, lo que quiere decir que le corresponde a la Sala determinar si existe identidad o similitud entre los productos distinguidos por la marca “PRECISA” y la actividad empresarial desarrollada por el nombre comercial “PRECISAGRO”, protegido a favor de la actora. 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al examinar el objeto social de la actora y los productos que distingue la marca solicitada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala advierte que no existe similitud o identidad, habida cuenta que la actividad empresarial del nombre comercial protegido se desarrolla en el sector agroindustrial26; mientras que los productos que identifica la expresión cuestionada pertenecen al sector de la gastronomía, en el que se emplean texturizantes para la elaboración y preparación de comidas y bebidas para el consumo humano. En este sentido, la Sala considera que los actos administrativos acusados no violan el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, comoquiera que no se cumplen los supuestos allí previsto, por cuanto el uso de la marca cuestionada no es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación con el nombre comercial protegido, en la medida en que no existe una conexidad competitiva entre las actividades desarrolladas bajo dicho nombre comercial y los productos que identifica la marca solicitada “PRECISA”.

Así las cosas, al no existir una relación entre los productos y servicios que identifican las marcas en disputa y que éstas pueden coexistir 26 Según da cuenta el certificado de existencia y representación legal de la sociedad actora, obrante a folios 5 a 9 del expediente físico, que indica que su objeto social, entre otros, es el de importación y exportación de fertilizantes y abonos para la tierra y otros insumos para la agricultura e industria en general. 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como vulneradas por la actora; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “PRECISA”, para amparar los productos de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, pues resultan acordes con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en ellos se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le reconocerá personería a la doctora CLAUDIA CAROLINA CAMACHO BASTIDAS como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 68 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

CUARTO: TENER a la doctora CLAUDIA CAROLINA CAMACHO BASTIDAS como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 68 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 44 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00550-00 Actora: PRECISAGRO S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 29 de agosto de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.