Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 110010324000 2010 00539 00 Demandante: Franquicias y Concesiones S.A. – Frayco S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Distribución y Servicio D&S S.A.1 Tema: Se aplica el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Franquicias y Concesiones S.A.2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 37674 de 28 de julio de 2009, 48859 de 28 de septiembre de 2009, 12517 de 4 de marzo de 2010, 37754 de 28 de julio de 2009, 48871 de 28 de septiembre de 2009, 17812 de 26 de marzo de 2010, 37805 de 28 de julio de 2009, 48862 de 28 de septiembre de 2009, 12516 de 4 de marzo de 2010, 39143 de 31 de julio de 2009, 48868 de 28 de septiembre de 2009, 12518 de 4 de marzo de 2010, 37752 de 28 de julio de 2009, 48857 de 28 de septiembre de 2009, 12514 de 4 de marzo de 2010, 37679 de 28 de julio de 2009, 48861 de 28 de septiembre de 2009, 12521 de 4 de marzo de 2010, 37808 de 28 de julio de 2009, 48874 de 28 de septiembre de 2009, 12520 de 4 de marzo de 2010, 37660 de 28 de julio de 2009, 48865 de 28 de septiembre de 2009 y 12519 de 4 de marzo de 2010. 1 Ahora Walmart Chile S.A. 2 En adelante Frayco S.A. 2 Número único de radicación: 110010324000 2010 00539 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.

ANTECEDENTES 1. La sociedad Frayco S.A. presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad3, la cual se interpreta como acción de nulidad relativa4, para que se declare la nulidad de: 1.1. Las resoluciones núms. 37674 de 28 de julio de 20095 y 48859 de 28 de septiembre de 20096, expedidas por la jefe de la División de Signos Distintivos y la jefe de la División de Signos Distintivos (E), respectivamente; y la Resolución núm. 12517 de 4 de marzo de 20107, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 1.2.

Las resoluciones núms. 37754 de 28 de julio de 20098 y 48871 de 28 de septiembre de 20099, expedidas por la jefe de la División de Signos Distintivos y la jefe de la División de Signos Distintivos (E), respectivamente; y la Resolución núm. 17812 de 26 de marzo de 201010, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 1.3.

Las resoluciones núms. 37805 de 28 de julio de 200911 y 48862 de 28 de septiembre de 200912, expedidas por la jefe de la División de Signos Distintivos y la jefe de la División de Signos Distintivos (E), respectivamente; y la Resolución núm. 12516 de 4 de marzo de 201013, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 3 Prevista en el artículo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”. 4 De conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina “[…] Régimen Común sobre Propiedad Industrial […]”. 5 “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro de marca […]”. 6 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”. 7 “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 8 “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro de marca […]”. 9 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”. 10 “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 11 “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro de marca […]”. 12 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”. 13 “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Número único de radicación: 110010324000 2010 00539 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.4.

Las resoluciones núms. 39143 de 31 de julio de 200914 y 48868 de 28 de septiembre de 200915, expedidas por la jefe de la División de Signos Distintivos y la jefe de la División de Signos Distintivos (E), respectivamente; y la Resolución núm. 12518 de 4 de marzo de 201016, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 1.5.

Las resoluciones núms. 37752 de 28 de julio de 200917 y 48857 de 28 de septiembre de 200918, expedidas por la jefe de la División de Signos Distintivos y la jefe de la División de Signos Distintivos (E), respectivamente; y la Resolución núm. 12514 de 4 de marzo de 201019, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 1.6.

Las resoluciones núms. 37679 de 28 de julio de 200920 y 48861 de 28 de septiembre de 200921, expedidas por la jefe de la División de Signos Distintivos y la jefe de la División de Signos Distintivos (E), respectivamente; y la Resolución núm.12521 de 4 de marzo de 201022, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 1.7.

Las resoluciones núms. 37808 de 28 de julio de 200923 y 48874 de 28 de septiembre de 200924, expedidas por la jefe de la División de Signos Distintivos y la jefe de la División de Signos Distintivos (E), respectivamente; y la Resolución núm. 12520 de 4 de marzo de 201025, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 1.8.

Las resoluciones núms. 37660 de 28 de julio de 200926 y 48865 de 28 de septiembre de 200927, expedidas por la jefe de la División de Signos Distintivos y la jefe de la División de Signos Distintivos (E), respectivamente; y la Resolución 14 “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro de marca […]”. 15 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”. 16 “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 17 “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro de marca […]”. 18 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”. 19 “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 20 “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro de marca […]”. 21 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”. 22 “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 23 “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro de marca […]”. 24 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”. 25 “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 26 “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro de marca […]”. 27 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”. 4 Número único de radicación: 110010324000 2010 00539 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co núm. 12519 de 4 de marzo de 201028, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de las marcas: i) nominativa “PRESTO RED” que identifica servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza; ii) mixta “PRESTO” que identifica servicios en la Clase 36 ibidem; iii) mixta “PRESTO RED” que identifica servicios comprendidos en la Clase 36 ibidem; iv) nominativa “PRESTO” que identifica servicios comprendidos en la Clase 38 ibidem; v) mixta “PRESTO” que identifica servicios comprendidos en la Clase 38 ibidem; vi) nominativa “PRESTO” que identifica servicios comprendidos en la Clase 36 ibidem; vii) mixta “PRESTO RED” que identifica servicios comprendidos en la Clase 38 ibidem; y viii) nominativa “PRESTO RED” que identifica servicios comprendidos en la Clase 38 ibidem.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] 2.1. Declarar la nulidad de las siguientes resoluciones, emitidas por la entidad demandada: * Resolución 37679 de julio 28 de 2009. * Resolución 48861 de septiembre 28 de 2009. * Resolución 12521 de marzo 4 de 2010. * Resolución 37754 de julio 28 de 2009. * Resolución 48871 de septiembre 28 de 2009. * Resolución 17812 de marzo 26 de 2010. * Resolución 37674 de julio 28 de 2009. * Resolución 48859 de septiembre 28 de 2009. * Resolución 12517 de marzo 4 de 2010. * Resolución 37805 de julio 28 de 2009. * Resolución 48862 de septiembre 28 de 2009. * Resolución 12516 de marzo 4 de 2010. * Resolución 39143 de julio 31 de 2009. * Resolución 48868 de septiembre 28 de 2009. * Resolución 12518 de marzo 04 de 2010. * Resolución 37752 de julio 28 de 2009. * Resolución 48857 de septiembre 28 de 2009. 28 “[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […].” 5 Número único de radicación: 110010324000 2010 00539 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co * Resolución 12514 de marzo 04 de 2010. * Resolución 37660 de julio 28 de 2009. * Resolución 48865 de septiembre 28 de 2009. * Resolución 12519 de marzo 04 de 2010. * Resolución 37808 de julio 28 de 2009. * Resolución 48874 de septiembre 28 de 2009. * Resolución 12520 de marzo 04 de 2010. 2.2.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se decrete la nulidad de lo actuado y se ordene la cancelación de los certificados de registro 398585, 398586, 398587, 398588, 398589, 398590, 398591 y 399688, en cabeza del tercero interesado. 2.3. Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción, y se ordene la publicación de sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.4.

Condenar en costas a la accionada […]”. (Negrilla del texto original). Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Que la sociedad Frayco S.A. es propietaria de las marcas mixtas y nominativas “PRESTO”, concedidas para amparar productos y servicios comprendidos en las clases 25, 28, 29, 30, 32, 35, 41, 42 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

Que la sociedad Distribución y Servicio D&S S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó el registro como marca de los signos mixtos y nominativos “PRESTO” y “PRESTO RED” para distinguir servicios identificados en las clases 36 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. Que las solicitudes fueron publicadas en las Gacetas de la Propiedad Industrial núms. 594 de 31 de julio de 2008 y 595 de 31 de agosto de 2008, y fueron objeto de oposición por la parte demandante. 4.4.

Que la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió los registros de las marcas mixtas y nominativas “PRESTO” y “PRESTO RED” para distinguir servicios comprendidos en las clases 36 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 6 Número único de radicación: 110010324000 2010 00539 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.5.

Que contra dichas decisiones la demandante interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, apelación, que fueron resueltos por la jefe de la División de Signos Distintivos (E) y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio en el sentido de confirmar los actos administrativos cuestionados.

Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1. Los artículos 136, literales a) y h), 225 y 226 de la Decisión 486 de 2000. 5.2. Los artículos 13 y 61 de la Constitución Política. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la violación con los siguientes argumentos: 6.1.

Que la Superintendencia de Industria y Comercio reconoció en los actos administrativos acusados el carácter notorio de la marca “PRESTO” de propiedad de la sociedad demandante y no obstante concedió el registro de las marcas mixtas y nominativas “PRESTO” y “PRESTO RED”, sin advertir la confusión directa e indirecta que estas pueden generar en los consumidores. 6.2.

Que entre las marcas confrontadas existen semejanzas gramaticales, fonéticas y conceptuales que impiden su coexistencia pacífica en el mercado y vulneran lo previsto en los artículos 136, literales a) y h), 225 y 226 de la Decisión 486 de 2000. 6.3. Que los servicios ofrecidos bajo las marcas mixtas y nominativas “PRESTO” implican la celebración de negocios que requieren pagos electrónicos o mediante tarjetas de crédito y débito, lo que conlleva la configuración de una conexión competitiva. 7 Número único de radicación: 110010324000 2010 00539 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.4.

Que la parte demandada no se pronunció sobre la existencia de la conexión competitiva alegada en los recursos interpuestos contra los actos administrativos que concedieron el registro de las marcas censuradas, lo que implicó el desconocimiento de las garantías procesales de la sociedad demandante. Contestaciones de la demanda 7. La parte demandada29 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1.

Arguyó que la expedición de los actos acusados no vulneró las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 y que estos fueron debidamente motivados con base en el acervo probatorio aportado a la actuación administrativa. 7.2. Aclaró que la marca “PRESTO” es notoriamente conocida para identificar servicios de preparación y venta de alimentos, en particular de comida rápida, los cuales se encuentran comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 7.3.

Afirmó que los servicios amparados por las marcas objeto de cotejo son disímiles, pues no están orientados a satisfacer una misma necesidad y, además, no se demostró que su uso pudiera derivar en un aprovechamiento injusto del prestigio asociado a la marca notoria. 7.4. Señaló que existen diferencias ortográficas, fonéticas y visuales que le permiten al consumidor distinguir los signos confrontados en el mercado.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso no se pronunció en esta oportunidad procesal. 29 Actuando por intermedio de apoderado. 8 Número único de radicación: 110010324000 2010 00539 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Solicitud de Interpretación Prejudicial 9.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de noviembre de 201930, suspendió el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina objeto de aplicación o controversia en el presente proceso. 9.1.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 40-IP-2020 de 8 de mayo de 202031, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] 1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Literales a) y h) del artículo 136, y de los artículos 225 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Únicamente se realizará la interpretación de los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486, por ser pertinentes. 2. No procede realizar la interpretación de los Artículos 225 y 226 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el uso y registro no autorizado de las marcas notoriamente conocidas. 3. De oficio se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486, para tratar temas de conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto y la marca notoriamente conocida. […]”. 9.2.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Alegatos de conclusión 10. La parte demandante32 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 11. La parte demandada y el tercero con interés directo en las resultas del proceso no se pronunciaron en esta etapa procesal. 30 Cfr. Folios 633 y 634 del expediente físico principal, visible en el índice núm. 72 del aplicativo web “SAMAI”. 31 Cfr. Folios 652 y ss. del expediente físico principal, visible en el índice núm. 72 del aplicativo web “SAMAI”. 32 Cfr. Índices núms. 88 y 89 del aplicativo web “SAMAI”. 9 Número único de radicación: 110010324000 2010 00539 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Concepto del Ministerio Público 12.

El agente del Ministerio Público no se pronunció en esta oportunidad procesal. 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 1° de agosto de 202533, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, los reportes del estado actual de los registros núms. 398585, 398586, 398587, 398588, 398589, 398590, 398591 y 399688 de las marcas mixtas y nominativas “PRESTO” y “PRESTO RED”, que identifican servicios de las clases 36 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza, concedidas a favor de Distribución y Servicio D&S S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso. 14.

Asimismo, ordenó descargar de dicho sistema los reportes del estado actual de los registros núms. 305920 y 131509 de las marcas nominativa y mixta “PRESTO”, que amparan productos comprendidos en las clases 25 y 29 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, de propiedad de la sociedad Frayco S.A., parte demandante. 15.

La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación34 dio cumplimiento a lo ordenado supra, incorporó al expediente los reportes y corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días. Todos guardaron silencio en esta oportunidad procesal35. II. CONSIDERACIONES 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca; v) desarrollos jurisprudenciales; y vi) el análisis del caso concreto. 33 Cfr. Índice núm. 91 del aplicativo web “SAMAI”. 34 Cfr. Índice núm. 95 del aplicativo web “SAMAI”. 35 Cfr. Índice núm. 101 del aplicativo web “SAMAI”. 10 Número único de radicación: 110010324000 2010 00539 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Competencia de la Sala 17.

De conformidad con el artículo 128 numeral 7.º del Código Contencioso Administrativo36 sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201137 sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201938, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 18.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine. Los actos acusados 19. Los actos acusados son los siguientes: 19.1. Las resoluciones núms. 37674 de 28 de julio de 2009, 48859 de 28 de septiembre de 2009 y 12517 de 4 de marzo de 2010, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca nominativa “PRESTO RED” para identificar servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Distribución y Servicio D&S S.A. 19.2.

Las resoluciones núms. 37754 de 28 de julio de 2009, 48871 de 28 de septiembre de 2009 y 17812 de 26 de marzo de 2010, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca mixta “PRESTO” para identificar servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Distribución y Servicio D&S S.A. 19.3.

Las resoluciones núms. 37805 de 28 de julio de 2009, 48862 de 28 de septiembre de 2009 y 12516 de 4 de marzo de 2010, por medio de las cuales se 36 Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”. 37 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]” 38 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”. 11 Número único de radicación: 110010324000 2010 00539 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co concedió el registro de la marca mixta “PRESTO RED” para identificar servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Distribución y Servicio D&S S.A. 19.4.

Las resoluciones núms. 39143 de 31 de julio de 2009, 48868 de 28 de septiembre de 2009 y 12518 de 4 de marzo de 2010, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca nominativa “PRESTO” para identificar servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Distribución y Servicio D&S S.A. 19.5.

Las resoluciones núms. 37752 de 28 de julio de 2009, 48857 de 28 de septiembre de 2009 y 12514 de 4 de marzo de 2010, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca mixta “PRESTO” para identificar servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Distribución y Servicio D&S S.A. 19.6.

Las resoluciones núms. 37679 de 28 de julio de 2009, 48861 de 28 de septiembre de 2009 y 12521 de 4 de marzo de 2010, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca nominativa “PRESTO” para identificar servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Distribución y Servicio D&S S.A. 19.7.

Las resoluciones núms. 37808 de 28 de julio de 2009, 48874 de 28 de septiembre de 2009 y 12520 de 4 de marzo de 2010, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca mixta “PRESTO RED” para identificar servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Distribución y Servicio D&S S.A. 19.8.

Las resoluciones núms. 37660 de 28 de julio de 2009, 48865 de 28 de septiembre de 2009 y 12519 de 4 de marzo de 2010, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca nominativa “PRESTO RED” para identificar servicios comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Distribución y Servicio D&S S.A. El problema jurídico 12 Número único de radicación: 110010324000 2010 00539 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20.

Le corresponde a la Sala determinar: 20.1. Si es procedente o no la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 en relación con la configuración de la causal de caducidad de los registros núms. 398585, 398586, 398587, 398588, 398589, 398590, 398591 y 399688 de las marcas mixtas y nominativas “PRESTO” y “PRESTO RED”, que identifican servicios de las Clases 36 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza, concedidas a favor de la sociedad Distribución y Servicio D&S S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso. 20.2.

En caso de no serlo, si las resoluciones núms. 37674 de 28 de julio de 2009, 48859 de 28 de septiembre de 2009, 12517 de 4 de marzo de 2010, 37754 de 28 de julio de 2009, 48871 de 28 de septiembre de 2009, 17812 de 26 de marzo de 2010, 37805 de 28 de julio de 2009, 48862 de 28 de septiembre de 2009, 12516 de 4 de marzo de 2010, 39143 de 31 de julio de 2009, 48868 de 28 de septiembre de 2009, 12518 de 4 de marzo de 2010, 37752 de 28 de julio de 2009, 48857 de 28 de septiembre de 2009, 12514 de 4 de marzo de 2010, 37679 de 28 de julio de 2009, 48861 de 28 de septiembre de 2009, 12521 de 4 de marzo de 2010, 37808 de 28 de julio de 2009, 48874 de 28 de septiembre de 2009, 12520 de 4 de marzo de 2010, 37660 de 28 de julio de 2009, 48865 de 28 de septiembre de 2009 y 12519 de 4 de marzo de 2010, expedidas por la parte demandada, mediante las cuales se concedió a la sociedad Distribución y Servicio D&S S.A. el registro de las marcas mixtas y nominativas “PRESTO” y “PRESTO RED” solicitadas para identificar servicios de las clases 36 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los artículos 136, literales a) y h), 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000; y 13 y 61 de la Constitución Política y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. 21.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio, los artículos 151, 224, 228 y 230 ibidem. Adicionalmente, no interpretó los artículos 225 y 226 ibidem, debido a que el uso y registro no autorizado de las marcas notoriamente conocidas no es objeto de controversia, razón por la cual no se 13 Número único de radicación: 110010324000 2010 00539 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co incluyeron en el problema jurídico.

Marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca 22. De acuerdo con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 23. A su vez, el artículo 174 ibidem establece que el registro de la marca caducará de pleno derecho, por un lado, si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia; y, por el otro, por falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del Estado miembro.

Desarrollos jurisprudenciales Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que la caducidad de los registros marcarios producida por su falta de renovación ocurre cuando: i) su titular no ha presentado la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expiración del plazo de diez años contados a partir de la concesión de dicho registro marcario; o ii) no ha pagado las tasas correspondientes, de conformidad con el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000, por lo que estas corresponden a un modo de extinción del derecho de uso exclusivo y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática39.

Consejo de Estado 25. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está prohibido declarar la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[…] si se hubiese probado 39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 79-IP-2015 de 3 de junio de 2015. 14 Número único de radicación: 110010324000 2010 00539 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”40. 26.

En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada jurisprudencia41, dando aplicación al inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha sostenido que la norma comunitaria andina prevé que en aquellos supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo que concede el derecho de registro42.

Análisis del caso concreto 27. De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales antes indicados, la Sala procederá a determinar si, en el caso sub examine, es procedente o no la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 en relación con la configuración de la causal de caducidad de los registros núms. 398585, 398586, 398587, 398588, 398589, 398590, 398591 y 399688 de las marcas mixtas y nominativas “PRESTO” y “PRESTO RED” que identifican servicios de las clases 36 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza, concedidas a favor de la sociedad Distribución y Servicio D&S S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso. 28.

La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el expediente del proceso, en los reportes del estado actual descargados del Sistema de Información para la Propiedad Industrial -SIPI-, los registros núms. 398585, 398586, 398587, 398588, 398589, 398590, 398591 y 399688 de las marcas mixtas y nominativas “PRESTO” y “PRESTO RED” aparecen 40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de enero de 2008;

C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110045500. 42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300, 11001032400020090022700 y 11001032400020090050300. 15 Número único de radicación: 110010324000 2010 00539 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co caducados43, toda vez que estuvieron vigentes hasta el 28 y el 31 de julio de 2019. 29.

La Sala considera que, de conformidad con el inciso 1° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, la caducidad del registro de una marca se configura de pleno derecho por su no renovación dentro del término legal y, en ese sentido, los derechos que tenía el tercero con interés directo en las resultas del proceso se extinguieron como consecuencia de la caducidad. 30.

Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo a que las marcas mixtas y nominativas “PRESTO” y “PRESTO RED”, con registros núms. 398585, 398586, 398587, 398588, 398589, 398590, 398591 y 399688 se encuentran caducadas, esta Sala considera que, en el caso sub examine, las causales de nulidad invocadas en la demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los supuestos fácticos previstos en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista. 31.

En virtud de lo expuesto, se considera que no resulta necesario realizar el examen sobre la presunta vulneración de los artículos 136, literales a) y h), 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000; y 13 y 61 de la Constitución Política formulada en el acápite del problema jurídico de este proveído, comoquiera que la Sala ha establecido que en estos casos la sentencia pone fin al proceso.

En consecuencia, así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Condena en costas 32. De conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante. 43 Cfr. Índice núm. 91 del aplicativo web “SAMAI”. 16 Número único de radicación: 110010324000 2010 00539 00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.