Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020130005300 Demandante: Roberto Cavalli S.P.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: C.I. Paola Cavalli S.A.S. Temas: Aplicabilidad del inciso 4.° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Roberto Cavalli S.P.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución núm. 48344 de 16 de agosto de 2012. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES 1. La sociedad Roberto Cavalli S.P.A.1, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en 1 Actuando por intermedio de apoderada. 2 Número único de radicación: 11001032400020130005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ejercicio de la acción de nulidad relativa2, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución núm. 48344 de 16 de agosto de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó ordenar a la parte demandada la cancelación del registro de la marca mixta “PAOLA CAVALLI”, que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad C.I. Paola Cavalli S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] 1. Que se declare nula la Resolución número 48344 expedida el 16 de Agosto de 2012 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución número 6105 de 11 de Febrero de 2011, concedió el registro de la marca PAOLA CAVALLI (Mixta) para amparar productos de la clase 25 internacional y se declaró agotada la vía gubernativa. 2.

Que, con fundamento en dichas declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio negar el registro de la marca PAOLA CAVALLI (Mixta) en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de acuerdo con los antecedentes que obran bajo el Expediente No. 10-017876. 3.

Que, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que acceda a las pretensiones, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. […]”. 2 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 3 Número único de radicación: 11001032400020130005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Presupuestos fácticos 4.

La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el registro como marca del signo mixto “PAOLA CAVALLI”, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. Agregó que la referida solicitud se publicó en la gaceta de la propiedad industrial núm. 615 de 20 de abril de 2010, siendo objeto de oposición por la parte demandante con base en sus marcas “ROBERTO CAVALLI SERPENTINE” y “JUST CAVALLI & C” que amparan productos en las Clases 3ª, 8ª y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

Sostuvo que la directora de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 6105 de 11 de febrero de 2011, declaró fundada la oposición y negó el registro del signo mixto “PAOLA CAVALLI”, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Expresó que el tercero con interés directo en las resultas del proceso presentó recurso de reposición y, en subsidio de apelación, en contra de la Resolución núm. 6105 de 11 de febrero de 2011. 4.5.

Mencionó que la directora de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Resolución núm. 15889 de 28 de marzo de 2011, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 6105 de 11 de febrero de 2011, y concedió el recurso de apelación. 4.6. Finalmente, indicó que el superintendente delegado para la propiedad industrial, por medio de la Resolución núm. 48344 de 16 de agosto de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 6105 de 11 de febrero de 2011, declarar infundada la oposición y conceder el 4 Número único de radicación: 11001032400020130005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro de la marca mixta “PAOLA CAVALLI”, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1. Los artículos 136, literales a) y e), y 135, literal b), de la Decisión 486 de 2000. Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: 6.1. Que la parte demandada violó los artículos 136, literal a) y e), de la Decisión 486 de 2000, al conceder el registro de la marca mixta “PAOLA CAVALLI”, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que es confundible con las marcas “ROBERTO CAVALLI SERPENTINE” y “JUST CAVALLI & C” de las cuales es titular, lo cual puede inducir en error al consumidor. 6.2.

Anoto que las marcas cotejadas son similares desde el punto de vista ortográfico, fonético e ideológico, al tener prevalencia en ellas la expresión “CAVALLI”. 6.3. Señaló que la parte demandada erró al haber tomado a la sociedad solicitante y a su representante legal como una sola persona y, con ello, atribuirle a esa sociedad un derecho que eventualmente podría recaer en dicho representante. 6.4.

Anotó que con el registro de la marca mixta “PAOLA CAVALLI”, igualmente, se violó el artículo 135, literal b), de la Decisión 486 de 2000, pues la 5 Número único de radicación: 11001032400020130005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca concedida carece de distintividad, al reproducir parcialmente las marcas “ROBERTO CAVALLI SERPENTINE” y “JUST CAVALLI & C”.

Contestaciones de la demanda 7. La parte demandada3 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Indicó que con la expedición de los actos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000. 7.2. Que las marcas cotejadas se diferencian en su extensión y en las palabras que las conforman, sin que la palabra CAVALLI en la que coinciden, permita una similitud entre ellas. 7.3.

Anotó que al no existir similitud en los conjuntos marcarios cotejados, no resulta necesario entrar a analizar su conexión competitiva. 7.4. Adujo que la representante legal del tercero con interés directo en las resultas del proceso autorizó expresamente la utilización de su nombre en la marca solicitada, por lo que no puede argumentarse que hubo una afectación al nombre y prestigio de un tercero. 7.5.

Indicó que la marca “PAOLA CAVALLI”, contrario a lo argumentado por la parte demandante, sí ofrece un amplio margen de distintividad tanto intrínseco como extrínseco, pues tiene la fuerza distintiva suficiente para identificar los productos que pretende amparar. Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 3 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 52 6 Número único de radicación: 11001032400020130005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.1. Argumentó que si bien es cierto que las marcas en disputa comparten la palabra CAVALLI, también lo es que dicha similitud no es la más relevante, porque la marca de su propiedad cuenta con una grafía, estructura y elementos figurativos especiales, que la hacen diferente a las otras marcas cotejadas. 8.2.

Mencionó que la marca “PAOLA CAVALLI” corresponde al nombre de la dueña de la empresa y, así mismo, coincide con su razón social. 8.3. Expresó que la marca “PAOLA CAVALLI” no es confundible con las marcas de la parte demandante y, como consecuencia de ello, pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin causar riesgo de confusión. Audiencia Inicial 9.

El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 10 de mayo de 2016, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial de día 13 de junio de 2016, declaró saneado el proceso, resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6° del artículo 180 y no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada, fijó el objeto del litigio, declaró precluida la posibilidad de conciliación, declaró precluida la fase de medidas cautelares, resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas Interpretación Prejudicial 10.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 9 de mayo de 2018, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; y este profirió la Interpretación Prejudicial 360-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] 1.

La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literales a) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹. 7 Número único de radicación: 11001032400020130005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.

Procede la interpretación únicamente del artículo 136 literales a) y e) por ser materia controvertida del proceso interno. 3. No se interpretará el artículo 135 literal b) ya que no se trata de un caso de falta de distintividad intrínseca del signo solicitado como causal absoluta de irregistrabilidad. […]”. 11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que, a su juicio, son aplicables.

Alegatos de conclusión 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 9 de abril de 2025, decretó la reanudación del proceso, prescindió de la audiencia de pruebas consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 13.

La parte demandante guardó silencio en esta etapa procesal. 14. La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 15. El tercero con interés directo en el resultado del proceso no se pronunció en esta oportunidad procesal. Concepto del Ministerio Público 16. El agente del Ministerio Público consideró que la marca posteriormente registrada, al no contar con la condición de distintividad, y al existir entre los signos confrontados semejanzas significativas, así como conexidad competitiva de los productos que distinguen cada una de ellas, se cumplen los requisitos previstos para la causal de irregistrabilidad del literal a) de la Decisión 486 de 2000, por existir riesgo de confusión. 8 Número único de radicación: 11001032400020130005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co. 17.

Que, de conformidad con los documentos allegados al proceso, existen elementos de juicio para declarar la nulidad del acto administrativo demandado, expedido por la parte demandada. 18. El Despacho sustanciador, mediante auto de 29 de mayo de 2025, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte del estado actual del registro marcario núm. 457939 de la marca mixta “PAOLA CAVALLI”, que identifica productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso; y de los registros marcarios: i) 310.592 de la marca “ROBERTO CAVALLI SERPENTINE”, que identifica productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) 305.722 de la marca “JUST CAVALLI & C”, productos comprendidos en la Clase 8 ibidem; y ii) 305.721 de la marca “JUST CAVALLI & C”, productos comprendidos en la Clase 25 ibidem, cuyo titular es la parte demandante. 19.

La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación4 dio cumplimiento a lo ordenado supra, los incorporó al expediente y corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días, las cuales guardaron silencio en esta oportunidad procesal5. II. CONSIDERACIONES 20. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) el marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca; vii) desarrollos jurisprudenciales; y viii) el análisis del caso concreto. 4 Cfr. Índice núm. 59 aplicativo web “SAMAI”. 5 Cfr. Índice núm. 63 aplicativo web “SAMAI”. 9 Número único de radicación: 11001032400020130005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Competencia de la Sala 21.

De acuerdo con i) el numeral 8º del artículo 149 del CPACA6 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201919, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 22. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine.

El acto acusado 23. El acto acusado es el siguiente: 23.1. La Resolución núm. 48344 de 16 de agosto de 2012, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta “PAOLA CAVALLI”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. El problema jurídico 24. Le corresponde a la Sala determinar: 24.1.

Si es procedente o no la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad del registro marcario núm. 457939 de la marca mixta “PAOLA CAVALLI”, que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad C.I. Paola Cavalli S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso; y 6 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]”. 10 Número único de radicación: 11001032400020130005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24.2.

En caso de no serlo, si la Resolución núm. 48344 de 16 de agosto de 2012, por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión contenida en la Resolución 6105 de 11 de febrero de 2011, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca mixta “PAOLA CAVALLI” solicitada por la sociedad CI.

Paola Cavalli SA.S. para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera lo dispuesto en los artículos 135 literal b) y 136 literales a) y e) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y de ser así determinar el restablecimiento del derecho 24.3. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial allegada al presente proceso, no interpretó el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000, por lo que no se incluirá en el problema jurídico a resolver.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 25. La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización Internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena7, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 7 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 11 Número único de radicación: 11001032400020130005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Andino. Igualmente, resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 20008 de la Comisión de la Comunidad Andina9.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina10. 26. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina11. 8 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y, La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 9 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. Estas normas del derecho primario y secundario hacen parte del bloque de internacionalidad. 10 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 11 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 12 Número único de radicación: 11001032400020130005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros12. 28.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 29.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 30.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 31. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 12 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 13 Número único de radicación: 11001032400020130005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca 33. De acuerdo con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca 34. El artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, sobre la caducidad del registro, dispone que el registro de la marca caducará de pleno derecho, por un lado, si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la decisión; y, por el otro, por falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del Estado miembro.

Desarrollos jurisprudenciales Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 35. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, sobre la caducidad de los registros marcarios producida por su falta de renovación, que esto ocurre cuando: i) su titular no ha presentado la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expiración del plazo de diez años contados a partir de la concesión de dicho registro marcario; o ii) no ha pagado las tasas correspondientes, de conformidad con el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000, por lo que éstas corresponden a un modo de extinción del derecho de uso exclusivo y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática13. 13 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 79- IP-2015 de 3 de junio de 2015. 14 Número único de radicación: 11001032400020130005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Consejo de Estado 36. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está prohibido declarar la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[…] si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”14. 37.

En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada jurisprudencia15, dando aplicación al inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha sostenido que la norma comunitaria andina prevé que en aquellos supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo que concede el derecho de registro16.

Análisis del caso concreto 38. De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procederá a determinar si, en el caso sub examine, es procedente o no la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad del registro marcario núm. 457939 de la marca mixta “PAOLA CAVALLI”, que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad CI.

Paola Cavalli S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110045500. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero de 2021, CP.

Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300, 11001032400020090022700, 11001032400020100050500 y 11001032400020090050300. 15 Número único de radicación: 11001032400020130005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 39. La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el expediente del proceso, como consta en el reporte del estado actual descargado del Sistema de Información para la Propiedad Industrial -SIPI-, el registro marcario núm. 457939 de la marca mixta “PAOLA CAVALLI”, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, CI.

Paola Cavalli S.A.S., se encuentra caducado17. 40. La Sala considera que, de conformidad con el inciso 1° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, la caducidad del registro de una marca se configura de pleno derecho por su no renovación dentro del término legal y, en ese sentido, los derechos que tenía el tercero con interés directo en el resultado del proceso o cualquier otro tercero indeterminado se extinguieron como consecuencia de la caducidad. 41.

Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo a que la marca mixta “PAOLA CAVALLI”, con registro marcario núm. 457939, que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra caducada, esta Sala considera que, en el caso sub examine, las causales de nulidad invocadas en la demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los supuestos fácticos previstos en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista. 42.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera igualmente que al reunirse los supuestos fácticos previstos en la norma indicada supra no es necesario realizar el examen sobre la presunta vulneración de los artículos 136, literales a) y e), de la Decisión 486 de 2000, formulada en el acápite del problema jurídico de esta providencia. 43.

Comoquiera que la Sala ha considerado que en estos casos la sentencia pone fin al proceso, así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 17 Cfr. Índice 59 de SAMAI. 16 Número único de radicación: 11001032400020130005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado (E2) GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.