11001032400020140015800 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

TESIS: LA SOCIEDAD BURGER KING CORPORATION, A TRAVÉS DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS, ESTO ES, LAS COMPAÑÍAS KINCO S.A.S. Y OPERADORA ALSEA EN COLOMBIA S.A., USÓ DE MANERA REAL Y EFECTIVA LA MARCA “COMO TU QUIERAS” (NOMINATIVA), PARA IDENTIFICAR SERVICIOS DE LA CLASE 43 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, EN LOS TRES (3) AÑOS INMEDIATAMENTE ANTERIORES A LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por las sociedades TIMBERLAND TRADING, INC y MADEIRA SERVICES LTD., mediante apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 33131 de 29 de mayo de 2012, "Por medio de la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 00060532 de 18 de octubre de 2013, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se cancele totalmente por no uso el certificado de registro núm. 360481 de la marca nominativa “COMO TU QUIERAS”, para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La parte actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1º: Que el 14 de diciembre de 2011, junto con la sociedad TIMBERLAND TRADIGN INC, presentaron solicitud de cancelación por no uso del registro de la marca nominativa “COMO TU QUIERAS”, que distingue servicios comprendidos en la Clase 432 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3, cuyo titular es la sociedad BURGER KING CORPORATION. 2°: Que una vez la SIC le corrió el traslado de ley, la citada sociedad dio respuesta a la acción de cancelación por no uso argumentando que la marca nominativa “COMO TU QUIERAS” había sido utilizada en países como Colombia, Bolivia y Perú, durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2008 y el 14 de diciembre de 2011, es decir, durante los tres años previos a que se presentara la solicitud de cancelación. 3º: Que mediante la Resolución núm. 33131 de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC decidió denegar la solicitud de cancelación por no uso del registro de la marca “COMO TU QUIERAS”, para 2 La marca fue concedida para distinguir los siguientes servicios: “[…] Servicios para el suministro de alimentos y bebidas; acomodación temporal; servicios de café y bar cafetería; servicios de preparación de alimentos y bebidas para llevar; servicios de restaurante; servicios de restaurante de comidas rápidas; servicios de restaurante de servicio rápido; servicios de restaurante de auto-servicio; servicio de comidas ligeras y refrescos; servicios de bar y restaurante que incluyen quiosco y servicio para llevar; suministro de comidas preparadas; preparación de alimentos o comidas para consumo dentro y fuera de las instalaciones […]” 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co distinguir servicios en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución interpusieron recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 00060532 de 2013.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir los actos acusados violó los artículos 162, 165, 166 y 167, de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina4; y 616, 871, 897 y 901 del Código de Comercio, toda vez que aplicó criterios jurisprudenciales cuyos fundamentos normativos se encuentran derogados, en contravía de la aplicación del principio de legalidad, que dispone que todas las actuaciones se adelantaran conforme a las leyes preexistentes.

Manifestó que la parte demandada fundamentó su decisión con base en lo dispuesto en la Decisión 344 de 1993, para así concluir que la inscripción de una licencia ante la oficina competente no era requisito 4 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sine qua non para probar el uso de una marca en el mercado por parte de los licenciatarios del titular de la misma. Señaló que la solicitud de cancelación del registro por no uso de la marca “COMO TU QUIERAS” fue presentada en vigencia de la Decisión 486 y, por ello, no es procedente aplicar las disposiciones contenidas en la Decisión 344 de 1993, en aplicación del principio de legalidad que debe regir las actuaciones administrativas.

Adujo que la inscripción de la licencia en la oficina competente es requisito indispensable para que el licenciatario haga uso del derecho de propiedad intelectual que le ha concedido el licenciante y así utilizar la marca de forma legítima, situación que no se presentó en el caso sub examine, ya que la sociedad BURGER KING CORPORATION no inscribió ante la entidad demandada el contrato de licencia de uso suscrito con KINCO S.A.S. y OPERADORA ALSEA EN COLOMBIA S.A., por lo que no podía surtir efectos para demostrar el uso de la marca cuestionada “COMO TU QUIERAS”.

Estimó que el uso de un signo por parte de licenciatarios no legitimados no es oponible ante terceros y, por lo tanto, no podría tenerse como prueba para demostrar el uso real y efectivo que de la marca esté haciendo su titular para oponerse a una solicitud de cancelación. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que es errado reconocer efectos de oponibilidad a pruebas de terceros no inscritos como licenciatarios frente a una persona o sociedad que, basada en la información pública disponible en el Registro de Propiedad Industrial, solicita la cancelación por no uso de una marca no utilizada en el mercado, afectando gravemente el derecho de los competidores por el monopolio ilegal de una expresión no empleada por su propietario.

Expuso que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que es la licencia la que hace posible que el derecho exclusivo de explotación de una marca pueda ser ejercido por una persona natural o jurídica distinta a su titular y, por consiguiente, éste concede autorización para explotarla y le es aplicable lo dispuesto en la normativa que regula el contrato de licencia. Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 29 de la Constitución Política, habida cuenta que erró al basar su decisión de aceptar la no obligatoriedad de inscribir las licencias de uso de marca, puesto que si bien es cierto que con el Decreto 729 de 13 de abril de 20125 se eliminó la obligación de inscribir éstas, también lo es que dicho Decreto no es aplicable al caso sub examine, puesto que éste no se 5 “Por el cual se reglamentan parcialmente las Decisiones 486 y 689 de la Comisión de la Comunidad Andina” 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encontraba vigente al momento de que se presentó la acción de cancelación por no uso en contra del registro de la marca cuestionada “COMO TU QUIERAS”. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que la marca “COMO TU QUIERAS” estaba siendo suficiente y debidamente explotada comercialmente, por lo que sí está demostrado que los consumidores o usuarios tienen conocimiento de ella, toda vez que de las pruebas aportadas por la sociedad titular de la marca, pudo concluir que efectivamente existía un volumen de ventas importante, que fue debidamente acreditado por las certificaciones fiscales, pues en ellas se probaron ingresos por sumas altamente representativas de cara al sector de venta de comidas.

Adujo que, de las pruebas arrimadas al proceso, se pudo evidenciar que las sociedades KINCO S.A.S y OPERADORA ALSEA EN 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co COLOMBIA S.A. son franquiciadas de la sociedad BURGER KING CORPORATION, por lo que en aplicación del artículo 165 de la Decisión 486 y los diversos pronunciamientos del Consejo de Estado, se tiene que las mismas operan como “terceros autorizados” frente a los cuales no le es exigible “un contrato formalmente celebrado y debidamente registrado ante la autoridad competente”.

Que, por lo anterior, al obrar copia del contrato de franquicia entre las sociedades referenciadas, para propósitos de la acción de cancelación, es suficiente para demostrar la autorización del tercero, de manera que, contrario a lo afirmado por las actoras, no se requiere de la inscripción del contrato de licencia de uso de marca, pues éste se hace es con la finalidad de que sea oponible.

II.2. La BURGER KING CORPORATION, tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de haber sido notificado en debida forma6, guardó silencio7. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN 6 De conformidad con la Constancia de Notificación elaborada por la Secretaría de la Sección Primera, visible a folios 121, 126 y 132 del cuaderno físico principal. 7 Mediante memorial allegado el 16 de agosto de 2017, dicha sociedad manifestó al Despacho sustanciador que no le asistía interés en hacerse parte en el presente proceso. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20118, el 24 de abril de 2017 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron las sociedades TIMBERLAND TRADING, INC y MADEIRA SERVICES LTD., en su calidad de actoras, así como la apoderada de parte demandada.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas ni mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: 8 En adelante CPACA. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 33131 de 29 de mayo de 2012 y 00060532 de 18 de octubre de 2013, mediante las cuales la SIC denegó a las actoras la cancelación por no uso de la marca nominativa “COMO TU QUIERAS”, registrada para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad BURGER KING CORPORATION, vulneran lo dispuesto en los artículos 29 de la Constitución Política; 162, 165, 166 y 167 de la Decisión 486; 616, 871, 897 y 901 del Código de Comercio.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- Las actoras insistieron en que se accediera a las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, manifestaron que resulta desacertado el reconocimiento del uso de la marca cuestionada, sin que exista una inscripción del contrato en el Registro de Propiedad Industrial, mismo reconocimiento que fue dado por parte de la SIC al uso insuficiente efectuado por los “terceros licenciatarios”, por cuanto se estaría reconociendo efectos de oponibilidad a licencias no inscritas.

Que tanto la Decisión 486 como el artículo 616 del Código de Comercio prevén que las licencias no inscritas no surten efectos frente a terceros, razón por la cual el contrato de licencia de uso allegado por el tercero con interés directo en las resultas del proceso es ineficaz y le resulta inoponible a terceros. IV.2- La SIC reiteró los argumentos expuestos en su escrito de contestación. Al respecto, mencionó que de conformidad con lo 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previsto artículo 167,- en armonía con el artículo 165 de la Decisión 486-, la carga de la prueba del uso de una marca que ha sido objeto de acción de cancelación le corresponde al titular de la marca frente a la Oficina Competente y no en relación con terceros interesados en obtener la cancelación. Agregó que, de ahí que el artículo 165, ibidem, señale que “la oficina competente cancelará el registro de una marca a solicitud de una persona interesada, cuando sin motivo injustificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación" es decir, que le corresponde a ella, como máxima autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, evaluar el material probatorio allegado al proceso por parte del titular de la marca decidir sobre la cancelación por no uso de una marca conforme los parámetros señalados por el mismo precepto descrito.

Que por tal razón, resulta desafortunado señalar que las pruebas allegadas a un proceso de cancelación de una marca carezcan de validez al ser inoponibles a terceros cuando quiera que se trate de un 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co licenciatario que no haya registrado el contrato en la Oficina Competente, pues el uso de la marca se demuestra ante aquella y no ante terceros interesados, pues en últimas, la Oficina Competente es quien toma la decisión de cancelar o no la marca por falta de uso.

Señaló que es válido el uso que se haga de una marca por un licenciatario o un tercero diferente a titular de la misma, siempre que cuente con la debida autorización; y que, no obstante, en concordancia con lo expresado por la Secretaria General de la Comunidad Andina, no se considera requisito sine qua non el acreditar la inscripción de la licencia o la autorización para que se acepte el uso por parte de un tercero. IV.2 En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Ministerio Público guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó9: 9 Proceso 556-IP-2019. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 1. Los contratos de licencia de uso de marcas. El contrato de licencia exclusiva de marca 1.1. En consideración a que la consultante ha requerido la interpretación del artículo 162 de la Decisión 486 y que parte de la controversia radica en la existencia o no de un contrato de licencia de uso de la marca “COMO TU QUIERAS” (denominativa) entre la sociedad BURGER KING CORPORATION y KINCO S.A.S. y OPERADORA ALSEA EN COLOMBIA S.A., se analizará esta figura jurídica en el presente acápite. 1.2.

El artículo 162 de la Decisión 486 enuncia que: “Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia 1.3. Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. 1.4.

Las licencias tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios. Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. […] 1.6. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con lo dispuesto en el artículo 162 de la Decisión 486.

Si no se cumple con estos requisitos la licencia no surtirá efectos ante terceros. […] 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.11. Resta señalar que la calidad de licenciamiento no implica la facultad de impedir que terceros importen un producto original, ya que el momento en que el producto salió lícitamente de la esfera de comercialización regular del titular, al ser un producto original no existe forma de que se configure una infracción de marca. 2.

Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. 2.1. En vista de que en proceso interno MADEIRA SERVICES LTD. Solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca “COMO TU QUIERAS” (denominativa), es pertinente realizar el análisis del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […] 2.7.

La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. Cabe señalar que el artículo 165 bajo análisis hace referencia al licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. Al respecto, el primero, el licenciatario, es aquel que hace uso de la marca teniendo como sustento un contrato de licencia; en tanto que el segundo, otra persona autorizada, es aquella que hace uso de la marca sobre la base de otra forma de vinculación que no supone un contrato de licencia de la marca.

Ambos supuestos consisten en lo siguiente: a) Licencia de uso de la marca. La licencia de la marca se encuentra regulada en el Capítulo IV del Título VI de la Decisión 486. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario.

Cabe señalar que el licenciante conserva la titularidad sobre la marca. […] b) La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, pues en este supuesto no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca.

No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de la marca, sino que simplemente autoriza de manera estricta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Tal es el caso de los contratos de distribución. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso […] 3.3. El artículo 167 de la Decisión 486 consagra un listado enunciativo y no taxativo de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de la marca.

Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. […] 4.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado—que ofreció a los consumidores—los bienes o servicios (en adelante, producto) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.8. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 4.9.

Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. 4.10.

Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. 4.11.

En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. 4.12.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 4.13.

Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros).

En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. […] 4.15. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca en los términos explicados anteriormente. 4.16.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros. […]”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 33131 de 29 de mayo de 2012 y 00060532 de 18 de octubre de 2013, negó la cancelación total por no uso en contra del registro de la marca nominativa “COMO TU QUIERAS”, con certificado núm. 360.481, cuyo titular es la sociedad BURGER KING 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CORPORATION, al estimar que la misma había sido utilizada, a través de sus franquiciadas, para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera real, efectiva y continua, durante el periodo relevante, esto es, entre el 14 de diciembre de 2008 y el 14 de diciembre de 2011.

A juicio de la parte actora, la inscripción de la licencia en la oficina competente es requisito indispensable para que el licenciatario haga uso del derecho de propiedad intelectual que le ha concedido el licenciante y así utilizar la marca de forma legítima, situación que no se presentó en el caso sub examine, ya que la sociedad BURGER KING CORPORATION no inscribió ante la entidad demandada el contrato de licencia de uso suscrito con KINCO S.A.S. y OPERADORA ALSEA EN COLOMBIA S.A., por lo que no podía surtir efectos para demostrar el uso de la marca cuestionada “COMO TU QUIERAS”.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 162, 165, 166 y 167 de la Decisión 486. El texto de las normas aludidas es el siguiente: 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486 “[…] Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca.

La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia. […] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. […].” Comoquiera que el debate esencial gira en torno a establecer si el tercero con interés directo en las resultas del proceso ha usado o no la marca “COMO TU QUIERAS” (nominativa), para distinguir los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación10, se procederá a establecer el alcance del uso de la marca y la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486. 10 La solicitud de cancelación de la marca nominativa “COMO TU QUIERAS” fue presentada el 14 de diciembre de 2011 por las sociedades TIMBERLAND TRADING, INC y MADEIRA SERVICES LTD. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 71-IP- 2019, precisó: “[…] 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 1.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. […] 3.15.

Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca en los términos explicados anteriormente. […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, para determinar el uso de una marca debe demostrarse que ésta haya sido utilizada de manera real y efectiva en cualquier momento de los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción de cancelación. En igual sentido, es menester traer a colación lo señalado por la Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, en relación con la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486, a saber: “[…] 2.2.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 2.3.

El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. […] 3.2.

La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuando se ha acreditado dicho uso. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.3.

Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) El uso de marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. […] 3.4.

En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta a qué se refiere -o quiso referirse- la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 3.5.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. 3.6.

Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado—que ofreció a los consumidores—los bienes o servicios (en adelante, producto) identificados con su marca.

Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. […] 3.10. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. […] 3.12.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De conformidad con lo anterior, para probar el uso real y efectivo de la marca, el titular deberá demostrar que los productos o servicios, que identifica la marca, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

Así las cosas, la Sala se referirá a las pruebas allegadas al expediente, con el objeto de analizar si la sociedad BURGER KING CORPORATION ha usado o no la marca “COMO TU QUIERAS” (nominativa), para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, esto es, en el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2008 y 14 de diciembre de 2011, a efectos de establecer si los actos administrativos acusados se ajustan a la legalidad requerida en la Decisión 486.

De las pruebas allegadas, para demostrar el uso de dicha marca en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, se destacan las siguientes: 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1- Copia de la declaración juramentada rendida por el señor FELIPE BAQUERO SALDARRIAGA, de 20 de octubre de 2011, en su calidad de representante legal de la sociedad KINCO S.A.S. en la que sostuvo lo siguiente11: “[…] Soy el Representante Legal de la sociedad Kinco S.A.S, creada bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Medellín, con numero de NIT 900.103.877-1, y he trabajado en esta empresa desde el ano 2.007, la cual es titular de la franquicia en COLOMBIA para los restaurantes mundialmente conocidos BURGER KING y a través de los cuales se utilizan entre otras, las marcas BURGER KING y COMO TU QUIERAS, entre otras, de propiedad de BURGER KING CORPORATION.

Como prueba de lo anterior allego como Anexo A copia de los siguientes documentos en los que consta que Kinco S.A.S es licenciataria, entre otras, de las marcas BURGER KING Y COMO TU QUIERAS de propiedad de BURGER KING CORPORATION, en Colombia. En razón a mi cargo como Representante Legal de la sociedad Kinco S.A.S, tengo conocimiento y acceso a la información de mi Compañía en relación con las marcas licenciadas de propiedad de BURGER KING CORPORATION, los productos y servicios sobre los que se utilizan y la extensión y uso de ellos en Colombia, en virtud de la relación comercial que mi Compañía detenta con BURGER KING CORPORATION, cal y como fue descrito con anterioridad.

La marca COMO TU QUIERAS de propiedad de BURGER KING CORPORATION, fue usada por primera vez en Colombia en el año 2.007, y desde esa fecha y hasta el día de hoy, este signo distintivo continúa siendo usado en nuestras comunicaciones tanto internas como externas, material POP, campanas de mercadeo, empaques, restaurantes y uniformes de empleados. […] La sociedad Kinco S.A.S ha recibido importantes surras de dinero por concepto de la comercialización de los servicios identificados con la marca COMO TU QUIERAS, lo cual es prueba de la 11 Folios 117 a 120 del Anexo núm. 1. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co notoriedad de esta marca en el mercado colombiano. En efecto, durante el periodo comprendido entre los años 2008 a 2011, ha tenido ingresos por valor de $27,746,004,032 por concepto de comercialización de los servicios identificados con la marca COMO TU QUIERAS. […] La sociedad Kinco S.A.S, ha realizado un gran esfuerzo en la promoción y publicidad de. la marca COMO TU QUIERAS para lograr su posicionamiento en el mercado nacional. […] De acuerdo con lo declarado anteriormente puedo afirmar que la marca COMO TU QUIERAS, es una marca que se ha utilizado en Colombia desde el año 2.008 y hasta la fecha, de manera constante e ininterrumpida, y que su comercialización ha sido Cal que podría considerarse una marca notoriamente conocida. […]”. 2-Copia del certificado de existencia y representación legal de la sociedad KINCO S.A.S., del que se extrae lo siguiente:12 “[…] OBJETO SOCIAL: La empresa que constituye el objeto societario consiste principalmente en la operación de restaurantes BURGER KING de acuerdo con los contratos de franquicia suscritos con BURGER KING CORPORATION. […]”. 3-Copias de las certificaciones emitidas por la señora ÁNGELA PÉREZ HERNÁNDEZ, revisora fiscal de la sociedad KINCO S.A.S., en la que especifica que el valor correspondiente a la venta en Colombia, durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011, para servicios identificados con la marca “BURGER KING” que se utilizan de manera conjunta con la 12 Folios 121 a 129 del Anexo núm. 1. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca “COMO TU QUIERAS” ascienden a $ 27.746.004.032; y que durante el mismo periodo incurrieron en gastos de publicidad por $1.384.610.848, para los servicios que identifica la marca “COMO TU QUIERAS.13 4- Copia de la certificación expedida por la sociedad OP SOLUCIONES GRÁFICAS PL, de 10 de octubre de 2011, en la que manifiestan que desde el 19 de septiembre de 2008, hasta la fecha, han producido material publicitario para la marca “COMO TU QUIERAS” a solicitud de la compañía KINCO S.A.S.; y que, como sustento de lo anterior, allegan registro fotográfico de las piezas instaladas como adhesivos y muestras reales físicas de las piezas de litografía repartidas como volantes.14 13 Folios 132 a 133 Anexo núm. 1. 14 Folio 137 del Anexo núm. 1. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 5- Copia de la certificación expedida por la sociedad SM DIGITAL S.A.S., de 11 de octubre de 2011, en la que informan que desde febrero de 2009, hasta la fecha, han producido material publicitario para la marca “COMO TU QUIERAS” a solicitud de la compañía KINCO S.A.S. y que, como sustento de lo anterior, allegan piezas publicitarias, sitio web y otros artes que funcionan como soporte del trabajo realizado.16 6- Copia de la certificación expedida por la señora ÁNGELA MARÍA DE LOS RÍOS OSORIO, de 10 de octubre de 2011, en la que sostiene 15 Se destaca que la fecha de impresión de dicha pieza publicitaria corresponde al año 2011. 16 Folio 138 del Anexo núm. 1. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que desde marzo de 2011, hasta la fecha, ha asesorado a la sociedad KINCO S.A.S. para el uso, entre otras, de la marca “COMO TU QUIERAS”, así como comunicados de prensa haciendo alusión a la marca “COMO TU QUIERAS” y ha elaborado textos para menciones que se han emitido por diversas emisoras de cobertura regional para las campañas de apertura del restaurante de envigado y la promoción del menú Tardes BK.17 7- Material publicitario que la sociedad KINCO S.A.S. ha utilizado con la marca “COMO TU QUIERAS” para identificar servicios de restaurante.18 8- Copia de la declaración juramentada rendida por el señor RICARDO IBARRA GONZÁLEZ, en su calidad de representante legal de la sociedad OPERADORA ALSEA EN COLOMBIA S.A., de 14 de octubre de 2011, en la que consta lo siguiente:19 “[…] Declaro igualmente bajo juramento que soy el representante legal de la sociedad Operadora Alsea en Colombia S.A, creada bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Bogotá, con numero de NIT 900.211.120-6, y he trabajado en esta empresa desde el 1 de junio del año 2.008, la cual es titular de la franquicia en COLOMBIA para los restaurantes mundialmente conocidos BURGER KING y a través de los cuales se utilizan entre otras, las marcas BURGER KING y COMO TU QUIERAS, entre otras, de propiedad de BURGER KING CORPORATION, Operadora Alsea en Colombia es un franquiciado de BURGER KING CORPORATION desde al año 2.008 17 Folio 139 del Anexo núm. 1. 18 CD y DVD visibles a folios 142 y 143 del Anexo núm. 1. 19 Folios 144 a 145 del Anexo núm. 1. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] En razón a mi cargo como representante legal de la sociedad Operadora Alsea en Colombia S.A, tengo conocimiento y acceso a la información de mi Compañía en relación con las marcas licenciadas de propiedad de BURGER KING CORPORATION, los productos y servicios sobre los que se utilizan y la extensión y uso de ellos en Colombia, en virtud de la relación comercial que mi Compañía detenta con BURGER KING CORPORATION, tal y como fue descrito con anterioridad.

Operadora Alsea en Colombia S.A fue creada el 31 de octubre del año 2.008 en la ciudad de Bogotá y quien es autorizada por BURGER KING CORPORATION del manejo de la marca, realizando e! uso de sus lineamientos y según el manejo de imagen se debe utilizar la marca BURGER KING con el slogan COMO TU QUIERAS dentro de la comunicación interna de los restaurantes. según un manual de imagen el cual se presentará como anexo B la existencia de este manual y que es utilizado en los restaurantes BURGER KING ubicados en la ciudad de Bogotá. La marca COMO TU QUIERAS de propiedad de BURGER KING CORPORATION, fue usada por primera vez en el año 2.008 en Bogotá, y desde esa fecha y hasta el día de hoy, este signo distintivo continúa siendo usado en diferentes comunicaciones como material P.O.P, cunas en radio, volantes, invitaciones a las aperturas, revistas, eventos, pauta en internet, televisión por cable y medios alternativos. […]”. 9-Copia de la certificación emitida por el señor JOSÉ IGNACIO LÓPEZ ROJAS, revisor fiscal de la sociedad OPERADORA ALSEA EN COLOMBIA S.A., en la que manifiesta que dicha compañía suscribió el 27 de octubre de 2008 un contrato de franquicia con la sociedad BURGER KING CORPORATION; y que el valor de las ventas que ha obtenido, durante el periodo comprendido entre septiembre y 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diciembre de 2011, en los diferentes restaurantes franquiciados ascienden al valor de $ 1.158.509.000.20 10- Material publicitario que la sociedad OPERADORA ALSEA EN COLOMBIA S.A. ha utilizado con la marca “COMO TU QUIERAS” para identificar servicios de restaurante.21 22 20 Folio 147 del Anexo núm. 1. 21 Folios 150 a 173 del Anexo núm. 1. 22 Se destaca que la fecha de impresión de dicha pieza publicitaria corresponde al año 2009. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11- Fotografías de los establecimientos de comercio en los que aparece la marca "COMO TU QUIERAS”. 12- Copia de la declaración juramentada rendida por la señora CECILIA DEMPSEY, en su calidad de directora y apoderada de marcas y patentes de la sociedad BURGER KING CORPORATION, en la que afirma que dicha compañía, a través de sus franquicias ha llevado a 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cabo la publicidad del alto perfil de productos y servicios que llevan la marca “HAVE IT YOUR WAY” y “COMO TU QUIERAS”, en varios medios, incluyendo comerciales de televisión, publicidad exterior, publicaciones impresas, eventos promocionales y en internet.23 Asimismo, también declaró lo siguiente: 23 Folios 235 a 237 del Anexo núm. 1. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13- Impresión de la Publicación efectuada por “Conexión Central”, de fecha 17 de noviembre de 2009, de la que se extrae lo siguiente24: Previo a realizar el estudio probatorio correspondiente, la Sala debe precisar que sí es procedente demostrar el uso de una marca a través de actos ejecutados por un licenciatario o por otra persona autorizada, conforme lo ha señalado esta Sección en anteriores ocasiones25 y de 24 Folio 187 del Anexo núm. 1. 25 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1º de febrero de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00015- 00. Reiterado en sentencia de 16 de septiembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012-00033-00. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co acuerdo con lo precisado por el Tribunal, en la Interpretación prejudicial rendida en el presente proceso, en la que expuso lo siguiente: “[…] 2.7. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. Cabe señalar que el artículo 165 bajo análisis hace referencia al licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca.

Al respecto, el primero, el licenciatario, es aquel que hace uso de la marca teniendo como sustento un contrato de licencia; en tanto que el segundo, otra persona autorizada, es aquella que hace uso de la marca sobre la base de otra forma de vinculación que no supone un contrato de licencia de la marca. Ambos supuestos consisten en lo siguiente: a) Licencia de uso de la marca.

La licencia de la marca se encuentra regulada en el Capítulo IV del Título VI de la Decisión 486. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario. Cabe señalar que el licenciante conserva la titularidad sobre la marca. […] b) La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado.

Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, pues en este supuesto no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca. No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de la marca, sino que simplemente autoriza de manera estricta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma.

Tal es el caso de los contratos de distribución. […]” (Destacado fuera de texto). De lo anterior, se extrae que existen dos supuestos para acreditar el uso a través de terceras personas, esto es, mediante licenciatarios o personas autorizadas por el titular de la marca. Respecto del primero, 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Sala evidencia la obligatoriedad de inscribir el contrato de licencia de uso ante la Oficina Nacional competente para efectos de que sea oponibles a terceros y, del segundo, se advierte que únicamente debe probarse la relación o el vínculo económico entre la persona autorizada y el titular de la marca.

En el caso concreto, la Sala observa que la sociedad BURGER KING CORPORATION se acogió al segundo supuesto, esto es, al de una persona autorizada para usar su marca “COMO TU QUIERAS”, ya que tanto de las declaraciones juramentadas de los representantes legales de las sociedades KINCO S.A.S. y OPERADORA ALSEA EN COLOMBIA S.A. y de la apoderada general para asuntos marcarios del tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como del objeto social de la sociedad, se advierte que entre éstas existe una relación o vínculo comercial, ya que suscribieron un contrato de franquicia en Colombia para los restaurantes BURGER KING, a través de los cuales se utilizan entre otras, las marcas “BURGER KING” y “COMO TU QUIERAS”, de propiedad de BURGER KING CORPORATION.

Así las cosas, la Sala considera que no le asiste razón a las actoras al afirmar que, al no haber inscrito ante la SIC un contrato de licencia de 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co uso entre BURGER KING CORPORATION y las sociedades KINCO S.A.S. y OPERADORA ALSEA EN COLOMBIA S.A., éste no le era oponible a terceros y, por lo tanto, no podían ser valoradas las pruebas de uso que demostraban el uso constante, real y efectivo de la marca cuestionada “COMO TU QUIERAS”; sino que, por el contrario, quedó demostrado que éstas últimas sociedades eran las personas autorizadas para hacer uso de dicho registro, al ser franquiciadas del tercero con interés directo en las resultas del proceso, caso en el cual no era necesario inscribir licencia alguna.

Así las cosas, para la Sala, las pruebas antes relacionadas son pertinentes26 y conducentes27 para demostrar el uso real y efectivo de la marca “COMO TU QUIERAS” por su titular, la BURGER KING CORPORATION, a través de las sociedades KINCO S.A.S. y OPERADORA ALSEA EN COLOMBIA S.A., autorizadas para ello durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación. 26 Alude a que el medio probatorio guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar. [Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, núm. único de radicación 2015-00018-00]. 27 “[…] El medio de prueba debe ser el idóneo para demostrar determinado hecho, es decir, que la conducencia es la aptitud legal del medio probatorio para probar el hecho que se investiga, y que requiere de dos requisitos esenciales, que son: i) que el medio probatorio respectivo este autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y ii) que ese medio probatorio solicitado no esté‚ prohibido en particular para el hecho que con él se pretende probar […]”.

(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B sentencia de 23 de julio de 2009, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 25000 23 25 000 2007 00460 02). 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En primer lugar, se observa que las pruebas demuestran el período dentro del cual debía probarse el uso de la citada marca, esto es, entre el 14 de diciembre de 2008 y 14 de diciembre de 2011, es decir, prueban la época y la regularidad en que fueron comercializados los servicios amparados con aquella, máxime si se tiene en cuenta que para frustrar la acción de cancelación, “[…] basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca […]”, según lo señaló la Interpretación prejudicial, rendida en este proceso.

En efecto, tanto en las certificaciones expedidas por los revisores fiscales de las compañías autorizadas por el titular de la marca “COMO TU QUIERAS”, así como en las publicaciones en diferentes revistas y distintos materiales publicitarios se especificó el período de uso de la marca cuestionada, que correspondió entre el 14 de diciembre de 2008 y 14 de diciembre de 2011, para identificar servicios de restaurante.

Respecto del uso regular y efectivo de la comercialización del servicio, la Sala advierte que el mismo debe probarse de conformidad con la naturaleza del mismo, siendo ello coincidente con los valores de venta declarados por los revisores fiscales de las sociedades KINCO S.A.S. 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y OPERADORA ALSEA EN COLOMBIA S.A., ya que certificaron, respectivamente, ventas para los servicios ofrecidos con la marca “COMO TU QUIERAS” por valor de $ 27.746.004.032 (para los años 2008, 2009, 2010 y 2011) y $ 1.158.509.000 (de septiembre a diciembre de 2011), los cuales resultan acordes con la forma de cómo se realiza la comercialización de servicios de restaurante a los que pertenecen a la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

En segundo lugar, los citados valores también demuestran la efectiva puesta a disposición en el mercado de los servicios, distinguidos con la marca cuestionada, pues se acreditó su comercialización en el mercado con ventas superiores a los $3.933.109.432, así como la significativa inversión en publicidad para los servicios distinguidos con la marca “COMO TU QUIERAS”, que ascendió a $1.384.610.848, durante el periodo relevante.

Y en cuanto al citado valor de las ventas, debe tenerse en cuenta que el uso real y efectivo de la marca en el mercado no supone un éxito del producto o servicio identificado con ella, pues si bien se puede afirmar que un nivel de ventas elevado demuestra que la marca se ha usado 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co seriamente en el mercado, también lo es que no puede pensarse que un nivel de ventas bajo demuestra lo contrario.28 En tercer lugar, tanto el material publicitario allegado, como las certificaciones expedidas por las sociedades SM DIGITAL S.A.S. y OP SOLUCIONES GRÁFICAS PL, constatan una serie de ejemplos de cómo se publicitaba “COMO TU QUIERAS”, así como la forma en que se efectuaba su presentación en el mercado, dentro del período relevante.

En cuarto lugar, la Sala estima que las fotografías allegadas en diferentes establecimientos de comercio en las que se evidencia los restaurantes identificados con un uso conjunto entre las marcas “BURGER KING” y “COMO TU QUIERAS”, demuestran cómo se ponía a disposición del público consumidor la marca objeto de cancelación, pues a pesar de que no evidencian el uso continuo dentro del período relevante, sí prueban la forma en que se presentaban en el comercio los servicios que se identifican con la marca “COMO TU QUIEREAS” en el mercado. 29 28En sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090055400, la Sala señaló: “[…] En ese sentido, la seriedad con que ha desplegado su actividad comercial, también se ve reflejada en el uso real y efectivo de la marca objeto de cancelación, y que para efectos de este estudio, es lo que se da por probado […].

Criterio reiterado por la Sala en sentencia de 16 de septiembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012- 00033-00. 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. Único de radicación 2013-00193-00. 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, no puede perderse de vista que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, señaló que el uso de las marcas se podrá demostrar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional, de la siguiente manera: “[…] El artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca.

En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable […]”. (Destacado fuera de texto) Ahora, en cuanto al argumento de las actoras relativo a que se vulneraron los artículos 616, 871, 897 y 901 del Código de Comercio, al no haber inscrito el contrato de licencia de uso ante la SIC y que, por lo tanto, éste no le era oponible, la Sala considera que con lo expuesto en líneas anteriores ha quedado demostrado que, para el caso concreto, dicha inscripción no era necesaria, ya que las sociedades KINCO S.A.S. y OPERADORA ALSEA EN COLOMBIA S.A., actuaban en calidad de personas autorizadas, al ser franquiciadas del tercero con interés directo en las resultas del proceso y no a través de la figura de la licencia de uso.

Reiterado en sentencia de 25 de agosto de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009-00044-00. 44 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y en lo relativo a la afirmación de las demandantes de que la SIC basó su decisión en una norma que se encontraba derogada, esto es, la Decisión 344, la Sala advierte que no le asiste razón, pues de la revisión de los actos administrativos acusados, se observa que el fundamento normativo para negar la cancelación total, por no uso, del registro de la marca “COMO TU QUIERAS” fue la Decisión 486.

En efecto, en la Resolución núm. 00060532 de 2013, la entidad demandada sostuvo lo siguiente: “[…] Sea lo primero esclarecer que en relación con el argumento esbozado por el recurrente, en el sentido de que el material probatorio aportado por la sociedad Burger King Corporation carece de toda validez dentro del proceso de la referencia comoquiera que al no haberse registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio el contrato de licencia entre la sociedad Burger King Corporation y las sociedades Kinko S.A.S. y Operadora Alsea Colombia S.A., le es inoponible el acervo probatorio que obra en el proceso en atención al mandato del artículo 616 del Código de Comercio, esta Delegatura se permite señalar que de conformidad con el artículo 167 en armonía con el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, la carga de la prueba del uso de una marca que ha sido objeto de acción de cancelación le corresponde al titular frente a la Oficina Competente y no en relación con terceros interesados en obtener la cancelación. De ahí que el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 señale que “La oficina competente cancelará el registro de una marca a solicitud de una persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación”, es decir, le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, como máxima autoridad administrativa en materia de propiedad 45 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co industrial, evaluar el material probatorio allegado al proceso por parte del titular de la marca para decidir sobre la cancelación por no uso de una marca conforme los parámetros señalados por el mismo precepto descrito. […]” (Destacado fuera de texto).

Finalmente, la parte actora adujo que se violó el artículo 29 de la Constitución Política, debido a que, a su juicio, la SIC erró al basar su decisión de aceptar la no obligatoriedad de inscribir las licencias de uso de marca, puesto que si bien es cierto que con el Decreto 729 de 13 de abril de 201230 se eliminó la obligación de inscribir éstas, también lo es que dicho Decreto no es aplicable al caso sub examine, ya que éste no se encontraba vigente al momento de que se presentó la acción de cancelación por no uso en contra del registro de la marca cuestionada “COMO TU QUIERAS”.

Al respecto, la Sala no advierte vulneración alguna puesto que, por un lado, el Decreto 729 de 2012 entró en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial31, esto es, el 13 de abril de 201232 y la Resolución núm. 00060532 se expidió el 18 de octubre de 2013, razón por la cual era perfectamente aplicable al caso bajo estudio, máxime si se tiene en cuenta, de un lado, que dicho Decreto no contiene excepciones de 30 “Por el cual se reglamentan parcialmente las Decisiones 486 y 689 de la Comisión de la Comunidad Andina” 31 “[…] Artículo 7°.

Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. […]”. 32 Diario Oficial 48400 de 13 de abril de 2012. 46 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co temporalidad para su aplicación, de manera que éste era de aplicación inmediata; y, por el otro, que el citado Decreto determinó que la inscripción de los contratos de licencia de uso de marca era opcional; sin embargo, como quedó expuesto en líneas anteriores éste no era el supuesto aplicable al caso bajo examen, ya que las sociedades KINCO S.A.S. y OPERADORA ALSEA EN COLOMBIA S.A., actuaron como personas autorizadas para el uso de la marca “COMO TU QUIERAS” por parte de BURGER KING CORPORATION.

Así las cosas, del análisis en conjunto del acervo probatorio aportado al plenario, la Sala concluye que la sociedad BURGER KING CORPORATION ha usado de manera real y efectiva la marca nominativa “COMO TU QUIERAS”, para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, en tanto las pruebas acreditan que los servicios que ella distingue fueron puestos en el comercio o se encontraban disponibles en el mercado, en un país perteneciente a la Comunidad Andina, en la cantidad y el modo que corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios y la modalidad bajo la cual se efectúa su comercialización. En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas por las sociedades demandantes, por lo que le asistió razón 47 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a la SIC al negar la cancelación total de la marca nominativa “COMO TU QUIERAS”, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. 48 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00158-00 Actoras: TIMBERLAND TRADING, INC Y MADEIRA SERVICES LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de septiembre de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.