11001032400020150035800 — Consejo de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Medio de control de nulidad1 Número único de radicación: 11001032400020150035800 Demandante: Inversiones Inmobiliarias Porto S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Sociedad Anónima Damm Temas: Cancelación marcaria por no uso.

Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Inversiones Inmobiliarias Porto S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 2066 de 28 de enero de 2015, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Inversiones Inmobiliarias Porto S.A.S., en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante 1 Adecuada como de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho mediante auto de 31 de mayo de 2016. Cfr. Folio 89. 2 Mediante apoderado.

Cfr. Folio 2. 3 Cfr. Folios 29-56. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020150035800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad4 adecuada al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho5, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 2066 de 28 de enero de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar por no uso el registro marcario núm. 380048, correspondiente a la marca nominativa ESTRELLA DAMM, para identificar "cervezas", productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza; cuyo titular es Sociedad Anónima Damm, tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones6: “[…]

PRIMERO: Declarar la nulidad de la Resolución No. 2066 de Enero 28 de 2015, expedida El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente No. 08.63891, que Negó la CANCELACION del registro de la marca ESTRELLA DAMM, clase 32 Int., para distinguir: CERVEZAS SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos anular el registro correspondiente a la marca ESTRELLA DAMM (nominativa) en la clase 32 Internacional de Niza, correspondiente al certificado No. 380048.

TERCERO: Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones7: 4 Previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 5 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437. 6 Cfr. Folios 459 a 460. 7 Cfr. Folios 32-44. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020150035800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.1.

Presentó, el 26 de diciembre de 2013, ante la parte demandada, una solicitud de cancelación marcaria por no uso, respecto de la marca nominativa ESTRELLA DAMM, que identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 34717 de 29 de mayo de 2014, canceló por no uso el registro de la marca nominativa ESTRELLA DAMM, de la que es titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 4.3.

El tercer con interés directo en el resultado del proceso presentó recurso de apelación contra la Resolución núm. 34717 de 29 de mayo de 2014, el 17 de julio de 2014. 4.4. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 2066 de 28 de enero de 2015, resolvió el recurso de apelación interpuesto por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, revocando la Resolución núm. 34717 de 29 de mayo de 2014 y, en su lugar, negando la cancelación por no uso.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20008. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así9: Primer cargo: Violación del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 6.1.

Indicó que la parte demandada había incurrido en una indebida valoración de la documentación aportada durante la actuación administrativa, en la medida que, los 8 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 9 Cfr. Folios 44 a 55. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020150035800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co documentos aportados no permitían demostrar el uso real y eficaz de la marca para proteger cerveza, en la cantidad, modo y regularidad que normalmente corresponde, en un Estado miembro de la Comunidad Andina10.

Segundo cargo: Violación del artículo 166 de la Decisión 486 de 2000 6.2. Señaló que, el uso de la marca ESTRELLA DAMM, había sido ocasional y, en ese sentido, no podía tenerse como un uso continuado, de acuerdo a la cantidad y modo para la comercialización de un producto de consumo masivo como la cerveza11. Tercer cargo: Violación del artículo 167 de la Decisión 486 de 2000 6.3.

Manifestó que no se había demostrado en la actuación administrativa, la regularidad y la cantidad de mercancías comercializadas bajo la marca ESTRELLA DAMM, en el entendido, que las pruebas aportadas por Sociedad Anónima Damm no daban cuenta de un uso serio, inequívoco, real y efectivo en atención a la naturaleza del producto amparado, ni a las características empresariales del titular del registro12. 6.4.

Al respecto, indicó que el tercero con interés directo en el resultado del proceso es una empresa de gran envergadura, que produce un producto de consumo masivo y de bajo costo, lo cual exige amplios niveles de comercialización, lo que haría que las pruebas presentadas durante la actuación administrativa no fueran suficientes para la demostración del uso, en las condiciones exigibles a este tipo de productos13. 6.5.

Reiteró lo expresado, indicando, que solo se encontraban demostradas dos ventas para el periodo relevante y estas habían sido realizadas a un único comercializador, supermercados peruanos, lo que señala es extraño respecto de productos de consumo masivo como lo son las cervezas, mientras que de las demás pruebas alegan que estas son piezas que demuestran su interés de participar en el mercado, pero no del uso de la marca para la identificación de cervezas14. 10 Cfr. Folio 46. 11 Cfr. Folio 48. 12 Cfr. Folio 50. 13 Cfr. Folio 51. 14 Cfr. Folio 53. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020150035800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Contestación de la demanda La parte demandada 7.

La parte demandada15, contestó la demanda16 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Manifestó que las pruebas habían sido apreciadas y valoradas debidamente y que los documentos obrantes en el expediente administrativo, daban cuenta de la comercialización de las cervezas en todo el territorio nacional. El tercero con interés directo en el resultado del proceso 8.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso17, contestó la demanda18 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: “[…] La Superintendencia en la Resolución demandada aplicó de forma correcta los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 del 2000. Al establecer que el uso de la marca ESTRELLA DAMM el trámite de la cancelación, cumple con los criterios temporales, espaciales, cualitas y cuantitativos exigidos por estas normas. […]” 8.1.

Señaló, inicialmente que no era una comercializadora sino una productora de cerveza y que su brazo comercial llegaba hasta los distribuidores y, adicionalmente recordó que la normativa Andina, no premia ni castiga el éxito empresarial, por lo cual, aspectos como el volumen de las ventas ni el éxito del producto en el mercado debían ser aspectos a tener en cuenta en la determinación sobre el uso de la marca. 8.2.

Manifestó, que de las pruebas obrantes en la actuación administrativa era posible vislumbrar que la cerveza había sido exportada a Perú en la forma en la que había sido concedida, para lo cual refirió dos imágenes, una con un articulo de un diario y otra, de contenido publicitario, en al que se observa con un grupo de personas consumiendo la cerveza en lo que parece un bar. 15 Mediante apoderada.

Cfr. Folios 116-119. 16 Cfr. Folios 105 a 115. 17 Mediante apoderada. Cfr. Folios 151-157. 18 Cfr. Folios 120-150. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020150035800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.3. Señaló que de las pruebas obrantes en el expediente administrativo se podía evidenciar que: i) el 27 de mayo de 2013, ingresaron a Perú 672 botellas y 31.008 latas de cerveza identificadas con la marca cuya cancelación se pretende; ii) hubo envíos de material publicitario para promocionar el uso de la marca en el territorio peruano; y iii) se adelantaron tratativas para el ingreso en el mercado colombiano y peruano. 8.4.

Indicó que se había hecho uso de la marca para identificar cervezas dentro del territorio peruano, así como la existencia de tratativas para el ingreso en el mercado colombiano, lo cual evidenciaba el uso estaba en estados parte de la Comunidad Andina. 8.5. Reiteró que el ingreso de cervezas protegidas por la marca Estrella Damm, había sido en la cantidad de 31008 latas y 627 botellas, lo que representaba una cantidad significativa de productos, máxime, en atención al “monopolio” existente en cabeza de SAB MILLER, haciendo que su participación en el mercado fuera minoritaria y de más difícil acceso.

Audiencia inicial 9. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 10 de julio de 201919, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el 17 de julio de 201920, tomó medidas tendientes al saneamiento del proceso y declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 de la Ley 1437 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 y realizó el respectivo control de legalidad. 19 Cfr. Folios 256-257. 20 Cfr. Folios 272-287. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020150035800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Interpretación Prejudicial 10.

El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido en la audiencia inicial21 suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 549-IP-2019 de 29 de julio de 202022, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. […]”23. 12. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del proceso, y audiencia de alegatos de conclusión 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de febrero de 202124, por un lado, reanudó el proceso; y, por el otro, resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, en tal sentido, corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 14.

Durante el término legal, las partes demandantes25 y demandada26 y el tercero con interés directo en el resultado del proceso27 presentaron sus alegaciones, reiterando los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda, respectivamente. 15. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. 21 Cfr. Folio 285. 22 Cfr. Folios 303-312. 23 Cfr. Folio 574. 24 Cfr. Índice 315-316. 25 Cfr. Índice 48 del aplicativo SAMAI. 26 Cfr. Índice 47 del aplicativo SAMAI. 27 Cfr. Índice 46 del aplicativo SAMAI. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020150035800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.

CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la interpretación prejudicial 549-IP-2019 de 29 de julio de 2020; vii) el marco normativo sobre la cancelación marcaria por no uso; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201928, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. El acto administrativo acusado 19. El acto administrativo acusado es el siguiente: 19.1. La Resolución núm. 2066 de 20 de enero de 201529, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación presentado por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, en el sentido de revocar la Resolución núm. 34717 de 29 de mayo de 2014 y, en su lugar, negó la cancelación por no uso de la marca nominativa ESTRELLA DAMM. 28 Mediante cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 29 Cfr. Folios 6-15. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020150035800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El problema jurídico 20.

Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones a la misma presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso y en la Interpretación Prejudicial, determinar: 20.1. Si la Resolución núm. 2066 de 28 de enero de 2015, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó la cancelación por no uso del registro marcario núm. 380048, correspondiente a la marca nominativa ESTRELLA DAMM, para identificar "cervezas" productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulnera o no los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado y al restablecimiento del derecho solicitado. 20.2.

En este sentido, se analizará si el tercero con interés directo en el resultado del proceso demostró el uso real y efectivo de la marca referida supra para identificar los productos respecto de los cuales fue concedida en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, durante el periodo de tiempo relevante comprendido entre el 26 de diciembre de 2010 y 26 de diciembre de 2013. 21.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 549-IP-2019 de 29 de julio de 2020, en las que interpretó los artículos 165,166 y 167 de la Decisión 486 de 2000. 22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena30, la 30 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del 10 Núm. único de radicación: 11001032400020150035800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200031 de la Comisión de la Comunidad Andina32.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina33 24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina34. 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 31 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “Régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 32 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 33 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 34 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020150035800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros35. 26.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 549-IP-2019 de 29 de julio de 2020 35 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020150035800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial 549-IP-2019 de 29 de julio de 2020, proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso36: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. […]” “[…] 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. 1.4. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva. 1.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. 2.

Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso […] 2.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca. 3.

El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio […] 3.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere -o quiso referirse la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos 36 Cfr. Folios 303-312. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020150035800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.5.

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. 3.6.

Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 3.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidores- los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Asi, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrato publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 3.8.

Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. […] 3.13.

Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. 3.14.

¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un "no" inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad. Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.

En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. 3.15.

Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente […]” 14 Núm. único de radicación: 11001032400020150035800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo de cancelación del registro marcario por no uso 32.

Visto el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de cancelación del registro marcario cuando durante tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado. En consecuencia, le corresponde a la autoridad competente, determinar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde, de acuerdo con la naturaleza del producto, a efectos de establecer la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios que distingue la marca.

Análisis frente al cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido unos criterios para probar el uso de la marca, de acuerdo con una clasificación del bien que se comercializa37. 33. Visto el inciso 4º. del artículo 165 ibidem “[…] El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito […]”, de manera que le corresponde a la oficina nacional competente, determinar en cada caso, qué factores incidieron en la falta de uso.

De igual manera, la norma prevé la posibilidad de cancelar parcialmente el registro de una marca cuando la falta de uso solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. 34. Visto el artículo 166 ibidem, una marca se encuentra en uso cuando: i) los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado; y ii) cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Estados Miembros.

Adicionalmente, una marca usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso, si la diferencia se produce en detalles que no alteran su carácter distintivo. 35. Visto el artículo 167 de la Decisión 486 de 2000, el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, certificaciones de 37 Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017 y Proceso 12-IP-2019 de 3 de junio de 2019. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020150035800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co auditoría, entre otros, que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca.

Asimismo, la carga de la prueba del uso corresponde al titular del registro. Análisis del caso concreto 36. De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra.

MARCA NOMINATIVA REGISTRADA ESTRELLA DAMM38 Titular: Sociedad Anónima Damm Reg. Núm. 380.048 Clase 32: “Cervezas”. 37. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el uso real y efectivo de una marca y la cancelación de su registro por no uso.

De la presunta vulneración de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 38. La Sala ha considerado, en reiterada jurisprudencia39, que de conformidad con lo previsto en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000, la procedencia de la cancelación por no uso de una marca se dará cuando se cumplan los siguientes tres requisitos: i) que quien solicita la cancelación cuente con la legitimidad para iniciar dicho trámite, esto es, que demuestre tener un legítimo interés en la cancelación; ii) que se adelante dentro de la oportunidad para ello, esto es, cuando hayan pasado al menos tres años desde la concesión del registro marcario cuya cancelación se 38 Cfr. Folio 10 del cuaderno de antecedentes administrativos. 39 Consejo De Estado;

Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 6 de noviembre de 2020; C.P: Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00028-00. 16 Núm. único de radicación: 11001032400020150035800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pretende; y iii) la falta de uso de la marca, esto es, no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Estados miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 39.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso, señaló que los requisitos para que opere la cancelación por no uso, de conformidad con lo previsto en los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de 2000, son: “[…] De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se debe tener en consideración lo siguiente: a) Legitimación para iniciar el trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. b) Oportunidad para iniciar el trámite.

El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca. Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuara fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación. c) Falta de uso de la marca.

Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los países miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación […]”40 40.

En el caso sub examine se dan por cumplidos los dos primeros supuestos. El primero, porque el trámite se inició a solicitud de la parte demandante y el segundo en cuanto que la marca objeto de cancelación se registró el 29 de abril de 2009 y, en tal sentido, se cumple el supuesto de que, a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, es decir, el 26 de diciembre de 2013, ya habían pasado más de tres años contados a partir del inicio de la vigencia del registro marcario cuya cancelación se pretende. 40 Cfr. Folio 307 17 Núm. único de radicación: 11001032400020150035800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 41.

En este sentido, la Sala procederá a estudiar: i) si dentro del periodo relevante esto es, entre el 26 de diciembre de 2010 y el 26 de diciembre de 2013, la marca nominativa ESTRELLA DAMM fue usada o no de manera real y efectiva por la parte demandante, o por un tercero autorizado por esta, en al menos uno de los Estados miembros de la Comunidad Andina, manteniendo los elementos esenciales de la misma.

Uso real y efectivo de la marca 42. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial, proferida para este proceso señaló los parámetros que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido usada o no de manera efectiva, indicando que: “[…] 3.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado.

Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. 3.6. Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 3.7.

Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidores- los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrato publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 3.8.

En este sentido, para probar el uso real y efectivo de la marca, el titular deberá demostrar que los productos que identifica la marca fueron puestos a disposición en el mercado, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde a la 18 Núm. único de radicación: 11001032400020150035800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comercialización de dicho producto, teniendo en cuenta su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 44.

Verificado el expediente del proceso de la referencia encontramos que el tercero con interés directo en el resultado del proceso aportó como prueba del uso de la marca lo siguiente: 44.1. Fotografías tomadas con la exhibición y publicidad de cervezas identificadas con la marca ESTRELLA DAMM41. 44.2. Copia de un extracto de la publicación de la revista peruana especializada en gastronomía DIONISIOS, en la que consta la publicitación de las cervezas de la marca ESTRELLA DAMM en el Perú42. 44.3.

Factura núm. 159018618 de 27 de mayo de 2013, en la que consta la venta de 1.348 cajas contentivas de 31.008 latas y 672 botellas identificadas con la marca ESTRELLA DAMM43. 41 Cfr. Folios 158-160. 42 Cfr. Folios 161-163. 43 Cfr. Folios 164-165. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020150035800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 44.4.

Documento Aduanero en el que consta el envío de 31.008 latas de cerveza identificadas con la marca ESTRELLA DAMM44. 44 CFr. Folios 168-169. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020150035800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 44.5. Documento de 27 de mayo de 2013 en el que consta el envío de material publicitario para la promoción de la marca ESTRELLA DAMM45. 44.6.

Copia del artículo publicado en el diario LA REPÚBLICA de la República del Perú, el 8 de diciembre de 2013, en el cual se observa información relacionada con la comercialización de cervezas identificadas con la marca ESTRELLA DAMM en la República del Perú46. 44.7. Copia de la carta de 3 de diciembre de 2012 por el Director de Marketing de la Sociedad Anónima DAMM para autorizar a la sociedad FRUTAPAC DE COLOMBIA S.A. a importar, distribuir, y comercializar en Colombia cervezas identificadas con la marca ESTRELLA DAMM47. 45 Cfr. Folios 166-167. 46 Cfr. Folio 170-171. 47 Cfr. Folio 172-173. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020150035800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 44.8.

Carta de 8 de febrero de 2013, firmada por el entonces Director de Marketing de la Sociedad Anómina DAMM, mediante la cual se autoriza a FRUTAPAC COLOMBIA S.A. para ser la titular del registro sanitario en Colombia de las cervezas identificadas con la marca ESTRELLA DAMM48. 44.9. Copias de comunicaciones en diciembre de 2012 entre la Sociedad Anónima DAMM y FRUTAPAC COLOMBIA S.A. para la obtención de registros sanitarios en Colombia correspondientes a cervezas identificadas con la marca ESTRELLA DAMM49. 44.10.

Copia de correos electrónicos entre la Sociedad Anónima DAMM y Supermercados Peruanos SA en los que se constatan las negociaciones de cervezas de la marca ESTRELLA DAMM entre los años 2013 al 201450. 44.11. Copia de comunicaciones entre los meses de junio de 2013 y enero de 2014, entre la Sociedad Anónima DAMM y el gerente de DISPORTAL S.A.S., en las cuales se negocia el envío a Colombia de un cargamento de cervezas de la marca ESTRELLA DAMM para su comercialización por esta última sociedad51. 44.12.

Copias de correos electrónicos y comunicaciones entre Gonzalo Falcon Valderrama y Santiago Gasalla de Hibermir Hispania S.A., quienes fueren distribuidores en la República del Perú de diversos productos provenientes de España acordando el envió a Perú de un cargamento de cervezas identificadas con la marca ESTRELLA DAMM52. 44.13. Copia de una comunicación firmada por el señor Santiago Gasall, en la que consta información de los productos vendidos en la República del Perú, identificados con la marca ESTRELLA DAMM, en 56 puntos de venta ubicados en distintas ciudades de la República del Perú53. 48 Cfr. Folio 176-177. 49 Cfr. Folio 178-182; 191-195. 50 Cfr. Folios 183-190, los cuales se valorarán como pruebas documentales. 51 Cfr Folio 195. 52 Cfr. Folios 196-198, los cuales se valorarán como pruebas documentales. 53 Cfr. Folios 221. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020150035800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 44.14.

Comunicación enviada por Jimmy Zaharia de Supermercados VIVANDA a la Sociedad Anónima DAMM, informando sobre la venta en el Perú de los productos de la marca ESTRELLA DAMM vendido en este Estado54. 44.15. Ficha técnica de las cervezas identificadas con la marca ESTRELLA DAMM que indica las especificaciones y características de las mismas55. 44.16.

Certificación expedida por el jefe de calidad del grupo ESTRELLA DAMM en la que consta que los productos identificados con los códigos EX13PZ, EX12LTT y EX13SR, corresponden a la marca comercial ESTRELLA DAMM56. 44.17. Documento expedido por el Director General de Alimentación, Calidad e Industrias Agroalimentarias del Departamento de Agricultura y alimentación de la Generalitat de Catalunya en el cual se hace constar que la Sociedad Anónima DAMM es un laboratorio inscrito y reconocido que analiza y produce bebidas alcohólicas y sin alcohol57. 45.

Del anterior recuento probatorio se colige que: 45.1. Respecto de las fotografías tomadas de exhibiciones y publicidad de cervezas identificadas con la marca ESTRELLA DAMM, se considera que no permiten la fecha ni el lugar en el que fueron tomadas, razón por la cual, no demuestran el uso de la marca ESTRELLA DAMM, en el territorio de la comunidad andina, para el periodo bajo estudio, sin embargo, conforme lo considerado por esta Sala58, en un asunto similar, se considera que prueban la forma en que se presentaban en el comercio los productos que se identifican con la marca “ESTRELLA DAMM” en el mercado. 45.2.

Asimismo, se considera que el documento expedido por el Director General de Alimentación, Calidad e Industrias Agroalimentarias del Departamento de Agricultura y alimentación de la Generalitat de Catalunya en el cual se hace constar que la Sociedad Anónima DAMM es un laboratorio inscrito y reconocido que analiza y 54 Cfr. Folios 226-229. 55 Cfr. Folios 207-220. 56 Cfr Folio 240. 57 Cfr Folio 237. 58 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 23 de junio de 2023; C.P: Nubia Margoth Peña Garzón; Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00 23 Núm. único de radicación: 11001032400020150035800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co produce bebidas alcohólicas y sin alcohol tampoco acredita el uso de la marca en el territorio de la Comunidad Andina ni para el periodo evaluado. 45.3.

Ahora, esta Sala considera que la factura de venta núm. 159018618 de 27 de mayo de 2013, acredita la compra por parte de Hibermir Hispania S.A. de un total de 39.672, unidades de cerveza, equivalentes a la suma de 13.373 litros, identificada con la marca ESTRELLA DAMM, la cual, junto con el documento Aduanero núm. 130737, prueba que los productos indicados en la citada factura fueron despachados el 27 de mayo de 2013 con destino a Perú, hecho que se puede constatar en en las casillas 16 y 13 de dicho formulario, por lo que se considera que los productos fueron puestos a disposición del mercado peruano. 45.3.1.

Sobre este punto, es preciso traer a colación la sentencia de 23 de junio de 202359, en la que esta Sala al resolver un asunto similar consideró que: “[…] Respecto del uso regular y efectivo de la comercialización del producto, la Sala advierte que el mismo debe probarse de conformidad con la naturaleza del mismo, siendo ello coincidente con lo afirmado por la parte actora en cuanto a que el estudio del uso debe ser acorde con la forma como se realiza la comercialización de cervezas importadas que pertenecen a la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

En segundo lugar, las pruebas demuestran la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos, distinguidos con la marca cuestionada, pues se acreditó su comercialización en el mercado con las facturas de ventas por valor de $8.869,43 soles, esto es, aproximadamente $10.167.791,95 pesos colombianos. Al respecto, y contra lo afirmado por la actora, debe precisarse que las facturas comerciales resultan ser pruebas idóneas, en virtud de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486, en tanto este dispone que “[…] el uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca […]”60.

Y en cuanto al citado valor de las facturas comerciales, debe tenerse en cuenta que el uso real y efectivo de la marca en el mercado no supone un éxito del producto o servicio identificado con ella, pues si bien se puede afirmar que un nivel de ventas elevado demuestra que la marca se ha usado seriamente en el mercado, también lo es que no puede pensarse que un nivel de ventas bajo demuestra lo contrario.61 59 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 23 de junio de 2023; C.P: Nubia Margoth Peña Garzón; Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00081-00. 60 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de septiembre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00188-00.

Criterio reiterado por la Sala en sentencia de 16 de septiembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. Único de radicación 2012-00033-00. 61En sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020090055400, la Sala señaló: “[…] En ese sentido, la seriedad con que ha desplegado su actividad comercial, también se ve reflejada en el uso real y efectivo de la marca objeto de cancelación, y que para efectos de este estudio, es lo que se da por probado […].

Criterio reiterado por la Sala en sentencia de 16 de septiembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012-00033-00. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020150035800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, la Sala considera que no es dable comparar la venta de una cerveza de producción nacional, con aquellas de una cerveza importada, que de conformidad con la publicación de la revista “EL COMERCIO PERÚ”, descrita anteriormente en el numeral 4, tiene un costo superior en el mercado de $40 Soles, esto es, aproximadamente $45.857 pesos colombianos, por botella.

En ese sentido, la Sala considera que el público al que va dirigido la marca “ESTRELLA DAMM”, que identifica cervezas importadas, es un consumidor con ingresos económicos altos, de ahí que la naturaleza del producto sea acorde al valor de ventas declarado por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, en las facturas comerciales allegadas. […]” 45.4.

De conformidad con lo expuesto en precedencia se tendrán como pruebas para acreditar el uso efectivo de una marca las facturas de comerciales, sin tener en cuenta su éxito, sino su puesta a disposición en el mercado. 46. Asimismo, la Sala encuentra que existe material probatorio adicional, que demuestra no solo la entrada de las cervezas en el Estado Colombiano sino su comercialización en distintos puntos de venta en la República del Perú y el desarrollo de campañas publicitarias, así: 46.1.

Sobre el particular vale la pena resaltar, el artículo publicado en el diario LA REPÚBLICA, el 8 de diciembre de 2013, en que se indicaba que la cerveza comercializada, con la marca cuya cancelación se pretende estaba puesta a disposición del público con un 15 % de descuento en los supermercados VIVANDA, información que se complementa con aquella obrante en la copia del correo electrónico62 de fecha 29 de agosto de 2013, en que el señor Jimmy Zaharia de Hibermir Perú informó sobre la campaña publicitaría referida en el citado diario. 46.2.

En esta misma línea las copias de los correos electrónicos63 dan cuenta de que los productos estaban siendo promocionados con distribuidores que habían incursionado en el mercado peruano como Supermercados Peruanos SA y Hibermir Hispania S.A. 46.3. Asimismo, de las copias de los correos electrónicos64, así como, de las copias de las comunicaciones autorizando el desarrollo de las actividades tendientes para la tramitación ante el INVIMA de la autorización de comercialización de las cervezas, da 62 Que se valora como prueba documental. 63 Que se valora como prueba documental. 64 Que se valora como prueba documental. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020150035800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuenta de que la empresa titular del registro marcario, estaba ofreciendo sus productos a comercializadores colombianos como Frutapac Colombia S.A. 47.

La Sala considera, que lo expuesto, evidencia el uso efectivo de la marca para la identificación de productos, comoquiera, que el carácter de productora de cerveza por la parte demandante, no requiere que para acreditar el uso se haga la comercialización directa de sus productos, razón por la cual, se considera que el uso de la marca se puede verificar mediante la puesta a disposición de los productos a comercializadores, como Supermercados Peruanos SA y Hibermir Hispania S.A. Frutapac Colombia S.A, quienes harían la comercialización al usuario final. 48.

Así las cosas, esta Sala considera que, en el caso bajo estudio, el tercero con interés directo en el resultado del proceso, demostró el uso de la marca de forma real y efectiva, comoquiera que puso a disposición del mercado peruano el producto identificado con la marca ESTRELLA DAMM en la forma en que fue concedida, razón por la cual, la parte demandada no vulneró lo previsto en los artículos 165, 166 y 167, de la Decisión 486 de 2000.

Conclusión 49. La Sala consideró que en el presente asunto no se vulneraron los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 2000 por cuanto el tercero con interés directo en el resultado del proceso demostró el uso real y efectivo en el mercado andino de la marca sub examine para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, cervezas, dentro del periodo relevante comprendido entre el 23 de diciembre de 2010 y 23 de diciembre de 2013 por lo que la negación de la cancelación del registro mencionado resulta ajustada a derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020150035800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALGO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.