Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020080038200 Demandante: Societé Des Produits Nestlé S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: María Isabel Ortiz Ordoñez Temas: Aplicabilidad del inciso 4.° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Reiteración jurisprudencial SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Societé Des Produits Nestlé S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 2532 de 31 de enero de 2008, 13351 de 29 de abril de 2008 y 16717 de 28 de mayo de 2008 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES 1. Société des Produits Nestlé S.A.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 1 Por medio de apoderado.

Cfr. Folio 2 2 Número único de radicación: 11001032400020080038200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Comisión de la Comunidad Andina2, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 2532 de 31 de enero de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, y 13351 de 29 de abril de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 16717 de 28 de mayo de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta SAVORY, que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Calificación Internacional de Niza, cuyo titular es la señora María Isabel Ortiz Ordoñez, tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones3: “[…] 2.1. Que son nulas las Resoluciones Nos. 2535 (sic), 13351, expedidas por la Jefatura de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio así como la Resolución 16717 originaria de la Delegatura de Propiedad Industrial, por medio de las cuales fue declarada infundada la oposición presentada por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y se concedió el registro de la marca SAVORY (mixta), para distinguir productos comprendidos en le clase 30 internacional. 2.2.

Como consecuencia de lo anterior, solicito que se declare asimismo, la nulidad del registro de marca, correspondiente a la marca SAVORY (mixta) el cual, hasta la fecha de presentación de la presente demanda de nulidad, no se le ha asignado un número de certificado. 2 “Régimen Común sobre propiedad industrial”. 3 Cfr. Folio 31. 3 Número único de radicación: 11001032400020080038200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aunque no se le ha asignado un número de registro a dicha marca, solicito que como consecuencia de la declaratoria de nulidad se anule dicho registro una vez sea otorgado. 2.3 QUE SE ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso se profiera en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2.4. QUE SE CONDENE a la entidad demandada a pagar las costas y gastos del presente proceso […]” Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. La señora Martha Isabel Ortíz Ordoñez solicitó, el 3 de noviembre de 2006, el registro como marca del signo mixto SAVORY para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La referida solicitud se publicó el 29 de diciembre de 2006, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 571, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con fundamento en su marca nominativa SAVOY que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 2538 de 31 de enero de 2008, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta SAVORY para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

La parte demandante, el 4 de marzo de 2008, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 2538 de 31 de enero de 2008. 4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 13351 de 29 de abril de 2008, 4 Número único de radicación: 11001032400020080038200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 2538 de 31 de enero de 2008. 4.6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante de la Resolución núm. 16717 de 28 de mayo de 2008, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 2538 de 31 de enero de 2008. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comunidad Andina.

Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: 6.1. Manifestó que la marca acusada era similarmente confundible con su marca nominativa previamente registrada SAVOY que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto, a su juicio, tenían similitudes ortográficas, fonéticas, visuales e ideológicas4. 6.2.

Señaló que, a su juicio, existe conexidad competitiva entre los productos identificados por las marcas, comoquiera que pertenecen a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, comparten los mismos canales de comercialización y, en consecuencia, se crea un riesgo de confusión para el consumidor medio5. 6.3. Indicó que la marca mixta SAVORY no cumple con el requisito de distintividad comoquiera que, a su juicio, reproduce su marca nominativa SAVOY 4 Cfr. Folios 35 a 42. 5 Cfr. Folios 42 a 46. 5 Número único de radicación: 11001032400020080038200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y, en ese sentido, crea un riesgo de confusión al no existir un elemento diferenciador entre ambas marcas6.

Contestaciones de la demanda La parte demandada 7. La parte demandada7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Indicó que la marca mixta SAVORY tiene la suficiente fuerza distintiva comoquiera que, a su juicio, no presenta similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas que induzcan a error al consumidor, respeto de la marca nominativa SAVOY de titularidad de la parte demandante9. 7.2.

Manifestó que, entre la marca mixta SAVORY y la marca nominativa SAVOY, se presentan claras diferencias ortográficas, en tanto, a su juicio, están conformadas por un número diferente de letras y composición de vocales, lo cual genera una diferenciación fonética10. 7.3. Precisó que el elemento gráfico de la marca mixta SAVORY, permite que dicha marca tenga una estructura visual única y distintiva respecto de la marca nominativa SAVOY de titularidad de la parte demandante11.

Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. La señora María Isabel Ortiz Ordóñez, tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardó silencio en esta oportunidad procesal. Auto de pruebas 6 Cfr. Folio 47 a 50. 7 Por intermedio de apoderado 8 Cfr. Folios 75 a 79. 9 Cfr. Folio 77. 10 Cfr. Folio 78. 11 Ibidem. 6 Número único de radicación: 11001032400020080038200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 14 de mayo de 201012, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. Solicitud de Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 12 de marzo de 201413, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 11.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 216-IP-2015 de 13 de octubre de 201614, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literal b) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

No procede la interpretación del Artículo 135 literal b) puesto que no está en discusión la irregistrabilidad absoluta de un signo. 3. Se interpretará únicamente el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 por ser aplicable al caso concreto […]”15 12. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión y otras actuaciones 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de junio de 201816, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del 12 Cfr. Folio 91. 13 Cfr. Folios 95 y 96. 14 Cfr. Folios 105 a 113. 15 Cfr. Folio 108. 16 Cfr. Folio 115. 7 Número único de radicación: 11001032400020080038200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Decreto 01 de 2 de enero de 198417. 14.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 6 de junio de 201818, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Decreto 01 de 2 de enero de 198419. 15.

El Despacho sustanciador, mediante auto de 6 de marzo de 202320, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte del estado actual del registro marcario núm. 356.736 de la marca mixta SAVORY, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 16.

La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, el día 21 de marzo de 202321, dio cumplimiento a lo ordenado supra, lo incorporó al expediente y corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días, los cuales guardaron silencio en esta oportunidad procesal. Reanudación del proceso 17. El Despacho sustanciador, mediante auto de 13 de junio de 202322, decretó la reanudación del proceso.

II. CONSIDERACIONES 18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de 17 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.” 18 Cfr. Folio 115. 19 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.” 20 Cfr. Índice núm. 45 aplicativo web “SAMAI”. 21 Cfr. Índice núm. 50 aplicativo web ”SAMAI” 22 Cfr. Índice núm. 57 aplicativo web “SAMAI”. 8 Número único de radicación: 11001032400020080038200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 216-IP-2015 de 13 de octubre de 2016; vii) el marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca; viii) el marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca; ix) desarrollos jurisprudenciales; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 19. Visto el artículo 128 numeral 7 del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201123, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201924, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 20.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 21. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 21.1 Resolución núm. 2532 de 31 de enero de 200825, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante y conceder el registro de la marca mixta SAVORY, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 21.2 Resolución núm. 13351 de 29 de abril de 200826, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y 23 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 24 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 25 Cfr. Folios 13 a 18. 26 Cfr. Folios 19 a 23. 9 Número único de radicación: 11001032400020080038200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 2532 de 31 de enero de 2008. 21.3 La Resolución núm. 16717 de 28 de diciembre de 200727, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 2532 de 31 de enero de 2008.

El problema jurídico 22. Le corresponde a la Sala determinar: i) Si es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad del registro marcario núm. 356.736 de la marca mixta SAVORY que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso; y ii) En caso de no serlo, si las resoluciones núms. 2532 de 31 de enero de 2008, 13351 de 29 de abril de 2008 y 16717 de 28 de diciembre de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta SAVORY, para identificar “productos de panadería, pan, pastelería y galletería, tortas, pan en diferentes variedades”, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. iii) En este sentido, se analizará si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida mediante los actos administrativos acusados y la marca nominativa SAVOY; que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 22.1 La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

No interpretó el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 27 Cfr. Folios 24 a 28. 10 Número único de radicación: 11001032400020080038200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23. La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización Internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena28, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200029 de la Comisión de la Comunidad Andina30.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina31 28 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 29 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 30 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 31 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el 11 Número único de radicación: 11001032400020080038200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina32. 25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros33.

Interpretación Prejudicial 216-IP-2015 de 13 de octubre de 2016 26. La Sala procede a resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, exponiendo las reglas y criterios jurisprudenciales aplicables en el caso sub examine34. Marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca 27.

Visto el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, sobre nulidad de los registros, que prevé que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca 28. Visto el artículo 174 de la Decisión 486, sobre la caducidad del registro, el registro de la marca caducará de pleno derecho, por un lado, si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 32 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 33 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 34 Cfr. Folios 105 a 113. 12 Número único de radicación: 11001032400020080038200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la decisión; y, por el otro, por falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del Estado miembro.

Desarrollos jurisprudenciales Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 29. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado sobre la caducidad de los registros marcarios producida por su falta de renovación, cuando su titular no ha presentado la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expiración del plazo de diez años contados a partir de la concesión de dicho registro marcario, o no ha pagado las tasas correspondientes, de conformidad con el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000, que este es un modo de extinción del derecho de uso exclusivo y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática35.

Consejo de Estado 30. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está prohibido declarar la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[…] si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”36. 31.

En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada jurisprudencia37, dando aplicación al inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 79- IP-2015 de 3 de junio de 2015. 36 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008;

C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110045500. 13 Número único de radicación: 11001032400020080038200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 2000, ha considerado que en la norma comunitaria andina prevé que, en aquellos supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo que concede el derecho de registro38.

Análisis del caso concreto 32. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra, la Sala procederá a determinar si, en el caso sub examine, es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad del registro marcario núm. 356.736 de la marca mixta SAVORY que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso. 33.

La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el expediente del proceso, como consta en el reporte del estado actual descargado del Sistema de Información para la Propiedad Industrial – SIPI- de la parte demandada, el registro marcario núm. 356.736 de la marca mixta SAVORY, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encuentra caducado por falta de renovación39. 34.

La Sala considera que, de conformidad con el inciso 1. ° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, la caducidad del registro de una marca se configura de pleno derecho por su no renovación dentro del término legal y, en ese sentido, los derechos que tenía el tercero con interés directo en las resultas del proceso se extinguieron como consecuencia de la caducidad. 35.

Con fundamento en lo expuesto anteriormente y atendiendo a que la marca mixta SAVORY, con registro marcario núm. 356.736, que identifica productos de 38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero de 2021, MP. Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300, 11001032400020090022700, 11001032400020100050500 y 11001032400020090050300. 39 Cfr. Índice núm. 50 aplicativo web ”SAMAI” 14 Número único de radicación: 11001032400020080038200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentra caducada, esta Sala considera que, en el caso sub examine, las causales de nulidad invocadas en la demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los supuestos fácticos previstos en el inciso 4.° el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista. 36.

En ese mismo sentido, la Sala considera igualmente que, al reunirse los supuestos fácticos previstos en la norma indicada supra, no es necesario realizar el examen sobre la presunta vulneración del literal a) del artículo 136 y el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 formulada en el acápite del problema jurídico de esta providencia. 37.

La Sala ha considerado mayoritariamente que la sentencia pone fin al proceso y, en consecuencia, así lo ha resuelto conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 15 Número único de radicación: 11001032400020080038200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley.

CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado Aclara voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.