Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 11001032400020130006900 Demandante: Sweetyet Development Limited Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Genoma Lab International S.A.B. Temas: Riesgo de confusión entre un signo mixto y unas marcas mixtas y nominativa.

Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Sweetyet Development Limited contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 40011 de 28 de julio de 2011, 52694 de 30 de septiembre de 2011 y 48191 de 14 de agosto de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Sweetyet Development Limited1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte 1 Por intermedio de apoderada. Cfr. Folio 2-3 2 Cfr. Folios 28-52 2 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 40011 de 28 de julio de 2011, “por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”; 52694 de 30 de septiembre de 2011, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 48191 de 14 de agosto de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo ASEPSO, para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de la marca, en adelante, Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…] 4.1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 40011 del 28 de julio de 2011, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 10 76408, por medio de la cual se negó el registro de la marca nominativa ASEPSO en Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, declarándose fundada la oposición presentada por GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V. 4.2.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 52694 del 28 de septiembre de 2011, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 10 76408, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 40011 del 28 de julio de 2011, por SWEETYYET DEVELOPMENT LIMITED., confirmándola en todas sus partes. 4.3.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 48191 del 14 de agosto de 2012, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 10 76408, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la la Resolución No. 40011 del 28 de julio de 2011, por SWEETYYET DEVELOPMENT LIMITED., confirmándola en todas sus partes. 4.4.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicito se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca nominativa ASEPSO, para identificar productos comprendidos en la clase 3 internacional, solicitud contenida dentro 3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 4 Cfr. Folios 32 a 33 3 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del expediente No. 10 76408. 4.5.

En consonancia con lo anterior, sírvase ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a emitir el correspondiente Certificado de Registro marcario para el signo de la referencia. 4.6. Así mismo, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 4.7.

Igualmente, solicito se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento. […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones5: 4.1.

Solicitó, el día 24 de junio de 2010, ante la parte demandada, el registro como marca del signo mixto ASEPSO, para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 22 de marzo de 2011, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 626, y fue objeto de oposición por parte del tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en sus marcas mixtas y nominativa ASEPXIA GENOMA LAB para identificar productos de las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

El Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 40011 de 28 de julio de 2011, negó el registro como marca del signo mixto ASEPSO, para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. La parte demandante interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 40011 de 28 de julio de 2011. 4.5.

El Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 52694 de 28 de septiembre de 2011, decidió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 40011 de 28 de julio de 2011. 5 Cfr. Folios 13 a 14 4 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.6.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 48191 de 14 de agosto de 2012, decidió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 40011 de 28 de julio de 2011. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 134, los literales b) e i) del artículo 135, y los artículos 136 y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20006.

Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así7: 6.1. Señaló que, a su juicio, al realizar el cotejo marcario, las marcas mixtas y nominativa ASEPXIA GENOMA LAB, debían tenerse como conjuntos marcarios indivisibles, pues de otra forma, serían engañosas o descriptivas, comoquiera que la expresión ASEPXIA era igual fonéticamente a la expresión ASEPSIA y, en ese sentido, es un término descriptivo de los productos comprendidos en las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual, es inapropiable de conformidad con el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 6.2.

Manifestó, teniendo en cuenta lo anterior, que el cotejo se realizó en forma indebida pues, a su juicio, se habían excluido las expresiones GENOMMA y LAB, las cuales tienen una mayor fuerza dentro del conjunto marcario, comoquiera que la expresión ASEPXIA era descriptiva para los productos de las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.3.

Indicó que, aun cuando no se tuviera en cuenta que la expresión ASEPSXIA es descriptiva, lo cierto es que la partícula ASEP, por si sola, consistía en una abreviación de las palabras aséptico o asepsia y, en ese sentido, no podía se apropiada por referirse a una característica de los productos de las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 7 Cfr. Folios 15 a 24 5 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.4.

Adicionó que el signo solicitado como marca, ASEPSO, es evocativo para la identificación de productos de las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues trae a la mente del consumidor la palabra asepsia, sin ser una reproducción total de esta. Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada8 contestó la demanda9 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1.

Señaló que el signo solicitado era similarmente confundible con las marcas de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, comoquiera que la expresión ASEPXIA y la expresión ASEPSO, compartían la misma estructura gramatical. Ello comoquiera que el signo solicitado reproduce las marcas previamente registradas limitándose a incluir las letras “S” y “O”. 7.2.

Añadió que las consideraciones sobre la registrabilidad o no de las marcas mixtas y nominativa ASEPXIA GENOMMA LAB, no eran un aspecto de este proceso y, en ese sentido, debían ventilarse mediante la presentación de una nueva acción. 7.3. Adujo que, con independencia de si la expresión ASEPSO era o no evocativa, lo cierto es que es similarmente confundible con las marcas previamente registradas, por cuanto, cuenta con similitudes respecto de su división silábica y su disposición fonética, las cuales podían causar un riesgo de confusión en los consumidores, quienes podrían asumir que se encuentran ante una nueva presentación de los productos identificados con las marcas previamente registradas.

Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso10 contestó la demanda11 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8 Por intermedio de apoderado Cfr. Folios 107-110. 9 Cfr. Folios 89-106. 10 Por intermedio de apoderado Cfr. Folios 166-167. 11 Cfr. Folios 136-166. 6 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.1.

Señaló que el signo solicitado como marca era similarmente confundible con las marcas previamente registradas desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual, en tanto, lo único que se hacía era cambiar la expresión XIA por SO. 8.2. Reiteró que los signos distintivos cotejados comparten la partícula ASEP y aclaró que las letras S y X, en razón a su ubicación, tienen la misma connotación fonética.

Adicionalmente, manifestó que tienen identidad ideológica y, en ese sentido, el signo pretende aprovecharse del posicionamiento que tenían las marcas previamente registradas. 8.3. Señaló que existe conexidad competitiva entre los productos identificados con las marcas previamente registradas y aquellos que se pretendía identificar con el signo, comoquiera que identifican productos de la misma clase y de una clase conexa de la Clasificación Internacional de Niza. 8.4.

Manifestó que sus marcas mixtas y nominativa ASEPXIA GENOMA LAB, son notoriamente conocidas y, en consecuencia, lo que se pretende por la parte demandante es aprovecharse del prestigio y posicionamiento con que contaba la marca previamente registrada. Audiencia Inicial y audiencia de pruebas 9. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 26 de agosto de 201912, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; ii) en la audiencia inicial realizada el 2 de septiembre de 201913: i) declaró saneado el proceso; ii) resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180, declarando no probada la excepción de caducidad propuesta por la parte demandada; iii) fijó el objeto del litigio; iv) declaró precluida la posibilidad de conciliación; v) declaró precluida la fase de medidas cautelares; vi) resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; vii) resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de pruebas; viii) suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 aplicables al caso concreto; y ix) realizó el respectivo control de legalidad. 12 Cfr. Folios 238 a 239 13 Cfr. Folios 245 a 261 7 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Solicitud de Interpretación Prejudicial 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 591-IP-2019 de 22 de abril de 202114, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal a), 135 Literales b) e i), 136 Literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales únicamente se interpretará el Artículo 136 Literal a) de la citada Decisión por ser pertinente.

No se interpretarán los Artículos 134 Literal a), 135 Literales b) e i) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser temas de controversia el concepto de marca y sus requisitos, la falta de distintividad intrínseca, el engaño a los medios comerciales, la procedencia geográfica o características del producto y el examen de registrabilidad.

De oficio se interpretarán los Artículos 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser materia de controversia la conexión entre productos y la notoriedad de la marca […]”15. 11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 25 de febrero de 202216, resolvió: i) reanudar el proceso; y ii) prescindir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en ese sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 13.

Durante el término legal, las partes demandante17 y demandada18 presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma. 14 Cfr. Índice 60 del aplicativo web “SAMAI” 15 Ibidem 16 Cfr. Índice 64 del aplicativo web “SAMAI” 17 Cfr. Índice 70 del aplicativo SAMAI 18 Cfr. índice 72 del aplicativo SAMAI 8 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso19, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, adicionalmente, indicó que, a su juicio, la marca solicitada era similarmente confundible con su familia de marcas ASEPXIA GENOMMA LAB, en la que el elemento dominante era la expresión ASEPXIA. 15. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 16. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 591-IP-2019 de 22 de abril de 2021; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201120, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201921, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Actos administrativos acusados 19. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 19 Cfr. índice 71 del aplicativo SAMAI 20 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 21 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 9 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18.1 La Resolución núm. 40011 de 28 de julio de 2011, mediante la cual el Director de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo nominativo ASEPSO para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 18.2.

La Resolución núm. 52694 de 30 de septiembre de 2011, mediante la cual el Director de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 40011 de 28 de julio de 2011. 18.3. La Resolución núm. 48191 de 14 de agosto de 2012, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 40011 de 28 de julio de 2011.

Problema jurídico 20. De acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma, y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: 19.1 Si las resoluciones núms. 40011 de 28 de julio de 2011, 52694 de 28 de septiembre de 2011 y 48191 de 14 de agosto de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo ASEPSO, para identificar los productos indicados en la solicitud de registro y en la certificación sobre la información actual del mismo, que corresponden a la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el literal a) del artículo 134; los literales b) e i) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136, y 150 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 19.2.

En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y las marcas mixtas y nominativa ASEPXIA GENOMMA LAB, con los registros marcarios núms. 403.084, 402.871, 396.851 y 393.743, que identifican “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”, productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de 10 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Niza, y “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”, productos de la Clase 3 de la misma Clasificación, cuyo titular es Genoma Lab.

Internacional S.A.B. de C.V., tercero con interés directo en el resultado del proceso; 19.3. En segundo lugar, si la parte demandada, al realizar el examen de registrabilidad, fragmentó las marcas del tercero con interés directo en el resultado del proceso y, en ese sentido, comparó el signo solicitado con una partícula de la marca registrada y no con su integridad; y, 19.4.

En tercer lugar, si la parte demandada, al realizar el examen de registrabilidad tuvo en cuenta un signo que no puede registrarse como marca en la medida en que puede engañar a los medios comerciales o al público, en particular, sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. 21.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 y de oficio los artículos 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000. 22. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 23.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena22, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en 22 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 11 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 200023 de la Comisión de la Comunidad Andina24.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina25 24. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 26. 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros27. 23 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 24 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 25 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 26 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 27 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 12 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 27.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 28.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 29.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 30. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” Interpretación Prejudicial 591-IP-2019 de 22 de abril de 2021 31.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso28: 28 Cfr. Índice 60 del aplicativo web “SAMAI” 13 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva, Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las ralces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus.

Es un consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabrla. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(1) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las caracteristicas técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 14 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas; pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. […] 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:9 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- òlogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición." Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que el signo solicitado ampara productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza relacionados con los productos de las Clases 5 y 3 de la Clasificación Internacional de Niza que protege las marcas registradas. 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 15 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamente en el ámbito comercial15, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas expuestas en el párrafo 2.2. de la presente Interpretación Prejudicial. […] 3.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro ASEPSO (denominativo) y las marcas registradas ASEPXIA GENOMMA LAB (mixtas). […] 4.2.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las caracteristicas o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 4.3.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearia una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 16 4.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por si mismo pueda servir para identificarlo. 17 4.5.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza 18 4.6. Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate. […] 5.2.

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera 16 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo23. 5.3.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. […] 6.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos ylo servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre si.

En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y caracteristicas de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. […] b) La complementariedad entre si de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. […] 6.6.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 17 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios […] 7.8.

La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. 7.9. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión competitiva, b) aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente; y, c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 7.10.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Articulo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un «hecho notorio».

Y es que los hechos notorios» se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba. […] En relación con los diferentes riesgos en el mercado 7.13. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 7.13.1.

En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 7.13.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 7.13.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 7.13 4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un 18 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y caracteristicas de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido. […] 7.16.

El Articulo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro: b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro, c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique: e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección f) el grado de distintividad inherente a adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional, o, k) la existencia y antiguedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero. 7.17.

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 7.18.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a Caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad. […] ”. 19 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 32.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 33.

De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra y, atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 34. En este sentido, el signo y la marca sujetas a estudio son como se muestran a continuación: Signo Solicitado Marca registrada ASEPSO29 ASEPXIA GENOMA LAB30 Registro núm. 402871 31 Registros núms. 396851, 393743 y 403084 Para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza Para identificar productos de las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Productos y servicios de Niza 35.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en 29 Cfr. Folio 7. 30 Cfr. Folio 6. 31 Cfr. Folio 7 20 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co relación con el análisis metodológico para la comparación entre un signo nominativo y unas marcas mixtas y nominativas.

Del cargo de violación del literal a) de artículo 134 y de los literales b) e i) del artículo 135 literales de la Decisión 486 de 2000 36. Atendiendo a que: i) en el escrito de demanda se expusieron como violado el literal a) del artículo 134, los literales b) e i) de artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; ii) la presunta violación del literal a) del artículo 134, y de los literales b) e i) de artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no fue desarrollada en el texto de la demanda; y iii) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró pertinente analizar, el literal a) del artículo 136 y de oficio los artículos 151, 224, 228 y 230 el artículo 151 ibidem. 37.

La Sala considera que, para el caso sub examine, no procede el análisis del presunto desconocimiento del literal a) del artículo 134 y los literales b) e i) de artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. Respecto de la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 38. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) del artículo 136 ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 39.

Esta Sección32, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad 32 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 21 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”33. 40.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”34. 41.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie la marca en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”35. 42. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo nominativo ASEPSO solicitado por la parte demandante, se encontraba dentro de los supuestos fácticos indicados supra y, en consecuencia, si era procedente o no su registro. 43.

Con el fin de realizar el cotejo entre los signos distintivos en conflicto, la Sala advertirá las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente advertirá los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. 35 Ibidem. 22 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, […]36 44.

La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre la marca comparadas puede presentarse desde distintos ámbitos: “[…]1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos o de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”37. 45.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en un presunto riesgo de confusión entre un signo nominativo y unas marcas mixtas y nominativa previamente registrada, la Sala considera pertinente reiterar el concepto de signo mixto. 46. Los signos mixtos son aquellos que se componen tanto de un elemento nominativo, como de uno figurativo o gráfico.

La combinación de estos elementos 36 Cfr. Índice 60 del aplicativo web “SAMAI” Pg. 6 37 Ibidem, Pg 5.-6 23 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co apreciados en conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado38. 47.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en una presunta confusión entre un signo nominativo y unas marcas mixtas y nominativas, respecto de las mixtas es necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada signo. 48. En este sentido, la Sala considera que, observando el signo y las marcas mixtas en su conjunto, resulta claro que en cada una prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar el servicio de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 49. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación del signo nominativo y las marcas mixtas y nominativas previamente registradas, teniendo en cuenta las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y precisadas en la interpretación prejudicial proferida para el presente proceso para el cotejo entre signos mixtos, en los siguientes términos: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017. 24 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”39. 50.

Adicionalmente, en el caso concreto, la parte demandante indicó que la palabra ASEPXIA es una palabra descriptiva para los productos de las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos en cuestión contienen elementos descriptivos, o de uso común al momento de realizar el cotejo. 51.

Respecto de las expresiones descriptivas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que son aquellas que informan de una característica del producto, tales como su: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. y en ese sentido deberían ser excluidas del cotejo marcario. 52. De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que, esta Sala considera que ASEPXIA es una expresión descriptiva de los productos de las clases 3 y 5, en la medida que, de conformidad con la reiterada jurisprudencia de esta Corporación40, las marcas deben analizarse más allá de su aspecto ortográfico, ya que el público consumidor aprehende y comunica las marcas por su pronunciación. Siendo la 39 Cfr. Índice 60 del aplicativo SAMAI 40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de mayo de 2023, expediente identificado con el número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00115-00-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez;

Reiterada en Sentencia; Consejo De Estado; Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 21 de julio de 2023; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; Número único de radicación: 11001- 03-24-000-2013-00049-00. 25 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dimensión fonética, en principio, la que más impacta en la mente del consumidor y genera mayor recordación de las marcas denominativas o de las mixtas con prevalencia de la parte nominativa y, en tal sentido, la expresión ASEPXIA debe entenderse como un equivalente fonético de la palabra ASEPSIA, al respecto, esta Sala de Sección se pronunció recientemente, en el sentido de: “[…]Ahora, la partícula “ASEPXIA”, que hace parte de la marca objeto de controversia, la cual, se repite, tiene una pronunciación muy similar y, por lo tanto, equivalente a la palabra “ASEPSIA”, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española15, significa: “[…] 1.

F. Med. Ausencia de materia séptica, estado libre de infección […]”41 53. Dicho esto, la Sala considera que la expresión ASEPSIA y su equivalente fonético ASEPXIA, es descriptiva para los productos de las clases 3 y 5 de la Clasificación internacional de Niza, tal como se indicó en sentencia del 21 de julio de 202342, en la que consideró que: “[…] Lo anterior, lleva a la Sala a concluir que se trata de una expresión descriptiva, dado que se refiere directamente al uso y finalidad que se le puede dar a los productos de las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, estos son, de limpieza, higiene y desinfección. Sobre este punto en particular, vale la pena traer a colación la sentencia de 26 de mayo de 202316, en la que la Sección Primera de esta Corporación, en un escenario similar, se pronunció en el mismo sentido, respecto de expresiones que fonéticamente se pronuncian idéntico o muy similar a la palabra con significado en el lenguaje castellano. […] Por todo lo anterior, la Sala considera que la partícula “ASEPXIA” debe ser excluida del cotejo marcario, comoquiera que resulta ser descriptiva para distinguir productos comprendidos en las clases 3ª y 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Cabe señalar que al ser una expresión descriptiva es inapropiable bajo un derecho exclusivo, de tal forma que el titular de una marca que incluya una partícula de estas características (“ASEPXIA”) no podrá evitar que otros empresarios puedan utilizarla en la conformación de sus marcas. […]” 54. De conformidad con lo expuesto, la Sala reiterará la posición adoptada en la Sentencia referida previamente, y en tal sentido excluirá del cotejo la expresión ASEPXIA por ser descriptiva de los productos de las clases 3 y 5 y, en consecuencia, inapropiable.

Por lo expuesto anteriormente se realizará el cotejo entre los signos distintivos GENOMMA LAB y ASEPSO. 41 Consejo De Estado; Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 21 de julio de 2023; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049. 42 Ibidem 26 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo solicitado y la marca previamente registrada Comparación ortográfica 55.

El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo y las marcas cotejadas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, y las raíces o las terminaciones comunes de las marcas en cuestión. Marca previamente Registrada G E N O M M A L A B Signo Solicitado A S E P S O 56.

Respecto de la similitud ortográfica la Sala reitera el análisis hecho respecto de este punto en Sentencia del 21 de julio de 202343, en el cual se consideró que: “[…] Respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que signo y marcas en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica y terminación, pues el signo cuestionado, “ASEPSO”, se conforma por una (1) palabra, tres (3) sílabas (A-SEP-SO), tres (3) consonantes (S-P-S) y tres (3) vocales (A-E-O), mientras que las marcas previamente registradas, “GENOMMA LAB”, están compuestas por dos (2) palabras, cuatro (4) sílabas (GE-NO-MMA-LAB), seis (6) consonantes (G-N-M-M-L-B) y cuatro vocales (E-O-A-A).

Cabe mencionar que el signo cuestionado está compuesto por prefijos y sufijos (ASEP- SO) diferentes a la de la opositora (GE-LAB), lo que genera una expresión completamente distintiva, que la hace registrable y permite concluir que no hay similitud ortográfica. […]” 57. De conformidad con los criterios expuestos, la Sala encuentra que el signo solicitado no presenta similitudes ortográficas susceptibles de causar riesgo de confusión respecto de las marcas previamente registradas.

Comparación fonética 58. El aspecto fonético se refiere a la semejanza de los sonidos al pronunciar el signo y las marcas previamente registradas. En el presente caso debido a la inexistencia de similitudes ortográficas, el signo y las marcas sometidas a cotejo, no 43 ibidem 27 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co presentan similitudes desde el aspecto fonético.

En ese sentido, la Sala, en un caso de similares características, en sentencia de 21 de julio de 2023, consideró: “[…] En cuanto a la similitud fonética, la Sala estima que la pronunciación del signo y marcas cotejadas es diferente, debido a que, como se dijo, son expresiones totalmente disímiles, máxime si se tiene en cuenta que están compuestas por palabras distintas.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: ASEPSO - GENOMMA LAB - ASEPSO - GENOMMA LAB ASEPSO - GENOMMA LAB - ASEPSO - GENOMMA LAB ASEPSO - GENOMMA LAB - ASEPSO - GENOMMA LAB ASEPSO - GENOMMA LAB - ASEPSO - GENOMMA LAB Al respecto, la Sala advierte que el hecho de que el signo y marcas enfrentadas estén compuestas por palabras diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas, lo que las hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. […]”44 Comparación conceptual o ideológica 59.

El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan los signos, de manera que la similitud se configura si los signos evocan una idea semejante o idéntica. Dicho esto, y comoquiera que en el caso bajo estudio se excluyó del análisis la expresión ASEPXIA por ser descriptiva, y que el cotejo se limita al análisis de las expresiones ASEPSO y GENOMMA LAB, esta Sala, reitera el análisis realizado en la Sentencia del 21 de julio de 2023, en la cual, en un caso de similares características, donde se consideró que: “[…] Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que las expresiones contenidas en las marcas previamente registradas son de fantasía, pues no tienen un significado propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano. Al respecto, cabe mencionar que el signo cuestionado “ASEPSO”, resulta evocativo del término “ASEPSIA”, que como ya se dijo, significa “[…] 1.

F. Med. Ausencia de materia séptica, estado libre de infección […]”. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser de fantasía las marcas en controversia, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto. […]”45 44 ibidem 45 ibidem 28 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 60.

Considerando el análisis expuesto, una vez realizada la comparación de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que el signo solicitado y las marcas registradas no presentan identidad ortográfica ni fonética ni conceptual. De esta forma, la Sala concluye que en el presente caso no se cumple el primer supuesto de la causal sub examine, cual es, que haya identidad o semejanza entre los signos comparados.

Segundo supuesto: Conexidad de los productos que pretende identificar con el signo solicitado y los cobijados por la marca previamente registrada 61. La Sala considera que, debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, es decir, que no existan similitudes o semejanzas entre las marcas confrontadas; es innecesario analizar el segundo supuesto, relativo a la conexidad de los productos o servicios que identifica cada una de las marcas. 62.

En suma, la Sala considera, respecto del cotejo entre el signo nominativo ASEPSO y las marcas mixtas y nominativas ASEPXIA GENOMMA LAB, no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, por lo tanto, los actos acusados se encuentran viciados de nulidad. 63.

Dicho lo anterior, en relación con el argumento del tercero con interés directo en el resultado del proceso sobre la notoriedad de las marcas mixtas y nominativa ASEPXIA GENOMMA LAB, la Sala atendiendo a la jurisprudencia de esta Sección46, considera procedente eximirse del estudio de los argumentos relacionados con la 46 “[…] La Sala considera procedente eximirse del estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de la marca nominativa OREO que identifica productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante; comoquiera que se encuentra establecida la distintividad de la marca mixta ORES TIKAS, con registro núm. 388891 y la no existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre las marcas cotejadas, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de la marca OREO, la marca concedida no constituiría una reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial, de la marca notoria, que genere la ocurrencia de los riesgos de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio, o dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario y, en ese sentido, no se encuentra configurada la causal de irregistrabilidad contenidas en el literal h) de la Decisión 486.

Así las cosas, la denominación ORES TIKAS, al estar constituida por dos (2) palabras, cuenta con aptitud marcaria para distinguir los productos para la cual fue registrada, cumpliendo con el requisito establecido en el literal a) del artículo 134 de la Decisión 486 habida cuenta que posee la suficiente distintividad, que permite pueda diferenciarse de otras marcas en el mercado.

Y al ser distintiva la referida marca cumple con la función de indicar el origen empresarial del producto sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor. […]” Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; Sentencia de 8 de octubre de 2020; número único de Radicación: 110001-03-24-000-2010-00107-00 29 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co notoriedad de la referida marca para la identificación de productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza; comoquiera que se encuentra establecida la distintividad del signo mixto solicitado como marca ASEPSO para identificar productos de la Clase 3 ibidem. 64.

Asimismo, respecto del argumento planteado, en los alegatos de conclusión, por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, relacionado con la existencia de una familia de marcas, Sala considera que no es dable traer a colación argumentos nuevos que no fueron esgrimidos en el escrito contentivo de la contestación de la demanda, por lo que se relevará de realizar dicho estudio47. 65.

Por último, la Sala advierte que, la parte demandante, en el escrito de demanda, manifestó que, su juicio, al realizar el cotejo marcario, las marcas mixtas y nominativa ASEPXIA GENOMA LAB, debían tenerse como conjuntos marcarios indivisibles, pues de analizar la expresión ASEPXIA de forma independiente podría inducir en engaño. Al respecto, la Sala considera que, en el caso sub examine, no procede realizar dicho estudio comoquiera, que no se está debatiendo la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se concedieron los registros de las marcas mixta y nominativa ASEPXIA GENOMA LAB, sino si el signo nominativo ASEPSO es o no similarmente confundible respecto de dichas marcas.

Conclusión 66. Esta Sala considera que, comoquiera que la expresión ASEPXIA es fonéticamente igual a la palabra ASEPSIA, y que, esta última, tiene un significado en español que describe la finalidad de los productos, es una expresión descriptiva que deberá excluirse del cotejo. 67. La Sala considera que el signo ASEPSO y la marca ASEPXIA GENOMMA LAB, no tienen similitudes desde el aspecto ortográfico, fonético ni ideológico y, en tal sentido, no se cumple con el primer requisito para la aplicación del literal a) del articulo 136 de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual se declarara la nulidad de los actos acusados. 47 Consejo De Estado;

Sala De Lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 21 de julio de 2023; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; Número único de radicación: 11001-03-24-000-2013-00049. 30 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 40011 de 28 de julio de 2011, “por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”; 52694 de 30 de septiembre de 2011, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, y la Resolución núm. 48191 de 14 de agosto de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR, a título de restablecimiento del derecho, a la Superintendencia de Industria y Comercio que conceda el registro como marca del signo nominativo ASEPSO para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 31 Número único de radicación: 11001032400020130006900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.