11001032400020170001000 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00 Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros: Energy Brands Inc., Drop Tecnologies S.A. y The Tesalia Springs Holding Corp.

Tema: Registro como marca de un signo mixto “VITAMINWATER XXX” para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda nulidad relativa, promovida contra las Resoluciones 37937 de 28 de julio de 20151 y 91163 de 24 de noviembre de 20152, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se: i) declararon infundadas las oposiciones presentadas por Drop Tecnologies S.A.;

The Tesalia Springs Holding Corp. y Gaseosas Posada Tobón S.A.; y ii) se concedió el registro como marca del signo mixto “VITAMINWATER XXX” para identificar productos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Energy Brands Inc. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 2.1 Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: 2.1.1 Resolución N° 37.937 del 28 de julio de 2015, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la oposición presentada por GASEOSAS POSADA TOBON S.A. y otorgar el registro de la marca VITAMINWATER XXX (MIXTA) a la sociedad ENERGY BRANDS INC., en clase treinta y dos (32) internacional. 2.1.2 Resolución N° 91.163 de 24 de noviembere (sic) de 2015, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el 1 Folios 24 a 33 vto C pp.

“[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 34 a 37 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 42 a 52 vto C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00 Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio recurso de apelación interpuesto por GASEOSAS POSADA TOBON S.A., contra la Resolución N° 37.937 de 2015, decidiendo CONFIRMARLA en su integridad y declarar agotada la vía gubernativa. 2.2 Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio CANCELAR la inscripción del certificado de registro número 533.384 asignado a la marca VITAMINWATER XXX (MIXTA), para identificar productos de la clase treinta y dos (32) internacional en el Registro de la Propiedad Industrial a su cargo. 2.3 Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”4 (mayúsculas y negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante indicó que la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. es titular de las marcas mixtas “XX”6 que identifican productos de la clase 32 del nomenclátor internacional. Estos son respectivamente: “[…] Gaseosas.

Cobertura limitada en virtud de la Resolución N° 29724 de 26 de mayo de 2017 […]” “[…] aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]” 4. Expuso que la sociedad Energy Brands Inc. solicitó, el 2 de mayo de 2012, registro como marca del signo mixto “VITAMINWATER XXX”7 para distinguir productos y servicios comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] bebidas no alcohólicas, incluyendo aguas, aguas con sabor, aguas enriquecidas, aguas de infusión, bebidas energéticas, bebidas energéticas enriquecidas y bebidas isotónicas, y almíbares, concentrados, polvos y bases para hacer bebidas y bebidas de fruta […]”. 5.

Añadió que, una vez publicada la solicitud indicada supra en la Gaceta de Propiedad Industrial, se presentaron las siguientes oposiciones: i) Gaseosas Posada Tobón S.A., con fundamento en sus marcas mixtas “XX”, indicadas supra, y nominativa “DOS EQUIS”8; ii) Drop Tecnologies S.A., con ocasión de sus marcas “VITAMIN WATER”; y 4 Folio 43 vto C pp. 5 Folios 43 a 46 vto C pp. 6 Certificados 74658 Versión 7 y 423807 Versión 9 7 Folio 39 C pp.

Certificado 533384 Versión 10 8 La Sala precisa que la marca “DOS EQUIS” no fue traída a colación por la parte demandante en sede judicial. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00 Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio iii) The Tesalia Springs Holding Corp., respecto de su marca “TESALIA VITAMINWATER” registrada en Ecuador9. 6.

Sostuvo que mediante Resolución 37937 de 28 de julio de 2015, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC: i) declaró infundadas las oposiciones presentadas por Drop Tecnologies S.A.; The Tesalia Springs Holding Corp. y Gaseosas Posada Tobón S.A.; y ii) se concedió el registro como marca del signo mixto “VITAMINWATER XXX” para identificar productos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Energy Brands Inc. 7.

Puso de presente que, contra dicha decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante la Resolución 91163 de 24 de noviembre de 2015, en el sentido de confirmar la Resolución 37937. I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación10 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos135 literales e) y g) y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación 9. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC concedió el registro de la marca mixta “VITAMINWATER XXX” para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que no era confundible con las marcas mixtas “XX” que amparan productos en la misma clase, lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 135 literales e) y g) y 136 literal a). 10.

Argumentó que la marca concedida es similarmente confundible con las marcas “XX” previamente registradas, pues es una reproducción de estas. 11. Explicó que es titular de una familia de marcas con la denominación “XX” para identificar en el mercado bebidas, por lo que, permitir el registro de la marca “VITAMINWATER XXX”, para individualizar bebidas a base de agua enriquecida con vitaminas, crea un riesgo de asociación en el mercado, pues el consumidor pensará que tienen el mismo origen empresarial. 9 La Sala precisa que, si bien en sede administrativa se presentaron oposiciones respecto de las marcas “DOS EQUIS”, “VITAMIN WATER” y “TESALIA VITAMINWATER”, estas no son objeto de controversia en la demanda, razón por la cual no procede su estudio en el caso concreto. 10 Folios 45 vto a 51 vto C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00 Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 12.

Afirmó que “[…] el signo VITAMINWATER XXX (mixto) es una imitación innegable de las marcas registradas XX (mixtas), como evidencia un cotejo objetivo de los mismos que no se hizo en los actos acusados en los cuales se limitó a expresar el carácter accesorio de las letras XXX en el signo VITAMINWATER XXX (mixto), desconociendo que la fuerza distintiva de los signos registrados se encuentra en las letras X que por su singularidad detenta por sí misma fuerza distintiva al punto de individualizar los productos […]”. 13.

Señaló que la marca concedida contiene una expresión descriptiva y genérica de los productos de la clase 32 de nomenclátor internacional, la cual es “[…] preponderante y sobresaliente […]”. Así pues, la SIC, al expedir los actos acusados, incurrió en la violación de la normativa de la Decisión 486 de 2000, pues desconoció que la expresión VITAMIN significa vitaminas y WATER, en inglés, es agua. 14.

Adicionalmente, expuso que la marca concedida carece de distintividad al estar compuesta por expresiones de uso común. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio11 15. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que, con la expedición de las resoluciones acusadas no se incurrió en desconocimiento de las disposiciones legales vigentes aplicables. 16.

En cuanto al análisis de confundibilidad manifestó que “[…] el signo solicitado y concedido, es decir, VITAMINWATER XXX incorpora las letras XX, esta coincidencia es diluida por los demás elementos que conforman la marca. En efecto, el signo solicitado presenta una configuración gráfica muy distinta, dentro de la cual predomina totalmente la expresión VITAMINWATER, siendo la partícula XX, un elemento complementario en el cual no reposa la distintividad del conjunto marcario solicitado a registro […]”. 17.

Argumentó que, en el caso sub examine, “[…] las marcas registradas son signos de naturaleza diversa (nominativa y compleja) que poseen como elemento común el concepto de la unión de dos cruces o equis (x). En este sentido, las marcas registradas son signos arbitrarios que identifican unos productos de la combinación de diferentes elementos, los cuales tienen significado, pero el mismo no se relaciona con los productos o servicios a ser distinguidos con la marca, ni describe, ni sugiere calidad de dichos bienes […]”. 11 Folios 74 a 77 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00 Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II.2.

Contestación de Energy Brands Inc., Drop Tecnologies S.A. y The Tesalia Springs Holding Corp. 18. Las sociedades Energy Brands Inc., Drop Tecnologies S.A. y The Tesalia Springs Holding Corp., terceras interesadas en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificadas12 en debida forma del auto admisorio, no se pronunciaron sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda.

III. TRÁMITE DEL PROCESO 19. La sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. presentó demanda de relativa el 19 de diciembre de 201613 en contra de las Resoluciones 37937 de 28 de julio de 201514 y 91163 de 24 de noviembre de 201515, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 20. Mediante auto de 18 de septiembre de 201716 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y a los representantes de las sociedades Energy Brands Inc., Drop Tecnologies S.A. y The Tesalia Springs Holding Corp.

El 13 de octubre de 201717 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 21. A través de providencia de 31 de julio de 201818 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 25 de enero de 201919. 22. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes y se fijó el litigio.

Asimismo, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y prescindió de la realización de la audiencia de pruebas prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 23. Mediante auto de 11 de marzo de 201920 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 135 literales e) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 24.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 218-IP-2019 de 8 de mayo de 202021, dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal 12 Folios 65 a 70 y 81 C pp. 13 Folios 42 a 52 vto. C pp. 14 Folios 24 a 33 vto C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 15 Folios 34 a 37 C pp.

“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 16 Folios 55 y 56 C pp. 17 Folio 56 vto. C pp. 18 Folio 82 C pp. 19 Folios 93 a 100 C pp. 20 Folios 103 a 106 C pp. 21 Folios 118 a 131 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00 Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio a) de la Decisión 486 de 2000, y no interpretó el artículo 135 literales e) y g) ibidem, en la cual dicho tribunal consideró lo siguiente: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 Literales e) y g) y 136 Literal a) de Ia Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales no se interpretan los literales e) y g) del Artículo 135, por no ser pertinentes. […] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] 1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 4.

Familia de marcas […] 4.4 […] con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. […] 5.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero […] 5.2 Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00 Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 5.3 Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 5.4 Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. […]” (mayúscula y negrilla del original). 25.

Mediante auto de 13 de julio de 202022 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 26. En el término para alegar de conclusión, la parte demandante23 y la SIC24 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa respectivamente.

Adicionalmente, los terceros con interés directo en el resultado del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 27. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14925 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 28. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 37937 de 28 de julio de 2015 y 91163 de 24 de noviembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se concedió el registro como 22 Folio 134 C pp. 23 Folios 141 a 145 C pp. 24 Folios 147 a 150 C pp. 25 “[…] Artículo 149.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00 Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio marca del signo mixto “VITAMINWATER XXX” para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 29.

La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “VITAMINWATER XXX” para identificar productos en la clase 32 del mencionado nomenclátor, y las marcas mixtas “XX” con certificados 74.658 y 423.807, que reivindicaron productos de la misma clase, cuyo titular es la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A., se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.

Asimismo, si la marca concedida está incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 135 literales e) y g) ibidem. 30. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 31. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 37937 de 28 de julio de 201526 y 91163 de 24 de noviembre de 201527, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se: i) declararon infundadas las oposiciones presentadas por Drop Tecnologies S.A.;

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro como marca del signo mixto “VITAMINWATER XXX” para identificar productos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] bebidas no alcohólicas, incluyendo aguas, aguas con sabor, aguas enriquecidas, aguas de infusión, bebidas energéticas, bebidas energéticas enriquecidas y bebidas isotónicas, y almíbares, concentrados, polvos y bases para hacer bebidas y bebidas de fruta […]”. 33.

La parte demandante argumentó que los actos administrativos acusados son nulos en tanto que la marca concedida es similarmente confundible con las marcas previamente registradas “XX” de su titularidad, desconociendo lo dispuesto en el artículo 136 a) de la Decisión 486 de 2000. Asimismo, adujo que es titular de una familia de marcas cuyo elemento distintivo común está siendo reproducido por la 26 Folios 24 a 33 vto C pp.

“[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 27 Folios 34 a 37 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00 Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio marca concedida, la cual, a su vez, está compuesta por elementos descriptivos, genéricos y de uso común. 34.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 218-IP-2019 de 8 de mayo de 202028, dentro de la cual interpretó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, y no interpretó el artículo 135 literales e) y g) ibidem, porque, a su juicio, no son pertinentes. 35.

Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerado el artículo 135 literales e) y g) de la Decisión 486 de 2000, al exponer el concepto de violación adujo que la marca concedida resultaba similarmente confundible con las marcas “XX” del tercero con interés directo en el resultado del proceso, en tanto que es una reproducción de esta, esto es, alegó que no se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem. 36.

Por lo anterior, será excluido de la controversia el estudio de los supuestos previstos en el artículo 135 literales e) y g) de la Decisión 486 de 2000. 37. Así, la norma de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis es la siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. 38.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca concedida a Energy Brands Inc. 29 (mixta) 28 Folios 118 a 131 C pp. 29 Folio 39 C pp. Certificado 533384 Versión 10 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00 Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Certificado: 533.384 Clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marcas previamente registradas por la parte demandante30 Marca Gráfica Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Registro 1 “XX” 32 423.807 2 “XX” 32 74.658 39.

Como en el presente caso se va a cotejar las marcas mixtas “VITAMINWATER XXX” y “XX”, es necesario establecer el elemento que predomina en su conjunto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 40.

En efecto, de la revisión de las marcas mixtas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 41.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 30 Folio 28 vto C pp. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00 Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 42.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”31. 43.

En ese orden de ideas, la Sala concluye que en las marcas mixtas registradas el componente que predomina es el denominativo, dado que es este el que cumple con mayor eficacia la función identificadora del origen empresarial. Por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe centrarse en los aspectos fonéticos, ortográficos y conceptuales de las marcas en conflicto. 44.

En consecuencia, y de manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 45.

Sobre el particular, la Sala advierte que las partículas “X”, “VITAMIN” y “WATER” que hacen parte de las marcas registradas, resultan ser de uso común en la clase 32 del nomenclátor internacional tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados32: “X” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. EM • X EM RESEARCH ORGANIZATION, INC. 32 273.958 PEPSI X PEPSICO, INC. 32 273.475 X-ICE PRODINEX LTDA 32 333.541 GATORADE X- FACTOR STOKELY-VAN CAMP, INC. 32 315.529 EM-X GOLD EM RESEARCH ORGANIZATION, INC. 32 362.899 31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP: Dr. Guillermo Vargas Ayala. 32 Consulta realizada el 21 de julio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00 Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “VITAMIN” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. GLACEAU VITAMINENERGY ENERGY BRANDS INC. 32 358.535 DROP VITAMIN WATER PLUS RELOAD DROP TECHNOLOGIES S.A.S. 32 349.878 VITAOXI CON VITAMINAS A.C.E JDV MARKCO S.A.P.I. DE C.V. 32 394.716 TESALIA VITAMIN THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP. 32 462.031 VITAMIN20 THE TAPA COMPANY S.A. 32 430.512 “WATER” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. BABY-WATER LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. 32 274.008 WATER JOE WATER CONCEPTS, INC. 32 290.409 SLY PURE GLACIAL WATER GLACIA NOVA, LLC 32 336.984 THIN WATER BIG HUG CORPORATION 32 334.614 46. Sobre el particular, si bien las partículas “X”, “VITAMIN” y “WATER”, en principio, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, estas deben permanecer en el examen comoquiera que es respecto de estas que se fundamenta el objeto del litigio.

Asimismo, la exclusión: i) de la partícula “X” en las marcas “XX” reduce las denominaciones de tal manera que resulta imposible hacer una comparación; y ii) de las palabras “VITAMIN” y “WATER”, en la marca concedida, la fracciona. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00 Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 47.

Ahora, la Sala considera que los signos descriptivos o los conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan, de forma directa, inmediata y clara al consumidor, inclusive a quienes no conocen o saben sobre los productos o servicios, lo concerniente, de manera exclusiva, a las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden identificar, tales como calidad, cantidad, peso, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica33. 48.

En consecuencia, las expresiones descriptivas se refieren a las características esenciales de los productos y los servicios que se pretenden amparar con el signo y no respecto de todo el universo de productos y servicios. Es por ello por lo que el método establecido para identificar un signo descriptivo consiste en formular la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que el mismo pretende amparar y si la repuesta, suministrada espontáneamente, por el consumidor es igual a la designación o las características o propiedades de aquellos productos o servicios, es claro que el signo es descriptivo o está compuesto por palabras descriptivas. 49.

Sobre lo anterior, se precisa que la parte demandante adujo que la expresión VITAMIN significa vitaminas y WATER, en inglés, es agua, por lo que son descriptivas de los productos que ampara. 50. Al respecto, la Sala advierte que, en efecto, la expresión: i) VITAMIN es una palabra en inglés que traduce “vitamina”34; y ii) WATER significa “agua”35.

En relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de febrero de 202436, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. […].

(Proceso 16-IP-98, ya citado) […]” (negrilla fuera de texto). 51. Por su parte el Tribunal, en la interpretación prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz 33 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia 28 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00201-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 34 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vitamin 35 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/water 36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Sentencia de 15 de febrero de 2024. Rad.: 2016-00126-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00 Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local […]”.

(negrilla fuera del texto). 52. En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común, descriptivas o genéricas en relación con el producto o servicio que se pretende proteger. 53.

Es así como la Sala observa que, en este caso, aunque la palabra “VITAMIN” se encuentra escrita en inglés, es claro que la misma sirve de raíz equivalente37 a su traducción al castellano “VITAMINA”, máxime si se tiene en cuenta que fonéticamente se escuchan de manera idéntica, razón por la cual, debe tratarse como si fuese una expresión local. 54.

Ahora bien, atendiendo a que la marca concedida lo fue para: “[…] bebidas no alcohólicas, incluyendo aguas […] enriquecidas, […] bebidas energéticas enriquecidas y bebidas isotónicas […] concentrados, polvos y bases para hacer bebidas y bebidas de fruta […]”, se considera que la palabra “vitamina” no resulta estrictamente descriptiva de dichos productos, sino que posee un carácter evocativo.

En efecto, dicha expresión sugiere, de manera indirecta, que la bebida contiene nutrientes vitamínicos que pueden aportar beneficios para la salud o complementar la nutrición del consumidor, sin describir de forma directa, clara o exclusiva una característica esencial del producto. 55. Adicionalmente, la expresión “vitamina” tampoco puede calificarse como genérica respecto de los productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor internacional, pues no corresponde al nombre con el que se identifican las bebidas no alcohólicas o sus derivados. 56.

Al lado de ello, respecto de la palabra WATER, se considera que no sirve de raíz equivalente, ni es fonéticamente semejante a la expresión agua, asimismo, no está acreditado que sea de conocimiento generalizado su traducción en Colombia, por lo que se concluye como una palabra de fantasía para el consumidor medio, es decir, una creación propia del ingenio humano. 57.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala precisa que los conceptos descritos supra se encuentran unidos en una sola expresión, por lo que, al no poderse fraccionar, toda vez que cotejo debe hacerse en su conjunto, la Sala considera que “VITAMINWATER” es de fantasía y, en consecuencia, no es descriptiva ni genérica de los productos de la clase 32 del nomenclátor internacional, por lo que debe mantenerse dentro del cotejo. 37 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de octubre de 2023. Rad.: 2014-00418-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00 Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 58. Finalmente, se advierte que la letra “X” corresponde a “[…] Vigesimoquinta letra del abecedario español […] En la numeración romana, diez […]”38, por lo que, en el contexto de los productos amparados, tampoco es descriptiva ni genérica. 59.

Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de la marca en conflicto “VITAMINWATER XXX”, frente a las marcas “XX” para la clase 32 del nomenclátor internacional, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 60.

Así pues, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de estas, la Sala observa lo siguiente: Marca concedida V I T A M I N W A T E R X X X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Marcas previamente registradas X X 1 2 61.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del análisis de las marcas confrontadas, la Sala advierte que la marca “VITAMINWATER XXX” está compuesta por dos palabras, 15 letras, 10 38 Consultado en https://dle.rae.es/x 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00 Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio consonantes (V-T-M-N-W-T-R-X-X-X) y 5 vocales (I-A-I-A-E) y las marcas registradas previamente “XX” poseen una palabra de 2 letras consonantes (XX). 62.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con los lineamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala considera que, si bien las marcas confrontadas coinciden en la expresión “XX”, esta está compuesta por la expresión de uso común “X” que, aunque se repite dos y tres veces, esta es de uso común y débil, por lo que no es apropiable en exclusiva.

De allí que, la marca concedida presenta diferencias en su estructura global, esto es, al componerse de distinta cantidad de palabras, letras y sílabas, y al introducir el elemento adicional de fantasía “VITAMINWATER”. 63. En cuanto al análisis fonético, la Sala observa que las marcas “VITAMINWATER XXX” y “XX” presentan diferencias sustanciales desde la perspectiva sonora, toda vez que la primera incorpora el elemento adicional “VITAMINWATER” al inicio del conjunto, lo cual le confiere una fuerza auditiva distintiva.

Además, incluye una letra “X” adicional, lo que refuerza aún más la diferenciación fonética frente al signo compuesto únicamente por las letras “XX”. 64. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: VITAMINWATER XXX- XX- VITAMINWATER XXX- XX -VITAMINWATER XXX- XX VITAMINWATER XXX- XX - VITAMINWATER XXX- XX -VITAMINWATER XXX- XX VITAMINWATER XXX- XX -VITAMINWATER XXX - XX -VITAMINWATER XXX- XX VITAMINWATER XXX- XX - VITAMINWATER XXX- XX -VITAMINWATER XXX- XX 65.

Del anterior cotejo fonético sucesivo, la Sala constata que la sonoridad entre los signos distintivos comparados es diferente, en tanto que la introducción de la expresión adicional “VITAMINWATER” aporta una pronunciaron más extensa, y atendiendo a que la expresión reproducida “X” es de uso común y débil. 66. Es así como en el caso sub examine, esta Sala considera que no existe semejanza ortográfica ni fonética entre las marcas cotejadas, toda vez que, si bien la marca concedida reproduce la partícula “X” presente en las marcas previamente registradas, dicha letra carece de distintividad y no es apropiable en forma exclusiva.

Además, el signo concedido incorpora una letra “X” adicional, lo que refuerza aún más la diferenciación respecto del conjunto previamente registrado. A ello se suma la presencia de una denominación de fantasía “VITAMINWATER” que le confiere una carga semántica propia y particularizadora, excluyendo así cualquier riesgo de confusión. 67.

Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se observa que, como se consideró en acápite supra, la marca “VITAMINWATER XXX”, en su conjunto, corresponde a una expresión de fantasía que no transmite un concepto conocido o 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00 Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio directamente asociado por el consumidor.

Por su parte, las marcas “XX”, al estar conformadas por la letra “X”, que en el sistema de numeración romana representa el número diez, podrían ser interpretadas como una alusión al número veinte, al encontrarse dicha letra repetida. 68. Sobre lo anterior, la Sala considera que, atendiendo a que la marca concedida corresponde a una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no es posible realizar una comparación desde este enfoque39. 69.

En ese contexto, la Sala concluye que, la marca “VITAMINWATER XXX”, considerada en su conjunto, presenta diferencias suficientes frente a las marcas previamente registradas “XX”. En efecto, además de tratarse de una marca que incorpora la palabra adicional “VITAMINWATER”, la cual introduce una composición más extensa y prolongada, se advierte una diferencia ortográfica significativa en la secuencia consonántica y vocálica, la expresión reproducida “X” es de uso común y débil.

Por tanto, no se configura riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas. 70. Por ello, no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión. De modo que, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad competitiva y riesgo de asociación entre el público consumidor. 71.

La Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, explicó que es titular de una familia de marcas con la denominación “XX” para identificar en el mercado bebidas, por lo que, permitir el registro de la marca “VITAMINWATER XXX” para individualizar bebidas a base de agua enriquecida con vitaminas, crea un riesgo de asociación en el mercado, pues el consumidor pensará que tienen el mismo origen empresarial. 72.

Sobre ello, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida en el caso sub examine, indicó que: “[…] con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]” (negrilla fuera del texto). 73.

Sobre lo anterior, atendiendo a que: i) las marcas “XX” están compuesta por elementos de uso común, inapropiables en exclusiva y, en consecuencia, con una fuerza de oposición débil; y ii) no existe semejanza entre la denominación “VITAMINWATER XXX”, como se indicó supra y dichas marcas, se concluye que, por un lado, la parte demandante no es titular de una familia de marcas, pues los signos 39 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00 Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio formados por elementos de uso común no pueden configurar un conjunto marcario con unidad conceptual y estructural que dé lugar a dicha figura y, por otro lado, la marca concedida es distintiva extrínsecamente, por lo que no se le está violando un derecho a la parte demandante. 74.

En consecuencia, la Sala considera que la decisión de la SIC de conceder el registro de la marca “VITAMINWATER XXX” para los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza fue acorde con el ordenamiento jurídico vigente y que no se vulneró lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 75.

Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00010-00 Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.