CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación núm.: 25000-23-41-000-2023-00485-01 Demandante: MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Auto que resuelve recurso de apelación La Sala1 decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la demandante contra el auto de 26 de mayo de 2023, proferido por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual se rechazó la demanda.

I.

ANTECEDENTES 1. El apoderado judicial de la sociedad Marriott Worldwide Corporation, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, cuyas pretensiones son las siguientes: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 82267 del 15 de diciembre de 2021 por medio de la cual la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio CANCELÓ el registro de la marca DELTA HOTELS (Certificado No. 601265) en la clase internacional 41, de propiedad de la sociedad MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 91237 del 28 de diciembre de 2022, de la proferida por la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio que confirmó la CANCELACIÓN de la marca DELTA HOTELS (Certificado No. 601265) en la clase internacional 41, de propiedad de la sociedad MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION.

TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, restablecer el registró la marca DELTA HOTELS (Certificado No. 601265) en la clase internacional 41, de propiedad de la sociedad MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION. 1 Mediante auto de 19 de julio de 2024, se remitió el proceso al Despacho del ponente, dado que, en la Sala de 18 de julio de 2024, se improbó el proyecto inicialmente considerado. 2 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 2 Radicación núm.: 25000-23-41-000-2023-00485-01 Demandante: Marriott Worldwide Corporation CUARTA: Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

QUINTA: Que se ordene la (sic) Superintendencia de Industria y Comercio cumplir con lo preceptuado en el Artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]” (Negrilla del texto). II. PROVIDENCIA APELADA 2. El tribunal de primera instancia, mediante proveído de 26 de mayo de 2023, resolvió: “[…] PRIMERO.– RECHÁZASE DE PLANO la demanda presentada por la sociedad MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION.

SEGUNDO. - Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente y devuélvanse los anexos sin necesidad de desglose […]”. (negrilla del texto) 3. Como sustento de la decisión, señaló que se había configurado el supuesto de rechazo de que trata el inciso 3 del artículo 92 de la Ley 2220 de 30 de junio de 20223, en razón a que la demandante no acreditó el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial. 4.

Expuso que, de conformidad con el numeral 1. del artículo 161 de la Ley 1437, cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad para demandar. Por su parte, el artículo 89 de la Ley 2220, estableció que en materia de lo contencioso administrativo serán conciliables todos los conflictos que puedan ser conocidos por la jurisdicción, siempre que la conciliación no esté expresamente prohibida por la ley. 5.

Agregó que el artículo 90 ibidem enlistó los asuntos que no son susceptibles de conciliación y que son tramitados en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dentro de los que no se encuentran los relacionados con la propiedad industrial, y por ello, la demandante debía agotar dicho requisito previo. 6. Indicó que el artículo 2 del Decreto 1716 de 14 de mayo de 20094, señala que “[…] se podrán conciliar los conflictos de carácter económico, dicha expresión no se circunscribe a los que tengan por objeto pretensiones dinerarias sino a los que afecten la posición patrimonial de las partes, circunstancia que se presenta en esta clase de asuntos. […]”.

III. RECURSO DE APELACIÓN 7. El apoderado judicial de la accionante interpuso recurso de apelación, contra el auto de 26 de mayo de 2023, argumentando que el “[…] Tribunal Administrativo de Cundinamarca, hace una interpretación seccionada de la Ley 2220 de 2022, 3 “[…] Por medio de la cual se expide el estatuto de conciliación y se dictan otras disposiciones […]”. 4 “[…] Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001. […]”. 3 Radicación núm.: 25000-23-41-000-2023-00485-01 Demandante: Marriott Worldwide Corporation cayendo en el error de desconocer la integridad de la misma y de olvidarse de los principios rectores de la conciliación. […]”. 8.

Señaló que en los asuntos relativos a la propiedad industrial, al no ser transables, disponibles o desistibles, la conciliación extrajudicial no constituye un requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 9. Afirmó que la SIC no puede transar sobre las causales de irregistrabilidad del artículo 135 de la Decisión núm. 486 de 14 de septiembre de 20005, es decir, “[…] sobre la acción de cancelación por no uso que no es transable, por no tratarse de bienes o derechos disponibles por la Superintendencia de Industria y Comercio […]”. 10.

Agregó que la acción de cancelación del registro de una marca por no ser usada, contenida en el artículo 165 de la Decisión núm. 486, es una norma de orden público y tiene con fin la protección de bienes superiores, como lo son los consumidores y el comercio en general, por ello, no es susceptible de conciliación o transacción. 11. Por último, advirtió que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la conciliación extrajudicial no es un requisito de procedibilidad de la demanda en los asuntos marcarios.

IV. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN 12. El magistrado sustanciador en primera instancia, mediante proveído de 14 de junio de 2023, concedió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la demandante y remitió el expediente al Consejo de Estado. V. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1. Competencia y oportunidad 13.

Esta Sala de Decisión, en virtud de lo previsto en el literal g)6 del numeral 2. del artículo 1257 de la Ley 1437 y en el numeral 1.8 del artículo 2439 ibidem, es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra el proveído de 26 de mayo de 2023. 14. El auto objeto de impugnación, conforme se observa en el índice 7 del expediente digital de primera instancia, fue notificado mediante estado de 1.º de junio de 2023, 5 “[…] Régimen Común sobre Propiedad Industrial […]”. 6 “[…] Artículo 125.

De la expedición de providencias. La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: […] 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: (…) g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra estas. […]”. 7 Modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”. 8 “[…] Artículo 243.

Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: 1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo. […]”. 9 Modificado por el artículo 62 de la Ley 2080. 4 Radicación núm.: 25000-23-41-000-2023-00485-01 Demandante: Marriott Worldwide Corporation por lo que, al haberse interpuesto el recurso de apelación el mismo día, fue presentado oportunamente10.

V.2. Caso concreto 15. Corresponde a la Sala determinar si se configuró o no la causal de rechazo de la demanda prevista en el inciso 3 del artículo 92 de la Ley 2220, consistente en no haber agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial. 16. Como consecuencia de lo anterior, si se confirma, modifica o revoca el auto de 26 de mayo de 2023, proferido por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 17.

En el auto impugnado se rechazó la demanda, por cuanto la demandante no agotó del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial. 18. La accionante apeló la anterior decisión, al estimar que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la conciliación extrajudicial no constituye un requisito de procedibilidad cuando se demandan asuntos relativos a la propiedad industrial, por tratarse de un asunto no conciliable, ni transable. 19.

Para efectos de resolver, la Sala destaca que, según lo disponen el numeral 1.11 del artículo 161 de la Ley 1437 y el artículo 92 de la Ley 2220, la conciliación extrajudicial constituye requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales, siempre y cuando el asunto debatido sea conciliable. 20.

En consonancia con lo anterior, el artículo 89 de la Ley 2220 establece que serán conciliables todos los conflictos que puedan ser conocidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siempre que la conciliación no esté expresamente prohibida por la ley. 21. El anotado artículo 89 prevé que “[…] Cuando medie acto administrativo de carácter particular, podrá conciliarse sobre los efectos económicos del mismo […]”. 22.

Con sustento en las normas mencionadas en precedencia, la Sala concluye que, en tratándose de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la conciliación extrajudicial constituye requisito de procedibilidad en aquellos asuntos que sean susceptibles de conciliación y que no se encuentren expresamente prohibidos por la ley. 23.

Asimismo, las demandas presentadas en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dicho requisito de procedibilidad es obligatorio cuando pretendan conciliarse los efectos económicos del acto acusado. 10 De acuerdo con lo establecido en el numeral 3. del artículo 244 del CPACA, cuando la decisión es notificada mediante estado, el recurso de apelación deberá sustentarse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. 11 Modificado por el artículo 34 de la Ley 2080. 5 Radicación núm.: 25000-23-41-000-2023-00485-01 Demandante: Marriott Worldwide Corporation 24.

Esta última interpretación es armónica con el artículo 7° de la Ley 2220, conforme con el cual “[…] se podrán conciliar todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento y los derechos de los cuales su titular tenga capacidad de disposición […]”, es decir, que la conciliación extrajudicial, por regla general, es procedente en aquellos asuntos respecto de los cuales las partes tienen la potestad de disponer libremente. 25.

En el caso concreto se pretende la nulidad de las Resoluciones números 82267 de 15 de diciembre de 202112 y 91237 de 28 de diciembre de 202213, mediante las cuales la SIC canceló parcialmente el registro de la marca “DELTA HOTELS” (nominativa), en el sentido de excluir de su cobertura los servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 26.

La jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado que, en materia marcaria, existen los siguientes medios de control: “[…] a) la de nulidad absoluta, prevista en el inciso primero del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, equiparable con el medio de control de nulidad establecido en el artículo 137 del CPACA; b) la de nulidad relativa, que tiene un término de caducidad de 5 años14, establecida en el inciso segundo del mismo artículo 172 de la Decisión 486 de 2000; y c) el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en el artículo 138 del CPACA, que procede contra los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso.

En ese entendido, es pertinente señalar que, según lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, el medio de control de nulidad absoluta o medio de control de nulidad, en la legislación interna, procede, en cualquier tiempo, cuando lo que se va a demandar es el registro de una marca concedida en contravención de lo dispuesto en los artículos 134, primer párrafo, y 135 ibidem.

Por su parte, el medio de control de nulidad relativa, que tiene un término de prescripción de 5 años5, es procedente cuando el registro marcario fue concedido de mala fe o en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Es decir, que tanto los medios de control de nulidad relativa como de nulidad absoluta, fueron legalmente establecidos para demandar actos administrativos que conceden registros marcarios, conforme se desprende de lo expresamente establecido en el artículo 172 de la Decisión 486 de 200015.

No obstante, cuando lo que se demanda es el acto administrativo que niega o cancela total o parcialmente un registro marcario, los medios de control procedentes ya no serán los referidos, sino el de nulidad y restablecimiento del derecho, debido a la afectación directa que genera este 12 “[…] Por la cual se decide la cancelación de un registro marcario […]”. 13 “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 14 Inciso 2º, Articulo 172 de la decisión 486 de 2000.

“La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.” (Negrillas y subrayas fuera del texto original). 15 “[…] Artículo 172- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe […]” (Negrillas y subrayas fuera del texto original) 6 Radicación núm.: 25000-23-41-000-2023-00485-01 Demandante: Marriott Worldwide Corporation tipo decisiones frente a los intereses particulares del solicitante o del propietario a quien se le cancela la marca. […]”16 (negrilla del texto) (subrayado fuera del texto). 27.

A su vez, esta Sección ha indicado de manera reiterada que en los citados asuntos no es obligatorio agotar el requisito de la conciliación extrajudicial, por las siguientes razones: “[…] en tratándose del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado en asuntos marcarios, la Sección Primera del Consejo de Estado de manera pacífica y reiterada ha sostenido que la conciliación prejudicial, en estos casos, no constituye requisito de procedibilidad, habida cuenta que este tipo de demandas adolecen de pretensiones económicas susceptibles de ser conciliadas, pues lo que se debate en esta jurisdicción es la legalidad del acto a la luz de las normas comunitarias que se consideren transgredidas, mas no las eventuales, inciertas, indirectas y futuras consecuencias económicas que pueda tener en el mercado la nulidad de dicha decisión administrativa que denegó un registro u ordenó o denegó su cancelación. En efecto, si bien se puede afirmar que el derecho marcario en su naturaleza genérica enmarca e involucra intereses o finalidades económicas de quienes actúan como agentes del mercado a través de la legitima pretensión de usar un registro y/o beneficiarse del mismo, ello no implica que las demandas que conoce la Jurisdicción sobre esta materia contengan aspectos o pretensiones económicas objeto de conciliación, pues el Juez contencioso-administrativo se limita a estudiar la legalidad del acto conforme al ordenamiento jurídico comunitario y a determinar la procedencia de un restablecimiento del derecho relacionado con la posibilidad de registrar la marca solicitada, lograr su cancelación y la obtención del derecho prioritario consecuencial o la denegación de ésta y que se mantenga incólume el correspondiente registro.

Para la Sala, en estos casos, la entidad demandada, esto es, la Superintendencia de Industria y Comercio, no puede conciliar la legalidad del acto ni el eventual restablecimiento del derecho, pues, como ya se indicó, éste último adolece de contenido económico susceptible de este tipo de acuerdos directos entre las partes, amén de que también existen intereses de terceros que no pueden ser desconocidos ante una posible conciliación. […]”17 (negrilla fuera del texto). 28.

En virtud de las normas y jurisprudencia citadas supra, la Sala considera que en el caso sub examine, por tratarse de una demanda que pretende la nulidad de unos actos administrativos de naturaleza marcaria, no era exigible el requisito de la conciliación extrajudicial, por cuanto las partes involucradas en la controversia no se encuentran habilitadas para conciliar la legalidad de los actos acusados y, además, porque de este tipo de controversias no se desprende el restablecimiento automático de derechos económicos en favor de la demandante. 29.

Así las cosas, al no ser obligatorio el requisito de la conciliación extrajudicial en el presente asunto, no le era dable al tribunal de primera instancia rechazar la demanda. 16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Providencia de 29 de febrero de 2024. Radicación núm.: 25000-23-41-000-2023-00076-01.

C.P. Nubia Margoth Peña Garzón 17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Providencia de 29 de febrero de 2024. Radicación núm.: 25000-23-41-000-2023-00076-01. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. En el mismo sentido ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Providencia de 29 de febrero de 2024.

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2023-00894-01 C.P. Hernando Sánchez Sánchez; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Providencia de 29 de febrero de 2024. Radicación núm.: 25000-23-41-000-2023-01094-01 C.P. Hernando Sánchez Sánchez y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.

Sentencia de 17 de marzo de 2016. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2009-00021-00. C.P. María Elizabeth García González. 7 Radicación núm.: 25000-23-41-000-2023-00485-01 Demandante: Marriott Worldwide Corporation 30. En consecuencia, se revocará el auto de 26 de mayo de 2023 y, en su lugar, se ordenará que se provea sobre la admisión de la demanda, previa verificación de los requisitos de ley.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto de 26 de mayo de 2023 proferido por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, ORDENAR que se provea sobre la admisión de la demanda, previa verificación de los requisitos de ley.

SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Presidente OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Salva voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.