Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020130040700 Demandante: Inversiones Magen S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Inversiones Fajitex S.A.S. Temas: Aplicabilidad del inciso 4° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Inversiones Magen S.A.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio tendiente a que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 41009 de 29 de junio de 2012 y 14921 de 4 de abril de 2013. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve, las cuales se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES 1. La sociedad Inversiones Magen S.A.S.2, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en 1 La Sala mediante auto de 12 de diciembre de 2017, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Actuando por intermedio de apoderada.
Cfr. Folio 2. 2 Número único de radicación: 11001032400020130040700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ejercicio de la acción de nulidad relativa3, tendiente a que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 41009 de 29 de junio de 2012 y 14921 de 4 de abril de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó ordenar a la parte demandada la cancelación del registro de la marca mixta “FAJITEX” que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Inversiones Fajitex S.A.S., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.
Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 41009 de junio 29 de 2012, proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por INVERSIONES MAGEN S.A.S en el expediente No. 11 - 172955 que resolvió la solicitud de registro de la marca FAJITEX para identificar publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; administración comercial, trabajos de oficina, establecimientos de comercio" servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación internacional.
SEGUNDA. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 14921 de abril 04 de 2013 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación presentado por INVERSIONES MAGEN S.A.S, confirmando la resolución No. 41009 de junio 29 de 2012 y agotando la vía gubernativa.
TERCERA. Que a título de restablecimiento del derecho se declare fundada la oposición presentada y en consecuencia se cancele el certificado de registro correspondiente al signo FAJITEX clase 35, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”. Presupuestos fácticos 4.
La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 3 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 3 Número único de radicación: 11001032400020130040700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.1.
Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó el registro como marca del signo mixto “FAJITEX”, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. Agregó que dicha solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentándose oposición por la parte demandante con base en sus marcas “FAJATE”. 4.3.
Indicó que la directora de signos distintivos, por medio de la Resolución núm. 41009 de 29 de junio de 2012, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo mixto “FAJITEX” para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Que la parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 41009 de 29 de junio de 2012. 4.5.
Que el superintendente delegado para la propiedad industrial, por medio de la Resolución núm. 14921 de 4 de abril de 2013, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 41009 de 29 de junio de 2012. Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1. El artículo 136 literal a) y h) de la Decisión 486 de 2000. 5.2.
El artículo 61 de la Constitución Política. Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: 4 Número único de radicación: 11001032400020130040700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto de la violación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000. 6.1.
Señaló que la parte demandada al encontrarse en presencia de una marca notoria como “FAJATE” debió considerar que en el signo “FAJITEX” (mixto) predomina el elemento denominativo sobre el figurativo, pues es este término el que resulta preponderante en el conjunto solicitado, no solo por la fuerza expresiva de las palabras sino en atención a su tamaño y ubicación en el signo solicitado. 6.2.
Adujo que con relación al aspecto ortográfico, las marcas cotejadas presentan similitud en las palabras que las conforman, pues contienen prácticamente la misma sucesión de vocales colocadas en el mismo orden, FÁJATE - FAJITEX, a excepción de la letra i. 6.3. Indicó que en el campo fonético se encuentran semejanzas, por cuanto una pronunciación posible de ambas denominaciones se hace con el acento prosódico en sus primeras sílabas, de suerte que las sílabas tónicas además de ser idénticas ocupan la misma posición en uno y otro.
Asimismo, sus terminaciones son semejantes (TE y TEX) y la única diferencia, entre ellas, es la letra X al final, situación que no dota al signo “FAJITEX” de características propias que le permitan lograr distintividad. 6.4. Expresó que no solo los signos son similares en alto grado, sino que, además, la marca “FAJITEX” pretende distinguir servicios relacionados con los productos que se encuentran cubiertos con las marcas registradas “FAJATE”.
Respecto de la violación del artículo 136, literal h) de la Decisión 486 de 2000. 6.5. Mencionó que se transgredió el artículo 136, literal h) de la Decisión 486 de 2000, por cuanto la parte demandada, dentro de los actos acusados desconoció el carácter notorio de la marca “FAJATE” de su propiedad, para el período comprendido entre el año 2011 y octubre de 2012. 5 Número único de radicación: 11001032400020130040700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.6.
Anotó que al encontrarse en presencia de una marca notoria como “FAJATE”, la parte demandada debió realizar un análisis más riguroso de los signos en cotejo, evidenciando así las similitudes existentes que generan en la mente del consumidor un riesgo de confusión no solo respecto de los productos, sino frente al origen empresarial de los mismos. 6.7.
Concluyó que, en el presente caso, se cumplen a cabalidad los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el signo “FAJITEX” presenta similitudes con las marcas notorias “FAJATE” y además pretende identificar servicios relacionados con los productos identificados con la marca previamente registrada.
Respecto de la violación del artículo 61 de la Constitución Política. 6.8. Adujo que dicha norma establece que el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley y, en consecuencia, debe proteger los derechos de los titulares de marca, evitando que personas distintas obtengan registros para marcas que sean confundibles con la marca registrada con anterioridad.
Contestaciones de la demanda 7. La parte demandada4 contestó la demanda5 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto de la violación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000. 7.1. Indicó que con la expedición de los actos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000. 4 Actuando por intermedio de apoderado.
Cfr. Folio 52 5 Cfr. Folios 43 a 51 6 Número único de radicación: 11001032400020130040700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.2. Que las marcas enfrentadas contienen un diseño diferente en su presentación al público, no presentado semejanza alguna y permitiendo su coexistencia en el mercado. 7.3.
Que a nivel auditivo se advierten diferencias en la pronunciación de los signos, ya que cada uno tiene una terminación disímil. 7.4. Que en el aspecto visual, se evidencia que ambas marcas contienen elementos gráficos que las diferencian en el mercado, pues el signo “FAJITEX” está acompañado de una mariposa en el extremo derecho del signo; igualmente, el tipo de letra utilizado es distinto al de la marca “FAJATE”. 7.5.
Expresó que el signo solicitado para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional, no contiene semejanzas ni gráficas, ni fonéticas con las marcas previamente registradas; goza de suficiente distintividad en el mercado, lo cual permite su coexistencia; y no genera riesgo de confusión en el público en cuanto a los productos o a su origen empresarial.
Respecto de la violación del artículo 136, literal h), de la Decisión 486 de 2000. 7.6. Que dentro de los antecedentes administrativos no existe prueba alguna que le permitiera a la parte demandante acreditar la notoriedad y/o el fuerte posicionamiento de su marca en el mercado, por lo que argumentar ese hecho en sede judicial, resulta improcedente. 7.7.
Y que, la parte demandada al estudiar la solicitud del signo "FAJITEX”, como marca, aplicó el principio de la independencia judicial, en el estudio de registrabilidad de esta. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso, no se pronunció en esta etapa procesal. 7 Número único de radicación: 11001032400020130040700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Solicitud de Interpretación Prejudicial 9.
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 9 de septiembre de 2014, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; y este profirió la Interpretación Prejudicial 127-IP-2016 de 9 de marzo de 2017, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes.
De oficio, se interpretarán los Artículos 224, 228 y 229 de la misma normativa, ya que son disposiciones que regulan la protección de la marca notoriamente conocida. […]”. 10. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que, a su juicio, son aplicables. Audiencia Inicial y reanudación del proceso 11.
El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 22 de mayo de 2019, decretó la reanudación del proceso y convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial de día 29 de mayo de 2019, declaró saneado el proceso, resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6° del artículo 180 y no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada, fijó el objeto del litigio, declaró precluida la posibilidad de conciliación, declaró precluida la fase de medidas cautelares y resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas.
Alegatos de conclusión 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 3 de febrero de 2025, consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, por lo cual ordenó a las partes e intervinientes la presentación por 8 Número único de radicación: 11001032400020130040700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 13.
La parte demandante6 manifestó que dada la caducidad del registro del signo concedido, a través de los actos administrativos acusados, y desaparecida la causal que los hacía nulos, carece de todo sentido hacer un pronunciamiento sobre su legalidad o ilegalidad. 14. La parte demandada7 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 15.
El tercero con interés directo en el resultado del proceso8 no se pronunció en esta oportunidad procesal. Concepto del Ministerio Público 16. El agente del Ministerio Público9 tampoco se pronunció en esta oportunidad procesal. 17. El Despacho sustanciador, mediante auto de 12 de marzo de 202510, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte del estado actual de los registros núms.: i) 470209 de la marca mixta “FAJITEX”, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso; ii) 351242, 457420, 457418 y 457417 de la marca mixta FAJATE, que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; iii) 337116 de la marca mixta F FAJATE, que identifica productos de la Clase 25 ibidem; iv) 418509 de la 6 Cfr. Índice 76 del aplicativo web “SAMAI”. 7 Cfr. Índice 77 del aplicativo web “SAMAI”. 8 Cfr. Índice 79 del aplicativo web “SAMAI”. 9 Ibidem. 10 Cfr. Índice núm. 80 aplicativo web “SAMAI”. 9 Número único de radicación: 11001032400020130040700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca figurativa, que identifica productos de la Clase 25 ibidem; v) 365318, 457412, 457414 y 457413 de las marcas mixtas FAJATE, que identifican productos de la Clase 10 ibidem; vi) 390354 del lema comercial FAJATE TU SEGUNDA PIEL, que identifica productos de la Clase 10 ibidem; y vii) 418510 de la marca figurativa, que identifica productos de la Clase 10 ibidem. 18.
La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación11 dio cumplimiento a lo ordenado supra, los incorporó al expediente y corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días, las cuales guardaron silencio en esta oportunidad procesal12. II. CONSIDERACIONES 19. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) el marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca; vii) desarrollos jurisprudenciales; y viii) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 20. De acuerdo con i) el numeral 8º del artículo 149 del CPACA13 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201919, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 21.
Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine. 11 Cfr. Índice núm. 84 aplicativo web “SAMAI”. 12 Cfr. Índice núm. 89 aplicativo web “SAMAI”. 13 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]”. 10 Número único de radicación: 11001032400020130040700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los actos acusados 22.
Los actos acusados son los siguientes: 22.1. La Resolución núm. 41009 de 29 de junio de 2012, por medio de la cual la directora de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta “FAJITEX”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 22.2.
La Resolución núm. 14921 de 4 de abril de 2013, mediante la cual el superintendente delegado para la propiedad industrial de la mencionada entidad resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 41009 de 29 de junio de 2012. El problema jurídico 23. Le corresponde a la Sala determinar: 23.1. Si es procedente o no la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad del registro marcario núm. 470209 de la marca mixta “FAJITEX”, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad Inversiones Fajitex S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso; y 23.2.
En caso de no serlo, si las resoluciones núms. 41009 de 29 de junio de 2012 y 14921 de 4 de abril de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta FAJITEX solicitada para identificar "publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, establecimientos de comercio", servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los artículos 136, literales a) 11 Número único de radicación: 11001032400020130040700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y h) de la Decisión 486 de 2000 y 61 de la Constitución Política y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. 23.3.
En este sentido, se analizará: 24. Si, los signos “FAJATE” con registros núms. 351.242, 337.116, 418.509, 365.318, 390.354, 418.510, 457.420, 457.418, 457.417, 457.412, 457.414 y 457.413, que identifican productos en las clases 10 y 25 de la de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante, eran o no marcas notorias a la fecha de la solicitud de registro de la marca mixta solicitada “FAJITEX”, esto es, al 15 de diciembre de 2011 y, en caso afirmativo, si la marca mixta solicitada FAJITEX afecta los derechos exclusivos sobre las mencionadas marcas notorias. 25.
En caso de que no se demuestre la mencionada notoriedad de la marca “FAJATE”, se analizará si existe o no riesgo de confusión o de asociación entre las marcas “FAJATE”, mencionadas supra y la marca mixta solicitada “FAJITEX”, solicitada para identificar servicios de la Clase 35 de la mencionada Clasificación; y 26. Si como consecuencia de lo anterior, la parte demandada vulneró la protección que concede la Constitución Política de Colombia a la propiedad intelectual.
Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 27. La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización Internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena14, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 14 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 12 Número único de radicación: 11001032400020130040700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Andino. Igualmente, resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200015 de la Comisión de la Comunidad Andina16.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina17 28. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina18. 15 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;
Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 16 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. Estas normas del derecho primario y secundario hacen parte del bloque de internacionalidad. 17 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 18 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Número único de radicación: 11001032400020130040700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros19. 30.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III, se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 31.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 32.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 33. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 19 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 14 Número único de radicación: 11001032400020130040700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34.
El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca 35. De acuerdo con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca 36. El artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, sobre la caducidad del registro, dispone que el registro de la marca caducará de pleno derecho, por un lado, si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la Decisión; y, por el otro, por falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del Estado miembro.
Desarrollos jurisprudenciales Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 37. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, sobre la caducidad de los registros marcarios producida por su falta de renovación, que esto ocurre cuando: i) su titular no ha presentado la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expiración del plazo de diez años contados a partir de la concesión de dicho registro marcario; o ii) no ha pagado las tasas correspondientes, de conformidad con el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000, por lo que éstas corresponden a un modo de extinción del derecho de uso exclusivo y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática20. 20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 79- IP-2015 de 3 de junio de 2015. 15 Número único de radicación: 11001032400020130040700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Consejo de Estado 38. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está prohibido declarar la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[…] si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”21. 39.
En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada jurisprudencia22, dando aplicación al inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha sostenido que la norma comunitaria andina prevé que en aquellos supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo que concede el derecho de registro23.
Análisis del caso concreto 40. De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procederá a determinar si, en el caso sub examine, es procedente o no la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad del registro marcario núm. 470209 de la marca mixta “FAJITEX”, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad Inversiones Fajitex S.A.S, tercero con interés directo en las resultas del proceso. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de enero de 2008;
C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; núm. único de radicación 11001032400020020044201. 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110045500. 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero de 2021, CP.
Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300, 11001032400020090022700, 11001032400020100050500 y 11001032400020090050300. 16 Número único de radicación: 11001032400020130040700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 41. La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el expediente del proceso, como consta en el reporte del estado actual descargado del Sistema de Información para la Propiedad Industrial -SIPI-, registro marcario núm. 470209 de la marca mixta “FAJITEX”, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, sociedad Inversiones Fajitex S.A.S, se encuentra caducado24. 42.
La Sala considera que, de conformidad con el inciso 1° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, la caducidad del registro de una marca se configura de pleno derecho por su no renovación dentro del término legal y, en ese sentido, los derechos que tenía el tercero con interés directo en el resultado del proceso o cualquier otro tercero indeterminado se extinguieron como consecuencia de la caducidad. 43.
Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo a que la marca mixta “FAJITEX”, con registro marcario núm. 470209, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra caducada, esta Sala considera que, en el caso sub examine, las causales de nulidad invocadas en la demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los supuestos fácticos previstos en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista. 44.
Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera, igualmente, que al reunirse los supuestos fácticos previstos en la norma indicada supra no es necesario realizar el examen sobre la presunta vulneración de los artículos 136, literales a) y h), de la Decisión 486 de 2000 y 61 de la Constitución Política, formulada en el acápite del problema jurídico de esta providencia. 45.
Comoquiera que la Sala ha considerado que en estos casos la sentencia pone fin al proceso, así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 24 Cfr. Índice 84 de SAMAI. 17 Número único de radicación: 11001032400020130040700 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado (E2) CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.