CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2020-00212-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
TESIS: ENTRE EL SIGNO CUESTIONADO “STADA” Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “ESCADA” SE ADVIERTEN SIGNIFICATIVAS SEMEJANZAS DESDE LOS PUNTOS DE VISTA ORTOGRÁFICO Y FONÉTICO, ASÍ COMO UNA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE DISTINGUEN EN LAS CLASES 3ª Y 35 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad STADA ARZNEIMITTEL AG., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª.
Son nulas las 54945 de 5 de septiembre de 2017, “Por la cual se niega parcialmente una solicitud de registro marcario multiclase”, expedida por el Director de Signos Distintivos de la 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio1; 66038 de 25 de noviembre de 2019, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª.
Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder el registro como marca del signo mixto "STADA". 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.
La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 9 de marzo de 2017 presentó solicitud de extensión territorial para obtener registro como marca del signo mixto, “STADA”, para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 3ª, 5ª, 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 y 352 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna por parte de terceros. 3º: Que mediante la Resolución núm. 54945 de 2017, el Director de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro como marca del signo mixto “STADA” respecto de las clases 3ª y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por encontrar, de oficio, que resultaba similarmente confundible con las marcas previamente registradas “ESCADA”, “ESCADA COLLECTION” y “ESCADA”, de propiedad, respectivamente, de las sociedades ZADAFO 2 El referido signo se solicitó para distinguir los siguientes productos y servicios: “[…] Clase 3ª: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.
Clase 5ª: Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; medicamentos; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario; fórmulas para lactantes; suplementos dietéticos para personas y animales; preparaciones de diagnóstico para uso médico; emplastos, material para apósitos; materiales para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas; herbicidas.
Clase 10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, aparatos de diagnóstico para uso médico, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; materiales de sutura. Clase 35: Publicidad; gestión de negocios; administración comercial; trabajos de oficina; venta mayorista y venta minorista de preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, fregar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, productos cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos; venta mayorista y venta minorista de preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para uso médico, medicamentos, alimentos y sustancias dietéticos especialmente para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, suplementos dietéticos para personas y animales, preparaciones de diagnóstico para uso médico; venta mayorista y minorista de emplastos, materiales para apósitos, materiales para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas; venta mayorista y minorista de aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, aparatos de diagnóstico para uso médico, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, materiales de sutura, productos de imprenta, materiales de instrucción y pedagógicos (excepto aparatos). […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH y ESCADA LUXEMBOURG S.À R.L. 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 66038 de 2019, emanada del Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486, toda vez que toda vez que el signo mixto “STADA”, cuestionado, es diferente de las marcas previamente registradas “ESCADA” y “ESCADA COLLECTION”. Adujo que no existen semejanzas ortográficas ni fonéticas entre los signos enfrentados, que puedan generar riesgo de confusión o asociación, debido a que cada uno de ellos cuenta con secuencias vocálicas y consonánticas distintas, no tienen el mismo número de sílabas y cuentan con inicios y terminaciones diferentes.
Que, en efecto, el signo solicitado empieza con una consonante, esto es, la letra “S” y tiene el prefijo “STA”, mientras que las previamente registradas comienzan con una vocal “E” y el prefijo “ESC”. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que los terceros con interés directo en las resultas del proceso no presentaron oposición al registro del signo cuestionado “STADA”, lo que debe tenerse como un indicio de ausencia de confusión, ya que, si en verdad existiese, a su juicio, dichas compañías hubiesen sido las primeras interesadas en evitar el registro y uso de una expresión que potencialmente les pudiera perjudicar.
Mencionó que previo a presentar el recurso de apelación en la instancia administrativa, radicó un memorial de modificación a la solicitud de registro del signo cuestionado “STADA”, en el sentido de limitar la cobertura de los productos y servicios que distingue en las clases 3ª y 35 de la Clasificación Internacional de Niza; sin embargo, la misma no fue atendida por la entidad demandada al resolver el recurso instaurado, argumentando que debía haberla allegado directamente ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI-.
Que, por el contrario, al constatar el evidente interés de modificar la cobertura, el examinador debió contactar al solicitante o expedir un requerimiento, así como se realiza con frecuencia para solicitar la aclaración, la inclusión de fundamentos de rechazo, la modificación o la corrección de los trámites de registro de marcas en las diferentes instancias del proceso, advirtiendo que la solicitud de modificación de 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cobertura debía presentarse ante la OMPI para poder ser tenida en cuenta por la SIC. Mencionó que tanto ella como las sociedades titulares de las marcas citadas de oficio por la SIC tienen objetos y actividades comerciales diversas, pues, por un lado, ESCADA es una empresa internacional de moda femenina; y, por el otro, ella pertenece a la industria farmacéutica y está enfocada en producir y comercializar productos para el cuidado de la salud.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. El Despacho sustanciador, mediante auto de 30 de septiembre de 20224, tuvo por no contestada la demanda presentada por la SIC, comoquiera que, quien decía actuar como su apoderada, no allegó el poder otorgado por dicha entidad, según daban cuenta los documentos obrantes en el índice 11 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. 4 Índice 19 del expediente digital. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.-2. La sociedad ZAFADO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma5, guardó silencio. II.-3. La sociedad ESCADA LUXEMBOURG, tercero con interés directo en las resultas del proceso, manifestó que no le asiste interés en el presente caso.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 30 de septiembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales. 5 Folio 75 del cuaderno físico principal. 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
En concordancia con el artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y las contestaciones de la misma, consiste en determinar si las resoluciones núms. 54945 de 5 de septiembre de 2017 y 66038 de 25 de noviembre de 2019, mediante las cuales la SIC le denegó a la actora el registro como marca del signo mixto “STADA”, para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 3ª y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.
Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La parte actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda.
Para el efecto, alegó que existen diferencias ortográficas y fonéticas entre el signo y marcas enfrentados, comoquiera que cuentan con inicios diferentes, esto es, “STA” y “ESC”, de manera que el consumidor puede distinguirlos plenamente. IV.-2. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Al respecto, sostuvo que al apreciar el signo y marcas enfrentadas en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce parcialmente a las marcas previamente registradas, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad.
Alegó que, a pesar de que el signo cuestionado “STADA” omite la vocal “E” inicial y cambia la consonante “C” por una “T”, éste 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co comparte el resto de las vocales y consonantes con las marcas registradas, por lo que su impacto fonético es muy similar.
Sostuvo que los signos distintivos comparados tienen el mismo número de sílabas (S-TA-DA / ES-CA-DA), de manera que un consumidor puede pensar que el signo solicitado “STADA” es una modificación o nueva creación de las ya registradas “ESCADA” y “ESCADA COLLECTION”, destinada tal vez a una nueva línea de productos y servicios dentro del mismo sector.
IV.-3. En esta etapa procesal, tanto los terceros con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina7, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó8: “[…]
PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente 7 En adelante el Tribunal. 8 Proceso 478-IP-2022. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020200021200 constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.
SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023.
TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 54945 de 5 de septiembre de 2017 y 66038 de 25 de noviembre de 2019, le denegó a la actora el registro como marca del signo mixto “STADA”, para distinguir los siguientes productos y servicios: “[…]Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos […]” y “[…] Publicidad; gestión de negocios; administración comercial; trabajos 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de oficina; venta mayorista y venta minorista de preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, fregar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, productos cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos; venta mayorista y venta minorista de preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para uso médico, medicamentos, alimentos y sustancias dietéticos especialmente para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, suplementos dietéticos para personas y animales, preparaciones de diagnóstico para uso médico; venta mayorista y minorista de emplastos, materiales para apósitos, materiales para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas; venta mayorista y minorista de aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, aparatos de diagnóstico para uso médico, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, materiales de sutura, productos de imprenta, materiales de instrucción y pedagógicos (excepto aparatos). […]”, comprendidos, respectivamente, en la Clase 3ª y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar, de oficio, que resultaba similarmente confundible con las marcas previamente registrada “ESCADA” y “ESCADA COLLECTION”, de propiedad de las sociedades ZADAFO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MBH y ESCADA LUXEMBOURG S.À R.L., terceros con interés directo en las resultas del proceso. A juicio de la actora, el signo mixto “STADA”, cuestionado, es diferente de las marcas previamente registradas “ESCADA” y “ESCADA COLLECTION”. Adujo que no existen semejanzas ortográficas ni fonéticas entre los signos enfrentados, que puedan generar riesgo de confusión o asociación, debido a que cada uno de ellos cuenta con secuencias vocálicas y consonánticas distintas, no tienen el mismo número de sílabas y cuentan con inicios y terminaciones diferentes; y que, en efecto, el signo solicitado empieza con una consonante, esto es, la letra “S” y tiene el prefijo “STA”, mientras que las previamente registradas comienzan con una vocal “E” y el prefijo “ESC”.
El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 227-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-20229, 261-IP-202210, 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 350-IP-202211 y 391-IP-202212, en las que se interpretó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486. Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: “[…] Decisión 486. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 12 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.
En ese sentido, para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: 13 SIGNO MIXTO CUESTIONADO ESCADA ESCADA COLLECTION14 MARCAS NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS Como en el presente caso se va a cotejar un signo mixto “STADA”, como lo es el cuestionado, con unas marcas nominativas “ESCADA”, a nombre de los terceros con interés directo en las resultas del 13 Índice 2 del expediente digital. 14 Índice 2 del expediente digital. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en el mixto, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo mixto cuestionado, no así las gráficas que lo acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue. En este orden de ideas, no existe duda que en la marca cuestionada y en la mixta previamente registrada prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico.
Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.
A efectos de evaluar la similitud entre marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante […]”.
Es del caso señalar que tal y como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así, lo expresó: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica.
Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.
En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”. Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultará imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.
Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Ahora, se considera necesario analizar si una de las marcas previamente registradas está compuesta por expresiones de uso común, esto es “ESCADA COLLECTION”, para amparar productos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.
Consultada la página web de la entidad demandada15, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas las siguientes marcas en la Clase 3ª que contenían la expresión “COLLECTION”: MARCA TITULAR ER-EUROPEAN COLLECTION-ARTURO CALLE (MIXTA) COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S. ENGOL COLLECTIONS (MIXTA) COMERCIALIZADORA LYON S.A.S. D-BODY COLLECTION (MIXTA) GERMAN ALBERTO VELEZ THE PEARL COLLECTION (MIXTA) TERSA COSMETICOS S.A.S. SPRING COLLECTION S.A.S. (MIXTA) SPRING COLLECTION S.A.S 15 www.sipi.gov.co.
Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 17 de abril de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior, pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. En ese sentido, al ser “COLLECTION” una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, que los vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.
Sobre el particular, el Tribunal precisó: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]” (Resaltado fuera de texto).
Así las cosas, la expresión “COLLECTION”, que hace parte de una de las marcas previamente registradas, es una partícula de uso común que debe ser excluida del cotejo marcario, teniendo en cuenta que la Interpretación Prejudicial, traída a colación, sugiere que el Juez 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Consultante no las debe tener en cuenta al realizar el examen comparativo de las marcas. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado “STADA” y las marca previamente registrada “ESCADA”, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en 4 letras “S”- “A”-“D”- “A”; y que la única diferencia radica en la supresión de la letra “E” en el signo cuestionado y la sustitución de la letra “C” por una “T” intermedia, la cual no provee la suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarlo de las registradas con anterioridad, comoquiera que el signo solicitado reproduce el vocablo “S-ADA”, de las marcas registradas.
Al respecto, cabe mencionar que si bien es cierto que la marca previamente registrada está compuesta por una letra diferente, esto es, la “T”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que las expresiones enfrentadas guardan similar disposición, lo que lleva a que el signo cuestionado “STADA” 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no sea suficientemente distintivo y diferente a la previamente registrada. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que el signo solicitado “STADA” y las marcas previamente registradas “ESCADA” tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto el signo y marcas cotejados coinciden en la partícula “S-ADA”, así como en las terminaciones “ADA” y “ADA”, las cuales generan un impacto sonoro idéntico.
Las anteriores similitudes fonéticas también se ven reforzadas en la identidad que se presenta en la pronunciación de la letra “S” del signo cuestionado y de la sílaba “ES” de las marcas previamente registradas, comoquiera que dicha sílaba “ES” y la consonante “S” suenan exactamente igual, de manera que ambas expresiones se leen y pronuncian como “ES-CA-DA” y “ES-TA-DA”, y el consumidor no podrá diferenciar una respecto de la otra.
Ahora, en cuanto a la variación de la letra “C” por una “T”, en el signo cuestionado, la Sala considera que dicho cambio no genera una alteración en su pronunciación que ostente la suficiencia para diferenciarlas, toda vez que la primera genera un fonema 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fricativo interdental sordo y la segunda representa un fonema oclusivo dental sordo. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal semejanza: STADA – ESCADA – STADA – ESCADA – STADA – ESCADA – STADA - SCADA STADA – ESCADA – STADA – ESCADA – STADA – ESCADA – STADA - SCADA STADA – ESCADA – STADA – ESCADA – STADA – ESCADA – STADA - SCADA STADA – ESCADA – STADA – ESCADA – STADA – ESCADA – STADA - SCADA En ese sentido, para la Sala resulta evidente que en el caso sub examine, fonéticamente, en las marcas enfrentadas predomina el sonido de la palabra “ES-CA-DA / ES-TA-DA-”.
En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que el signo y las marcas objeto de controversia son de fantasía porque no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea identificable por el consumidor promedio colombiano, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto16. 16 Criterio señalado en sentencia de 1º de julio de 2021.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 20212- 00055-00. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.
Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201817 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00314-00. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el caso sub lite, el signo cuestionado “STADA” fue solicitado para amparar los siguientes productos y servicios de las clases 3ª y 35 de la Clasificación Internacional de Niza:.- Clase 3ª: “[…] Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos. […]”..- Clase 35: “[…] Publicidad; gestión de negocios; administración comercial; trabajos de oficina; venta mayorista y venta minorista de preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, fregar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, productos cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos; venta mayorista y venta minorista de preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para uso médico, medicamentos, alimentos y sustancias dietéticos especialmente para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, suplementos dietéticos para personas y animales, preparaciones de diagnóstico para uso médico; venta mayorista y minorista de emplastos, materiales para apósitos, materiales para empastes e improntas 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas; venta mayorista y minorista de aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y […]”. Las marcas previamente registradas, “ESCADA COLLECTION” y “ESCADA”, distinguen, respectivamente, los siguientes productos y servicios de las clases 3ª y 35 de la citada Clasificación: “[…] artículos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, jabones […]” y “[…] servicios de distribución y venta por mayor y al detal en el campo de vestuario, zapatería, sombrerería, accesorios para uso personal, bolsos, maletas, cosméticos, joyería, joyería en diamante, joyería de moda, joyería de fantasía, perfumes y cosméticos, artículos de tocador, artículos para los ojos, relojes. […]”.
De acuerdo con lo anterior, para la Sala no cabe duda de que entre los productos que distinguen el signo y marcas enfrentadas existe conexidad competitiva, toda vez que amparan los mismos productos y servicios de las clases 3ª y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, además que pertenecen a las mismas clases del nomenclátor y son productos y servicios coincidentes; se pueden promocionar por los mismos medios, -folletos, televisión, prensa, redes sociales-; los productos tales como los cosméticos, jabones y perfumes que 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co amparan ambos signos distintivos objeto de controversia, suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, almacenes, droguerías, tiendas y almacenes de grandes superficie; tienen la misma finalidad, esto es, configurar una imagen personal y estética del ser humano; y sus consumidores podrían asumir que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y marca enfrentada.
En efecto, se advierte que lo servicios de la Clase 35 que amparan el signo y las marcas enfrentadas son complementarios, toda vez que para prestar servicios de venta de cosméticos y perfumes (que amparan las marcas previamente registradas) necesariamente se requiere de los servicios de gestión y administración comercial que pretende distinguir el signo cuestionado.
Así las cosas, al existir una evidente semejanza entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos y servicios que distinguen, debe concluirse que éstas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que los productos y servicios que identifican tienen un mismo origen 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la actora, en caso de registrar su marca. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos y servicios identificados con esas expresiones son de productores relacionados económicamente.
Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” 18 (Destacado fuera de texto).
En ese sentido, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, debe protegerse las marcas previamente registradas, esto es, “ESCADA” y “ESCADA COLLECTION”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales19: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Finalmente, en cuanto al argumento de la actora relativo a que que previo a presentar el recurso de apelación en la instancia administrativa, radicó un memorial de modificación a la solicitud de registro del signo cuestionado “STADA”, en el sentido de limitar la cobertura de los productos y servicios que distingue en las clases 3ª y 35 de la Clasificación Internacional de Niza; y que la misma no fue 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, expediente identificado con el número único de radicación 2008- 00065-00. 19 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co atendida por la entidad demandada al resolver el recurso instaurado, argumentando que debía haberla allegado directamente ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI-, la Sala advierte lo siguiente: De conformidad con la Ley 1455 de 29 de junio de 2011, se aprobó en Colombia el “Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas" junto con su "Reglamento" e “Instrucciones Administrativas”, el cual entró en vigor el 29 de agosto de 2012.
El artículo 3TER de dicho Protocolo, prevé la posibilidad de presentar solicitudes de extensión territorial a los registros internacionales, el cual dispone lo siguiente: “[…]
ARTÍCULO 3TER. SOLICITUD DE “EXTENSIÓN TERRITORIAL”. 1) Toda solicitud de extensión a una Parte Contratante de la protección resultante del registro internacional deberá ser objeto de una mención especial en la solicitud internacional. 2) Una solicitud de extensión territorial también podrá formularse con posterioridad al registro internacional.
Tal solicitud deberá presentarse en el formulario prescrito por el Reglamento. Se inscribirá inmediatamente por la Oficina Internacional, la que notificará sin demora esta inscripción a la Oficina u Oficinas interesadas. Esta inscripción será publicada en la gaceta periódica de la Oficina Internacional. La extensión territorial producirá sus efectos a partir de la fecha en la que haya sido inscrita en el 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Registro Internacional; dejará de ser válida a la extinción del registro internacional al que se refiera. […]” (Destacado fuera de texto). Por su parte, el artículo 9bIS, ibidem, establece lo siguiente: “[…] ARTÍCULO 9bIS. INSCRIPCIÓN DE CIERTOS ASPECTOS RELATIVOS A UN REGISTRO INTERNACIONAL.
La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional i) todo cambio del nombre o de la dirección del titular del registro internacional, ii) el nombramiento de un representante del titular del registro internacional y cualquier otro dato pertinente relativo a dicho representante, iii) toda limitación, respecto de la totalidad o de algunas de las Partes Contratantes, de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, iv) toda renuncia, cancelación o invalidación del registro internacional respecto de la totalidad o de algunas de las Partes Contratantes, v) cualquier otro dato pertinente, identificado en el Reglamento, relativo a los derechos sobre una marca objeto de un registro internacional. […]” Así las cosas, la Sala advierte que es la OMPI quien recibe las solicitudes de extensión territorial que, posteriormente, y una vez superado el estudio formal de éstas, son remitidas a las oficinas nacionales de las partes contratantes20 de cada uno de los países que, 20 De conformidad con el artículo 3TER del Protocolo y a lo señalado por la SIC, mediante la Resolución núm. 50720 de 27 de agosto de 2012, “Por la cual se adiciona el Capítulo Sexto al Título X de la Circular Única de la Superintendencia de industria y Comercio”, que en su numeral 6.2.4., prevé lo siguiente: “[…] la SIC recibirá las solicitudes de extensión territorial de los efectos de un registro internacional en las que Colombia ha sido designada y publicará en la Gaceta de la Propiedad 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de conformidad con su normatividad interna, decidan sobre la registrabilidad del signo solicitado como marca. Ahora, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la solicitud de registro como marca del signo cuestionado “STADA” fue presentada por la actora mediante Protocolo de Madrid como una solicitud de extensión territorial al registro internacional núm. 1334127; y que, una vez superado su examen de forma, mediante Notificación núm. ENN/2017/08 la OMPI le informó a la SIC que ésta había sido solicitada para Colombia, como una de las partes contratantes del Protocolo de Madrid.
Posteriormente, dicha solicitud fue publicada en la correspondiente Gaceta de la Propiedad Industrial y negada mediante la Resolución núm. 54945 de 5 de septiembre de 2017, frente a la cual la actora presentó recurso de apelación, junto con un memorial de solicitud de limitación a la cobertura inicial del registro solicitado. Al respecto, la Sala advierte que, comoquiera que la naturaleza inicial del registro solicitado correspondía a una de solicitud de extensión Industrial una reproducción de la marca objeto del registro internacional con indicación de los productos y/o servicios que ampara, agrupados por clases, el nombre del titular del registro, y precisando igualmente la fecha y número del registro internacional de la marca, o de la extensión territorial posterior al registro conforme al apartado 1 del artículo 4 del Protocolo de Madrid […]”.
(Destacado fuera de texto). 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co internacional de un registro internacional, presentado a través del Protocolo de Madrid, el memorial de limitación debía ser radicado ante la OMPI, ya que fue ante dicha entidad que inició el trámite de registro y que si bien es cierto que se extendió a Colombia, también lo es que los aspectos formales y secundarios de dicha solicitud, como lo es una limitación a los productos y servicios inicialmente solicitados, deben ser analizados por la Oficina Internacional, como lo era para este caso la OMPI y no la oficina nacional, es decir, la SIC, como lo pretendía hacer la actora.
En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violó la norma alegada como vulnerada por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar el registro como marca del signo nominativo “STADA”, para amparar productos y servicios de las clases 3ª y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada una de ellas se adoptó. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.
TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00212-00 Actora: STADA ARZNEIMITTEL AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 23 de mayo de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.