1 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00443 00 Demandante: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., ocho (08) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2011 00443 00 Demandante: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero con interés: PHILLIP MORRIS PRODUCTS S.A. Consejero Ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ SALVAMENTO DE VOTO De manera respetuosa me permito señalar las razones de mi disenso frente a lo resuelto por la mayoría de la Sala en la sentencia de 8 de junio de 2023, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. Sobre el particular, la Sala señaló lo siguiente: 1.- La sociedad en mención, por intermedio de apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, con miras a obtener la nulidad de las resoluciones números 53634 de 30 de septiembre de 2010 “por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, 66510 de 29 de noviembre de 2010 “por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, y 33032 de 21 de junio de 2011, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro del signo figurativo para identificar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la aquí demandante.

A juicio de la actora, la administración transgredió los artículos 134 y del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de CAN, pues el signo Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00443 00 Demandante: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC negado para registro sí ostenta suficiente distintividad, considerando que se trata de una marca de fantasía derivada de un registro concedido previamente en su favor, en donde se reprodujo el gráfico complejo, el cual, por la combinación de figuras, tamaños y disposición de las totalidades permite su identificación, y que además no es un signo usualmente utilizado por los empresarios del sector lo que la hace única. 2.- En la sentencia de la cual me aparto, se desestimaron los cargos de nulidad propuestos en la demanda.

Al respecto, la Sala mayoritaria, en primer lugar, consideró que, el signo negado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal b) del artículo 135 de la Decisión comunitaria mencionada, en tanto que aquel responde a una figura geométrica simple sin que cuenta con elementos que le provean distintividad. Además, allí se sostuvo que el signo objeto de debate no cumplió las condiciones para que pueda apreciarse como marca derivada. 3.- Disiento respetuosamente de lo decidido por la mayoría, pues en mi criterio hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo acusado, mediante el cual se negó el registro del signo figurativo solicitado por la sociedad demandante, pues la marca es suficientemente distintiva para ser registrada, en tanto que al ser ingeniosa e inusual permite que aquella identifique e individualice los productos que pretende distinguir en relación con los demás que se ofrecen en el mercado para el cual se comercializan, haciendo posible que el consumidor los seleccione en un ejercicio de reconocimiento del origen empresarial.

Además de lo anterior, valga decir que la simpleza, de la cual se caracteriza el signo que fue negado, no contradice lo exigido por la norma comunitaria para el registro de una marca, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, pues para ello es suficiente que se trate de un signo, es decir, que sea susceptible de ser percibido por los sentidos, que aquel goce de distintividad, en su aspecto dual, esto es Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Radicado: 11001 03 24 000 2011 00443 00 Demandante: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC intrínseco y extrínseco, y que cuente con una representación gráfica; entonces, considerar que la simpleza del signo impida su registro, sería sostener que marcas con un símbolo característico, inusual y simple, serían irregistrables.

Por último, de manera respetuosa pongo en consideración que la resolución número 33032 de 21 de junio de 2011, “por la cual se resuelve un recurso de apelación” no revocó la decisión negativa sobre el registro de la marca figurativa solicitada por BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC, la cual se adoptó mediante resolución número 53634 de 30 de septiembre de 2010, sino que la confirmó. En estos términos me permito con todo respeto dejar sentado mi salvamento de voto.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado   CONSTANCIA: Este salvamento de voto fue firmado electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co