11001032400020150034000 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. TESIS: ENTRE LA MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA, “MICOSGAN”, Y LAS MARCAS NOMINATIVA Y MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADAS, “MICOSAN”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS, AL REPRODUCIR LA EXPRESIÓN “MICOSAN”, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA EN LA CLASE 5ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de la Comisión de la Comunidad Andina1, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núm. 55245 de 17 de septiembre de 2014, "Por la cual se decide una solicitud de registro", expedida por la Directora de Signos Distintivos 1 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 10530 de 9 de marzo de 2015, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emitida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 21 de abril de 2010, la sociedad ORIUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “MICOSGAN”, para amparar productos comprendidos en la Clase 5ª3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que, una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas nominativa y mixta “MICOSAN”, previamente registradas a su favor en la misma Clase. 2 En adelante SIC. 3 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] Bioinsecticida, biorregulador […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3º: Agregó que mediante la Resolución núm. 55245 de 17 de septiembre de 2014, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca nominativa “MICOSGAN”, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad ORIUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ S.A. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 10530 de 9 de marzo de 2015, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir los actos administrativos acusados violó los artículos 135, literales a) y b), 136, literal a), 150, 154 y 155, de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20005, de la Comisión de la Comunidad Andina, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, la expresión “MICOSGAN” no es apta para distinguir productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, dado que no cumple con el requisito de distintividad necesaria para ser registrada como marca. 5 En adelante Decisión 486. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Expresó que la SIC se equivocó al conceder el registro de la marca “MICOSGAN”, toda vez que genera confusión por asociación en el público consumidor, por cuanto podría suponer que provienen de un mismo empresario, al ser confundible con sus marcas previamente registradas, “MICOSAN”.

Indicó que la marca cuestionada confunde al consumidor sobre la procedencia de los productos que pretende amparar, dada la reproducción total que hace de las marcas opositoras “MICOSAN”, utilizada para tratamientos veterinarios, toda vez que el consumidor podría pensar que se trata del mismo medicamento, causando un riesgo a la salud y bienestar de los animales.

Indicó que la SIC no realizó un estudio adecuado al comparar las marcas enfrentadas, por cuanto no aplicó las reglas básicas para el correcto análisis de confundibilidad, toda vez que se limitó a expresar que eran similarmente confundibles, no obstante, concedió el registro de la expresión cuestionada con fundamento únicamente en que los productos que amparaban no tenían la misma finalidad; y que el género y especie eran disímiles, de manera que estaban dirigidos a diferentes consumidores. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que la fundamentación que la entidad demandada le dio a los actos acusados corresponde a apreciaciones erróneas, toda vez que aplicó el principio de especialidad al estimar que las marcas previamente registradas, “MICOSAN”, amparaban productos que tenían solamente como finalidad “el tratamiento, cura y prevención de enfermedades humanas”.

Aseguró que la anterior afirmación es incorrecta, por cuanto el certificado núm. 86203, correspondiente al registro de la marca “MICOSAN”, establece que su cobertura incluye productos veterinarios dirigidos al tratamiento de animales, entre los que se encuentra el medicamento biológico biorregulador de garrapatas. Sostuvo que los productos que distinguen las marcas enfrentadas presentan conexión competitiva, por cuanto tienen los mismos canales de comercialización, iguales medios de publicidad están dirigidos a un respectivo consumidor, similar género y especie y tienen idéntica finalidad.

Adujo que, al aplicar las reglas establecidas para realizar el cotejo marcario entre expresiones nominativas, se evidencia que las marcas enfrentadas son similarmente confundibles desde los puntos de vista ortográfico, visual, fonético, auditivo e ideológico. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que la SIC al momento de conceder el registro de la marca “MICOSGAN”, en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, obvió el escrito de oposición y el recurso de apelación interpuesto por ella, pues ignoró la existencia de las marcas “MICOSAN” al momento de efectuar el análisis de registrabilidad correspondiente.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. Señaló que las expresiones enfrentadas son de fantasía, pues carecen de contenido conceptual, razón por la que no ofrecen mayor grado de protección y, por ende, no son confudibles en el mercado. Manifestó que, aunque las marcas enfrentadas se encuentran registradas en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los productos que identifican tienen naturaleza dísimil, lo que evita que el público consumidor los asocie y crea que tienen el mismo origen empresarial, por cuanto la marca cuestionada identifica productos en uso del agro para control de plagas mientras que las opositoras, amparan, entre otros, artículos farmacéuticos y veterinarios.

II.-2. La sociedad ORIUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma6, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 15 de octubre de 2020, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20207, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20218, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales. 6 Según consta en los índices 8 y 41 del aplicativo SAMAI. 7 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 8 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La parte actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, alegó que la marca “MICOSGAN” carece de distintividad al encontrarse ya en el mercado de manera previa la expresión “MICOSAN”. Aseguró que la expresión cuestionada reproduce su marca en su totalidad, pues contiene las mismas letras dispuestas en el mismo orden, lo que denota la misma secuencia vocálica, silabas y semejanzas visuales y ortográficas. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que no puede permitirse la coexistencia de las marcas enfrentadas, por cuanto hay que proteger al consumidor y su salud.

Lo anterior, teniendo en cuenta que los productos que amparan dichas expresiones tienen conexión competitiva en el mercado al tratarse de productos farmacéuticos, veterinarios y control de plagas e insectos. IV.-2. La SIC insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que dentro del trámite administrativo en el que se concedió el registro como marca del signo “MICOSGAN”, para identificar productos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, se realizó teniendo en cuenta las pruebas y los argumentos esgrimidos por las partes en su momento, dando estricta aplicación a lo establecido en la Decisión 486.

IV.-3. La sociedad ORIUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, en su escrito, específicamente solicitó que se desestimen las pretensiones incoadas en la demanda, puesto que aunque podría existir semejanza entre las marcas enfrentadas los productos que identifica cada una de ellas son completamente diferentes y, por lo tanto, no se presenta conexidad competitiva. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-4.

En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina9, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó10: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 9 En adelante el Tribunal 10 Proceso 214-IP-2020. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.

Comparación entre signos denominativos […] 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.

Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 3.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cual de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas previstas en el párrafo 2.3. de la presente Interpretación prejudicial. […] 4.

Conexión entre los servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 4.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. […] b) La complementariedad de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] 4.6.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 4.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]” VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 55245 de 17 de septiembre de 2014 y 10530 de 9 de marzo de 2015, concedió el registro de la marca mixta solicitada, “MICOSGAN”, a la sociedad ORIUS BIOTECNOLOGÍA DE PANAMÁ S.A., para distinguir productos “[…] Bioinsecticida, biorregulador […]”, comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la actora, la marca cuestionada confunde al consumidor sobre la procedencia de los productos que pretende amparar, dada la reproducción total que hace de las marcas opositoras “MICOSAN”, utilizada para tratamientos veterinarios, toda vez que el consumidor 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co podría pensar que se trata del mismo medicamento, causando un riesgo a la salud y bienestar de los animales.

Manifestó que entre las marcas en conflicto es evidente la similitud desde los puntos de vista visual, ortográfico y fonético, habida cuenta que sólo se diferencian en la inclusión de la letra “G”, en la marca cuestionada, “MICOSGAN”, que no es suficiente para individualizarla frente a sus marcas “MICOSAN”. Por su parte, la SIC señaló que las expresiones enfrentadas son de fantasía, pues carecen de contenido conceptual, razón por la que no ofrecen mayor grado de protección y, por ende, no son confudibles en el mercado.

Señaló que si bien las marcas enfrentadas se encuentran registradas en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, los productos que identifican tienen naturaleza dísimil, lo que evita que el público consumidor los asocie y crea que tienen el mismo origen empresarial, por cuanto la marca cuestionada identifica productos en uso del agro para control de plagas, mientras que las opositoras, amparan, entre otros, artículos farmacéuticos y veterinarios. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literal a), 150 y 15111 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”, no así la de los artículos 135, literales a) y b), 154 y 15512, ibidem, por “[…] por cuanto no son objeto de controversia en el proceso interno las causales de irregistrabilidad absoluta para el registro de las marcas […]” y “[…] por cuanto no es materia controvertida el derecho al uso exclusivo de una marca ni la infracción de derechos de propiedad industrial […]”.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: “[…] Decisión 486. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. 11 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 12 Comoquiera que dichos artículos no fueron interpretados por el Tribunal, la Sala se relevará de realizar su estudio. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Ahora, en este caso, es importante tener en cuenta que una de las marcas cotejadas protege, entre otros, medicamentos o productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos o medicamentos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas, porque lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, debido a que Colombia es un país de “cultura curativa personal”.13 Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan los signos en conflicto, así: MICOSGAN MARCA NOMINATIVA CUESTIONADA14 MICOSAN 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de enero de 2019;

C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E); núm. único de radicación 2009-00535-00. 14 Folio 13 del cuaderno núm.1 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCAS MIXTA Y NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADAS15 Como en el presente caso se va a cotejar una marca nominativa, “MICOSGAN”, como lo es la cuestionada, con unas marcas mixta y nominativa “MICOSAN”, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en la marca mixta, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca mixta opositora, no así la gráfica que la acompaña, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue. Cabe precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: 15 Folio 13 del cuaderno núm. 1 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante […]”.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica entre la marca cuestionada “MICOSGAN” y la marca previamente registrada “MICOSAN”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la marca cuestionada reproduce totalmente la expresión “MICOSAN”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión, sin que la adición de la letra “G” sea suficiente para dotar a la marca objeto de controversia de la suficiente distintividad y contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada, “MICOSAN”.

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca cuestionada cuenta con la adición de la letra “G”, en su intermedio, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que “MICOSAN” reproduce por completo la denominación que comprende las marcas previamente registradas “MICOSAN”, lo que conlleva que la marca cuestionada no sea suficientemente distintiva y diferente a las previamente registradas.

Cabe señalar que la Sala, en sentencia de 9 de julio de 202016, fijó como regla que en los casos en los cuales un signo reproduzca 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2011-00278-00. Criterio reiterado en 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas, toda vez que de no cumplirse dicho requisito no procede su registro, habida cuenta que no se eliminaría el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial En efecto, así lo indicó: “[…] 57.

Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]”. Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, la marca cuestionada “MICOSGAN” no cuenta con elementos adicionales que la doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “MICOSAN”. sentencia de 18 de ese mes y año, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2009- 00118-00. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “MICOSAN”, siendo este el elemento completo de las marcas registradas “MICOSAN”.

Por ello, cabe mencionar que si bien es cierto que la marca cuestionada tiene una letra (“G”), en su intermedio, también lo es que la expresión de mayor fuerza en el conjunto marcario es “MICOSAN” y la letra adicional, que contiene esa marca, no le quita tal característica. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio para apreciar tal semejanza: MICOSGAN – MICOSAN – MICOSGAN – MICOSAN – MISCOSGAN - MICOSAN MICOSGAN – MICOSAN – MICOSGAN – MICOSAN – MISCOSGAN - MICOSAN MICOSGAN – MICOSAN – MICOSGAN – MICOSAN – MISCOSGAN - MICOSAN MICOSGAN – MICOSAN – MICOSGAN – MICOSAN – MISCOSGAN - MICOSAN En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la marca cuestionada “MICOSGAN” y las marcas previamente registradas “MICOSAN”, deben tenerse como de fantasía, por cuanto éstas no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano que sea 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identificable por el consumidor promedio colombiano, razón por la que no se pueden cotejar desde este aspecto17.

Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la expresión “MICOSAN”, lo que hace que la marca cuestionada no posea la suficiente capacidad distintiva.

Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos marcas enfrentadas. Adicionalmente, la Sala insiste en que en estos casos el análisis debe ser mucho más riguroso, pues una de las marcas enfrentadas distingue productos farmacéuticos cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores. 17 Criterio señalado en sentencia de 1o de julio de 2021.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 2012-00055- 00. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre la marca cuestionada y las marcas previamente registradas existe riesgo de confusión directa.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. Tratándose de esta materia, esta Sección en sentencia de 28 de noviembre de 201818 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00314-00. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.

Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada “MICOSAN” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Bioinsecticida, bioregulador […]”. Las marcas previamente registradas, “MICOSAN”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 5ª: “[…] farmaceuticos, veterinarios e higienicos y productos dieteticos paraa niños y enfermos […]” y “[…] Antimicóticos de uso tópico, productos para uso dermatológico, productos farmacéuticos […]”.

De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, habida cuenta que al comparar los productos que reivindica la marca cuestionada y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 5ª de la Clasificación Interncional de Niza se eviencia que además de que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor se promocionan por iguales medios, tales como 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co revistas especializadas o folletos; sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario; y existe un riesgo para la salud de los consumidores quienes al guardar los productos luego de su uso podrían confundir los productos farmacéuticos en un futuro, con aquellos relacionados con insecticidas para combatir insectos, entre otros, que solicitó proteger la marca cuestionada, en atención a la semejanza de las marcas.

Obsérvese además cómo en este caso los insecticidas, definidos como productos químicos para matar insectos19, en un momento dado podrían causar daño irreparable a la salud de un consumidor de los productos farmacéuticos que tengan una finalidad preventiva o curativa, pues un consumidor desprevenido, al notar la clara semejanza entre las marcas confrontadas podría asumir que provienen del mismo empresario y adquirir un producto identificado con la marca “MICOSGAN” asumiendo que presenta las mismas características de los productos farmacéuticos que distinguen las marcas previamente registradas, “MICOSAN”, es decir, que podría considerarlos como intercambiables por error.

De ahí que la similitud de las marcas en conflicto en sí misma conlleve un mayor riesgo20. 19 De conformidad con la página web del Diccionario de la Real Academia Española. https://dle.rae.es/insecticida, consultado el 5 de diciembre de 2023. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de marzo de 2005, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, núm. único de radicación 2001-00270-01. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, en relación con la posibilidad de inducir a error al público consumidor y que estos confundan los productos farmacéuticos con los herbicidas y/o insecticidas, esta Sección en sentencia de 11 de febrero de 201021, sostuvo: “[…] Ahora bien, el demandante considera que el elemento diferenciador más importante entre ambas marcas es el tipo de producto que distinguen y arguye que aunque el signo MONARCA fue registrado por BAYER A.G. para distinguir todos los productos de la clase 5ª internacional, en realidad únicamente se explota comercialmente en el campo de los herbicidas e insecticidas, productos sustancialmente diferentes a una preparación farmacéutica para el manejo de la hemofilia.

Sobre este punto, la Sala reitera que tratándose del registro de signos que distinguen medicamentos para el consumo humano y el tratamiento de enfermedades, el cotejo marcario se hace más exigente, dado el riesgo para la salud y la vida que implicaría una eventual confusión por parte del consumidor; de hecho, en la interpretación judicial rendida dentro del proceso de la referencia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fue contundente al señalar que: 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. María Claudia Rojas Lasso, expediente identificado con el número único de radicación 2004- 00068-01.

Criterio reiterado en las sentencias de 6 y 13 de agosto de 2020, expedientes identificados con los números únicos de radicación 2009-00623-00 y 2015-00118-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón y Hernando Sánchez Sánchez, en este último escenario se sostuvo: “[…] En virtud de lo expuesto, la Sala considera que los productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas y herbicidas – que identifican las marcas ZAMBON, pueden llegar a ser confundibles por el consumidor final con los productos que identifica el signo XAMBO, ya que al adquirir uno u otro puede errar, o al realizar su almacenamiento y al usarlos de forma posterior puede comer equivocaciones.

Atendiendo a que el signo solicitado también pretende identificar productos farmacéuticos de uso médico y alimentos para bebés: la Sala considera que existe un alto riesgo para la salud humana comoquiera que el almacenamiento de los productos después de su comercialización puede darse en, hogares, casas de campo o fincas y un consumidor, debido a la identidad del signo y las marcas, la cultura de “automedicación” y que no es un consumidor especializado: podría llegar a ingerir por error productos que identifican las marcas registradas, esto es, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas, pensando que se trata de productos farmacéuticos, lo cual conllevaría una afectación grave a su salud En efecto, la Sala indicó, en sentencia de 11 de febrero de 2010, sobre la posibilidad de inducir a error al público consumidor y que estos confundan los productos farmacéuticos con los herbicidas y/o insecticidas, lo siguiente: […]”.

(Destacado fuera de texto). 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “El análisis de registrabilidad de una marca farmacéutica debe ser tan riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, que de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la clase 5 aunque no sean farmacéuticos2, podría causar riesgo en la salud, tales como insecticidas y herbicidas; por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien, en principio, los plaguicidas y los productos farmacéuticos pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de tales productos, no lo es menos que a pesar de lo anterior el público consumidor puede caer en confusión, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase”.

De lo anterior se desprende que el hecho de que un signo distinga herbicidas e insecticidas y el otro un producto farmacéutico para el manejo de una enfermedad, no es razón suficiente para desconocer las similitudes halladas en el cotejo marcario, pues, como bien apunta el Tribunal, esas similitudes pueden inducir a error, al momento de almacenar productos, no obstante hayan sido adquiridos a través de diferentes canales de comercialización.” Igualmente, aunque al momento de iniciarse el trámite de registro marcario la sociedad BAYER A.G. estuviese usando la marca MONARCA para diferenciar en el mercado insecticidas y herbicidas, nada obsta para que en el futuro haga uso de tal expresión para distinguir otro producto incluido en la clase 5ª internacional, incluyendo productos farmacéuticos como el que se pretende identificar con el signo MONARC-M. […]” (Destacado fuera de texto) Posteriormente, la Sección Primera en sentencia de 14 de octubre de 201022, en la que también se enfrentaban dos expresiones que identificaban, por un lado, productos farmacéuticos y, por el otro, 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de octubre de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 2003-00401-00. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co herbicidas y/o fungicidas, concluyó que entre ellos existía conexidad competitiva y trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la clase 5 que no sean farmacéuticos para uso humano, tales como productos herbicidas o fungicidas, debe ser en extremo riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud con marcas que amparen productos farmacéuticos podría causarse riesgo en la salud humana, animal y vegetal; por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien, en principio, los productos veterinarios, fungicidas y herbicidas, y los productos farmacéuticos de uso humano pueden tener canales comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como seria el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que estos están al acceso del consumidor ordinario que bien puede confundirse y aplicar un producto herbicida a un ser humano o viceversa.

Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos herbicidas, fungicidas o veterinarios, con una que ampara un fármaco de uso humano, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica.

En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. El Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva; tratándose de productos de la clase 5 dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como se trata de productos de la clase 5 el análisis de registrabilidad debe ser muy minucioso, ya que está en juego la vida y la salud tanto del hombre como de los animales y las plantas.

Es muy importante, en consecuencia, que el Juez Nacional tenga en cuenta la manipulación de los productos amparados por personas no especializadas en el interior del hogar, o de un centro de atención a enfermos diferente a los hospitales, así́ como la posibilidad de que los productos de la clase 5 se guarden en almacenajes privados […]”.

(Resaltado fuera de texto). Los apartes transcritos refuerzan el argumento de que el riesgo de confusión recae en el consumidor ordinario, quien suele almacenar en el hogar medicamentos e insecticidas y demás productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, el cual puede caer en el error al manipularlos, lo que puede ser fatal para su salud o la propia vida de sus familiares23.

Además, el hecho de que una marca distinga herbicidas y/o insecticidas y los otras productos farmacéuticos para uso humano y veterinarios, no es razón suficiente para desconocer las similitudes halladas en el cotejo marcario, pues, como bien apunta el Tribunal en la Interpretación Prejudicial arriba transcrita, esas similitudes pueden inducir a error, al momento de almacenar productos, no obstante 23 Ibídem. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co hayan sido adquiridos a través de diferentes canales de comercialización24.

Así las cosas, al existir una evidente semejanza entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que los productos que identifican tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del tercero con interés directo en las resultas del proceso, en caso de coexistir su marca en el mercado.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas expresiones son de fabricantes relacionados económicamente. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 2015, señaló lo siguiente: 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2004-00068-01. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” 25 (Destacado fuera de texto).

En ese sentido, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previamente registradas, esto es, “MICOSAN”.

Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales26: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. Así las cosas, al existir semejanza entre las marcas cotejadas y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellas, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, lo que impone declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.

Finalmente, cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201627, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de 26 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]" (Destacado fuera de texto).

Finalmente, se le reconocerá personería a la doctora JOSSUA FERNANDA BONILLA CHARRY como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 90 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: Declarar la nulidad de las resoluciones núms. 55245 de 17 de septiembre de 2014 y 10530 de 9 de marzo de 2015, mediante las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro como marca del signo nominativo “MICOSGAN”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la clasificación internacional de Niza. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC cancelar la inscripción del certificado de registro núm. 510125, asignado a la marca “MICOSGAN”, para distinguir productos de la Clase 5ª de la clasificación internacional de Niza.

TERCERO: Ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: TENER a la doctora JOSSUA FERNANDA BONILLA CHARRY como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice 90 del expediente digital agrado al sistema SAMAI.

SEXTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00340-00 Actora: LABORATORIOS INCOBRA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de diciembre de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.