CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2014-00400-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: CELGENE CORPORATION TESIS: LA INVENCIÓN TITULADA “FORMULACIONES ORALES DE LIBERACIÓN INMEDIATA DE 5-AZACITIDINA”, POR UN LADO, YA SE ENCONTRABA COMPRENDIDA EN EL ESTADO DE LA TÉCNICA Y, POR EL OTRO, RESULTABA OBVIA PARA UNA PERSONA MEDIANAMENTE VERSADA EN EL TEMA A PARTIR DEL ARTE PREEXISTENTE, CARECIENDO, EN ESE SENTIDO, DE NOVEDAD Y NIVEL INVENTIVO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CELGENE CORPORATION, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. La nulidad de las resoluciones núms. 42243 de 18 de julio de 2013, “Por la cual se deniega una patente de invención”; y 66539 de 18 de noviembre de 2013, “Por la cual se resuelve un 2 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co recurso de reposición”; expedidas por el Superintendente de Industrial y Comercio. 2ª Que, como consecuencia de la anterior decisión, se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO1 conceder el privilegio de patente a la invención titulada "FORMULACIONES ORALES DE LIBERACIÓN INMEDIATA DE 5-AZACITIDINA”. 3ª.

Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°: Que el 15 de diciembre de 2010, la sociedad CELGENE CORPORATION presentó en Colombia una solicitud de patente PCT, Entrada en Fase Nacional, para la invención titulada: “FORMULACIONES ORALES DE LIBERACIÓN INMEDIATA DE 5-AZACITIDINA”, que corresponde a la Solicitud Internacional núm. PCT/US2009/002999. 2°: Agregó que el día 21 de julio de 2011, el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1 En adelante SIC. 3 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3°: Que el 21 de diciembre de 2011 solicitó a la SIC realizar el Examen de Patentabilidad de la invención. 4º: Manifestó que través del Oficio núm. 21969, notificado por fijación en lista el 4 de diciembre de 2012, la División de Nuevas Creaciones de la SIC emitió el respectivo Examen de Patentabilidad, requiriéndola para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico relacionadas con la patentabilidad de la invención. 5º: Que el 12 de abril de 2013 dio respuesta al Oficio en mención, en el que se atendieron las solicitudes de la entidad y se procedió a cambiar el título de la invención y la presentación de un nuevo pliego reivindicatorio. 6°: Que a pesar de lo anterior, el 18 de julio de 2013, mediante Resolución núm. 42243, el Superintendente de Industria y Comercio denegó el privilegio de patente a la invención denominada: "FORMULACIONES ORALES DE LIBERACIÓN INMEDIATA DE 5- AZACITIDINA", decisión contra la cual interpuso recurso de reposición que fue resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 66539 de 18 de noviembre de 2013.

I.2. Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 4 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, toda vez que dichas disposiciones se interpretaron indebidamente, ya que, a su juicio, la invención cuestionada sí cumple con el requisito de novedad establecido en la norma.

Afirmó que si bien es cierto que en la tabla comparativa llevada a cabo por la entidad al momento de denegar la patente en mención es posible notar que todas las características técnicas de la invención se ven anticipadas por las divulgaciones del documento D1, y algunas por el documento D2, también los es que la SIC no tuvo en cuenta en su análisis la totalidad de la materia descrita en la reivindicación 1, la cual es la principal reivindicación de la invención solicitada y que define en su integridad los elementos principales de esta.

Sostuvo que algunas de las características reivindicadas, específicamente, el contenido de principio activo, el tipo de forma farmacéutica, el tipo de recubrimiento que comprende y su posible método de obtención, fueron omitidas sin justificación por la entidad al momento de llevar a cabo el análisis de novedad. Adujo que por tal razón se debe declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, pues las particularidades mencionadas anteriormente son características técnicas esenciales de la invención, 5 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por cuanto la restringen y caracterizan y, en consecuencia, la distinguen de las enseñanzas del estado de la técnica, contenidas en los documentos D1 y D2 citados por la entidad demandada.

Expresó que el documento D1 divulga una formulación oral de liberación controlada de 5-azacitidina, fármaco que, gracias a dicha forma farmacéutica, se libera en el tracto gastrointestinal para ejercer su efecto sobre tejidos celulares de proliferación anormal. En este punto, indicó que a pesar de que el documento D1 divulgue una composición oral de 5-azacitidina, esta se diferencia de la invención solicitada por cuanto constituye una tableta de liberación controlada, característica que no se ve comprometida en la invención. En cuanto al documento D2, señaló que éste no anticipa todas y cada una de las características técnicas que definen la presente invención, pues D2 divulga una forma farmacéutica sólida para ser administrada vía intravenosa, lo que contrasta con la composición reivindicada en la invención solicitada, ya que esta fue diseñada para ser administrada vía oral.

Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas también vulneró el artículo 18 de la Decisión 486, puesto que la misma sí cumple con el requisito de nivel inventivo. 6 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mencionó que los documentos D1 y D2, citados por la entidad como el estado de la técnica relevante para analizar si la invención era patentable, no son comparables respecto a la materia reivindicada por la invención solicitada.

Ello, por cuanto el documento D2 no proporcionaría al versado en la materia ninguna enseñanza útil respecto al desarrollo de una composición farmacéutica de administración oral y de liberación inmediata. Reiteró que el documento D1 centra sus enseñanzas en una composición farmacéutica sólida de un análogo de citidina de liberación controlada, por lo que dicha anterioridad divulga los aspectos técnicos relacionados con una tableta con cubierta entérica, la cual permite la liberación del compuesto 5-azacitidina en el intestino grueso, gracias a la presencia de una cubierta polimérica sensible al pH que no se disuelve bajo condiciones determinadas y, de tal manera, evita la liberación del fármaco a su paso por el estómago.

En contraste con tales enseñanzas, alegó que más allá de cada una de las características técnicas que definen la invención solicitada, esta corresponde a una composición farmacéutica provista de un recubrimiento no entérico, lo que permite la liberación inmediata del principio activo 5-azacitidina, una vez se hayan superado las respectivas condiciones biofarmacéuticas a las que se enfrenta tal forma. 7 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Expresó que no hay motivo por el cual la invención, cuya patentabilidad fue negada, resulte obvia en vista de tales enseñanzas de D1, dada la diferencia que existe entre tales divulgaciones y la materia reivindicada, sobre todo porque la invención se opone a lo divulgado en el mencionado documento.

Resaltó que el problema técnico que afronta la invención objeto de análisis no corresponde a la necesidad de proporcionar una composición con recubrimiento entérico, alternativa a la divulgada en el documento D1, sino que, por el contrario, la invención se constituye como una forma farmacéutica oral inmediata, que es completamente distinta a las composiciones disponibles en el estado de la técnica y que, además, permite alcanzar las siguientes ventajas: a. Cantidades y períodos de dosificación más cómodos para el paciente. b. Perfiles farmacocinéticos mejorados. c. Perfiles farmacodinámicos más seguros. d. Alcance de terapias de mantenimiento a largo plazo. e. Desarrollo de esquemas terapéuticos óptimos. f. Aplicación del principio activo en el tratamiento de nuevas condiciones patológicas. 8 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que teniendo en cuenta la problemática que expone el documento D1 y las ventajas asociadas con la invención solicitada, resulta que esta se constituye como una nueva forma farmacéutica alternativa sin precedente en el estado de la técnica, la cual, al liberar el fármaco directamente en el estómago, logra una absorción superior del mismo, hecho que constituye una ventaja adicional de la materia reivindicada.

Concluyó que la invención, cuya patentabilidad fue negada por la SIC, sí cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, razón por la cual solicita revocar los actos administrativos que le negaron el privilegio de patente a dicha invención y, en consecuencia, ordenar a la entidad conceder la patente solicitada. Que la SIC al expedir las resoluciones demandadas también vulneró el artículo 45 de la Decisión 486; sin embargo, no sustentó el concepto de su violación. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo que no se violó el artículo 14 de la Decisión 486, porque la materia reclamada no cumple con los requisitos de novedad ni de nivel inventivo, para la obtención del privilegio solicitado. 9 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló, en cuanto al estudio de novedad, que el documento D1 revela, a ejemplo 4, composiciones que contienen 5-azacitidina en cantidades de 4 mg/kg por dosis, es decir, entre 160-400 mg, en forma de tabletas que contienen excipientes farmacéuticamente adecuados con una cubierta de sello, es decir, dicha anterioridad ya revelaba todos y cada uno de los elementos característicos reclamados: una composición farmacéutica oral con 40-400 mg de 5- azacitidina, con un recubrimiento no entérico que se aplica disuelto en etanol.

Que, de igual forma, el documento D2 revela tabletas para uso oral que contienen de 5-200 mg de 5 azacitidina y agentes auxiliares, que son de liberación inmediata, recubiertas con sustancias como gomas, gelatinas, azúcar o lacas que se disuelven en un solvente volátil, por lo que al comparar la materia reclamada con aquella publicada en D2, se tiene que todos los elementos característicos de las composiciones reclamadas ya habían sido revelados anteriormente.

Advirtió que, por lo tanto, no es cierto que la Oficina haya omitido características de las composiciones reivindicadas para efectuar su análisis de novedad. Por el contrario, el mismo fue realizado de manera correcta. Aclaró que el documento D1 publica en el párrafo 32 que las tabletas son la forma más conveniente de forma de dosificación, resaltándose 10 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que contienen excipientes que no revelan forma alguna de composiciones con cubierta entérica, razón por la cual no es cierto que el documento D1 solamente se trate de composiciones con cubiertas entéricas.

Asimismo, precisó que no es cierto que D2 se dirija exclusivamente a composiciones para administración intravenosa, ya que en el párrafo 48 se lee claramente que las composiciones allí reveladas pueden estar en forma de tabletas para administración oral. Resaltó que al compararse la materia reclamada con lo descrito en el estado de la técnica, se tiene que cada una de las características esenciales de dicha solicitud ya habían sido descritas allí, afectando la novedad de la solitud bajo estudio.

Indicó, frente al estudio del nivel inventivo, que la diferencia que existe entre las composiciones de D1 y las reivindicaciones 9-11 denegadas es la presencia específica de una dosis mayor a 400 mg del activo, pero esta diferencia no le confiere un efecto técnico sorprendente, dado que a lo largo de la descripción no se aprecia un resultado verdaderamente sorprendente de las composiciones reivindicadas en comparación con las indicadas en D1, que enseña a obtener composiciones sólidas del activo con una cubierta de sellado. 11 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, teniendo en cuenta el problema técnico objetivo, su solución es una derivación evidente del estado de la técnica, ya que la persona versada en la materia tomaría las composiciones de D1 y utilizaría sus conocimientos usuales en formulación farmacéutica para llegar a las composiciones reclamadas, es decir, con dosis mayores a 400 mg y con la expectativa de que estas fuesen aceptables en su absorción, que es el resultado que se obtiene con las composiciones reclamadas.

Reiteró que D2, igualmente, enseña composiciones orales sólidas de 5-azacitidina en forma de tableta recubiertas con películas no entéricas disueltas en solventes, que además se diferencian en la dosificación; por lo tanto, sería obvio aumentarles la cantidad de principio activo para llegar a la materia reclamada y que la misma presentase una liberación inmediata, que es el problema que se soluciona con la solicitud de patente.

Aclaró que la única diferencia de lo reivindicado frente a lo enseñado en el estado de la técnica es la cantidad de principio activo, por lo que se entiende que el efecto técnico sería el mismo, así se suba la dosis de activo a más de 400 mg, pues los documentos D1 y D2 enseñan composiciones de liberación inmediata con cubiertas no entéricas, además de que la parte actora no presentó estudios que demuestren que al subir la dosificación del activo se presentase un 12 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co efecto mejorado o sorprendente frente a lo ya revelado en las referidas anterioridades.

Destacó que el estado de la técnica ya enseñaba composiciones muy similares e incluso iguales a lo reivindicado en la invención solicitada, entendiéndose para el caso de las reivindicaciones afectadas por novedad que al ser iguales el efecto sería el mismo. Anotó que a pesar de las revelaciones de GARCÍA-MANERO, se entiende que las composiciones del estado de la técnica tendrían el mismo efecto técnico que lo declarado por el autor en mención de los estudios adjuntados por la actora y que ante la ausencia de evidencia comparativa que demuestre lo contrario, las composiciones de la presente solicitud son alternativas obvias de lo revelado en el estadio de la técnica.

Concluyó que carecen de sustento los cargos de violación, toda vez que como bien se demostró, durante la etapa administrativa, la solicitud no constituye un salto cualitativo de la regla técnica. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 20112, el 25 de julio de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad CELGENE CORPORATION, en su 2 En adelante CPACA. 13 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co calidad de actora, así como la SIC, obrando como entidad demandada y el Agente del Ministerio Público.

En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 42243 de 18 de julio de 2013 y 66539 de 18 de noviembre de 2013, mediante las cuales la SIC denegó a la actora el privilegio de patente a la invención titulada “FORMULACIONES ORALES DE LIBERACIÓN INMEDIATA DE 5-AZACITIDINA”, vulneran lo dispuesto en los artículos 14, 16, 18 y 45 de la Decisión 486. 14 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes con la demanda y su reforma, y por la entidad demandada con la contestación de la misma. Se señaló que una vez finalizada la audiencia se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora reiteró los argumentos de la demanda y solicitó acceder a las pretensiones.

Para el efecto, alegó que la invención sí cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, dado que ello quedó debidamente demostrado con las pruebas presentadas. 15 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Insistió que la entidad demandada no tuvo en cuenta las características esenciales de la invención, lo cual generó que se realizara una comparación inapropiada de la misma con los documentos D1 y D2.

Adujo que el dictamen rendido por la perito no se basó en el estado de la técnica, pues se fundamentó en varias referencias que fueron publicadas después de la fecha de prioridad de la solicitud, esto es, después de 15 de mayo de 2008, por lo que la “opinión de la perito debe ser desestimada”, ya que no es acorde con las disposiciones legales aplicables.

IV.2.- Por su parte, la SIC presentó sus alegatos de conclusión, de manera extemporánea, de acuerdo con la constancia de 24 de octubre de 2022, expedida por el secretario de la Sección Primera, visible en el índice 111 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. IV.3.- En esta etapa procesal el Agente del Ministerio Público guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de 16 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó3: “[…] 1.4.

Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. 2.

La novedad […] 2.5. Según lo establecido la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. 2.6.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. 2.7. En este sentido, el "estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo".

Todo ello, en concordancia con lo determinado en el artículo 16 de la Decisión 486. 2.8. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. 2.9.

Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. 3. El nivel inventivo y estado de la técnica 3 Proceso 239-IP-2017. 17 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 3.3.

Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que s e trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 3.4.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. […] 3.7.

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. […]”.

VI.-CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante las resoluciones núms. 42243 de 18 de julio de 2013 y 66539 de 18 de noviembre de 2013, denegó el privilegio de patente a la invención titulada “FORMULACIONES ORALES DE LIBERACIÓN INMEDIATA DE 5-AZACITIDINA". Sobre el particular, la actora adujo que la invención solicitada sí cumplía con los requisitos de novedad y nivel inventivo, razón por la que no está comprendida en el estado de la técnica y no podía ser 18 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co considerada como derivada de manera evidente del estado de la técnica ni resultar obvia para una persona del oficio versada en la materia.

Afirmó, con respecto al requisito de novedad, que algunas de las características reivindicadas de la invención solicitada, específicamente, el contenido de principio activo, el tipo de forma farmacéutica, el tipo de recubrimiento que comprende y su posible método de obtención, fueron omitidas sin justificación por la SIC al momento de llevar a cabo el análisis de dicho requisito.

Adujo que por tal razón se debe declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, pues las particularidades mencionadas anteriormente son características técnicas esenciales de la invención, por cuanto la restringen y caracterizan y, en consecuencia, la distinguen de las enseñanzas del estado de la técnica, contenidas en los documentos D1 y D2 citados por la entidad.

Frente al requisito de nivel inventivo, señaló que los documentos D1 y D2, citados por la entidad como el estado de la técnica relevante para analizar si la invención era patentable, no son comparables respecto a la materia reivindicada por la invención solicitada. Ello, por cuanto el documento D2 no proporcionaría al versado en la materia ninguna enseñanza útil respecto al desarrollo de una 19 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co composición farmacéutica de administración oral y de liberación inmediata.

Sostuvo que el documento D1 centra sus enseñanzas en una composición farmacéutica sólida de un análogo de citidina de liberación controlada, por lo que dicha anterioridad divulga los aspectos técnicos relacionados con una tableta con cubierta entérica, la cual permite la liberación del compuesto 5-azacitidina en el intestino grueso, gracias a la presencia de una cubierta polimérica sensible al pH que no se disuelve bajo condiciones determinadas y, de tal manera, evita la liberación del fármaco a su paso por el estómago.

En contraste con tales enseñanzas, indicó que más allá de cada una de las características técnicas que definen la invención solicitada, esta corresponde a una composición farmacéutica provista de un recubrimiento no entérico, lo que permite la liberación inmediata del principio activo 5-azacitidina, una vez se hayan superado las respectivas condiciones biofarmacéuticas a las que se enfrenta tal forma.

Por su parte, la SIC sostuvo que al compararse la materia reclamada con lo descrito en el estado de la técnica se tiene que cada una de las características esenciales de dicha solicitud ya habían sido descritas allí, afectando la novedad de la solicitud bajo estudio. 20 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Anotó que el documento D1 ya revelaba todos y cada uno de los elementos característicos reclamados: una composición farmacéutica oral con 40-400 mg de 5-azacitidina, con un recubrimiento no entérico que se aplica disuelto en etanol.

Que, de igual forma, el documento D2 revela tabletas para uso oral que contienen de 5-200 mg de 5 azacitidina y agentes auxiliares, que son de liberación inmediata, recubiertas con sustancias como gomas, gelatinas, azúcar o lacas que se disuelven en un solvente volátil, por lo que al comparar la materia reclamada con aquella publicada en D2, se tiene que todos los elementos característicos de las composiciones reclamadas ya habían sido revelados anteriormente.

Alegó que, frente al estudio del nivel inventivo, la única diferencia de lo reivindicado frente a lo enseñado en el estado de la técnica es la cantidad de principio activo, por lo que se entiende que el efecto técnico sería el mismo, así se suba la dosis de activo a más de 400 mg, pues los documentos D1 y D2 enseñan composiciones de liberación inmediata con cubiertas no entéricas, además de que la parte actora no presentó estudios que demuestren que al subir la dosificación del activo se presente un efecto mejorado o sorprendente frente a lo ya revelado en las referidas anterioridades.

VI.-1. Problema jurídico 21 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Teniendo en cuenta lo anterior, el asunto por dilucidar se centra en establecer la legalidad de las resoluciones núms. 42243 de 18 de julio de 2013 y 66539 de 18 de noviembre de 2013, por medio de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO denegó el privilegio de patente de invención a la creación titulada “FORMULACIONES ORALES DE LIBERACIÓN INMEDIATA DE 5-AZACITIDINA” y si estas vulneran o no lo previsto en los artículos 14, 16, 18 y 45 de la Decisión 486.

Adicionalmente, la Sala deberá determinar, si para el 15 de mayo de 2008, que corresponde a la fecha en la cual se invocó la prioridad y para un experto medio en química farmacéutica, si la mencionada solicitud se derivaba de manera evidente de la divulgación previa contenida en los documentos: a) D1: WO2008028193, documento titulado “Colon-targeted oral formulations of cytidine analogs”, publicado el 6 de marzo de 2008. b) D2: WO2004186065, documento titulado “Forms of 5- azacytidine”, publicado el 23 de septiembre de 2004.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. 22 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.2- Los actos acusados La actora solicita, en este proceso, la nulidad de las resoluciones núms. 42243 de 18 de julio de 2013 y 66539 de 18 de noviembre de 2013, por medio de las cuales se negó la solicitud de patente de invención a la creación denominada “FORMULACIONES ORALES DE LIBERACIÓN INMEDIATA DE 5-AZACITIDINA”; y resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión inicial, respectivamente, expedidas por la SIC.

V.II.3.- La normativa aplicable El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486, “[…] por ser procedente de la norma solicitada […]”, no así la del artículo 454, ibidem, “[…] toda vez que no se cuestionan las notificaciones que hace la oficina para subsanar alguno de los requisitos de patentabilidad. […]”.

Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: “[…] Decisión 486 Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean 4 Comoquiera que dicho artículo no fue interpretado por el Tribunal y la actora no sustentó el concepto su violación, la Sala se relevará de realizar su estudio. 23 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. […] Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. […] Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. […]”.

V.II.4.- Análisis del caso concreto -El requisito de novedad En el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina se considerará que una invención tiene novedad cuando no está comprendida en el estado de la técnica, es decir, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público de manera explícita o implícita, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.

(Decisión 486, artículo 16). 24 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Respecto del requisito de la novedad el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en el caso bajo examen, mencionó: “[…] 2.5.

Según lo establecido la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. 2.6. Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. 2.7.

En este sentido, el "estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo". Todo ello, en concordancia con lo determinado en el artículo 16 de la Decisión 486. 2.8.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. 2.9.

Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. […]”. - El requisito de nivel inventivo En el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, se considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente esa invención no hubiese resultado obvia ni se 25 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica (Decisión 486, artículo 18).

Frente al requisito del nivel inventivo, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial rendida en el caso bajo examen, precisó: “[…] Este requisito, previsto por el artículo 18 de la Decisión 486, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica […]”.

En el caso sub examine, atendiendo a que la parte demandada negó la solicitud de patente de invención argumentando que no cumplía con los requisitos de novedad y nivel inventivo, la Sala procederá a estudiar el cumplimiento de estos requisitos, para lo cual, en primer lugar, hará referencia a los argumentos expuestos por la SIC; en segundo lugar, analizará los argumentos de la actora; y, en tercer lugar, procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20125, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre 5 “Por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, en adelante CGP. 26 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda.

En este sentido, es necesario precisar que, de acuerdo con los antecedentes administrativos de los actos acusados6, el problema técnico planteado consiste en proporcionar formulaciones farmacéuticas que comprenden análogos de citidina para la administración oral en los sujetos en el tratamiento de enfermedades y trastornos incluyendo cáncer, trastornos relacionados con proliferación celular anormal, trastornos hematológicos y trastornos inmunes, entre otros.

Para resolver este problema técnico se presenta una composición farmacéutica de administración oral que comprende una cantidad terapéuticamente efectiva de 5-azacitidina, en donde la composición libera la 5-azacitidina sustancialmente en el estómago después de la administración oral a un sujeto. Sobre el particular, la parte demandada señaló que como resultado del examen de patentabilidad efectuado respecto de la invención objeto de controversia, esta se encontraba afectada de novedad y de nivel inventivo, toda vez que ya estaba comprendida en el estado de la técnica; y que para un experto medio en la materia esta se derivaba de manera evidente del estado de la técnica, pues los conocimientos integrantes del estado del arte, anteriores a la fecha 6 Obrantes en el índice núm. 77 del expediente digital. 27 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de prioridad invocada, conducían de manera obvia a la invención propuesta.

Asimismo, indicó, en cuanto al estudio de novedad, que el documento D1 revela, a ejemplo 4, composiciones que contienen 5- azacitidina en cantidades de 4 mg/kg por dosis, es decir, entre 160- 400 mg, en forma de tabletas que contienen excipientes farmacéuticamente adecuados con una cubierta de sello, es decir, dicha anterioridad ya revelaba todos y cada uno de los elementos característicos reclamados: una composición farmacéutica oral con 40-400 mg de 5-azacitidina, con un recubrimiento no entérico que se aplica disuelto en etanol.

Que, de igual forma, el documento D2 revela tabletas para uso oral que contienen de 5-200 mg de 5 azacitidina y agentes auxiliares, que son de liberación inmediata, recubiertas con sustancias como gomas, gelatinas, azúcar o lacas que se disuelven en un solvente volátil, por lo que al comparar la materia reclamada con aquella publicada en D2, se tiene que todos los elementos característicos de las composiciones reclamadas ya habían sido revelados anteriormente.

Advirtió que, por lo tanto, no es cierto que la Oficina haya omitido características de las composiciones reivindicadas para efectuar su análisis de novedad. Por el contrario, el mismo fue realizado de manera correcta. 28 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aclaró que el documento D1 publica en el párrafo 32 que las tabletas son la forma más conveniente de forma de dosificación, resaltándose que contienen excipientes que no revelan forma alguna de composiciones con cubierta entérica, razón por la cual no es cierto que el documento D1 solamente se trate de composiciones con cubiertas entéricas.

Asimismo, precisó que no es cierto que D2 se dirija exclusivamente a composiciones para administración intravenosa, ya que en el párrafo 48 se lee claramente que las composiciones allí reveladas pueden estar en forma de tabletas para administración oral. Resaltó que al compararse la materia reclamada con lo descrito en el estado de la técnica se tiene que cada una de las características esenciales de dicha solicitud ya habían sido descritas allí, afectando la novedad de la solicitud bajo estudio.

Expresó, frente al estudio del nivel inventivo, que la diferencia que existe entre las composiciones de D1 y las reivindicaciones 9-11 denegadas es la presencia específica de una dosis mayor a 400 mg del activo, pero esta diferencia no le confiere un efecto técnico sorprendente, dado que a lo largo de la descripción no se aprecia un resultado verdaderamente sorprendente de las composiciones reivindicadas en comparación con las indicadas en D1, que enseña a obtener composiciones sólidas del activo con una cubierta de sellado. 29 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, teniendo en cuenta el problema técnico objetivo, su solución es una derivación evidente del estado de la técnica, ya que la persona versada en la materia tomaría las composiciones de D1 y utilizaría sus conocimientos usuales en formulación farmacéutica para llegar a las composiciones reclamadas, es decir, con dosis mayores a 400 mg y con la expectativa de que estas fuesen aceptables en su absorción, que es el resultado que se obtiene con las composiciones reclamadas.

Reiteró que D2, igualmente, enseña composiciones orales sólidas de 5-azacitidina en forma de tableta recubiertas con películas no entéricas disueltas en solventes, que además se diferencian en la dosificación; por lo tanto, sería obvio aumentarles la cantidad de principio activo para llegar a la materia reclamada y que la misma presentase una liberación inmediata, que es el problema que se soluciona con la solicitud de patente.

Aclaró que la única diferencia de lo reivindicado frente a lo enseñado en el estado de la técnica es la cantidad de principio activo, por lo que se entiende que el efecto técnico sería el mismo, así se suba la dosis de activo a más de 400 mg, pues los documentos D1 y D2 enseñan composiciones de liberación inmediata con cubiertas no entéricas, además de que la parte actora no presentó estudios que demuestren que al subir la dosificación del activo se presentase un efecto mejorado o sorprendente frente a lo ya revelado en las 30 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co referidas anterioridades.

Por lo tanto, la solicitud no constituye un salto cualitativo de la regla técnica. Destacó que el estado de la técnica ya enseñaba composiciones muy similares e incluso iguales a lo reivindicado en la invención solicitada, entendiéndose para el caso de las reivindicaciones afectadas por novedad que al ser iguales el efecto sería el mismo.

Anotó que a pesar de las revelaciones de GARCÍA-MANERO, se entiende que las composiciones del estado de la técnica tendrían el mismo efecto técnico que lo declarado por el autor en mención de los estudios adjuntados por la actora y que ante la ausencia de evidencia comparativa que demuestre lo contrario, las composiciones de la presente solicitud son alternativas obvias de lo revelado en el estadio de la técnica.

Por su parte, la parte actora, en su escrito de demanda, adujo que, a su juicio, la solicitud cumple con los requisitos de novedad y de nivel inventivo, comoquiera que no estaba comprendida en el estado de la técnica ni puede ser considerada como derivada de manera evidente del estado del arte ni resultar obvia para una persona del oficio versada en la materia.

En ese sentido, argumentó que: 31 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - Respecto del requisito de novedad, que si bien es cierto que en la tabla comparativa llevada a cabo por la entidad al momento de denegar la patente en mención es posible notar que todas las características técnicas de la invención se ven anticipadas por las divulgaciones del documento D1, y algunas por el documento D2, también los es que la entidad no tuvo en cuenta en su análisis la totalidad de la materia descrita en la reivindicación 1, la cual es la principal reivindicación de la invención solicitada y que define en su integridad los elementos principales de esta; - Que algunas de las características reivindicadas, específicamente, el contenido de principio activo, el tipo de forma farmacéutica, el tipo de recubrimiento que comprende y su posible método de obtención, fueron omitidas sin justificación por la entidad al momento de llevar a cabo el análisis de novedad; - Que las particularidades mencionadas anteriormente son características técnicas esenciales de la invención, por cuanto la restringen y caracterizan y, en consecuencia, la distinguen de las enseñanzas del estado de la técnica, contenidas en los documentos D1 y D2 citados por la entidad;.- El documento D1 divulga una formulación oral de liberación controlada de 5-azacitidina, fármaco que, gracias a dicha forma 32 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co farmacéutica, se libera en el tracto gastrointestinal para ejercer su efecto sobre tejidos celulares de proliferación anormal;.- Que a pesar de que el documento D1 divulgue una composición oral de 5-azacitidina, esta se diferencia de la invención solicitada por cuanto constituye una tableta de liberación controlada, característica que no se ve comprometida en la invención; y.- Frente al documento D2, que éste no anticipa todas y cada una de las características técnicas que definen la presente invención, pues D2 divulga una forma farmacéutica sólida para ser administrada vía intravenosa, lo que contrasta con la composición reivindicada en la invención solicitada ya que esta fue diseñada para ser administrada vía oral. - En cuanto al nivel inventivo, los documentos D1 y D2, citados por la entidad demandada como el estado de la técnica relevante para analizar si la invención era patentable, no son comparables respecto a la materia reivindicada por la invención solicitada.

Ello, por cuanto el documento D2 no proporcionaría al versado en la materia ninguna enseñanza útil respecto al desarrollo de una composición farmacéutica de administración oral y de liberación inmediata; 33 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- El documento D1 centra sus enseñanzas en una composición farmacéutica sólida de un análogo de citidina de liberación controlada, por lo que dicha anterioridad divulga los aspectos técnicos relacionados con una tableta con cubierta entérica, la cual permite la liberación del compuesto 5-azacitidina en el intestino grueso, gracias a la presencia de una cubierta polimérica sensible al pH que no se disuelve bajo condiciones determinadas y, de tal manera, evita la liberación del fármaco a su paso por el estómago;.- En contraste con tales enseñanzas, que más allá de cada una de las características técnicas que definen la invención solicitada, esta corresponde a una composición farmacéutica provista de un recubrimiento no entérico, lo que permite la liberación inmediata del principio activo 5-azacitidina, una vez se hayan superado las respectivas condiciones biofarmacéuticas a las que se enfrenta tal forma;.- Que no hay motivo por el cual la invención, cuya patentabilidad fue negada, resulte obvia en vista de tales enseñanzas de D1, dada la diferencia que existe entre tales divulgaciones y la materia reivindicada, sobre todo porque la invención se opone a lo divulgado en el mencionado documento;.- Que el problema técnico que afronta la invención objeto de análisis no corresponde a la necesidad de proporcionar una 34 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co composición con recubrimiento entérico, alternativa a la divulgada en el documento D1, sino que, por el contrario, la invención se constituye como una forma farmacéutica oral inmediata, que es completamente distinta a las composiciones disponibles en el estado de la técnica; y que, además, permite alcanzar las siguientes ventajas: a. Cantidades y períodos de dosificación más cómodos para el paciente. b. Perfiles farmacocinéticos mejorados. c. Perfiles farmacodinámicos más seguros. d. Alcance de terapias de mantenimiento a largo plazo. e. Desarrollo de esquemas terapéuticos óptimos. f. Aplicación del principio activo en el tratamiento de nuevas condiciones patológicas; y.- Que teniendo en cuenta la problemática que expone el documento D1 y las ventajas asociadas con la invención solicitada, esta se constituye como una nueva forma farmacéutica alternativa sin precedente en el estado de la técnica, la cual, al liberar el fármaco directamente en el estómago, logra una absorción superior del mismo, hecho que constituye una ventaja adicional de la materia reivindicada. 35 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Precisado lo anterior, entonces, se tiene que el documento D1 divulga una formulación oral de un análogo de citidina, incluyendo 5- azacitidina para liberación en tacto gastrointestinal en el tratamiento de proliferación celular anormal.

El documento D2 divulga novedosas formas cristalinas polimórficas y pseudopolimórficas de 5-azacitidina y composiciones farmacéuticas que las comprenden. Ahora bien, la Sala observa que en el escrito de la demanda la demandante solicitó el decreto de un dictamen pericial por parte de un químico farmacéutico, cuya práctica se ordenó en la audiencia inicial celebrada el 25 de julio de 20167.

El Despacho sustanciador designó como perito a la señora YOLIMA BAENA ARISTIZÁBAL, profesional en el área de la química farmacéutica. Tras tomar posesión del cargo8 la perito rindió el dictamen pericial encomendado9 y procedió a resolver el cuestionario formulado por la parte actora, en los siguientes términos: “[…] Se dio respuesta al siguiente cuestionario, de acuerdo a lo solicitado: 7 Folios 519 a 526 del expediente físico. 8 Folio 550 del expediente físico. 9 Folios 571 a 580 del expediente físico. 36 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.

¿Considera usted que (i) una tableta de 5-azacitidina de liberación retardada provista de una cubierta entérica y (ii) una tableta de 5-azacitidina de liberación inmediata provista de una cubierta no entérica son formulaciones farmacéuticas idénticas? Dos formulaciones de esta naturaleza, son formulaciones diferentes tanto en su composición como en su propósito.

Una tableta de 5-azacitidina de liberación retardada provista de una cubierta entérica, está compuesta de un núcleo (tableta de liberación inmediata) y una cubierta polimérica gastroresistente, es decir que es insoluble a pH ácido. Una tableta de 5-azacitidina de liberación inmediata provista de una cubierta no entérica, es una tableta que en composición puede ser similar al núcleo de la de liberación retardada, pero sin una película polimérica gastroresistente; a veces pueden incluir una cubierta polimérica soluble a pH gástrico, cuya función es proteger de la humedad por ejemplo, durante el almacenamiento del producto antes de ser administrado.

El propósito de una tableta con cubierta entérica es proteger al activo del pH gástrico ácido o a la mucosa gástrica del fármaco, como también buscar una absorción específica a nivel intestinal. Una tableta provista de una cubierta no entérica, son los sistemas clásicos y más sencillos de vehiculización de fármacos que no buscan una modificación en la liberación del activo, sino que el fármaco esté disponible una vez se disuelva en el medio gástrico que será el primer fluido fisiológico con el que entre en contacto. 2.

¿Considera usted que el sitio de liberación del fármaco resultante de (i) una tableta de 5-azacitidina de liberación retardada provista de una cubierta entérica diseñada para liberar dicho fármaco en el intestino y (ii) una tableta de 5-azacitidina de liberación inmediata provista de una cubierta no-entérica diseñada para liberar dicho fármaco en el estómago es el mismo? Así como se menciona en la pregunta, claramente el fármaco no libera en el mismo sitio.

Una tableta de 5-azacitidina de liberación retardada provista de una cubierta entérica está diseñada para liberar dicho fármaco en el intestino, mientras una tableta de 5-azacitidina de liberación inmediata provista de una cubierta no-entérica está diseñada para que la liberación de dicho fármaco inicie en el estómago. En concordancia con lo planteado en el numeral anterior, es por esta razón que a una tableta de 5-azacitidina de liberación inmediata, conocida también como sistema de liberación inmediata, es el tipo de formulación primario (convencional) que no modifica la liberación del activo, mientras una tableta de 5-azacitidina de liberación retardada provista de una cubierta entérica, es un sistema de liberación modificada, pues cambia el sitio normal de liberación que sería el gástrico para una administración oral, 37 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por el intestinal, variando el sitio de liberación, pero una vez el medicamento llega a la zona intestinal libera el fármaco de una manera similar al de una tableta de liberación inmediata. 3.

¿Cree usted que las consideraciones biofarmacéuticas, farmacocinéticas (incluyendo Tmax y ABC) y farmacodinámicas relativas a (i) una tableta de 5-azacitidina de liberación retardada provista de una cubierta entérica y (ii) una tableta de 5-azacitidina de liberación inmediata provista de una cubierta no- entérica son las mismas? Las consideraciones biofarmacéuticas de (i) una tableta de 5- azacitidina de liberación retardada provista de una cubierta entérica y (ii) una tableta de 5-azacitidina de liberación inmediata provista de una cubierta no-entérica, son diferentes, teniendo en cuenta que el aspecto biofarmacéutico hace referencia a la influencia de la formulación (en cuanto a su composición, tecnología empleada, etc) y como ya se explicó previamente, las composiciones de las formulaciones mencionadas son diferentes, lo que conlleva a que el comportamiento de la liberación del activo cambie en términos del sitio en el que se va a dar la absorción. Las consideraciones farmacocinéticas (etapas: absorción, distribución, metabolismo y eliminación), que en su mayoría hacen referencia al fármaco y no a la formulación, están influenciadas en su primera etapa por la modificación en el sitio de la absorción. El proceso de absorción es un híbrido entre lo biofarmacéutico y lo farmacocinético, y por tanto parámetros derivados de los perfiles plasmáticos como son el Tmax y el ABC, dependen de los cambios que se den en la fase de absorción. Principalmente importante es la modificación del Tmax, que depende del momento en que inicie la absorción, siendo más rápida cuando esta se inicia en la mucosa gástrica (tableta de 5-azacitidina de liberación inmediata provista de una cubierta no-entérica), mientras que cuando la liberación del fármaco se da a nivel intestinal, la absorción inicia transcurrido el tiempo hasta que llegue el medicamento a esta zona, este sería el caso de una tableta de 5-azacitidina de liberación retardada provista de una cubierta entérica.

En el perfil plasmático se observa un corrimiento en la curva, en la tableta con cubierta entérica, pues no va a empezar a evidenciarse niveles sanguíneos sino hasta cuando transcurra un tiempo, lo que se conoce como un tiempo de latencia o lag time, resultando en un corrimiento del Tmax a tiempos superiores. Como consecuencia de este corrimiento, puede dar como resultado un ABC menor para las tabletas con cubierta entérica en comparación de las de liberación inmediata.

Las consideraciones farmacodinámicas, están relacionadas principalmente con el inicio de la respuesta farmacológica, de acuerdo al Tmax presentado, siendo más rápida la respuesta para la tableta de 5-azacitidina de liberación inmediata 38 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co provista de una cubierta no-entérica que para la tableta de 5- azacitidina de liberación retardada provista de una cubierta entérica, de acuerdo a lo ya explicado.

Vale la pena resaltar que considerando que el fármaco 5- azacitidina se degrada a pH gástrico (1), no se esperaría que a partir de una tableta de liberación inmediata, se alcanzaran valores importantes de concentración a nivel plasmático a menos que se haya empleado un polimorfo menos soluble de este fármaco o incluso un profármaco más estable, existentes de acuerdo a la bibliografía consultada (2, 3, 4, 5), como se explica más adelante. 4.

¿Considera usted que, al no existir una tableta de 5- azacitidina de liberación inmediata provista de una cubierta no-entérica en el estado de la técnica, la presente invención es novedosa? No considero que una formulación tipo tableta de liberación inmediata provista de una cubierta no- entérica con el fármaco 5-azacitidina, sea novedosa, puesto que corresponde a un tipo de forma farmacéutica ampliamente conocida y estudiada por los profesionales químicos farmacéuticos a lo largo de su carrera, para lo que se emplean excipientes y procedimientos clásicos que implica que la tableta se disuelva rápidamente al entrar en contacto con el fluido gástrico; se realizan diseños experimentales propios de estos desarrollos (actividades de preformulación y formulación) que permiten seleccionar dentro de las posibilidades de excipientes existentes y de acuerdo a la naturaleza del fármaco, aquellos que favorezcan la disolución y la permeación del activo, lo que a su vez se ve reflejado en parámetros como el Tmax y el ABC, ya discutidos.

Desde el año 1995 cuando entró en vigencia el Sistema de Clasificación Biofarmacéutica, fundamentado científicamente por el Dr. Gordon Amidon (6) y adoptado por los principales entes regulatorios a nivel mundial, con el ánimo de sustentar estudios de intercambiabilidad de medicamentos, se tiene claridad de cuáles son los excipientes que se incluyen en este tipo de sistemas farmacéuticos, de manera que garanticen la funcionalidad del mismo.

A no ser que se esté realizando alguna modificación a la formulación o al proceso, que haya implicado un estudio científico más allá de lo considerado para el desarrollo habitual de un medicamento de esta naturaleza y que no se dice explícitamente, este medicamento corresponde a una composición clásica y convencional de una tableta de liberación inmediata.

En caso de haber realizado alguna modificación a la formulación para que el fármaco no se degrade por el pH ácido, esto se vería reflejado en el perfil plasmático retardando o controlando la liberación y el que se reporta en el estudio clínico de fase 1 (7) corresponde al de un sistema de liberación inmediata. Una cubierta no entérica (como la que se menciona para este medicamento), a no ser que sea un 39 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co material nuevo no existente previamente, no protegería del pH ácido.

El empleo de alguna forma polimórfica de la 5- azacitidina que modifiquen su comportamiento fisicoquímico en el medio, como disminuir su solubilidad, podría mejorar la estabilidad química del fármaco al modificar la cinética de degradación, disminuyendo su velocidad de hidrólisis (2). De igual manera existen profármacos conocidos de la 5- azacitidina que son estables a pH gástrico (3, 4, 5).

En cualquiera de estos últimos casos, se estaría modificando al fármaco y no a la formulación. 5. A la luz de los prejuicios y enseñanzas del estado de la técnica según lo cual el fármaco 5-azacitidina se descompone en medio ácido, ¿podría una persona versada en la materia esperar que una tableta de administración oral de 5-azacitidina de liberación inmediata provista de una cubierta no-entérica, en donde dicha cubierta no protege al fármaco del ambiente ácido estomacal tal y como ocurre en la invención reivindicada, tenga algún efecto terapéutico? Efectivamente, el fármaco 5-azacitidina se hidroliza en medio ácido (1) y formulado como una tableta de liberación inmediata con una cubierta no entérica, entraría en contacto inicialmente con el fluido gástrico, favoreciendo su degradación y por consiguiente perdiendo su actividad o incluso generando productos de degradación tóxicos.

Sin embargo, el empleo de formas polimórficas, como las existentes para la 5-azacitidina (2), que tengan una más baja solubilidad favorecen la estabilidad química de la molécula en el medio gástrico, de acuerdo a lo explicado en el numeral anterior. En este caso se trata químicamente del mismo fármaco, se modifica es físicamente su estructura cristalina, al modificar condiciones del proceso de síntesis del mismo.

El empleo de profármacos como los existentes, podrían también generar un aumento de la estabilidad en el medio ácido gástrico (3, 4, 5). 6. A la luz de los prejuicios y enseñanzas del estado de la técnica según lo cual el fármaco 5-azacitidina se descompone en medio ácido, ¿podría una persona versada en la materia esperar que una tableta de administración oral de 5-azacitidina de liberación inmediata provista de una cubierta no-entérica (en donde dicha cubierta no protege al fármaco del ambiente ácido estomacal) tal y como ocurre en la invención reivindicada, tenga mejor ABC, biodisponibilidad, Cmax en comparación con una tableta de liberación retardada que comprenda una cantidad idéntica del fármaco 5-azacitidina? Considerando la inestabilidad de la 5-azacitidina en medio ácido (1), no se esperaría que una tableta de liberación inmediata de este activo, provista de una cubierta no-entérica, tuviera la misma ABC, Cmax y biodisponibilidad que una 40 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tableta de 5-azacitidina con cubierta entérica, pues esta inestabilidad llevaría a que el fármaco se degradara en el fluido gástrico y fuera muy baja la cantidad que llegara a absorberse y por consiguiente alcanzara el fluido plasmático, lo que a su vez repercutiría en los parámetros biofarmacéuticos mencionados y en últimas en su biodisponibilidad.

Como se explicó previamente, una cubierta no entérica (como la que se menciona para este medicamento), a no ser que sea un material nuevo no existente previamente (que sería lo patentable), no protegería del pH ácido. El empleo de alguna forma polimórfica de la 5- azacitidina que modifiquen su comportamiento fisicoquímico en el medio (2), como disminuir su solubilidad, podría mejorar la estabilidad química del fármaco al modificar la cinética de degradación, disminuyendo su velocidad de hidrólisis.

De igual manera existen profármacos conocidos de la 5-azacitidina que son estables a pH gástrico (3, 4, 5). En cualquiera de estos últimos casos, se estaría modificando al fármaco y no a la formulación. 7. Considera usted que un medicamento de administración oral podría lograr mayor aceptación por parte del paciente en comparación con un medicamento de administración intravenosa o subcutánea? Por supuesto, un medicamento de administración oral tiene mayor aceptabilidad, al ser la vía oral una ruta no invasiva y no requerir un profesional y un establecimiento en particular para su aplicación. Por el contrario la administración vía intravenosa o subcutánea presenta incomodidad y dolor al ser empleada.

En el primer caso se logra mayor adherencia del paciente a la terapia que en el segundo. 8. En vista de lo expuesto en los dos ensayos clínicos comentados ¿considera usted que la presente invención simboliza un aporte valioso para el estado de la técnica? La solicitud de patente realizada no corresponde a una invención, ni representa un aporte valioso al estado de la técnica, pues hace referencia a una forma farmacéutica sólida de liberación inmediata, suficientemente conocida en el estado de la técnica.

De acuerdo al artículo del ensayo clínico de fase I (7) y la ponencia oral relacionada con un estudio de eficacia y seguridad (8), se muestran los resultados farmacocinéticos, farmacodinámicos, clínicos y de seguridad del fármaco 5- azacitidina administrado vía oral y subcutánea, con el fin de establecer la máxima dosis tolerada, la seguridad, su comportamiento farmacocinético, farmacodinámico y de eficacia clínica.

Los resultados farmacocinéticos, muestran los parámetros de ABC, Cmax y Tmax, que describen la forma farmacéutica oral administrada, que presenta un ABC mucho menor que la SC, como es lógico para estos sistemas, y por 41 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consiguiente una baja biodisponibilidad.

El Tmax oscila entre 1-1.5 horas, dependiendo de la dosis administrada, lo que podría estar relacionado con una absorción del fármaco a nivel del tracto gastrointestinal proximal, como se menciona en el artículo (7). Este es un comportamiento típico de un sistema de liberación inmediata, en este caso con el fármaco 5-azacitidina, que como se explicó anteriormente no presenta modificaciones en la liberación, lo que pone de manifiesto que no se adicionan excipientes diferentes a los empleados en una tableta convencional que inician su disolución a pH gástrico, es decir no se incluyen materiales que protejan al fármaco de su inestabilidad, a menos que lo novedoso fuera la inclusión de un nuevo excipiente, o como se mencionó en las preguntas anteriores lo que se hubiera podido modificar sería el fármaco, empleando un polimorfo menos soluble (2) o un profármaco estable en medio ácido (3, 4, 5). […]” (Destacado fuera de texto).

Posteriormente, se realizó la sustentación de dicho dictamen en la audiencia de pruebas celebrada por el Despacho Sustanciador el 9 de agosto de 202210, de la cual se transcriben los siguientes apartes relevantes: “[…] PERITO BAENA: (…) mis consideraciones respecto a la novedad o no de esta tableta, se basan en lo siguiente: Entonces, lo primero es que no considero que sea novedosa, en el sentido de la existencia previa de información respecto a las tabletas de liberación inmediata o de liberación a nivel gástrico, son digamos, hay que resaltar que estas formas farmacéuticas, estas tabletas son las más conocidas, son las convencionales, las que normalmente se emplean para la formulación de la mayoría de los fármacos, que no sea que no exista para la 5-azacitidina, esta formulación con cubierta no entérica y que si existiera una con cubierta entérica hace referencia a la inestabilidad de la 5-azacitidina a nivel gástrico y, por consiguiente, la imposibilidad de formularla como una tableta sin cubierta entérica.

Ahora, cuando se hace referencia a que si es posible que exista y que justamente la patente que se está reclamando para esta formulación está en una formulación como una tableta de liberación inmediata, es decir, sin cubierta entérica, está las posibilidades que se evidencian basadas en los 10 Índice núm. 96 del expediente digital. 42 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co diferentes componentes que podrían emplearse para esta formulación es que el fármaco 5-azacitidina pudiéramos estar hablando no del fármaco como tal en sus condiciones normalmente empleadas, sino de algún polimorfo o pseudopolimorfo que pudiera estarse empleando, que cuando hablamos de polimorfismo estamos hablando de variaciones en la estructura física cristalina de este fármaco, no desde el punto de vista químico, desde el punto de vista químico serían exactamente iguales si comparo 2 polimorfos de 5-azacitidina, pero desde el punto de vista de organización al estado sólido al estado cristalino puede haber diferencias que van a repercutir especialmente en la solubilidad.

En el caso de que la solubridad no fuera tan alta a nivel gástrico, como se esperaría, podría ser que fuera la razón para la cual pudiera hacerse una tableta de liberación inmediata y no se degradara. Otra posible razón es que se empleara algún profármaco de la 5-azacitidina, en ambos casos tanto del posible empleo de un polimorfo o el posible empleo de un profármaco son elementos que, digamos, aspectos que se encuentran relacionados en la literatura científica.

Entonces esta sería una posibilidad. Normalmente una formulación sin cubierta entérica de liberación inmediata contiene excipientes muy conocidos y mucho más conocidos desde el año 95 cuando entra en vigencia un sistema que manejamos mucho a nivel farmacéutico y especialmente biofarmacéutico, que es el sistema de clasificación biofarmacéutica, en donde a partir de allí se vuelve super importante conocer cuáles son los excipientes que normalmente hacen parte de una formulación, entonces es muy reconocido, es muy estudiado por el profesional o quien va a ser profesional químico farmacéutico cuales son los excipientes que normalmente se emplean para formular un sistema de liberación inmediata y es por esta razón que, digamos, que el conocimiento previo que existe del desarrollo de este tipo de formulaciones, que normalmente hacen parte de la formación de un profesional químico farmacéutico y el tener claro que si se desarrollara una formulación sin cubierta entérica, que fuera una formulación de liberación inmediata, como esta que se está mencionando, es decir, que no tendría cubierta entérica, a menos que estuviéramos hablando de un polimorfo o de un profármaco no sería posible tenerla.

Sin embargo, pues, esta información no es del todo clara, si efectivamente se empleó algún polimorfo o algún profármaco o algún excipiente en particular diferente a los normalmente empleados y por ello manifiesto en mi peritazgo que si se hubiera empleado un polimorfo diferente, un profármaco diferente, de lo que estaríamos hablando es de la novedad y nivel inventivo para el fármaco y no para la formulación. […] 43 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (…) considero que no es una invención ni representa un aporte valioso al estado de la técnica, puesto que hace referencia a una forma farmacéutica sólida de liberación inmediata suficientemente conocida en el estado de la técnica.

Como mencionaba anteriormente, un profesional químico farmacéutico de los aspectos que aprende durante su carrera, la mayoría están enfocados a desarrollar sistemas de liberación inmediata, formulaciones de liberación inmediata, es decir, que no tienen cubierta entérica y los excipientes son bastante conocidos, entonces, y de acuerdo con el artículo que se menciona y la ponencia oral relacionada también, se muestran los resultados farmacocinéticos, farmacodinámicos, clínicos y de seguridad del fármaco en donde se compara la vía oral con la vía subcutánea, con el fin de establecer la máxima dosis tolerada, la seguridad, su comportamiento farmacocinético, farmacodinámico y la eficacia clínica.

Los resultados farmacocinéticos muestran los parámetros, entonces en esas publicaciones se hace la comparación de los parámetros que hemos mencionado, área bajo la curva, concentración máxima y tiempo máximo, para la forma oral administrada en comparación con la forma administrada vía subcutánea, encontrando pues que inicialmente, por lo menos en las primeras dosis, pero inicialmente se encuentran concentraciones más bajas de la forma oral en comparación de la forma subcutánea, que se traduce en biodisponibilidades más bajas.

Se habla y se menciona un tiempo máximo que oscila entre una hora, y hora y media, dependiendo de la dosis administrada y pues como lo manifiestan en el documento hace una relación a que la absorción del fármaco se está dando a nivel del tracto gastro intestinal proximal, o sea, digamos, que un poco a inicios de lo que sería el intestino. Este es un comportamiento típico de un sistema de liberación inmediata, en este caso con el fármaco 5- azacitidina, que como se explicó anteriormente, no presenta modificaciones en la liberación, lo que pone de manifiesto que no se adicionan excipientes diferentes a los empleados en una tableta convencional, que inicia su disolución a PH gástrico, es decir, no se incluyen materiales que protejan al fármaco de su inestabilidad, a menos que lo novedoso fuera la inclusión de un nuevo excipiente, o como se mencionó en las preguntas anteriores, lo que se hubiera podido modificar sea el fármaco empleando un polimorfo menos soluble o un profármaco estable en un medio ácido. […] APOD.

ACTORA: Diga si o no, ¿que usted al momento de rendir este dictamen sabía que el estado de la técnica en patentes es toda la información técnica que está disponible antes de la fecha de prioridad reivindicada de la solicitud de patentes o de la fecha de presentación de la patente? PERITO BAENA: Sí sabía, 2008, no me acuerdo bien el mes, pero esa es la fecha límite. 44 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co APOD.

ACTORA: Diga si o no, ¿si usted conocía que la fecha de reivindicación de esta patente era el 15 de mayo de 2008? PERITO BAENA: Sí. […] PERITO BAENA: Respecto al estado de la técnica en realidad tuve en cuenta los documentos llamados D1 y D2, aportados por la Superintendencia en su evaluación técnica realizada y los anteriores a 2008.

Los otros mencionados hacen referencia a lo que hubo necesidad de consultar basada en las preguntas realizadas en el cuestionario, específicamente la bibliografía 7 y 8, la relacioné porque estaban preguntando sobre esas bibliografías de manera específica en el cuestionario, la bibliografía 6 la relacioné para hablar de una revisión hecha basada en estudios del año 95, pero solo para dar claridad de las temáticas, pero no específicamente frente a 5-azacitidina, sino respecto a aspectos más globales que se manejan en el ámbito farmacéutico.

Era eso, gracias. […] APOD. ACTORA: ¿Podría establecer en cuáles de las preguntas hechas en el momento de rendir el dictamen se mencionan los documentos 4, 6 y 7 u 8, que usted cita y son posteriores al estado de la técnica? PERITO BAENA: (…) la pregunta 3 está relacionada con la bibliografía 4, en la pregunta 4 también está relacionada la bibliografía 4, en la pregunta 5 también, en la 6 también está la bibliografía 4 y ya en la 8 está específicamente las bibliografías 7 y 8. […] APOD.

ACTORA: Diga cómo es cierto, si o no, ¿que el documento D1, citado como parte del estado de la técnica, se refiere a una tableta de liberación controlada de 5-azacitidina? PERITO BAENA: D1 (…) en D1 está hablándose como título general acerca de formulaciones dirigidas o con un target a colón, para formulaciones de citidinas en general y en algunos apartes, de manera específica dentro de la patente se mencionan formulaciones, digamos de liberación inmediata […] Sin embargo (…) en varios apartes dan ejemplos de sistemas de liberación inmediata y expresan claramente, aquí lo estoy mirando, las posibles composiciones que podrían tener diferentes formulaciones, sobre todo relacionadas con el núcleo de lo que podría ser esa posible tableta con recubrimiento y normalmente, pues, el núcleo asociado a estos sistemas, el núcleo siempre es un sistema de liberación inmediata, entonces lo que hace que sea una 45 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co liberación controlada es el polímero de recubrimiento que es insoluble en medio gástrico, pero el núcleo si le quitamos ese recubrimiento sería exactamente un sistema de liberación inmediata y a eso hace referencia esta patente, entonces menciona las composiciones como tal del núcleo y en el núcleo hablan de los excipientes normalmente empleados en temas de liberación inmediata, como son el carbonato de calcio, el acetato, la fructosa, el manitol (…) en fin diferentes tipos de materiales […] APOD.

ACTORA: Diga cómo es cierto, si o no, ¿que el documento D2 trata de la administración de una forma farmacéutica, que es administrada por una vía intravenosa y no acerca de una forma farmacéutica, que es administrada vía oral. PERITO BAENA: En cuanto a D2, D2 se refiere a las diferentes formas de 5-azacitidina, habla de diferentes polimorfos y también se refiere a las posibles formulaciones en las cuales podría estar esa 5-azacitidina, entonces da descripciones a manera de ejemplo de formulaciones.

Una de ellas, no es exactamente intravenosa sino de administración subcutánea, que habla de un liofilizado de administración subcutánea, pero así como da esa información, también da información acerca de otras formulaciones farmacéuticas que involucran diferentes ejemplos, entre ellos, formas farmacéuticas de administración oral, como tabletas de liberación inmediata, entonces, específicamente lo mencionan y también da información acerca de los excipientes que normalmente podrían emplearse en este tipo de tabletas, que no tienen cubierta entérica. […] PERITO BAENA: ¿Podría por favor aclararnos cuáles son los dos ensayos clínicos comentados? APOD.

ACTORA: Los ensayos clínicos comentados y que lo enuncié, pues a través del expediente, son a los que hacía referencia o fueron los únicos que yo encontré relacionados con lo que se estaba hablando en el expediente, a las bibliografías 7 y 8, citadas en el peritazgo, de GARCÍA- MANERO, en ambos casos. Uno es un artículo ( ) y el otro es una ponencia en un Congreso. […] APOD.

SIC: Nos puede precisar si para rendir el dictamen pericial, además de los documentos en los que ampliamente se ha referido, precise si tuvo o no a los documentos referenciados como D1 y D2. PERITO BAENA: Sí señora, sí tuve acceso. […] 46 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: ¿Si esa invención, de la que está discutiendo acá, de la que estudió usted, de la que hizo esa disertación, ¿cuál es el aporte inesperado, cual es ese avance, o ese salto cuantitativo en la elaboración de la regla técnica, es decir, cual es la altura inventiva de ese problema jurídico que se planteó en la audiencia inicial? […] PERITO BAENA: Bueno, en cuanto a la novedad, que estaría relacionado con el estado de la técnica y refiriéndonos a los documentos D1 y D2, que son anteriores al 2008, diríamos que no existe novedad, teniendo en cuenta que son formulaciones que ya estaban descritas en el estado de la técnica o por lo menos sus componentes estaban allí, digamos de manifiesto.

En cuanto a nivel inventivo, diríamos que respecto a lo que existe o a lo que se pretende mejorar estaríamos hablando de un, o sea, de un sistema que siendo de liberación retardada podría funcionar igual en el caso de que el fármaco no se degradara en un sistema de liberación inmediata. Entonces no veo una ventaja en términos técnicos en que sea un tipo de sistema u otro, basado también en que la información, pues, previamente existía. […]”.

De conformidad con lo anterior, la Sala estima pertinente contrastar el objeto de la anterioridad identificada por la SIC, frente al de la invención cuya patente se solicita, teniendo en cuenta lo acreditado en la actuación administrativa y ratificado por el dictamen pericial, así: 47 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De conformidad con lo anterior, la Sala observa, respecto al requisito de novedad, que el documento D1 enseña composiciones que contienen 5-azacitidina en cantidades de 4 mg/kg por dosis, es decir, en un rango entre 160-400 mg11, en forma de tabletas sólidas, para administración oral, que contienen excipientes farmacéuticamente adecuados con una cubierta de sello.

Y el documento D2 divulga formulaciones en forma de tabletas sólidas para administración tanto oral12 como subcutánea, que contienen 5-200 mg de 5 azacitidina y agentes auxiliares, que son de liberación inmediata, recubiertas con sustancias como gomas, gelatinas, azúcar o lacas que se disuelven en un solvente volátil13. Al respecto, resulta pertinente traer a colación lo manifestado por la perita en la audiencia de pruebas, en la que precisó lo siguiente frente a las referidas anterioridades: “[…] en D1 está hablándose como título general acerca de formulaciones dirigidas o con un target a colón, para formulaciones de citidinas en general y en algunos apartes, de manera específica dentro de la patente se mencionan formulaciones, digamos de liberación inmediata […] Sin embargo (…) en varios apartes dan ejemplos de sistemas de liberación inmediata y expresan claramente, aquí lo estoy mirando, las posibles composiciones que podrían tener diferentes formulaciones, sobre todo relacionadas con el núcleo de lo que podría ser esa posible tableta con recubrimiento y normalmente, pues, el núcleo asociado a estos sistemas, el núcleo siempre es un sistema de liberación inmediata, entonces lo que hace que sea una liberación controlada es el polímero de recubrimiento que es insoluble en medio gástrico, pero el núcleo si le quitamos 11 Ejemplo 4. 12 Párrafo 48. 13 Párrafo 48-50 y 55. 48 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ese recubrimiento sería exactamente un sistema de liberación inmediata y a eso hace referencia esta patente, entonces menciona las composiciones como tal del núcleo y en el núcleo hablan de los excipientes normalmente empleados en temas de liberación inmediata, como son el carbonato de calcio, el acetato, la fructosa, el manitol (…) en fin diferentes tipos de materiales […] En cuanto a D2, D2 se refiere a las diferentes formas de 5- azacitidina, habla de diferentes polimorfos y también se refiere a las posibles formulaciones en las cuales podría estar esa 5- azacitidina, entonces da descripciones a manera de ejemplo de formulaciones.

Una de ellas, no es exactamente intravenosa sino de administración subcutánea, que habla de un liofilizado de administración subcutánea, pero así como da esa información, también da información acerca de otras formulaciones farmacéuticas que involucran diferentes ejemplos, entre ellos, formas farmacéuticas de administración oral, como tabletas de liberación inmediata, entonces, específicamente lo mencionan y también da información acerca de los excipientes que normalmente podrían emplearse en este tipo de tabletas, que no tienen cubierta entérica. […]”.

De manera que no cabe duda de que el documento D1 centra sus enseñanzas en composiciones farmacéuticas que contienen 5- azacitidina, en forma de tabletas sólidas, para administración oral, que contienen excipientes farmacéuticamente adecuados con una cubierta de sello, que sí tienen una liberación inmediata, mas no una liberación controlada, como lo adujo la parte actora.

Y el documento D2 divulga formulaciones farmacéuticas en forma de tabletas, que contienen 5-200 mg de 5 azacitidina y agentes auxiliares, que son de liberación inmediata, recubiertas con sustancias como gomas, gelatinas, azúcar o lacas que se disuelven en un solvente volátil, y que sí son de administración oral y subcutánea. 49 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, las indicadas anterioridades ya revelaban los mismos elementos característicos esenciales de la invención solicitada, teniendo en cuenta que la misma se fundamenta en composiciones orales, sólidas con 40-400 mg de 5-azacitidina, de liberación inmediata, con un recubrimiento no entérico, lo cual impide evidenciar la novedad de la invención solicitada.

Al respecto, cabe mencionar, como lo puntualizó la perito en el dictamen pericial rendido, que una formulación tipo tableta de liberación inmediata provista de una cubierta no-entérica con el fármaco 5-azacitidina no es novedosa, puesto que corresponde a un tipo de forma farmacéutica ampliamente conocida y estudiada por los profesionales químicos farmacéuticos a lo largo de su carrera, para lo que se emplean excipientes y procedimientos clásicos que implica que la tableta se disuelva rápidamente al entrar en contacto con el fluido gástrico.

Frente al nivel inventivo, la Sala considera que un experto medio en la materia podría derivar de manera evidente del estado de la técnica la formulación objeto de reivindicación, toda vez que los documentos previos conducen de manera obvia a la invención propuesta, ya que revelan los mismos elementos característicos esenciales de la invención solicitada. 50 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, el problema técnico de proporcionar una composición farmacéutica sólida que comprenda una cantidad terapéuticamente efectiva de 5-azacitidina, para la administración oral, en donde la composición libere la 5-azacitidina sustancialmente en el estómago después de la administración oral, esto es, composiciones de liberación inmediata con cubiertas no entéricas, que pretende la invención solicitada, se deriva de forma obvia de las enseñanzas D1 y D2.

Ello, en tanto que la persona versada en la materia tomaría las composiciones de D1 y utilizaría sus conocimientos usuales en formulación farmacéutica para llegar a las composiciones reclamadas, es decir, con dosis mayores a 400 mg, y con la expectativa de que estas fuesen aceptables en su absorción, que es el resultado que se obtiene con las composiciones reclamadas.

Aunado a ello, se tiene que el documento D2 también enseña composiciones orales sólidas de 5-azacitidina, en forma de tableta recubiertas con películas no entéricas disueltas en solventes, con la diferencia de la dosificación (del principio activo), por lo que se entiende que el efecto técnico sería el mismo. De manera que un experto medio en la materia de química farmacéutica estaría altamente motivado a aumentarles la cantidad de principio activo a las composiciones ya conocidas del estado de la 51 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co técnica para llegar a la materia reclamada y que la misma presente una liberación inmediata, que es el problema que se soluciona con la solicitud de patente.

Sin embargo, no se aportó ninguna prueba que permita concluir que al subir la dosificación del activo se presente un efecto mejorado o sorprendente frente a lo ya revelado en las referidas anterioridades. Por lo tanto, la solicitud de invención no constituye un salto cualitativo al estado de la técnica. Adicionalmente, del dictamen pericial rendido por la perita BAENA ARISTIZÁBAL, la Sala advierte lo siguiente:.- Una tableta provista de una cubierta no entérica es el sistema clásico y más sencillo de vehiculización de fármacos, que no busca una modificación en la liberación del activo, sino que el fármaco esté disponible una vez se disuelva en el medio gástrico, que será el primer fluido fisiológico con el que entre en contacto..- Una tableta de 5-azacitidina de liberación, conocida también como sistema de liberación inmediata, es el tipo de formulación primario (convencional) que no modifica la liberación del activo..- Que considerando que el fármaco 5-azacitidina se degrada a pH gástrico, no se esperaría que a partir de una tableta de liberación inmediata se alcancen valores importantes de concentración a nivel 52 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co plasmático, a menos que se emplee un polimorfo menos soluble de este fármaco o incluso un profármaco más estable..- El medicamento (de la invención solicitada) corresponde a una composición clásica y convencional de una tableta de liberación inmediata..- Una cubierta no entérica (como la que se menciona para este medicamento), a no ser que sea un material nuevo no existente previamente, no protegería del pH ácido..- En este caso, el fármaco 5-azacitidina, que tiene un comportamiento típico de un sistema de liberación inmediata, no presenta modificaciones en la liberación, lo que pone de manifiesto que no se adicionan excipientes diferentes a los empleados en una tableta convencional que inician su disolución a pH gástrico, es decir, no se incluyen materiales que protejan al fármaco de su inestabilidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que los cambios estructurales realizados por la invención, contrario a lo afirmado por la actora, resultarían totalmente esperados para una persona medianamente versada en la materia al estar sugeridos en las anterioridades D1 y D2. 53 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además, la Sala estima que en la invención solicitada, conforme lo determinó la perito BAENA ARISTIZÁBAL, no corresponde a una invención ni representa un aporte valioso al estado de la técnica, pues hace referencia a una forma farmacéutica sólida de liberación inmediata, suficientemente conocida en el estado de la técnica, cuyo resultado obtenido no es sorprendente.

Ello, por cuanto no se logró demostrar un resultado o efecto inesperado ni una ventaja significativa frente a los compuestos ya existentes, pues las propiedades farmacológicas que se obtuvieron con la invención cuestionada resultan altamente similares a las que ya mostraban las anterioridades D1 y D2. En otras palabras y conforme lo señaló la perito en su dictamen, una formulación tipo tableta de liberación inmediata, provista de una cubierta no-entérica, con el compuesto 5-azacitidina no es novedosa, y resulta obvia para una persona versada en la materia, puesto que corresponde a un tipo de forma farmacéutica ampliamente conocida, y estudiada por los profesionales químicos farmacéuticos a lo largo de su carrera, en tanto que su aprendizaje está enfocado a desarrollar sistemas o formulaciones de liberación inmediata, es decir, que no tienen cubierta entérica y los excipientes son bastante conocidos.

Además de que ya estaban descritas en el estado de la técnica. 54 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asimismo, es el sistema clásico y el más sencillo de vehiculización de fármacos y corresponde a un tipo de formulación primario, convencional, que no busca una modificación en la liberación del activo, sino que el fármaco esté disponible una vez se disuelva en el medio gástrico, que será el primer fluido fisiológico con el que entre en contacto.

En ese orden de ideas, la Sala considera que el problema técnico de proporcionar una composición farmacéutica sólida, que comprenda una cantidad terapéuticamente efectiva de 5-azacitidina, para la administración oral, en donde la composición libere la 5-azacitidina sustancialmente en el estómago después de la administración oral, esto es, composiciones de liberación inmediata con cubiertas no entéricas, que pretende la invención solicitada, por un lado, se encontraba revelado en el estado de la técnica y, por el otro, no representa un salto cualitativo en relación con la técnica existente, en tanto que resulta obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica.

Al efecto, resulta pertinente destacar que la perito, en la audiencia de pruebas, puntualizó que la solicitud de invención cuestionada carece de novedad y de nivel inventivo, en los siguientes términos: “[…] Bueno, en cuanto a la novedad, que estaría relacionado con el estado de la técnica y refiriéndonos a los documentos D1 y D2, que son anteriores al 2008, diríamos que no existe novedad, teniendo en cuenta que son formulaciones que ya estaban descritas en el 55 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estado de la técnica o por lo menos sus componentes estaban allí, digamos de manifiesto.

En cuanto a nivel inventivo, diríamos que respecto a lo que existe o a lo que se pretende mejorar estaríamos hablando de un, o sea, de un sistema que siendo de liberación retardada podría funcionar igual en el caso de que el fármaco no se degradara en un sistema de liberación inmediata. Entonces no veo una ventaja en términos técnicos en que sea un tipo de sistema u otro, basado también en que la información, pues, previamente existía. […]”.

Visto lo anterior, para la Sala, la solicitud de invención cuestionada partió del estado de la técnica divulgado, lo que impide establecer la novedad de la solicitud de patente solicitada. Y, el efecto, presuntamente sorprendente, que alegó la actora respecto de la misma es previsible para un técnico medio en la materia y no constituye un esfuerzo científico ni un avance en la regla técnica conocida, por lo que tampoco cumple con el requisito de nivel inventivo.

Aunado a lo anterior, la Sala debe aclarar que no es cierto, como lo adujo la parte actora, que la perito no se basó en el estado de la técnica, pues lo antes transcrito del dictamen pericial demuestra que la perito sí se pronunció frente a ello, como se muestra, entre otros, en los siguientes párrafos: “[…] No considero que una formulación tipo tableta de liberación inmediata provista de una cubierta no-entérica con el fármaco 5-azacitidina, sea novedosa, puesto que corresponde a un tipo de forma farmacéutica ampliamente conocida y estudiada por los profesionales químicos farmacéuticos a lo largo de su carrera, para lo que se emplean excipientes y procedimientos clásicos que implica que la tableta se 56 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co disuelva rápidamente al entrar en contacto con el fluido gástrico; se realizan diseños experimentales propios de estos desarrollos (actividades de pre formulación y formulación) que permiten seleccionar dentro de las posibilidades de excipientes existentes y de acuerdo a la naturaleza del fármaco, aquellos que favorezcan la disolución y la permeación del activo, lo que a su vez se ve reflejado en parámetros como el Tmax y el ABC, ya discutidos.

Desde el año 1995 cuando entró en vigencia el Sistema de Clasificación Biofarmacéutica, fundamentado científicamente por el Dr. Gordon Amidon (6) y adoptado por los principales entes regulatorios a nivel mundial, con el ánimo de sustentar estudios de intercambiabilidad de medicamentos, se tiene claridad de cuáles son los excipientes que se incluyen en este tipo de sistemas farmacéuticos, de manera que garanticen la funcionalidad del mismo.

A no ser que se esté realizando alguna modificación a la formulación o al proceso, que haya implicado un estudio científico más allá de lo considerado para el desarrollo habitual de un medicamento de esta naturaleza y que no se dice explícitamente, este medicamento corresponde a una composición clásica y convencional de una tableta de liberación inmediata.

En caso de haber realizado alguna modificación a la formulación para que el fármaco no se degrade por el pH ácido, esto se vería reflejado en el perfil plasmático retardando o controlando la liberación y el que se reporta en el estudio clínico de fase 1 (7) corresponde al de un sistema de liberación inmediata. Una cubierta no entérica (como la que se menciona para este medicamento), a no ser que sea un material nuevo no existente previamente, no protegería del pH ácido. […] La solicitud de patente realizada no corresponde a una invención, ni representa un aporte valioso al estado de la técnica, pues hace referencia a una forma farmacéutica sólida de liberación inmediata, suficientemente conocida en el estado de la técnica. […]”.

(Destacado fuera de texto). Y en la audiencia de pruebas, la perito, al sustentar su dictamen pericial, precisó lo siguiente: “[…] Respecto al estado de la técnica en realidad tuve en cuenta los documentos llamados D1 y D2, aportados por la Superintendencia en su evaluación técnica realizada y los anteriores a 2008. 57 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los otros mencionados hacen referencia a lo que hubo necesidad de consultar basada en las preguntas realizadas en el cuestionario, específicamente la bibliografía 7 y 8, la relacioné porque estaban preguntando sobre esas bibliografías de manera específica en el cuestionario, la bibliografía 6 la relacioné para hablar de una revisión hecha basada en estudios del año 95, pero solo para dar claridad de las temáticas, pero no específicamente frente a 5- azacitidina, sino respecto a aspectos más globales que se manejan en el ámbito farmacéutico. […]”.

(Destacado fuera de texto). Ahora, cabe mencionar que si bien es cierto que en su dictamen pericial, la perito hizo referencia a bibliografía que fue publicada después de la fecha de prioridad de la solicitud, esto es, posterior al 15 de mayo de 2008, también lo es que la mayoría de la bibliografía y fuentes que utilizó es anterior a dicha fecha, en cuanto indicó que utilizó bibliografía de 1977, 1978, 1981, 2004 y 2008, así como fuentes documentales de 1973, 1976, 1977, 1978, 1983, 1985, 1987, 1998, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 y 2008, a saber: 58 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 59 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, debe puntualizarse que entre la bibliografía o fuentes documentales posteriores al estado de la técnica que utilizó la perito, se encuentran los artículos de GARCÍA-MANERO, publicados en 2011 y 201214 que allegó la misma parte actora con la demanda, en los anexos 4 y 5, y que le fueron suministrados para que la perito rindiera el dictamen pericial, por lo que en manera alguna ahora la parte demandante pueda solicitar que se desestime el dictamen pericial, cuando fue ella quien allegó dicha documentación para que fuera tenida en cuenta, además de que la perito sí se basó al estado de la técnica, esto es, en las anterioridades D1 y D2, como se precisó anteriormente. 14 Artículos titulados “Phase I Study of Oral Azacitidine in Myelodysplastic Syndromes, ChronicMyelomonocytic Leukemia, and Acute Myeloid Leukemia” y “Safety and Efficacy of Oral Azacitidine (CC-486) Administered in Extended Treatment Schedules to Patients with Lower-Risk Myelodysplastic Syndromes”, allegados por la actora junto con sus respectivas traducciones al español. 60 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En otras palabras, los referidos artículos hacían parte de los documentos que la misma demandante alegó que, para la realización del dictamen, no podían tenerse en cuenta al contar con una fecha posterior a la de la prioridad invocada, por lo que, a juicio de la Sala, resulta totalmente contradictorio, por un lado, solicitar que sean tenidas en cuenta como prueba documental para el estudio de la novedad y nivel inventivo; y, por el otro, frente al dictamen pericial rendido por la perito, aducir que no era posible efectuar su estudio al contar con una fecha de publicación posterior a la de la prioridad invocada en la solicitud cuestionada.

Adicionalmente, la Sala debe destacar que en el cuestionario que allegó la demandante, con el objeto de que fuera absuelto en el dictamen por parte de la perito, no se realizaron preguntas relacionadas con los documentos D1 y D2, pese a que estos fueron los señalados por la SIC como las divulgaciones previas que anticiparon el objeto de esta solicitud de invención y, por ende, los que fundamentaron la falta de los requisitos de novedad y de nivel que dieron lugar a la negación del privilegio de patente a la creación solicitada, en las resoluciones acusadas, lo que pone de presente que su cuestionario era el que estaba inclinado a que en el dictamen no se hiciera alusión a lo determinado en el estado de la técnica, esto es, D1 y D2. 61 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, la actora también adujo que deben tenerse en cuenta las declaraciones efectuadas por el señor CHARLES L. BEACH, experto y doctor en ciencias farmacéuticas, allegadas durante el trámite administrativo ante la SIC y que fueron aportadas al presente proceso como pruebas documentales.

En dichas declaraciones, el doctor CHARLES L. BEACH señaló que los ensayos clínicos recientes demuestran que la administración oral de tabletas no entéricas recubiertas de 5-azacitidina es una alternativa superior a la administración IV y subcutánea. Que sus resultados son tanto significativos como sorprendentes, ya que la baja exposición de la droga, los resultados de hipometilación de DNA y la conveniencia de la administración oral conforman la base del programa de tratamiento extensivo de 5-azacitidina permitiendo la exposición crónica a la 5-azacitidina, además de que confirman que las tabletas de 5-azacitidina de liberación inmediata administradas oralmente son tanto activos como bien tolerados en programas de dosis extensivas.

Al respecto, la Sala advierte que dichas declaraciones por sí solas no resultan suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados. 62 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, se tratan de unos documentos que no fueron sometidos a verificación mediante dictamen pericial, por lo que carecen de la fuerza técnica y científica necesaria para demostrar que la valoración realizada por la SIC resultó equivocada.

En ese sentido, la Sala reitera que correspondía a la demandante acreditar, con soporte probatorio suficiente, que las consideraciones técnicas de la SIC respecto de la falta de nivel inventivo no eran correctas. Al haberse limitado a allegar un documento sin respaldo técnico adicional, la parte demandante incumplió con su carga procesal de desvirtuar la legalidad de los actos demandados.

Por consiguiente, la declaración del doctor CHARLES L. BEACH, aun cuando ilustra lo expuesto por la parte demandante no logra acreditar de manera suficiente que la invención cumpliera los requisitos previstos en la Decisión 486.15 15 Criterio señalado por la Sala en sentencia de 18 de septiembre de 2025, en la que se sostuvo: “[…] 82.

Y si bien se allegó como prueba documental la declaración del experto John K. Leypoldt, en la cual explicó que la particularidad de la invención consistía en la utilización de un modelo cinético de un compartimento denominado “falso”, en el cual uno de los volúmenes se supone infinitamente grande y, por tanto, irrelevante para efectos del cálculo, mientras que el otro volumen podía estimarse a partir de los datos cinéticos del fosfato y no de las características fisiológicas del paciente, ello por sí solo no resulta suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados. 83.

En efecto, se trata de un documento que no fue sometido a verificación mediante dictamen pericial, por lo que carece de la fuerza técnica y científica necesaria para demostrar que la valoración realizada por la SIC resultó equivocada. 84. En ese sentido, la Sala reitera que correspondía a la demandante acreditar, con soporte probatorio suficiente, que las consideraciones técnicas de la SIC respecto de la falta de novedad y nivel inventivo no eran correctas.

Al haber desistido de las pruebas decretadas y limitarse a allegar un documento sin respaldo técnico adicional, la parte demandante incumplió con su carga procesal de desvirtuar la legalidad de los actos demandados. Por consiguiente, la declaración del señor Leypoldt, aun cuando ilustra lo expuesto por la parte demandante, no logra acreditar de manera suficiente que la invención cumpliera los requisitos previstos en la Decisión 486 de 2000. […]” (Destacado fuera de texto.) (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, núm. único de radicación 2015-00491-00). 63 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y en cuanto a los artículos de GARCÍA-MANERO16, que presentan estudios clínicos sobre composiciones orales con recubrimiento no- entérico de 5-azacitidina, la Sala estima, conforme lo indicó la entidad demandada en la contestación de la demanda y la perito en la audiencia de pruebas (al referirse a los ensayos clínicos), que lo señalado en los mismos presentan el mismo efecto técnico que las composiciones del estado de la técnica, por lo que ante la ausencia de evidencia comparativa que demuestre lo contrario, esto es, un efecto mejorado o sorprendente frente a lo ya revelado, las composiciones de la solicitud de la patente de invención cuestionada corresponden al estado de la técnica existente y no representan un salto cualitativo en relación con la misma.

Por todo lo anterior, la Sala considera que en el expediente solo obran afirmaciones referidas a la presunta novedad y nivel inventivo de la solicitud de patente y del proceso para llegar a la misma, sin que exista ningún elemento de juicio que lleve al convencimiento de la Sala de que, en el caso sub examine, la solicitud de patente no está comprendida en el estado de la técnica, y que no se deriva de la divulgación previa citada por la SIC y, en ese sentido, que la solución al problema técnico planteado no es evidente para una persona medianamente versada en la materia. 16 Artículos titulados “Phase I Study of Oral Azacitidine in Myelodysplastic Syndromes, ChronicMyelomonocytic Leukemia, and Acute Myeloid Leukemia” y “Safety and Efficacy of Oral Azacitidine (CC-486) Administered in Extended Treatment Schedules to Patients with Lower-Risk Myelodysplastic Syndromes”, allegados por la actora junto con sus respectivas traducciones al español. 64 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden de ideas, la Sala encuentra que la demandante no logró acreditar que la solicitud de patente de invención bajo estudio tiene novedad y que hubiere desarrollado una mejora cualitativa con base en sus reivindicaciones y que, por tanto, cumplía con el requisito del nivel inventivo.

Por el contrario, de lo probado se concluye que: i) las características principales de la invención cuestionada ya se encontraban divulgadas en el estado del arte; y ii) que un técnico medio en la materia estaba en condiciones de plantearse el problema que se pretendía solucionar con la invención objeto de estudio y que la solución propuesta por el solicitante de la patente, podía derivarse de manera evidente a partir de los conocimientos existentes en el área y el estado de la técnica preexistente.

Así las cosas, la Sala considera que al no haberse acreditado técnica o científicamente en este proceso que las razones técnicas de la entidad demandada, fundamento de la negación de la solicitud de patente, fueron incorrectas en el análisis de novedad y nivel inventivo de la invención solicitada, dicha alegación se tendrá como no demostrada y se concluye que la solicitud presentada por la actora no cumplió con los requisitos de novedad y nivel inventivo establecidos en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

De allí que tampoco se advierta vulneración a lo previsto en el artículo 14, ibidem. 65 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En conclusión, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas como vulneradas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de octubre de 2025. 66 Numero único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00400-00 Actora: CELGENE CORPORATION Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.