CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Referencia: Acción de nulidad relativa Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “SOL CERVEZA” Y LAS MARCAS OPOSITORAS “SOL”, "KOLA SOL", MANZANA SOL”, “SODA SOL”, “LIMONADA SOL” y “KOLA SOL LIGTH”; y “CITRUS PUNCH SOL”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS, FONÉTICAS E IDEOLÓGICAS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA EN LA CLASE 32 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. LAS PARTÍCULAS “SOL”, “LIGTH”, “CERVEZA”, “CITRUS” y “PUNCH”; “KOLA”, “LIMONADA” Y “SODA”, QUE HACEN PARTE DE LAS MARCAS ENFRENTADAS, SON DE USO COMÚN Y GENÉRICAS Y DESCRIPTIVAS, RESPECTIVAMENTE, PARA IDENTIFICAR PRODUCTOS DE LAS CLASE 32 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, POR LO QUE RESULTAN INAPROPIABLES DE MANERA EXCLUSIVA.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la señora MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 041568 de 24 de junio de 2016, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario", expedida por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 77122 de 8 de noviembre de 2016, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 2 de marzo de 2015, la sociedad CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. presentó la solicitud de registro como marca del signo nominativo "SOL CERVEZA", para distinguir productos comprendidos en la Clase 323 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante SIC. 3 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: “[…] Cervezas […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado con fundamento en que era similarmente confundible con las marcas mixtas y nominativa “SOL”, "KOLA SOL", MANZANA SOL”, “SODA SOL”, “LIMONADA SOL”, “KOLA SOL LIGTH”; y “CITRUS PUNCH SOL”, previamente registradas a su favor en la misma Clase. 3º: Que mediante la Resolución núm. 041568 de 24 de junio de 2016, la directora de Signos Distintivos declaró infundada su oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta "SOL CERVEZA", para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V. 4°: Que contra la citada decisión interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 77122 de 8 de noviembre de 2016.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas vulneró los artículos 134 y 136, literal a), y 29 de la Constitución Política, por falsa motivación, habida cuenta que la marca mixta cuestionada “SOL CERVEZA” no 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cumple los requisitos exigidos por dicha normativa para que sea procedente su registro.
Indicó que la marca cuestionada es idéntica a las marcas previamente registradas “KOLA SOL”, “SODA SOL”, “LIMONADA SOL”, “KOLA SOL LIGHT”, “MANZANA SOL”, “SOL” y “CITRUS PUNCH SOL”, dado que reproduce el elemento preponderante, esto es, la expresión “SOL”. Adujo que el elemento que le da distintividad a las marcas en conflicto es la palabra “SOL”, puesto que los demás vocablos que acompañan a algunos de los signos enfrentados son elementos explicativos en unos casos y de uso común en otros, de tal forma que el cotejo marcario debe recaer única y exclusivamente respecto de la expresión “SOL”.
Mencionó que entre los signos distintivos objeto de controversia existen similitudes desde los puntos de vista ortográfico y fonético, puesto que al coincidir en la expresión “SOL”, tanto su escritura como su pronunciación, resulta idéntica; y que también evocan el mismo concepto, puesto que llevan al consumidor a pensar en la idea de calor y en la necesidad de tomar algo refrescante.
Señaló que entre los productos que distinguen las marcas confrontadas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, se presenta 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conexidad competitiva, habida cuenta que están ubicados en el mismo Nomenclátor, comparten canales de comercialización, los medios de publicidad son idénticos, pertenecen a un mismo género de productos y se tienen una misma finalidad, esto es, refrescar.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La sociedad CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las súplicas de la demanda. Aseguró que las marcas enfrentadas coinciden en la expresión “SOL”, la cual es de uso común para identificar bebidas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, no obstante, dicha partícula está combinada en la mayoría de las marcas con elementos gráficos y denominativos que las hacen distintivas.
Indicó que si bien las marcas opositoras pertenecen a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, no identifican cervezas, ni tampoco su dueña ha incursionado en ese campo, razón por la que el Consejo de Estado en algunas oportunidades ha ordenado la cancelación de sus registros en lo que corresponde a esta clase de 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co bebidas, lo que permite que otras empresas puedan comercializar estos productos e identificarlos con expresiones similares.
Adujo que la marca cuestionada hace parte de una familia de marcas de su propiedad que comparten la partícula “SOL”, registradas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es dable que coexista en el mercado. II.-2. La parte demandada a pesar de ser notificada en debida forma5, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 18 de febrero de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20116, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y 5 Mediante auto admisorio de 8 de agosto de 2017, obrante a folios 50 a 54 del expediente físico y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, obrantes a folios 59 y 63 ibidem. 6 CPACA. 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
En concordancia con el artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, consiste en determinar si las resoluciones núms. 041568 de 24 de junio de 2016 y 77122 de 8 de noviembre de ese año, mediante las cuales la SIC concedió el registro como marca del signo mixto “SOL CERVEZA”, a nombre de la sociedad CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V., para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran o no lo previsto en los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 y 29 de la Constitución Política.
Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y la contestación presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.
Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, aseguró que los productos que amparan las marcas enfrentadas son complementarios, los canales de comercialización son iguales, comparten medios de publicidad, corresponden al mismo género y presentan similar finalidad.
Sostuvo que las marcas enfrentadas comparten el elemento denominativo “SOL”; además la palabra “CERVEZA” es de uso común para identificar productos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que debe ser excluida del cotejo marcario. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que las marcas enfrentadas emiten el mismo sonido, pues corresponden a una palabra compuesta por una sola sílaba, esto es, “SOL”.
Así también, evocan el mismo concepto, es decir, la idea de calor y la necesidad de tomar algo refrescante. IV.-2. La SIC solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló que las marcas analizadas en conjunto no son confundibles, en tanto que si bien presentan ciertas semejanzas cuentan con elementos denominativos adicionales que al ser pronunciados, transcritos y percibidos visualmente emiten una impresión diferente en el consumidor, por lo que la coexistencia en el mercado de las marcas cotejadas no produce riesgo de confusión y/o asociación alguna.
IV.-3. La sociedad CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V., tercero con interés directo en las resultas del proceso, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, en el sentido de que la expresión “SOL” es de uso común para identificar productos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; y que la marca cuestionada hace parte de una familia de marcas de su propiedad que comparten la partícula “SOL”, por lo que es dable que coexista en el mercado. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-4.
El Agente del Ministerio Público en esta etapa procesal guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, en los siguientes términos 8: “[…]
PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020170021600 constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.
SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023.
TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA 8 Proceso 148-IP-2022. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 041568 de 24 de junio de 2016 y 77122 de 8 de noviembre de 2016, concedió el registro de la marca mixta “SOL CERVEZA” a la sociedad CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V., para amparar los siguientes productos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] cervezas […]”.
A juicio de la demandante, la marca cuestionada es idéntica a las marcas previamente registradas “KOLA SOL”, “SODA SOL”, “LIMONADA SOL”, “KOLA SOL LIGHT”, “MANZANA SOL”, “SOL” y “CITRUS PUNCH SOL”, dado que reproduce el elemento preponderante, esto es, la expresión “SOL”. Adujo que el elemento que le da distintividad a las marcas en conflicto es la palabra “SOL”, puesto que los demás vocablos que acompañan a algunos de los signos enfrentados son elementos explicativos en unos casos y de uso común en otros, de tal forma que el cotejo marcario debe recaer única y exclusivamente respecto de la expresión “SOL”.
Señaló que entre los productos que distinguen las marcas confrontadas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, se presenta conexidad competitiva, habida cuenta que están ubicados en el mismo Nomenclátor, comparten canales de comercialización, los medios de 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co publicidad son idénticos, pertenecen a un mismo género de productos y se tienen una misma finalidad, esto es, refrescar.
El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 148-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-20229, 261-IP-202210, 350-IP-202211 y 391-IP-202212, en las que se interpretaron los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486.
Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerado el artículo 134 ibidem, al exponer el concepto de violación del mismo adujo que la marca del tercero con interés directo en las resultas del proceso resultaba similarmente confundible con sus marcas “KOLA SOL”, “SODA SOL”, “LIMONADA SOL”, “KOLA SOL LIGHT”, “MANZANA SOL”, “SOL” y “CITRUS PUNCH SOL”, es decir, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136, ibidem13. 9 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 12 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, la parte demandante argumentó que la expresión “SOL CERVEZA” reproduce la expresión “SOL”, contenida en sus marcas previamente registradas.
Por lo anterior, el estudio del supuesto previsto en el artículo 134, ibidem, se excluye del problema jurídico a resolver14, comoquiera que en el presente asunto no se está debatiendo el concepto de marca. Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.
Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA MIXTA CUESTIONADA15 15 Folio 6 del expediente físico. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CITRUS PUNCH SOL MARCAS MIXTAS Y NOMINATIVA PREVIAMENTE REGISTRADAS16 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “SOL CERVEZA”, como lo es la cuestionada, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con unas marcas mixtas y nominativa, “SOL”, "KOLA SOL", MANZANA SOL”, “SODA SOL”, “KOLA SOL LIGHT”, “LIMONADA SOL” y “KOLA SOL LIGTH”; y “CITRUS PUNCH SOL”, previamente registradas por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas enfrentadas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 16 Folio 6 del expediente físico. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe precisar que los referidos pronunciamientos comunitarios17 enfatizan en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 17 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.
Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre las marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.
Ahora, según el tercero con interés directo en las resultas del proceso el vocablo “SOL”, que conforma las marcas enfrentadas son de uso común para identificar productos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es inapropiable de manera exclusiva. Es del caso señalar que tal como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4.
Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.
La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co seleccionado se responde empleando la denominación genérica.
Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.
En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.
Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.
Al efecto, el Tribunal precisó: 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
Sobre este asunto, la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Sobre el particular es dable traer a colación, apartes de la sentencia de 1º de febrero de 202418, en la que la Sala, en un asunto similar, estimó que las partículas “SOL”, “LIGTH”;
“KOLA”, “LIMONADA”, “SODA”, eran de uso común y genéricas y descriptivas, respectivamente, para identificar productos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto: 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2013-00246-00. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 61.
Al respecto, la Sala, en un proceso de similares supuestos fácticos, al realizar el estudio de confundibilidad entre la marca mixta SOL y las marcas SOL, KOLA SOL, SODA SOL, LIMONADA SOL y KOLA SOL LIGHT, consideró que la palabra SOL es de uso común para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. En ese sentido, consideró que: […] 62.
Otro lado, la expresión LIGTH era de uso común al momento de la solicitud del registro en marcas para la identificación de productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, hecho que se hace evidente consultada la página web de la entidad demandada: 63. Como se expuso supra, las expresiones o partículas que sean genéricas, descriptivas o de uso común deben ser excluidas del cotejo marcario.
Sin embargo, la Sala reitera que, si la exclusión de los componentes reduce el signo distintivo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo distintivo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor. 64.
En ese sentido, la Sala considera que, en el caso sub examine, deben analizarse las marcas cotejadas con la totalidad de sus elementos nominativos comoquiera que, de excluirse las palabras SOL o LIGHT, se reducen tanto que harían imposible su comparación. 65. Respecto de las palabras KOLA, LIMONADA y SODA, que conforman partes de las marcas previamente registradas y de titularidad de la parte demandante, la Sala considera que se trata de expresiones descriptivas y genéricas.
Ello, comoquiera que suministran información del producto como tal, como es el caso de SODA o al informar sobre ingredientes o compuestos de los productos como lo es KOLA y LIMONADA. 66. Por lo anterior, se excluirán las expresiones KOLA, LIMONADA y SODA del correspondiente cotejo marcario, toda vez que son expresiones descriptivas y genéricas, por lo que no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe o no confusión entre los signos distintivos cotejados. […]”.
Igualmente, ocurre con la partícula “CERVEZA”, la cual es de uso común para identificar productos en la referida Clase, teniendo en cuenta lo 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co establecido por esta Sala en sentencia de 14 de julio de 201619.
En dicha oportunidad se dijo: “[…] Así mismo, aparecen los siguientes signos registrados con el vocablo “CERVEZA”, en la misma Clase: […] toda vez que las palabras “SOL” y “CERVEZA” son de uso común, las cuales no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva […]”.
Igual ocurre con las palabras “MANZANA”, “CITRUS” y “PUNCH”, que hacen parte de una de las marcas opositoras, pues se evidenció en la página web de la entidad demandada20 que a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados se encontraban las siguientes marcas registradas en la Clase 32, que contenían tales expresiones:.-“CITRUS” y “PUNCH”: MARCA TITULAR TANGELO CITRUS PUNCH (Mixta) CPNS S.A.S BIG CITRUS PUNCH (Mixta) ACAVA LIMITED AJE BIG CITRUS PUNCH (Mixta) ACAVA LIMITED TAMPICO CITRUS PUNCH (Mixta) TAMPICO BEVERAGES, INC 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2013-00235-00. 20 www.sipi.gov.co.
Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 4 de julio de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.-“MANZANA”: MARCA TITULAR BIG MANZANA (Nominativa) GRUPO EMBOTELLADOR ATIC S.A. LA MANZANA ROJA FRUTERIA (Mixta) EZEQUIEL BEDOYA HENAO BIG COLA MANZANA (Mixta) ACAVA LIMITED MANZANA POSTOBON (Mixta) POSTOBÓN S.A. Lo anterior pone de manifiesto que se trata de unas expresiones de uso común y débiles, respecto de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
En ese sentido, al ser “MANZANA”, “SOL”, “LIGTH”, “CERVEZA”, “CITRUS” y “PUNCH”; “KOLA”, “LIMONADA” y “SODA”, unas partículas de uso común, genéricas y descriptivas, respectivamente, no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, que los vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente21: “[…] 3.7.
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, los titulares de las marcas con elementos de uso común, genéricas y descriptivas, como en este caso “MANZANA”, “SOL”, “LIGTH”, “CERVEZA”, “CITRUS” y “PUNCH”;
“KOLA”, “LIMONADA” y “SODA”, no pueden impedir la inclusión de dichas partículas o palabras en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general22. Por lo tanto, la Sala observa que las denominaciones “MANZANA”, “LIGTH”, “CERVEZA”, “CITRUS”, “PUNCH” “KOLA”, “LIMONADA” y “SODA”, deben ser excluidas del cotejo. 21 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 22 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, se precisa que si bien es cierto que, en principio, la palabra de uso común, “SOL”, que forma parte de las expresiones enfrentadas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo, dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirla se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, además que es respecto de ésta expresión frente a la cual se alega la presunta confusión, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto.
Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de la marca en controversia y las previamente registradas, “SOL” y “SOL”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis de las marcas confrontadas, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre las denominaciones “SOL” y “SOL” existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que la palabra “SOL”, presente en las expresiones confrontadas, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia23, significa: “[…] 3. m. Luz, calor o influjo del sol […]”, lo que significa también existe identidad ideológica.
De lo precedente, la Sala concluye que al presentarse identidad ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas enfrentadas existe riesgo de confusión directa. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor.
Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 201824 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: 23 https://www.rae.es/drae2001/sol. Consultado el 4 de julio de 2024. 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.
Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”.
Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2009-00314-00. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad.
En el caso sub lite, la marca mixta cuestionada “SOL CERVEZA” fue solicitado para amparar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza:.- Clase 32: “[…] Cerveza […]”. Por su parte, las marcas mixtas previamente registradas “SOL”, distingue los siguientes productos en la misma Clase 32 ibidem: “[…] Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”.
La marca mixta previamente registrada “KOLA SOL LIGHT” distingue los siguientes productos en la misma Clase 32 ibidem: “[…] Agua minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”. Por su parte, la marca nominativa previamente registrada “CITRUS PUNCH SOL” distingue los siguientes productos en la misma Clase 32 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ibidem: “[…] Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”.
Igualmente, la marca mixta previamente registrada “MANZANA SOL” distingue los siguientes productos en la misma Clase 32 ibidem “[…] Bebidas sin alcohol, aguas, cervezas, gaseosas […]”. Por su parte, la marca mixta previamente registrada “LIMONADA SOL” distingue los siguientes productos en la misma Clase 32 ibidem “[…] Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”.
Por último, la marca mixta previamente registrada “SODA SOL” distingue los siguientes productos en la misma Clase 32 ibidem “[…] Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”. De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica la marca cuestionada y aquellos que distinguen las marcas previamente 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registradas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, además de que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor, pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales; suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, almacenes de cadena, estancos, bares, cigarrerías, supermercados y tiendas; poseen el mismo género (bebidas y cervezas); y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la identidad de las marcas enfrentadas.
Así las cosas, al existir identidad entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que las mismas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de coexistir su marca en el mercado.
Sobre el particular, la Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en un asunto similar, esto es, en sentencia de 1o. de febrero de 202425, 25 Expediente núm. 2013-00246-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el que se enfrentaron las marcas “SOL LIGHT” y “SOL”, contra “SOL LIGHT”, de propiedad del aquí tercero con interés directo en las resultas del proceso, en la que se concluyó que existía conexidad competitiva entre los productos que identificaban en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, de la siguiente manera: “[…] 88.
En el caso sub examine, la marca mixta SOL LIGTH registrada por el del tercero con interés directo en el resultado del proceso, distingue el siguiente producto de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “Cerveza”. 89. Por su parte, las marcas previamente registradas por la parte demandada identifican, igualmente, productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, como “Cervezas, aguas minerales, gaseosas y zumos de frutas”. 90.
Sobre el particular, la Sala considera que las marcas cotejadas, identifican productos que son idénticos, a saber, cervezas, y pertenecen a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, se considera que presentan los mismos canales de comercialización. 91. Asimismo, considerando el análisis anteriormente efectuado, la Sala considera que es razonable pensar que el consumidor de los productos pueda asumir que dichos productos provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados productos […]”.
(Resaltado fuera del texto original). Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las identidades antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen las marcas cotejadas provienen del mismo titular.
Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esos signos son fabricantes de productos relacionados económicamente. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201526, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.
(Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). (…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).
Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas mixtas y nominativa previamente registrada, esto es, “SOL”, "KOLA SOL", MANZANA SOL”, “SODA SOL”, “LIMONADA SOL”, “KOLA SOL LIGTH”; y “CITRUS PUNCH SOL”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales27: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”. 27 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, cabe señalar que el tercero con interés directo en las resultas del proceso alegó que la marca cuestionada pertenece a una familia de marcas de su propiedad que comprenden la partícula “SOL”.
Sobre el particular, el Tribunal precisó que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera: “[…] 4.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 4.3.
En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 4.4.
El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”.
(Resaltado fuera de texto). De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que lo signos traídos a colación por el tercero con interés directo en las resultas del proceso no pertenecen a una familia marcaria, habida cuenta que la partícula “SOL”, que forma parte de la marca cuestionada, es una expresión que es comúnmente utilizada en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado sus marcas en la misma Clase utilizando la citada partícula; y, por ello, dicho vocablo no lograría identificar de manera exclusiva los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
En efecto, en el caso sub examine se evidenció que en la página web de la entidad demandada28 figuraban las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados se encontraban registradas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la expresión “SOL”: 28 www.sipi.gov.co.
Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 17 de julio de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA TITULAR SOLÉ LIGHT (Nominativa) SIGMA ALIMENTOS S.A. DE C.V. FRUSOL INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. SOLURAL (Nominativa) ANTIBIÓTICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. SOLERA LIGTH DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION INC. VITA-SOLAR (Mixta) ÁLVARO JOSÉ DUEÑAS BARAJAS SOLLYS (Mixta) SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. SOLLYS (Nominativa) SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen el término “SOL”, para identificar sus productos, pues el elemento distintivo no identifica plenamente los productos que comercializa su titular en la citada Clase 32.
Sobre la familia de marcas y las expresiones de uso común, esta Sección en sentencia de 9 de julio de 2020, que ahora se prohíja, sostuvo: “[…] De la familia de marcas 65. Aunado a lo anterior el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también recomendó abordar el tema de familia de marcas para entenderla como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.
Esta Sección29 se pronunció sobre la familia de marcas en los siguientes términos: 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 10 de mayo de 2018; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020100038600. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] La Sala recuerda que una familia de marcas es un conjunto de signos que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. […] Asimismo, el Tribunal ha precisado que “[…] el fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.
Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”. 66.
A juicio de la Sala, en el caso sub examine no se presenta una familia marcaria, habida cuenta de que la partícula GRI que forma parte de la marca concedida, no logra identificar de manera exclusiva los productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza respecto de los cuales el tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó su registro, en la medida en que existen muchas otras personas que han registrado productos similares, incluso en la misma clase utilizando la citada partícula30.
De ello da cuenta el cuadro a que se aludió al momento de realizar el estudio de las palabras o expresiones de uso común en esta providencia. 67. En tal escenario, mal podría impedirse que otras personas utilicen esa partícula para identificar sus productos, ya que, se insiste, la partícula GRI no identifica plenamente los productos que comercializa la parte demandante.
Además, dentro del expediente no se encuentra probado que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenezca a determinada familia de marcas, en particular, a aquellas que es titular la parte demandante […]”.31 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 23 de octubre de 2014;
C.P. Guillermo Vargas Ayala; número único de radicación 11001032400020090000400. 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 9 de julio de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020090050000. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, al existir identidad entre las marcas cotejadas y, además, conexidad competitiva entre los productos amparados por ellas, la Sala considera que se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, lo que impone declarar la nulidad de los actos administrativos acusados.
Cabe señalar que ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados en la demanda, criterio adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201632, en la que se precisó lo siguiente: "[ ] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos [.]" (Destacado fuera de texto).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: 32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PRIMERO: Declarar la nulidad de las resoluciones núms. 041568 de 24 de junio de 2016 y 77122 de 8 de noviembre de 2016, mediante las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro como marca del signo mixto “SOL CERVEZA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la clasificación internacional de Niza.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la SIC cancelar la inscripción del certificado de registro núm. 562830, asignado a la marca “SOL CERVEZA”, para distinguir productos de la Clase 32 de la clasificación internacional de Niza.
TERCERO: Ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2017-00216-00 Actora: MARÍA DEL PILAR MONTALVO ZAMARA Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 11 de julio de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.