Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020150010200 Demandante: Inverluna y Cía. S. en C.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: Global Investment & Trading Management Inc. y Biggins Investing Corp.

Temas: Aplicabilidad del inciso 4.° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Inverluna y Cía. S. en C.A.1 contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 15755 de 6 de marzo de 20142 y 3991 de 6 de febrero de 20153.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES 1 Por intermedio de apoderada. 2 Cfr. Folios 20 a 37 del expediente digital. 3 Cfr. Folios 8 a 19 del expediente digital. 2 Número único de radicación: 11001032400020150010200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1. Inverluna y Cía. S. en C.A. presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, adecuada a la acción de nulidad relativa4, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 15755 de 6 de marzo de 2014, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 3991 de 6 de febrero de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa SERVIRED que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 15755 de fecha 6 de marzo de 2014, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrie y Comercio, mediante la cual se concede el registro de la marca nominativa SERVIRED para distinguir servicios de la clase 35 Internacional.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 3991 de fecha 6 de febrero de 2015, proferida por el Superintendente Delegado Para La Propiedad Industrial, mediante la cual resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución número 15755 de marzo 6 de 2014, confirmándola. TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se revoque el registro de marca nominativa SERVIRED concedida a la sociedad Global Investment & Trading Management Inc; para distinguir servicios de la clase 35 de la clasificación de marcas.

CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrie y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 138 del C.C.A. 4 Cfr. Índice núm. 68 aplicativo web SAMAI. 3 Número único de radicación: 11001032400020150010200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […]”5.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Global Investment & Trading Management Inc., en adelante, tercero con interés directo en el resultado en el proceso, solicitó el registro como marca del signo nominativo SERVIRED para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La solicitud se publicó el 30 de septiembre de 2013, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 676, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante y Biggins Investing Corp. 4.3. La Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 15755 de 6 de marzo de 2014, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y por Biggins Investing Corp. y, en consecuencia, concedió el registro de la marca nominativa SERVIRED para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 15755 de 6 de marzo de 2014. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 3991 de 6 de febrero de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15755 de 6 de marzo de 2014. Normas violadas 5.

La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5 Cfr. Folio 40 del expediente digital. 4 Número único de radicación: 11001032400020150010200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.1. El artículo 134, el literal a) del artículo 136 y el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000. 5.2.

Artículo 58 de la Constitución Política. Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 6.1. Se violó la norma comunitaria transcrita por falta de aplicación, pues la marca SERVIRED no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 6.2.

En Io referente a la condición de la distintividad, es pertinente señalar que la misma hace referencia a la capacidad de la marca para identificar productos y servidos en el mercado. En este sentido, la marca goza de distintividad cuando es novedosa en relación con determinados productos y servicios, y cuando no constituye un signo genérico o descriptivo. 6.3.

Debido a la evidente identidad entre la marca solicitada para registro SERVIRED, y las marcas RED SERVI, SERVI SERVI GIROS SUS GIROS SUS PAGOS, RED SERVI SUS GIROS SUS PAGOS; concluyó que el signo SERVIRED no es suficientemente distintivo para distinguir servicios de la clase 35 de la clasificación internacional de marcas. Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.4.

La marca SERVIRED es una transliteración de la marca previamente registrada REDSERVI, por Io tanto, la coexistencia de las mismas en el mercado evidentemente generara confusión para el público consumidor. 5 Número único de radicación: 11001032400020150010200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.5.

Las dos marcas comparten los mismos elementos, y están dispuestos exactamente en el mismo orden, por ende, indefectiblemente la pronunciación de amabas es casi la misma. 6.6. Las dos marcas evocan exactamente el mismo concepto, el de UNA RED DE SERVICIOS, Io que hace que aumente el riesgo de confusión entre las mismas. La Superintendencia de Industria y Comercio ha hecho énfasis en muchas de sus resoluciones sobre la importancia del riesgo ideológico, y como este refuerza o debilita las similitudes visuales y fonéticas, de tal manera que acá estamos frente al primer caso, es decir, el riesgo conceptual refuerza los visuales, ya que las dos marcas, repito, evocan exactamente el mismo concepto. 6.7.

Como se puede observar, la marca SERVIRED reproduce el elemento SERVI de la marca de la demandante, ubicándolo exactamente en el mismo lugar, es decir, al principio de la marca, haciendo parecer que se trata de un signo derivado del ya registrado. 6.8. Las marcas distinguen servicios que necesariamente se relacionan y se complementan entre si, pues ambas amparan los mismos servicios de la clase 35, y necesariamente se requieren los servicios de transporte de la clase 39.

Violación del artículo 168 de la Decisión 486 de 2000 6.9. En el momento de la solicitud de cancelación de la marca SERVIRED en la clase 35, la demandante ya era titular de las marcas RED SERVI, RED SERVI SUS GIROS SUS PAGOS, SERVI SERVI SUS GIROS SUS PAGOS, pues ya se encontraban CONCEDIDAS. Para la Superintendencia de Industria y Comercio, el derecho preferente que otorga el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina es no solo retrospectivo sino retroactivo, ya que no solo afecta las expectativas de quienes tienen una solicitud en curso al momento de la demanda de cancelación de un signo, sino que afecta DERECHOS ADQUIRIDOS, Io que por supuesto es una conclusión no solo ilegal sino inconstitucional. 6 Número único de radicación: 11001032400020150010200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Violación del artículo 58 de la Constitución Política 6.10.

Con las resoluciones controvertidas en esta demanda, se viola directamente la Constitución Política de Colombia, que proscribe la retroactividad (salvo casos excepcionales), ya que como se explicó en el punto anterior, se viola el status de derecho adquirido que tiene la demandante sobre la marca SERVIRED para distinguir servicios de la clase 35, pues sin más, se concede un signo idéntico basándose en una interpretación equivocada del derecho preferente consagrado en el artículo 168 de la Comunidad Andina, ya que tal como están expuestos los argumentos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se trata de un derecho que cobija incluso situaciones consolidadas en derecho. 6.11.

La demandante tenía un derecho consolidado en COLOMBIA, ya que le fueron concedidas las marcas RED SERVI, RED SERVI SUS GIROS SUS PAGOS, SERVI SERVE V SUS GIROS SUS PAGOS, en marzo y septiembre de 2011, mientras que la cancelación y solicitud de la marca SERVIRED por parte de la sociedad GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT INC. se hizo en septiembre de 2012, consecuentemente al otorgarse ese signo distintivo se violó de manera flagrante los derechos de INVERLUNA Y CÍA. S. en C.A. Contestaciones de la demanda 7.

La parte demandada6 y Global Investment & Trading Management, Inc.7, contestaron la demanda y se opusieron a las pretensiones formuladas. 8. Biggins Investing Corp.8, manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió un registro posterior al registro del signo RED SERVI de la sociedad demandante, y de la marca SERVIRED, registradas en la Comunidad Andina, vulnerando de esta manera derechos adquiridos. 6 Cfr. Folios 96 a 110 del expediente digital. 7 Cfr. Folios 115 a 130 del expediente digital. 8 Cfr. Folios 88 a 91 del expediente digital. 7 Número único de radicación: 11001032400020150010200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Solicitud de Interpretación Prejudicial 9.

El Despacho Sustanciador, mediante de 3 de mayo de 20189, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; y este profirió la Interpretación Prejudicial 566-IP-2018 de 1 de febrero de 201910, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 134, el literal a) del Artículo 136 y el Artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De los cuales procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 y el Artículo 168 por ser pertinentes. No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, debido que el tema controvertido no es el concepto de la marca. […]”. 10. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Reanudación del proceso y Audiencia inicial 11. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 7 de marzo de 201911, decretó la reanudación del proceso y convocó y fijó fecha para la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el 8 de abril de 2019, fijó el objeto del litigio; resolvió sobre: la conciliación, las medidas cautelares y las solicitudes probatorias. 12.

El Despacho Sustanciador, mediante auto de 13 de enero de 202512, adecuó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de nulidad relativa y declaró: i) el desistimiento tácito de las pruebas documentales decretadas consistentes en los certificados sobre la información actual de los registros núms. 426269, 426268, 426267, 447772, 448279, 448278, 441124, 448277, 447773 y 441125, ii) saneado el proceso; iii) precluida la segunda etapa; 9 Cfr. Folio 228 10 Cfr. Folios 200 a 213 del expediente digital. 11 Cfr. Folio 215 y 216 del expediente digital. 12 Cfr. Índice 79 del expediente digital. 8 Número único de radicación: 11001032400020150010200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iv) prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y v) corrió traslado para alegar de conclusión. Alegatos de conclusión 13.

La parte demandante13, solicitó se de aplicación al inciso 4o del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y no se le condene en costas. 14. Global Investment & Trading Management Inc.14 reiteró los argumentos presentados en la contestación de la demanda. 15. El Agente del Ministerio Público15 estimó que se configura lo previsto en el inciso 4o del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 16.

La parte demandada16 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 17. El Despacho sustanciador, mediante auto de 13 de febrero de 202517, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte de los estados actuales de los registros marcarios núms.: i) 510199 de la marca nominativa SERVIRED, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Global Investment & Trading Management Inc.; ii) 448277, 44827 y 448279 de la marca nominativa RED SERVI que identifica servicios de la Clase 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza; y iii) 426269, 426268, 246267, 447772,441124,447773 y 441125, de las marcas mixtas SERVI que identifican productos y servicios de las clases 5, 35, 38, 39 y 45, de la Clasificación Internacional de Niza. 18.

La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación18 dio cumplimiento a lo ordenado supra, los incorporó al expediente y corrió traslado a las partes e 13 Cfr. Índice 73 de SAMAI. 14 Cfr. Índice 72 de SAMAI. 15 Cfr. Índice 75 de SAMAI. 16 Cfr. Índice 77 de SAMAI. 17 Cfr. Índice 79 de SAMAI. 18 Cfr. Índice 83 de SAMAI. 9 Número único de radicación: 11001032400020150010200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co intervinientes por el término de tres (3) días, las cuales guardaron silencio en esta oportunidad procesal19.

II. CONSIDERACIONES 19. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) el marco normativo sobre la cancelación del registro de una marca; vii) desarrollos jurisprudenciales; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 20. Vistos: i) el numeral 8.º del artículo 14920 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201121, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201922, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 21.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine. Los actos acusados 22. Los actos acusados son los siguientes: 22.1. La Resolución núm. 15755 de 6 de marzo de 2014, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y, en 19 Cfr. Índice 86 de SAMAI. 20 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 21 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 22 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 10 Número único de radicación: 11001032400020150010200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consecuencia, se concedió el registro de la marca nominativa SERVIRED para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 22.2.

La Resolución núm. 3991 de 6 de febrero de 2015 que confirmó la Resolución núm. 15755 de 6 de marzo de 2014. El problema jurídico 23. Le corresponde a la Sala determinar: 23.1. Si es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de cancelación de registro marcario núm. 510199 de la marca nominativa SERVIRED que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Global Investment & Trading Management Inc., tercero con interés directo en el resultado del proceso; y 23.2.

En caso de no serlo, si la Resolución núm. 15755 de 6 de marzo de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa SERVIRED que identifica "[ ] SERVICIOS DE PUBLICIDAD; GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACION COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA […]” de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera el literal a) del artículo 136 y el artículo 168 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 58 de la Constitución Política y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados. 23.3.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 y el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000. Asimismo, no interpretó el artículo 134 ibidem, comoquiera que el tema controvertido no es el concepto de la marca, por lo que no se incluirá en el problema jurídico a resolver. 11 Número único de radicación: 11001032400020150010200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 24.

La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización Internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena23, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200024 de la Comisión de la Comunidad Andina25.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina26 23 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 24 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 25 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. Estas normas del derecho primario y secundario hacen parte del bloque de internacionalidad. 26 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el 12 Número único de radicación: 11001032400020150010200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina27. 26. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros28. 27.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 28.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 29.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 27 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 28 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 13 Número único de radicación: 11001032400020150010200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 31. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca 32. Visto el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, sobre nulidad de los registros, que prevé que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Marco normativo sobre la cancelación del registro de una marca 33.

Vistos: i) el inciso 1.° del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, sobre la cancelación del registro, dispone que la oficina nacional competente cancelará un registro marcario cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado, en al menos uno de los Estados Miembros de la Comunidad Andina, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; y ii) el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000, sobre cancelación del registro por notoriedad, que prevé que en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a petición del titular legítimo, cuanto esta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro.

Desarrollos jurisprudenciales Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 14 Número único de radicación: 11001032400020150010200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, sobre la caducidad de los registros marcarios producida por su falta de renovación, cuando su titular no ha presentado la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expiración del plazo de diez años contados a partir de la concesión de dicho registro marcario, o no ha pagado las tasas correspondientes, de conformidad con el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000, que este es un modo de extinción del derecho de uso exclusivo y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática29.

Consejo de Estado 35. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está prohibido declarar la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[…] si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”30. 36.

En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada jurisprudencia31, dando aplicación al inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha considerado que en la norma comunitaria andina prevé que, en aquellos supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo que concede el derecho de registro32.

Análisis del caso concreto 29 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 79- IP-2015 de 3 de junio de 2015. 30 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110045500. 32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero de 2021, MP.

Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300, 11001032400020090022700, 11001032400020100050500 y 11001032400020090050300. 15 Número único de radicación: 11001032400020150010200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37. De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procederá a determinar si, en el caso sub examine, es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de cancelación del registro marcario núm. 510199 de la marca nominativa SERVIRED que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, Global Investment & Trading Management Inc. 38.

La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el expediente del proceso, como consta en el reporte del estado actual descargado del Sistema de Información para la Propiedad Industrial – SIPI –, registro marcario núm. 510199 de la marca nominativa SERVIRED, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, Global Investment & Trading Management Inc., se encuentra cancelado33. 39.

La Sala considera que, de conformidad con el inciso 1. ° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, la consecuencia jurídica de la cancelación del registro de una marca genera que los derechos que tenía el tercero con interés directo en el resultado del proceso se hayan extinguido. 40. Teniendo en cuenta lo anterior, y atendiendo a que la marca nominativa SERVIRED, con registro marcario núm. 510199, que identifica servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra cancelada, esta Sala considera que, en el caso sub examine, las causales de nulidad invocadas en la demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los supuestos fácticos previstos en el inciso 4.° el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista. 41.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera igualmente que, al reunirse los supuestos fácticos previstos en la norma indicada supra, no es necesario realizar el examen sobre la presunta vulneración del literal a) del artículo 136 y el 33 Cfr. Índice 83 de SAMAI. 16 Número único de radicación: 11001032400020150010200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículo 168 de la Decisión 486 de 2000 y el artículo 58 de la Constitución Política, formulada en el acápite del problema jurídico de esta providencia. 42.

La Sala ha considerado mayoritariamente que la sentencia pone fin al proceso y, en consecuencia, así lo ha resuelto conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Condena en costas 43. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 17 Número único de radicación: 11001032400020150010200 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley.

CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.