1 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandantes: MEDERER GMBH Y TROLLI IBERICA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Litisconsortes necesarios: PROCAPS S.A., ALINOVA S.A., CANDYCOL S.A. Y COLMED LTDA Tesis: No son nulas las resoluciones que concedieron el registro como marca de los signos “TROLLI”, “TROLLI TROPICOS”, “APPLE.O’S” y “DYENOSAURS” para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, pues no se acreditó la notoriedad de la marca internacional “TROLLI” de la actora, ni se probó la mala fe en los solicitantes de los registros de marca objeto de estudio.

Aplicación del inciso cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por las sociedades MEDERER GMBH Y TROLLI IBERICA S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida el artículo 85 del CCA, con miras a obtener la nulidad de las siguientes resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: 2 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (i) Resoluciones números 15771 de 16 de junio de 1997 “por la cual se decide una observación y se concede un registro”, 574 de 26 de enero de 2000 “por la cual se resuelve un recurso de reposición”, 7339 de 31 de marzo de 2000 “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas en desarrollo del expediente administrativo número 9231793130 a través de las cuales se declaró infundada la oposición de la sociedad Mederer GMBH, y se concedió el registro como marca del signo “TROLLI” (nominativo) para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor del señor Mauricio De Koller.

(ii) Resolución número 24532 de 30 de julio de 2002 “por la cual se resuelve un recurso de reposición” expedida en desarrollo del expediente administrativo número 9236243630, a través de la cual se revocó la resolución 13328 de 30 de abril de 2002, y en su lugar, se concedió el registro como marca del signo “TROLLI BURGER” (nominativo) para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de Colmed LTDA. (iii) Resolución número 11049 de 29 de abril de 2003 “por la cual se resuelve un recurso de reposición” expedida en desarrollo del expediente administrativo número 02043760, mediante la cual se revocó la resolución número 2551 de 2003, y en su lugar, concedió el registro como marca del signo “TROLLI TROPICO’S” (nominativo) para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Colmed LTDA. (iv) Resolución número 6697 de 28 de febrero de 2001 “por la cual se resuelve una oposición y se concede un registro” expedida en desarrollo del expediente administrativo número 94024759, mediante el cual declaró infundada la oposición formulada por la sociedad Kellogs Company, y en consecuencia concedió el registro como marca del signo 3 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “APPLE.O’S” (mixto) para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de Trolli de Colombia S.A. (v) Resolución número 6666 de 28 de febrero de 2001 “por la cual se resuelve una oposición y se concede un registro” expedida en desarrollo del expediente administrativo número 94024764, mediante el cual declaró infundada la oposición formulada por la sociedad Productora de Alimentos la Fuente S.A., y en consecuencia concedió el registro como marca del signo “DYENOSAURS” (mixto) para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de Trolli de Colombia S.A. (vi) Resolución número 45019 de 31 de octubre de 1994 “por la cual se concede un registro” expedida en desarrollo del expediente administrativo número 94024761, mediante la cual se concedió el registro como marca del signo “PEACHIES” (mixto) para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de Trolli de Colombia S.A. (vii) Adicionalmente, la actora pretende que se declare la nulidad de las inscripciones de traspaso de los derechos de propiedad industrial sobre las marcas cuestionadas, por parte de los primeros solicitantes a otros empresarios, con sustento en la mala fe de los participantes en la transferencia. I.

ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA 4 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las sociedades MEDERER GMBH Y TROLLI IBERICA S.A., a través de apoderado judicial, presentaron demanda1 en la que formularon las siguientes: I.1.1.

Pretensiones “PRIMERA: Que se declare que la marca TROLLI, para distinguir “gomas de dulce”, productos de la clase 30 de clasificación internacional, es una marca NOTORIA, respecto de dicha clase de productos. SEGUNDA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución núm. 15771 de 16 de junio de 1997, proferida por la División de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo no. 92-317931, mediante la cual concede el registro de la marca nominativa TROLLI, a favor del señor JOSE MAURICIO DE KOLLER.

TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 00574 de fecha 26 de enero de 2000, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual confirmó la resolución No. 15771 de 1997. CUARTA: Que se declare la nulidad de la resolución administrativa No. 07339, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en el expediente administrativo No. 92-317931, la cual confirmó la decisión contenida en la resolución No. 15771 de 1997, y concedió en forma definitiva el certificado de registro No. 227405, a favor del señor MAURICIO DE KOLLER.

QUINTA: Que se declare la nulidad del acto administrativo mediante el cual se registró el traspaso de la marca nominativa TROLLI por parte de MAURICIO DE KOLLER, a favor de Procaps S.A., dentro del expediente administrativo No. 92-317931. SEXTA: Que se declare la nulidad del acto administrativo, mediante el cual se inscribió en los Libros de Propiedad Industrial, el traspaso de la marca nominativa TROLLI, certificado de registro No. 227405, por parte de la sociedad PROCAPS S.A., a favor de la sociedad COLMED LTDA. SÉPTIMA: Que se declare la nulidad del acto administrativo, mediante el cual se inscribió en los Libros de Propiedad Industrial la licencia de uso de la marca nominativa TROLLI, certificado de registro No. 227405, por parte de la sociedad COLMED LTDA., a la sociedad ALINOVA S.A. OCTAVA: Que se declare la nulidad del acto administrativo, mediante el cual se inscribió en los Libros de Propiedad; industrial la licencia de uso de la marca nominativa TROLLI, certificado de registro No. 227405, por parte de la sociedad COLMED LTDA., a la sociedad PROCAPS S.A. 1 Folios 1 a 54 del expediente físico de la referencia. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co NOVENA: Que se declare la nulidad del acto administrativo proferido en el expediente administrativo No. 92-317931, mediante el cual se inscribió en los Libros de Propiedad Industrial el traspaso de la marca nominativa TROLLI, certificado de registro No. 227405, de la sociedad COLMED LTDA a la sociedad PROCAPS S.A. DECIMA: Que como consecuencia de las declaraciones PRIMERA, y SEGUNDA a CUARTA, se ordene la cancelación del certificado de registro de marca No. 227405 correspondiente a la marca nominativa TROLLI.

DECIMO PRIMERA: Que como consecuencia de las declaraciones QUINTA, SEXTA, y NOVENA se declare la cancelación de las inscripciones de traspaso y licencia correspondiente al certificado de registro No. 227405. DECIMO SEGUNDA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución No. 24532 de fecha 30 de julio de 2002, mediante el cual se concedió el registro de la marca nominativa TROLLI BURGER, bajo certificado No. 259345 vigente hasta el día 5 de septiembre de 2012, proferido por la división de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 92-362436.

DECIMO TERCERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo, proferido en el expediente administrativo No. 92-362436, mediante el cual se inscribió en los Libros de Propiedad Industrial el traspaso de la marca nominativa TROLLI BURGER a favor de la sociedad PROCAPS S.A. DECIMO CUARTA: Que como consecuencia de las declaraciones PRIMERA y DECIMO SEGUNDA se ordene la cancelación del certificado de registro No. 259345, correspondiente a la marca TROLLI BURGER.

DECIMO QUINTA; Que como consecuencia de la pretensión DECIMO TERCERA se ordene la cancelación de la inscripción del traspaso correspondiente al certificado de registro No. 259345. DECIMO SEXTA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución No. 011049, proferido por la división de Signos Distintivos en el expediente administrative No. 02-43760, mediante el cual concedió el registro de la marca nominativa TROLLI TROPICOS, a favor de la sociedad COLMED LTDA, bajo certificado de registro No. 273651.

DECIMO SEPTIMA: Que se declare la nulidad del acto administrativo, proferido en el expediente administrativo No. 02-43760, mediante el cual se inscribió en los Libros de Propiedad Industrial el traspaso de la marca TROLLI TROPICO'S, certificado de registro No. 273651, a favor de la sociedad PROCAPS S.A. DECIMO OCTAVA: Que como consecuencia de las declaraciones PRIMERA y DECIMO SEXTA, se ordene la cancelación del certificado de registro No. 273651, correspondiente a la marca nominativa TROLLI TROPICO'S, vigente hasta el día 15 de mayo de 2013. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co DECIMO NOVENA: Que como consecuencia de la pretensión DECIMO SEPTIMA se ordene la cancelación de la inscripción del traspaso correspondiente al certificado de registro No. 273651.

VIGESIMA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución No. 06697, proferido por la División de Signos Distintivos en el expediente administrativo No. 94-24759, mediante el cual concedió el registro de la marca APPLE.O'S (que incluye el signo TROLLI), a favor de la sociedad TROLLI DE COLOMBIA S.A, bajo el certificado de registro No. 240981.

VIGESIMO PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo, proferido en el expediente administrativo No. 94-24759, mediante el cual se inscribió en los Libros de Propiedad Industrial el traspaso de la marca APPLE.O'S, certificado de registro No. 240981, a favor de la sociedad PROCAPS S.A. VIGESIMO SEGUNDA: Que se declare la nulidad del acto administrativo, proferido en el expediente administrativo No. 94-24759, mediante el cual se inscribió en los Libros de Propiedad Industrial el cambio de nombre en la titularidad de la marca APPLE.O’S, certificado de registro No. 240981, a favor de la sociedad CANDYCOL S.A. VIGESIMO TERCERA: Que como consecuencia de las pretensiones PRIMERA y VIGESIMA, se ordene la cancelación del certificado de registro No. 240981.

VIGESIMO CUARTA: Que como consecuencia de las pretensiones VIGESIMO PRIMERA Y VIGESIMO SEGUNDA, se ordene la cancelación de las inscripciones de traspaso y cambio de nombre, correspondientes al certificado de registro No. 240981. VIGESIMO QUINTA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución No. 06666, proferido por la División de Signos Distintivos en el expediente administrative No. 94- 24764, mediante el cual concedió el registro de la marca DYENOSAURS (que incluye el signo TROLLI), a favor de la sociedad TROLLI DE COLOMBIA S.A., bajo certificado de registro No. 240980, vigente hasta el día 14 de junio de 2011.

VIGESIMO SEXTA; Que se declare la nulidad del acto administrativo, proferido en el expediente administrativo No. 94-24764, mediante el cual se inscribió en los Libros de propiedad Industrial el traspaso de la marca DYENOSAURS, certificado de registro No. 240980, a favor de la sociedad PROCAPS S.A. VIGESIMO SEPTIMA: Que se declare la nulidad del acto administrativo, proferido en el expediente administrativo No. 94-24764, mediante el cual se inscribió en los Libros de propiedad Industrial el cambio de nombre en la titularidad de la marca DYENOSAURS, certificado de registro No. 240980 a la sociedad CANDYCOL S.A. VIGESIMO OCTAVA: Que como consecuencia de las declaraciones PRIMERA y VIGESIMO QUINTA, se ordene la cancelación del certificado de 7 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro No. 240980, correspondiente a la marca DYENOSAURS.

VIGESIMO NOVENA: Que como consecuencia de las declaraciones VIGESIMO SEXTA y VIGESIMO SEPTIMA, se ordene la cancelación de la inscripción de traspaso y cambio de nombre. Correspondientes al certificado de registro No. 240980. TRIGESIMA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución No. 45019, proferido por la División de Signos Distintivos en el expediente administrativo No. 94-024761, mediante el cual concedió el registro de la marca PEACHIES (que incluye el signo TROLLI), a favor de la sociedad TROLLI DE COLOMBIA S.A., bajo certificado de registro No. 169963, vigente hasta el día 31 de octubre de 2004.

TRIGESIMO PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo, proferido en el expediente administrativo No. 94-24761, mediante el cual se inscribió en los libros de propiedad Industrial el traspaso de la marca PEACHIES, certificado de registro No. 169963, a favor de la sociedad PROCAPS S.A. TRIGESIMO SEGUNDA: Que se declare la nulidad del acto administrativo, proferido en el expediente administrativo No. 94-24761, mediante el cual se inscribió en los Libros de Propiedad Industrial el cambio de nombre en la titularidad de la marca PEACHIES, certificado de registro No. 169963 a la sociedad CANDYCOL S.A. TRIGESIMO TERCERA: Que como consecuencia de las declaraciones PRIMERA y TRIGESIMA, se ordene la cancelación del certificado de registro No. 169963, correspondiente a la marca PEACHIES.

TRIGESIMO CUARTA: Que como consecuencia de las declaraciones TRIGESIMO PRIMERA y TRIGESIMO SEGUNDA, se ordene la cancelación de las Inscripciones de cambio de nombre y traspaso, correspondientes al certificado de registro No. 169963. Sin embargo, la Sala advierte que la actora subsanó la demanda2 precisando lo siguiente en cuanto a sus pretensiones: “RESUMEN Como resumen de esta respuesta podemos concluir: a) Que queda aclarada la demanda, en el sentido de que se solicita la nulidad de la simple anotación en los Libros de propiedad Industrial de los traspasos de las diversas marcas POR CUANTO NO EXISTE ACTO ADMINISTRATIVO. b) Que se acompaña copia de la publicidad de la Superintendencia de Industria y Comercio de tales traspasos, publicidad que adicionalmente aparece en la página web de la Superintendencia: www.sic.qov.co. 2 Folios 180 a 183 del expediente físico de la referencia. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) Que si no es suficiente probar la anotación de los traspasos con las listas de la superintendencia, se ha corregido la demanda en su Capitulo Probatorio, para efectos de solicitarle certificación a la Superintendencia sobre tales afectaciones o traspasos. d) Que se ha corregido la demanda, en cuanto se suprimen las pretensiones relacionadas con las licencias de uso, por cuanto tales pretensiones realmente no tienen influencia procesal. e) Que en cuanto los actos administrativos, ya se presentó y nuevamente se acompaña copia, de cada uno de los actos administrativos demandados con la constancia de su ejecutoria. f) Que con estas correcciones, aclaraciones y adiciones queda totalmente completa la respuesta a la inadmisión de la demanda, para que en su lugar se proceda a admitirla, a ordenar su notificación y a darle el trámite procesal correspondiente.” Finalmente, presentó escrito en el que procuró corregir la demanda en el siguiente sentido3: “[…] me permito corregir la demanda en el sentido de excluir de la misma las pretensiones SEPTIMA, OCTAVA Y VIGESIMO SEGUNDA […].

En consecuencia, las pretensiones DECIMO PRIMERA y VIGESIMO SEGUNDA, quedan modificadas como sigue: DECIMO PRIMERA: Que como consecuencia de las declaraciones QUINTA SEXTA y NOVENA se declare la cancelación de las inscripciones de traspaso correspondiente al certificado de registro No. 227405. VIGESIMO CUARTA: Que como consecuencia de las pretensión VIGESIMO PRIMERA, se ordene la cancelación de la inscripción del traspaso correspondiente al certificado de registro No. 240981”.

I.1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: I.1.2.1. El señor José Mauricio de Koller solicitó el registro como marca del signo “TROLLI” 4 (nominativo) para identificar productos en la clase 3 Folios 256 a 258 del expediente físico de la referencia. 4 Certificado de registro número 227405.

En la actualidad la titular de la marca es la sociedad Comestibles Aldor S.A.S. 9 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Los derechos de la solicitud fueron transferidos a la sociedad Procaps S.A. Mediante resolución 15771 de 16 de junio de 1997, se declaró infundada la oposición y se concedió el registro solicitado.

La decisión de concesión se confirmó a través de las resoluciones 574 de 26 de enero de 2000 y 7339 de 31 de marzo de ese mismo año. I.1.2.2. Por otra parte, la sociedad Colmed LTDA, solicitó el registro como marca de los signos “TROLLI BURGER”5 (nominativa), y “TROLLI TROPICOS”6 (nominativa), ambas para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, las cuales se concedieron mediante las resoluciones números 24532 de 30 de julio de 2002, y 11049 de 29 de abril de 2003, respectivamente.

I.1.2.3. A su vez, la sociedad Trolli de Colombia S.A. solicitó el registro como marca de los signos “APPLE.O’S”7 (mixta), “DYENOSAURS”8 (mixta) y “PEACHIES”9 (mixta), todas para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales se concedieron a través de las resoluciones números 6697 de 28 de febrero de 2001, 6666 de 28 de febrero de 2011, y 45019 de 31 de octubre de 1994, respectivamente.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación 5 Certificado de registro número 259345. En la actualidad la titular de la marca es la sociedad PROCAPS S.A. 6 Certificado de registro número 273651. En la actualidad la titular de la marca es la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A.S. 7 Certificado de registro número 240981. En la actualidad de la marca es la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A.S. 8 Certificado de registro número 240980.

En la actualidad de la marca es la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A.S. 9 Certificado de registro número 169963. En la actualidad de la marca es la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A.S. 10 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La parte actora estimó que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de Paris, y el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

En igual sentido, señaló que las solicitudes de registro de las marcas cuestionadas habían sido presentadas concurriendo mala fe en el solicitante. Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1. Informó que MEDERER GMBH es titular de la marca “TROLLI” en los siguientes países: Egipto, Argelia, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Suecia, Suiza, España, Uruguay, Republica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, entre otros.

I.1.3.2. Advirtió que la marca internacional “TROLLI” de su titularidad, constituye una marca notoriamente conocida respecto de los productos en la clase 30 internacional, pues ha sido usada desde el año 1980 para identificar gomitas de dulce, y en virtud de la novedosa presentación de los productos, de la excelente calidad de los mismos así como por la intensa campaña publicitaria efectuada a la marca internacional, logrando un alto grado de reconocimiento tanto en el público consumidor como en el sector pertinente.

I.1.3.3. Explicó que, a través de las pruebas aportadas, se logra acreditar el grado de conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente, su duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, así como el valor de toda la inversión efectuada para promover la marca internacional, el grado de distintividad adquirida, y la antigüedad respecto de otros registros de marcas. 11 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.3.4.

Señaló que durante varios años la sociedad PROCAPS S.A. actuó en Colombia como distribuidor de los productos “TROLLI” fabricados por la sociedad alemana MEDERER. I.1.3.5. A partir de lo anterior, explicó que el señor Mauricio De Koller, primer solicitante marcario en Colombia, en el convencimiento absoluto de encontrarse en conversaciones con los representantes de la sociedad Mederer, traspasó la marca “TROLLI” a la sociedad Procaps S.A., frente a lo cual este último, de forma engañosa, habilidosa y con el claro sentido de causar perjuicio a la actora, obtuvo la compra del registro, guardó silencio sobre las conversaciones sostenidas con el señor De Koller, y comenzó a explotar de manera directa la marca “TROLLI” en Colombia.

I.1.3.6. Sostuvo que tanto el registro de transferencia en favor de Procaps S.A., los posteriores registros de transferencia a la sociedad Colmed LTDA, así como los registros de licencia de uso a favor de Alinova S.A., son fraudulentos por mala fe, ya que engañaron en forma ostensible al grupo Mederer a quien representaba en Colombia, causándole un grave perjuicio de carácter económico y aprovechando la situación especial de haber entrado en conversaciones comerciales con el señor De Koller.

I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1. La SIC, a través de apoderado judicial, contestó la demanda10 en los siguientes términos: Sostuvo que la demanda no se dirige a reprochar la legalidad de la obtención de los registros marcarios “TROLLI”, “TROLLI BURGER”, “TROLLI TROPICOS”, “APPLE.O’S”, “DYENOSAURS” y “PEACHIES” sino a cuestionar la conducta de la sociedad Procaps S.A. en desarrollo de los 10 Folios 334 a 340 del expediente físico de la referencia. 12 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co trámites administrativos a través del cual se concedieron los registros mencionados.

Señaló que la argumentación presentada se centra en la notoriedad de la marca “TROLLI” de Mederer, sobre lo cual existe un pronunciamiento previo en el trámite de registro de la marca “TROLLI” en Colombia tramitado bajo el expediente 92317431. Realizó un recuento de las actuaciones surtidas en el expediente administrativo 92317431, en desarrollo del cual se concedió la marca “TROLLI” en Colombia, y se negaron las solicitudes de cancelación por no uso de la mencionada marca.

Rescató que, contra la solicitud marcaria en comento, la sociedad Mederer formuló oposición con sustento en los varios registros internacionales de la marca “TROLLI” en su favor, y alegando que la marca es notoriamente conocida en el exterior; al respecto, la SIC determinó que no se aportaron las pruebas necesarias para demostrar el conocimiento del señor De Koller sobre la existencia previa de la marca “TROLLI” internacional, así como tampoco se acreditó la alegada notoriedad respecto de esa marca.

I.2.2. La sociedad Procaps S.A., a través de apoderado judicial, contestó la demanda en los siguientes términos11: En primer lugar, afirmó que la actora equivocadamente formuló la demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando en realidad no existe un derecho de un tercero que haya sido conculcado en tanto que “[…] no hay indicio de lesión alguna en que haya incurrido la administración hacia la accionantes antes ni después de 11 Folios 341 a 375 del expediente físico de la referencia. 13 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la solicitud de registro de la marca “TROLLI” por parte del señor De Koller […]”.

En ese orden, señaló que la acción procedente es la de nulidad. Sostuvo que operó la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues la demanda se presentó con posterioridad a los 4 meses que dispone la norma para formular la acción mencionada. Señaló que la mala fe alegada por la actora debe probarse, y que, en todo caso, no son ciertas las acusaciones que se hacen respecto del actuar de la sociedad Procaps S.A. al momento de conseguir la transferencia de la marca “TROLLI” en cabeza del señor De Koller, máxime si se considera que el acuerdo se celebró en persona mayor de edad y con conocimientos sobre la transacción marcaria realizada.

Entonces, únicamente se trató de un negocio comercial en donde Procaps S.A. pagó una cuantiosa suma para obtener el derecho sobre una marca legalmente concedida. Afirmó que el Convenio de Paris no resulta aplicable al caso en estudio porque su vigencia inició mucho después de la expedición de los actos administrativos acusados, de manera que resultaría imposible que estos últimos controviertan normas que no habían entrado en vigor cuando fueron expedidos.

Mencionó que tampoco es aplicable la Decisión 486 de 2000 porque las solicitudes de registro de marca cuestionadas se presentaron antes del 1 de diciembre de 2000, por lo que el régimen que procede es el dispuesto por la Decisión 85 de 1979. Advirtió que, en cualquier caso, no le asiste razón a la actora porque la notoriedad alegada en realidad debe ser predicada respecto de la marca “TROLLI” en Colombia de Procaps S.A, porque aquella es la que ha sido conocida por el público consumidor colombiano. Agregó que, en sede 14 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativa no se demostró la calidad de notorio del signo fundamento de la oposición, por lo que no fue posible para la SIC aplicar la causal de irregistrabilidad alegada, pues tal como lo ha señalado la jurisprudencia andina, es requisito sine qua non para establecer protección especial la acreditación de dicha calidad.

I.2.3. El Ministerio Público y los demás litisconsortes necesarios no intervinieron en esta etapa procesal. I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 18 de diciembre de 201412, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión. I.3.1. La SIC13 reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda.

I.3.2. Las sociedades demandantes reiteraron los argumentos planteados en la demanda14. I.3.3. La sociedad Procaps S.A. reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda15. La apoderada de dicha sociedad, en ese mismo escrito, mencionó que presenta alegatos en nombre de la sociedad Colmed LTDA. I.3.4. El Ministerio Público y los demás litisconsortes necesarios no intervino en esta etapa del proceso. 12 Folio 894 del expediente físico de la referencia. 13 Folios 895 a 898 del expediente físico de la referencia. 14 Folios 904 a 912 del expediente físico de la referencia. 15 Folios 913 a 928 del expediente físico de la referencia. 15 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.4.

LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial16 núm. 357-IP-2018, en los siguientes términos: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 2. Procede la interpretación del Literal a) del Articulo 136 y del Título XIII, solo se interpretarán los artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 486 por ser pertinentes. 3.

De oficio, se interpretará el Literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486 por ser pertinente”. En dicha interpretación, el Tribunal emitió su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta, y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2) Comparación entre signos denominativos. 3) La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio: 16 Folios 973 a 989 del expediente físico de la referencia. 16 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (i) Resoluciones números 15771 de 16 de junio de 1997 “por la cual se decide una observación y se concede un registro”17, 574 de 26 de enero de 2000 “por la cual se resuelve un recurso de reposición”18, 7339 de 31 de marzo de 2000 “por la cual se resuelve un recurso de apelación”19, expedidas en desarrollo del expediente administrativo número 9231793130 a través de las cuales se declaró infundada la oposición de la sociedad Mederer GMBH, y se concedió el registro como marca del signo “TROLLI” (nominativo) para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor del señor Mauricio De Koller.

(ii) Resolución número 24532 de 30 de julio de 2002 “por la cual se resuelve un recurso de reposición”20 expedida en desarrollo del expediente administrativo número 9236243630, a través de la cual se revocó la resolución 13328 de 30 de abril de 2002, y en su lugar, se concedió el registro como marca del signo “TROLLI BURGER” (nominativo) para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de Colmed LTDA. (iii) Resolución número 11049 de 29 de abril de 2003 “por la cual se resuelve un recurso de reposición”21 expedida en desarrollo del expediente administrativo número 02043760, mediante la cual se revocó la resolución número 2551 de 2003, y en su lugar, concedió el registro como marca del signo “TROLLI TROPICO’S” (nominativo) para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Colmed LTDA. 17 Folios 71 a 73 del expediente físico de la referencia. 18 Folios 75 a 79 del expediente físico de la referencia. 19 Folios 82 a 87 del expediente físico de la referencia. 20 Folios 88 a 92 del expediente físico de la referencia. 21 Folios 96 a 98 del expediente físico de la referencia. 17 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (iv) Resolución número 6697 de 28 de febrero de 2001 “por la cual se resuelve una oposición y se concede un registro”22 expedida en desarrollo del expediente administrativo número 94024759, mediante el cual declaró infundada la oposición formulada por la sociedad Kellogs Company, y en consecuencia concedió el registro como marca del signo “APPLE.O’S” (mixto) para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de Trolli de Colombia S.A. (v) Resolución número 6666 de 28 de febrero de 2001 “por la cual se resuelve una oposición y se concede un registro”23 expedida en desarrollo del expediente administrativo número 94024764, mediante el cual declaró infundada la oposición formulada por la sociedad Productora de Alimentos la Fuente S.A., y en consecuencia concedió el registro como marca del signo “DYENOSAURS” (mixto) para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de Trolli de Colombia S.A. (vi) Resolución número 45019 de 31 de octubre de 1994 “por la cual se concede un registro”24 expedida en desarrollo del expediente administrativo número 94024761, mediante la cual se concedió el registro como marca del signo “PEACHIES” (mixto) para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de Trolli de Colombia S.A. (vii) Adicionalmente, la actora pretende que se declare la nulidad de las inscripciones de traspaso de los derechos de propiedad industrial sobre las marcas cuestionadas, por parte de los primeros solicitantes a otros empresarios, con sustento en la mala fe de los participantes en la transferencia. 22 Folios 100 a 103 del expediente físico de la referencia. 23 Folios 105 a 109 del expediente físico de la referencia. 24 Folios 112 del expediente físico de la referencia. 18 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.2.

NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE MARCAS EN COLOMBIA II.2.1. En el presente caso, la demandante citó como presuntamente vulnerado por los actos administrativos acusados el numeral 6bis del Convenio de París. En tal medida, antes de proseguir, es importante recordar cuáles normas constituyen el marco jurídico aplicable al registro de marcas en Colombia, así como la relación existente entre ellas.

En este punto es necesario señalar que la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena incorpora en varias de sus disposiciones la garantía de reconocer a los nacionales de los países miembros los derechos y ventajas derivadas del Convenio de París, del que todos los integrantes de la Comunidad Andina son suscriptores, así como a los nacionales de países miembros del Convenio las ventajas previstas en la referida Decisión, además de lo cual la misma Decisión se vale de definiciones contenidas en el Convenio para establecer diversas reglas aplicables entre nacionales de la Comunidad Andina, articulación que facilita la armonización de ambas normativas y reduce en forma importante el riesgo de conflictos entre ellas, derivados de su aplicación. De conformidad con lo anterior la Sala procederá a examinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no los literales a) y h) del artículo 136 y los artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000, así como el artículo 6 bis del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 1883, cuyos textos son del siguiente tenor: […] “DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 19 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (…) (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 20 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

(…) Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. […] […] Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (…)

ARTÍCULO 6BIS MARCAS: MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.

Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

(…) En ese orden, es indispensable señalar que en la interpretación prejudicial núm. 44-IP-2015, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estimó que, en relación con el desconocimiento del Convenio de París de 1883, 21 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los países miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el derecho comunitario andino y las normas de derecho internacional.

Ello, por cuanto en virtud del principio de autonomía, el Ordenamiento Jurídico Comunitario es un verdadero sistema jurídico dotado de las características de coherencia y unidad, conformado por un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan del mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.25 No obstante, la Sala considera que, en este caso, no se advierte la existencia de ninguna antinomia entre las normas citadas por el actor para la protección de las marcas con las establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues, como se estableció en el presente acápite, existe una articulación entre las normas internacionales y las decisiones comunitarias en busca de la protección integral de la propiedad industrial.

II.2.2 Ahora bien, de acuerdo con lo anterior la Sala y de conformidad con la demanda, las contestaciones y la Interpretación Prejudicial 357-IP- 2018 emitida para el caso sub examine por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se tendrá como normas aplicables al presente caso las citadas con anterioridad. II.2.3. Sin embargo, como el debate promovido por la actora se ciñe a considerar que las marcas cuestionadas son una reproducción de la presunta marca notoria de titularidad de la actora “TROLLI”, esta Sala se concentrará en el estudio del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 25 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022) Radicación: 11001-03-24-000-2011-00389-00 Actor: CMPC Maderas S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio - SIC Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho 22 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 2000.

Además, se debe tener en cuenta que las demandantes no tenían registrada ni solicitada la marca “TROLLI” en Colombia antes de que lo hicieran los titulares de los signos cuestionados y, en esa medida, la protección otorgada por el literal a) ibidem, también citada como vulnerada en la demanda, no cubre marcas notoriamente conocidas salvo que estén registradas o solicitadas previamente, dado que su protección se encuentra en el literal h).

Y, en lo relativo a la alegada mala fe en la obtención de las marcas cuestionadas, en los términos del inciso segundo del artículo 172 ibidem, que a tenor literal dispone lo siguiente: “Artículo 172.- […] La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.” (destacado de la Sala). II.2.4. Por otra parte, en consideración a la fecha de presentación de las solicitudes de registro de las marcas cuestionadas, la Sala advierte que la normatividad en cita resulta aplicable únicamente para el registro de la marca “TROLLI TROPICOS”, por haber sido solicitado el 22 de mayo de 2002, a saber, en vigencia de la Decisión 486 de 2000.

No así respecto de la marca “TROLLI”, pues la solicitud para su registro se radicó el 6 de marzo de 1990, esto es, en vigencia de la Decisión 85 de 1974, por lo que será esa norma la que debe aplicarse en cuanto a lo sustancial. Así, los supuestos que corresponden a las causales de irregistrabilidad invocadas por la actora, en la norma aplicable para dicho registro, son las siguientes: “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 23 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.” En cuanto a la marca “TROLLI BURGER”, la solicitud para su registro se presentó el 25 de junio de 1992, encontrándose vigente para esa fecha la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, por lo que aquella será la norma aplicable en cuanto a lo sustancial.

En tal sentido, los supuestos que corresponden a las causales de irregistrabilidad invocadas por la actora, en la norma aplicable para ese registro, son las siguientes: “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: […] d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.” Finalmente, en lo que respecta a las marcas “APPLE.O’S”, “DYENOSAURS” y “PEACHIES”, se presentaron el 8 de junio de 1994, de manera que la norma vigente para la época era la Decisión 344 de 29 de octubre de 1993, la cual debe aplicarse en lo sustancial.

En ese orden, los supuestos 24 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que corresponden a la causal de irregistrabilidad invocada por la actora, en la norma aplicable para esos registros, es del siguiente tenor: “ARTÍCULO 83.

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: […] d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida. […]

ARTÍCULO 113. La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: […] c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2.

Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización […]”. Pues bien, en relación con la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente26: 26 185-IP-2006. 25 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de una marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento […]”.

(destacado fuera del texto original). Visto lo anterior, resulta claro que la norma sustancial aplicable al examen de registrabilidad de un signo como marca será aquella que se encuentre vigente al momento de la radicación de la solicitud de registro respectiva, entonces serán procedentes las causales desarrolladas en las normas correspondientes, respectivamente.

Mientras tanto, la norma procesal es de aplicación inmediata, por lo que en lo demás, corresponde aplicar la norma vigente al momento de resolver, esto es, la Decisión 486 de 2000, que, en su acápite de disposiciones transitorias, determinó lo siguiente: “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Dicha consideración fue prohijada por esta Corporación en oportunidades anteriores; al respecto consultar: sentencia de 11 de febrero de 2010 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicado 11001-03-24-000- 2001-00299-01. 26 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

Finalmente, vistas las normas transcritas la Sala advierte que los supuestos previstos para las causales de irregistrabilidad desarrolladas en las Decisiones 85, 311, 344 y 486, y la norma del convenio de Paris citada por la actora, presentan los mismos supuestos para su configuración, de tal manera que las enseñanzas presentadas en la Interpretación Prejuidicial emitida por el Tribunal de Justicia en cuanto al último de los compendios de propiedad industrial, resultan pertinentes para el estudio de registrabilidad de la totalidad de las marcas cuestionadas por la actora.

II.3. PROBLEMAS JURÍDICOS De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: En primer lugar y, de conformidad con la contestación de la demanda presentada por la sociedad Procaps S.A., le corresponde a la Sala establecer si en el presente caso ocurrió una indebida escogencia de la acción por parte de la actora al presentar su demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y en ese orden, si operó el fenómeno de la caducidad de la acción procedente.

En caso de que la respuesta al último de los interrogantes anteriores sea negativa, la Sala deberá determinar si, en consideración a las pruebas aportadas por la parte actora, la marca internacional “TROLLI” registrada en varios países distintos de Colombia, resulta notoriamente conocida para el público consumidor y/o para otros sujetos del sector pertinente. 27 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, deberá la Sala dilucidar si respecto de las marcas “TROLLI” (nominativa), “TROLLI BURGER” (nominativa), “TROLLI TROPICOS” (nominativa), “APPLE.O’S” (mixta), “DYENOSAURS” (mixta), y “PEACHIES” (mixta) concedidas para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, disposición que exige la comprobación de dos supuestos: (i) que las cuestionadas constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero;

(ii) cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. En igual sentido, la Sala deberá resolver si las solicitudes de registro de las marcas “TROLLI” (nominativa), “TROLLI BURGER” (nominativa), “TROLLI TROPICOS” (nominativa), “APPLE.O’S” (mixta), “DYENOSAURS” (mixta), y “PEACHIES” (mixta), se formularon concurriendo mala fe en el solicitante.

Resuelto lo anterior, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que concedieron el registro como marcas de los signos “TROLLI” (nominativa), “TROLLI BURGER” (nominativa), “TROLLI TROPICOS” (nominativa), “APPLE.O’S” (mixta), “DYENOSAURS” (mixta), y “PEACHIES” (mixta) para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO 28 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.1. De la aplicabilidad de las causales de nulidad invocadas y el supuesto del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 Según se ha dicho, en el presente caso la parte actora consideró que la SIC vulneró lo establecido en la normatividad andina en lo relacionado con la protección de las marcas notorias, al momento de expedir los actos acusados pues, en su consideración, las marcas cuestionadas se encontraban incursas en la causal de irregistrabilidad de que tratan las normas citadas supra, y además, las solicitudes para sus registros se presentaron concurriendo mala fe del solicitante.

Sin embargo, la Sala advierte que, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la SIC, algunas de las marcas cuestionadas que dan sustento a la demanda de la referencia, han perdido vigencia para la fecha en que se dicta la presente sentencia como resultado de su cancelación y caducidad. En efecto, los registros marcarios números 259345 y 169963, estuvieron vigentes hasta el 5 de septiembre de 2012, y 31 de octubre de 2014 respectivamente.

En virtud de lo anterior, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, mediante auto de 6 de febrero de 202527 se ordenó que, por Secretaría, se recaudara la información sobre las vigencias para que obraran en forma correspondiente en el expediente de la referencia, de manera que, sobre aquella se diera el traslado a las partes. 27 Índice 193 del expediente electrónico de la referencia en SAMAI. 29 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Dicho traslado se surtió, y únicamente, el apoderado de la sociedad Comestibles Aldor S.A.S., actual titular de algunos de los registros cuestionados se refirió a los hallazgos señalando que “[…] solo se podrá dar aplicación al supuesto señalado en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 respecto de los registros N.º 259345 y N.º 169963 toda vez que no se encuentran vigentes en la actualidad […]”28.

Por lo anterior, se impone dar aplicación al supuesto del inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en lo que respecta a los registros marcarios mencionados y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia. La norma comunitaria en comento prevé lo siguiente: “[…] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolver la nulidad.” De conformidad con la norma comunitaria transcrita, que por lo demás es claro que resulta procedente al asunto de la referencia en cuanto a la aplicación del inciso 4 del artículo 172 ibidem tratándose de un asunto procesal, es dable considerar que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario.

En consecuencia, la Sala advierte que corresponde efectuar el estudio de legalidad, únicamente, respecto de los actos administrativos que concedieron los registros marcarios números 227405, 273651, 240981, y 240980, los cuales se encuentran vigentes en la actualidad; por lo que en la parte resolutiva de esta providencia se declarara la configuración 28 Índice 200 del expediente electrónico de la referencia en SAMAI. 30 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, respecto de los demás registros de marca.

II.4.2. De la demanda interpretada como de nulidad relativa La sociedad Procaps S.A., en su escrito de contestación de la demanda, señaló que la actora había incurrido en indebida escogencia de la acción, pues formuló su demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho cuando debió hacerlo a través de la acción de nulidad simple.

En ese orden, se hace necesario traer a colación las acciones procedentes en materia de propiedad industrial, particularmente en cuanto a registros marcarios, de conformidad con la normativa andina y la jurisprudencia aplicable. Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado, se ha referido a los diferentes tipos de acciones que se pueden ejercer sobre los actos administrativos que resuelven las solicitudes de registros marcarios indicando que: “[…] En virtud de lo anterior, esta Sección ha reconocido que en el derecho colombiano existen tres tipos de pretensiones sobre la validez del registro marcario, las cuales corresponden a las de nulidad absoluta y de nulidad relativa consagradas en el referido artículo 172, y la de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se deniega el registro marcario, y se pretenda además que se indemnicen los daños y perjuicios causados con el registro, así lo señaló en sentencia de 15 de septiembre de 2011: (…) Igualmente, en esta normativa, se mantiene la posibilidad de la formulación de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del C.C.A., en tratándose de actos administrativos que nieguen el registro marcario solicitado, la cual deberá interponerse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la notificación de la decisión respectiva […]”29. 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 15 de septiembre de 2011, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2004-00155-01. 31 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con base en lo anterior la Sala recuerda que se encuentran disponibles tres acciones para controvertir la legalidad de los actos administrativos que deciden el registro de marcas, veamos: i) La acción de nulidad absoluta cuando se pretenda la nulidad del acto administrativo que concede el registro de una marca en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486; ii) La de nulidad relativa cuando se pretenda la nulidad del acto administrativo que concede el registro de una marca con infracción de lo dispuesto en el artículo 136 ibidem o cuando se hubiere efectuado de mala fe; y iii) La de nulidad y restablecimiento del derecho que procede para conseguir la nulidad del acto administrativo que: i) niega el registro como marca de un signo, o ii) cancela el registro de una marca.

Ahora bien, mediante auto de 22 de marzo de 2006 el despacho admitió la demanda de la referencia en los términos del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA. Sin embargo, teniendo en cuenta que sus pretensiones se dirigen a obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos en virtud de los cuales se concedió los registros de unas marcas, la Sala encuentra conveniente interpretar la demanda a la acción de nulidad relativa prevista en el inciso segundo del artículo 172 ibidem.

En consecuencia, en la parte resolutiva de esta sentencia se adoptará la decisión de interpretar la demanda de la referencia en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el inciso segundo del artículo 172 32 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Decisión 486 de 2000, y en ese orden, declarará no probada la excepción de indebida escogencia de la acción formulada por la sociedad Procaps S.A. II.4.2.

De la caducidad de la acción procedente Así mismo, la sociedad Procaps S.A. formuló la excepción de caducidad de la acción, para lo cual señalaron que la acción ejercida para atacar los actos administrativos acusados fue la de nulidad y restablecimiento del derecho, y por lo tanto en su consideración el término para presentar la demanda era el de 4 meses contados a partir de la ejecutoria de los actos administrativos demandados; sin embargo, como la demanda se radicó por fuera de dicha oportunidad, a su juicio operó la caducidad.

Pues bien, sea lo primero aclarar que la demanda fue presentada por la parte actora como “en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso administrativo”30. Con todo, esta Sala la interpretó como de nulidad relativa prevista en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. En el escenario anotado, corresponde destacar que el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión comunitaria referida prevé que la acción de nulidad relativa prescribe a los cinco años contados a partir de la ejecutoria del acto que concedió el registro impugnado.

En ese orden, la Sala advierte que la SIC concedió los registros de las marcas cuestionadas así: (i) “TROLLI” (nominativa) a través de resolución núm. 7339 de 31 de marzo de 2000; (ii) “APPLE.O’S” (mixta) a través de la resolución número 6697 de 28 de febrero de 2001; (iii) “DYENOSAURS” (mixta) a través de la resolución número 6666 de 28 de febrero de 2001; 30 Folio 1 del expediente físico de la referencia. 33 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y (iv) “TROLLI TROPICOS” (nominativa) mediante la resolución número 11049 de 29 de abril de 2003.

Por su parte, la demanda de la referencia se radicó el 7 de julio de 2004, esto es, dentro del plazo de cinco años señalado en la norma para su formulación oportuna. En consecuencia, la Sala concluye que en el presente asunto no operó el fenómeno jurídico de la caducidad, por lo que en la parte resolutiva de esta providencia se declarará no probada la excepción propuesta por la sociedad Procaps S.A. II.4.4.

De los cargos de nulidad invocados por la demandante II.4.4.1. De la presunta notoriedad de la marca internacional “TROLLI” En este punto del estudio, valga traer a colación las consideraciones que el Tribunal comunitario, en la interpretación prejudicial que emitió para el presente asunto, en la cual expuso sobre el fenómeno de la notoriedad, veamos: “[…] 3.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba […] Definición 3.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 3.3.

En efecto, el Artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, 34 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido." A partir de esa definición, el Tribunal sostiene como presupuestos generales para que un signo se considere notorio, los siguientes: (i) ser conocido por el sector pertinente, esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relatives al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; y (ii) haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países miembros, la cual puede ganarse a través de cualquier medio.

Ahora bien, el Tribunal precisó que “[…] la marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que podemos llamar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier país miembro de la Comunidad Andina, e independientemente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un país miembro para que reciba una protección especial en los otros tres países miembros […]”; destacó que, por su parte, la marca renombrada no se encuentra regulada por el compendio comunitario en comento, pero por su naturaleza le merece una protección especial en los países miembros de la comunidad, y en una tercera categoría se refirió a la marca notoria extracomunitaria, esto es, por fuera de la Comunidad Andina.

En tal sentido, señaló que tanto la marca notoria andina como la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, registral, y uso real y efectivo, por lo que obtienen una protección especial en cualquiera de los países miembro; así mismo, afectan el principio de especialidad, pero desde un alcance distinto, pues la renombrada lo hace de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios, 35 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mientras que la notoria andina afecta dicho principio en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios, idénticos, similares y/o conexos, y también respecto de aquellos diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.

Por su parte, la marca notoria extracomunitaria, al encontrarse por fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a la total aplicación de los principios de especialidad, territorialidad, registral, y uso real y efectivo, por lo que “[…] no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los mencionados principios, deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino […]”.

En cuanto a la prueba de las mencionadas figuras de protección especial, la marca notoria andina debe acreditarse por quien la alegue, bajo el tenor del artículo 228 de la Decisión 486, mientras que la renombrada no requiere tal carga probatoria, pues se trata del evento conocido como hecho notorio, el cual se conoce de oficio y no es objeto de prueba.

Más allá de lo dicho, precisó que “[…] debe tenerse presente que en ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probada […]”. 36 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Pues bien, la parte actora formuló como una de sus pretensiones que se reconozca la notoriedad de la marca “TROLLI” la cual se encuentra registrada a su favor en varios países del mundo, y particularmente en los países miembros de la Comunidad Andina, Bolivia, Ecuador, y Perú para “gomas de dulce” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, citado por la actora.

En este punto la Sala pone en consideración que la actora no sustentó la demanda con base en un registro de marca concedido en Colombia, sino que pretende que se declaré la nulidad de los actos administrativos demandados, con base en la presunta notoriedad de su marca “TROLLI” registrada en varios países del mundo, y particularmente en los mencionados países miembros de la Comunidad Andina.

En ese orden, a efectos de determinar si se trata de una marca notoria andina, a partir de la cual se erige una protección especial en atención a la rotura de los principios de especialidad, registral y territorialidad entre otros, corresponde a esta Sala, en primer lugar, analizar las pruebas que se aportaron con la demanda en la presente instancia judicial.

Al respecto, se observa que en el escrito de su demanda la actora relacionó31 las siguientes pruebas documentales: 1. Reportaje de la ASOCIACIÓN FEDERAL DEL COMERCIO MAYORISTA Y EXTERIOR DE LA CONFITERIA, de fecha 23 de julio de 1990, en el cual señala la apertura de la empresa filial de MEDERER GMBH, en Estados Unidos, MEDERER CORPORATION, la cual inicio producción en 1986 y cuenta para la fecha del reportaje con una producción de 55 a 60 toneladas diarias, y de acuerdo con la cual las ventas de MEDERER GMBH ascendían para ese momento a 100 millones de marcos alemanes. 2.

Reportaje en el periódico alemán "vespertino, diario de las 8", de fecha 20 de marzo de 1991, titulado "OSITOS DE GOMA DE FURTH CONQUISTAN EL MUNDO" 31 Folios 20 a 38 del expediente físico de la referencia. 37 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el cual reseña la venta anual de seis mil millones de osos de goma por parte del GRUPO MEDERER. 3.

Boletín interno del MEDRER GMBH, de 1991, en el cual reseñan el desempeño de la marca TROLLI en la Feria ISM, FERIA INTERNACIONAL DE LA CONFITERIA. 4. Publicidad en el periódico alemán BILD MUNHEN SORT, de febrero 27 de 1991, de conformidad con la cual TROLLI cubre todos los gastos de permanencia junto con estrellas del futbol alemán Paul y Kalle. 5.

Publicidad en el periódico alemán BILD MUNCHEN SORT, de marzo 1 de 1991, en la cual bajo un acertijo TROLLI, es posible que un jugador de la selección nacional alemana acompañe a os niños que viajen a los campamentos de entrenamiento. 6. Boletín navideño TROLLI de 1991, el cual hace un recuento de la historia del grupo MEDERER GMBH, desde su fundación. 7.

Reportaje del periódico alemán ABENDZEITUNG, de fecha 10 de septiembre de 1993, el cual literalmente señala: "Grandes y pequeños aman el Saurus rex de Goma", llamado así según la figura de la película", celebra Herbert Mederer. En su empresa de Furth (marca registrada Trolli- volumen total de negocios con la fábrica en los Estados Unidos 160 Millones de Marcos Alemanes, 400 empleados) manufactura desde hace tres semanas dinosaurios de goma y ha despachado hasta ahora 600.000 unidades. 8.

Reportaje del periódico alemán nurnberger nachrichten, de fecha 9 de octubre de 1993, en la sección de Gastronomía y Bebidas, titulad "PLACER EN BOLSAS", según el cual gracias a las empresas HARIBO y MEDERER, diariamente se fabrican más de setenta millones de ositos de goma. 9. Informe No. 4 del Grupo Nacional Baviera, el cual reseña la condecoración otorgada a HERBERT MEDERER, en virtud del empleo de métodos de fabricación modernos y vanguardistas, y también de sus creativos productos. 10.

Entrevista realizada por la editora del SUBWAREN a HERBERT MEDRER. 11. Semblanza de la empresa MEDERER GMBH, en la revista SUBWAREN, edición de abril de 1994. De acuerdo con este articulo la marca TROLLI se vende en más de 32 países del mundo, con una producción diaria de 55 a 60 toneladas […]. 12. Reportaje "HOMBRE DEL AÑO 1993" HERBERT MEDERER, en la revista alemana SUSSWAREN de noviembre de 1993. 13.

Editorial de la revista SUSSWAREN de noviembre de 1993, titulado "PUEDE UN GISANO SER PECADO" en la cual destaca el nombramiento de HERBERT MEDERER como HOMBRE DEL AÑO, por parte de la "EUROPEAN CANDY KETTLE CLUB". 14. Artículo publicado en el periódico further nachrihten, notioas de furth, de fecha 15 de septiembre de 1993, titulado "AL PAN PAN Y AL VINO VINO", el cual reseña la obtención del premio "European Candy Kettle Award", por parte de Herbert Mederer. 15.

Artículo publicado en la separata económica del periódico alemán SUDDEUTSCHE ZEITUNG, de fecha 21 de septiembre d 1993, titulado 38 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co DINOSAURIOS DE GOMA- SE QUIEREN TANTO QUE SE COMEN.

De acuerdo con este artículo, la marca TROLLI vende anualmente, aproximadamente 160 millones de marcos alemanes. 16. Artículo publicado en el periódico LAIMESZEITUNG, de fecha 1994, el cual reseña nuevos productos que se venderán bajo la marca TROLLI. 17. Artículo titulado MEDERER CORPORATION EN IOWA UNA EMPRESA TIPO ESPECIAL. 18.

Artículo en la publicación MEINE FAMILIE, edición 1994- Editorial Burda. 19. Nota publicada en la revista SUBWARENHANDEL INTERNATIONALE FACHMAGAZIN FUR DIE SUBWARENWIRTSCHAFT (COMERCIO DE LA CONFITERIA ESPECILIAZDA) de fecha 1993, de conformidad con la cual el grupo Mederer produce anualmente en Alemania y en estados unidos aproximadamente 40.000 toneladas de caramelos de goma. 20.

Nota de la revista SUBWAREN, de 3 de marzo de 1994, que reseña el especial diseño de los gusanitos fosforescentes marca TROLLI. 21. Nota en la revista SUBWAREN, 3 de marzo de 1994, que trae como nota en el pie de foto de Gummi saurus rex. "En el diseño de los caramelos de goma la imaginación no conoce límites". 22. Artículo publicado en SG de fecha 1994, titulado LA FIRMA MEDERER: COMPETENCIA CON INNOVACION […]. 23.

Publicidad efectuada en la revista CANDY BUYER, de Estados Unidos de América, publicidad correspondiente al mes de junio de 1993. 24. Nota periodística en el periódico NEWS ADVERTISER, de fecha 14 de julio de 1986, que reseña la inauguración de la planta de MEDERER en Creston. 25. Nota periodística en el periódico RHE WALL STREET JOURNAL, de fecha 16 de noviembre de 1984, titulada "IMPORTED TROLLI GUMMI SQUIGGLES WORM WAY INTO AMERICANS HEARTS". 26.

Nota en el periódico CRESTON NEWS ADVERTISER, de fecha 27 de marzo de 1992, que resalta la visita de profesionales expertos en la producción de dulces a la planta de MEDERER en Iowa. 27. Nota en el periódico CRESTON NEWS ADVERTISER, que anuncia la ampliación de la planta de MEDERER. 28. Folleto publicitario a la marca TROLLI. 29.

Nota publicitaria en la revista THE MANUFACTORING CONFECTIONER, reseñando la aparición de nuevos productos. 30. Nota en la revista CANDY INDUSTRY, de junio de 1994, titulada MEDERER MOLDEA UN MERCADO PARA EXTRANAS GOMITAS. 31. Publicidad en la revista THE MANUFACTURING CONFECTIONER, de fecha agosto de 1993, en la cual aparecen dos páginas de publicidad a la marca TROLLI. 39 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32.

Publicidad a la marca TROLLI, en la revista PROFESSIONAL CANDY BUYER, de fecha abril de 1996. 33. Publicidad a la marca TROLLI en la revista THE MANUFACTORING CONFECTIONER, de fecha noviembre de 1993. 34. Nota en la revista THE MANUFACTORING CONFECTIONER, de fecha septiembre de 1986, titulada DULCES TROLLI fabricados en estados Unidos. 35.

Publicidad en el periódico THE NEWS ADVERTISER, DE FKHA 20 DE DICIEMBRE DE 1998, en la cual aparecen varias referencias de la marca TROLLI. 36. Publicidad efectuada a la marca TROLLI en el periódico CRESTON NEWS, de fecha julio 24 de 1995, en la cual aparecen varies referencias de la marca TROLLI. 37. Nota publicitaria en la revista THE MANUFACTORING CONFECTIONES, de Estados Unidos de América, de fecha enero de 1997, titulada "STRONG GROWTH FOR MEDERER -TROLLI". 38.

Publicidad efectuada a la marca TROLLI, en la revista PROFESSIONAL CANDYBUYERS, de fecha abril de 1995. 39. Reseña periodística que apareció en el periódico IOWA NEWS, de fecha julio de 1993, titulada IOWA WELCOMES INVASION OF THE GUMMY BEARS", relativa a la apertura por parte de la sociedad MEDERER de la planta en Estados Unidos para la fabricación de gomitas "TROLLI". 40.

Nota periodística titulada WILLY MEDERER KG INVESTMENT IN NEW MACHINERY BRINGS GOOD RESULTS, tornado de la publicación CMM de agosto de 1997. 41. Original de la nota publicada en la revista CANDY MARKETER de Estados Unidos de América, de fecha febrero de 1993, titulada TROLLI AIMS FOR MORE RETAILS SPACE WITH INNOVATION. 42. Nota publicitaria en el periódico EL MERCANTIL VALENCIANO de España, de fecha 7 de febrero de 1995, la cual se titula "MEDERER INVIERTE 2.000 MILLONES EN LA FABRICA DE GOMINOLAS" Trolli inicia su expansión por Europa y África desde paterna este año. 43.

Publicidad efectuada en la revista dulces noticias de fecha octubre de 1994, en la cual aparecen diversas referencias de la marca TROLLI. 44. Publicidad efectuada en la revista DULCES NOTICIAS de fecha octubre de 1997, en la cual aparecen diversas referencias de la marca TROLLI. 45. Copia de nota débito informativa con “gastos publicitarios para productos MEDERER”, en las que se relacionan facturas emitidas a varios clientes y proveedores entre 4 de enero y el 3 de agosto del 2001. 46.

Copia de nota débito informativa con “gastos publicitarios para productos MEDERER”, en las que se relacionan facturas emitidas a varios clientes y proveedores entre 10 de enero y el 31 de diciembre del 2002. 40 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 47.

Copia de nota débito informativa con “gastos publicitarios para productos MEDERER”, en las que se relacionan facturas emitidas a varios clientes y proveedores entre 8 de enero y el 3 de septiembre del 2003. 48. Copia de 28 registros de marca concedidos en distintos países a nivel mundial, y en los países miembros de la Comunidad Andina, Bolivia, Ecuador, y Perú. Visto lo anterior, para la Sala es claro que las pruebas relacionadas por la actora no resultan suficientes para acreditar el grado de conocimiento de los consumidores respecto de su marca “TROLLI” en Colombia ni en ninguno de los países miembros de la Comunidad Andina, en tanto que los documentos presentan información publicitaria en medios de comunicación internacionales de países como Alemania, Suiza, España y Estados Unidos, sin embargo, ninguno de ellos refiere al mercado latinoamericano, particularmente Colombia, Bolivia, Ecuador o Perú. En adición, los documentos publicitarios respecto de Alemania, Suiza, España y Estados Unidos tampoco resultan suficientes para acreditar el grado de percepción de los consumidores en países extracomunitarios, pues no dan cuenta del alcance en cuanto al reconocimiento y recordación por parte del público consumidor.

Así mismo, las notas débito informativas con los gastos publicitarios para los productos Mederer, en virtud de las cuales se relacionan facturas emitidas a varios clientes proveedores no reflejan que tal inversión se hubiese efectuado para el público consumidor colombiano o de algunos de los países miembros de la CAN en los que la actora consiguió el registro de la marca “TROLLI”.

Es por lo anterior que la Sala colige que la actora no logró probar que la marca con sustento en la que presentó la demanda de la referencia, en realidad, es una marca notoria andina, pues se reitera, los documentos aportados no dan razón del grado de conocimiento de su marca respecto de los consumidores y otros sujetos del sector pertinente en el territorio de comunitario andino, así como tampoco la duración, amplitud, 41 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co extensión geográfica, promoción, ni el valor de la inversión para tales efectos, mucho menos las cifras de ventas y de ingresos de la empresa respecto del signo comentado, en el País Miembro en que se pretende la protección, esto es, Colombia.

En general, no acreditó los factores previstos en el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000. Dicho sea de paso, que en la Interpretación Prejuidicial emitida para el presente asunto, el Tribunal comunitario recordó que la protección especial que resulta de la declaratoria de notoriedad andina de un signo procede al concurrir algunos de los siguientes riesgos, veamos: “3.6.1.

En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 3.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido. tienen una relación o vinculación económica. 3.6.3.

En relación con el riesgo de dilución; el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación” 3.6.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.” En ese orden, es claro que los riesgos que deben concurrir para la protección especial a una marca notoria andina se encuentran íntimamente relacionados con el escenario de confusión o asociación en 42 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que se hallaría el público consumidor; sin embargo, como en el presente asunto la actora no acreditó el grado de percepción de su marca por parte de los consumidores y otros sujetos del sector pertinente en el ámbito colombiano o en el de cualquier otro país miembro, de ninguna forma resultaría dable considerar que las marcas cuestionadas “TROLLI”, “TROLLI TROPICOS”, “APPLE.O’S” o “DYENOSAURS” generan alguno de los riesgos mencionados, en tanto que no hay pruebas de que los consumidores Colombianos reconocen la marca de la actora, y que a partir de dicho reconocimiento considerarían que se trata de la misma marca o que entre los empresarios existen relaciones comerciales.

En conclusión, para esta Sala la actora no logró acreditar que su marca “TROLLI” fuese notoriamente conocida para el público consumidor colombiano u otro sujeto del sector pertinente32, a saber, así como para ninguno otro país miembro de la Comunidad Andina, y en consecuencia, se despacha desfavorablemente la pretensión formulada por la actora a partir de la cual busca el reconocimiento de notoriedad de su marca, y así se decidirá en la parte resolutiva de esta providencia. II.4.4.2.

De la protección especial de las marcas notorias II.4.2.1.1. La Sala destaca que del contenido normativo andino frente a las marcas notorias (de acuerdo con la fecha de su solicitud) se puede establecer que en lo sustancial preveían dos supuestos como necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad allí prevista, a saber: (i) que las cuestionadas constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, lo cual se 32 Al respecto el artículo 230 de la Decisión 486 de 2000 prevé una lista no taxativa de sectores pertinentes: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; c) Los circuitos empresariales qua actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a !os que se aplique. 43 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co traduce en la similitud o identidad entre el signo cuestionado y el notorio;

(ii) cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. La parte actora alegó que las marcas cuestionadas “TROLLI”, “TROLLI TROPICOS”, “APPLE.O’S” o “DYENOSAURS”, se encuentran incursas en la causal de irregistrabilidad, en tanto que constituyen una imitación, traducción, transliteración o transcripción de su marca “TROLLI” concedida en varios países a nivel mundial, y particularmente, en Bolivia, Ecuador y Perú. Pues bien, como lo consideró esta Sala, la actora no acreditó que su marca “TROLLI” fuese notoriamente conocida por el público consumidor u otro sujeto del sector pertinente en Colombia, ni en ningún país miembro de la Comunidad Andina.

En ese orden, la causal de irregistrabilidad invocada por la actora no se encontraría configurada porque uno de los supuestos para que concurra la prohibición de registro que contiene es que, el signo sobre el cual se reclame la defensa sea necesariamente notorio. Aunado a lo anterior, respecto de las marcas cuestionadas “APPLE.O´S” o “DYENOSAURS”, “TROLLI TROPICOS” aquellas no constituyen en forma alguna una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de la marca de la actora, porque resulta evidente que, en consideración a su configuración consonántica y vocálica, así como a sus raíces, terminaciones y su extensión, entre aquellas no existe similitud con la virtualidad de causar un riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 44 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por otra parte, respecto de la marca cuestionada “TROLLI”, la Sala no desconoce que existe una identidad en las expresiones que correspondería cotejarse si la marca de la actora fuese notoria, sin embargo, como no se logró acreditar el grado de percepción del consumidor u otro sujeto del sector pertinente respecto de la marca de la actora en el territorio colombiano o cualquier país miembro de la comunidad andina, es altamente improbable que se genere un riesgo de confusión y/o asociación entre la marca de la actora y la cuestionada, porque se insiste, no se acreditó que el público consumidor de la comunidad andina siquiera reconozca la marca de la parte actora.

En cualquier caso, sea del caso recordar que tal como lo señaló el Tribunal comunitario en la Interpretación Prejuidicial emitida para el asunto “[…] ahora bien, no por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un país miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto, y a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino […]”.

En consecuencia, no se encuentran cumplidos los presupuestos para negar el registro, y en ese orden, las marcas cuestionadas “APPLE.O´S” o “DYENOSAURS”, “TROLLI TROPICOS” no se encuentran incursas en dicha causal de irregistrabilidad, de manera que la autoridad administrativa acertó al adoptar la decisión consistente en su registro como marca, y por lo tanto, no prospera el cargo de nulidad de los actos acusados formulados por la parte actora en ese sentido. 45 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.4.3.

De la concurrencia de mala fe Por otra parte, la parte actora fundó uno de sus cargos de nulidad de los actos acusados en el hecho consistente en que la sociedad Procaps S.A., al momento de adquirir las marcas cuestionadas, conocía la marca internacional “TROLLI” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 “de la clasificación internacional de marcas”, particularmente, “gomas de dulce” de titularidad de la parte actora, de manera que concurre mala fe en la adquisición de las marcas cuestionadas.

Sostuvo Procaps S.A. que “[…] de forma engañosa, habilidosa y con claro sentido de causar perjuicio al grupo MEDERER, obtuvo la compra del respectivo registro, para luego proceder a explotarlo en forma directa, en claro ejercicio de violación de las prácticas restrictivas de comercio […]”. En tal sentido, señalaron que tanto el registro de transferencia a favor de Procaps S.A., así como los posteriores registros de transferencias a las sociedades Colmed LTDA, y las licencias de uso a Alinova S.A. “[…] son fraudulentos por mala fe, ya que engañaron en forma ostensible al grupo económico y aprovechando la situación especial de haber entrado en contacto con el señor Mauricio de Koller […]”, y haber guardado silencio sobre las conversaciones que sostuvieron con estas últimas.

Pues bien, lo primero que corresponde resaltar es que la parte actora alega una presunta mala fe en la adquisición de los derechos sobre los registros de marca cuestionados por parte de Procaps S.A., y luego a otras sociedades a través de transferencias o licencias de uso, para lo cual también pretende que se declare la nulidad de las inscripciones de dichos negocios comerciales, en lo que la parte actora denomina “libros de propiedad industrial”. 46 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden, para esta Sala es claro que los argumentos no se encuentran dirigidos a señalar que concurrió mala fe en el trámite de solicitud de las marcas cuestionadas, sino en los actos comerciales privados que tuvieron origen con posterioridad a la formulación de las solicitudes de registro, con lo cual la actora busca la nulidad no solo de los actos que concedieron el registro de las marcas objeto de controversia, sino de las inscripciones de las transferencias de los derechos de propiedad industrial que se obtuvieron respecto de las marcas mencionadas.

Al respecto, ha de advertirse que la Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con un mecanismo para inscribir las transferencias de los derechos de propiedad industrial cuando quien era su solicitante o su titular cede tales derechos a través de un negocio comercial con un empresario interesado en el signo que se pretende para registro o en la marca concedida.

Así mismo, el mecanismo puede ser utilizado para inscribir cualquier tipo de afectación en el registro de la marca, tales como las licencias de uso, o la actualización de la información del solicitante o titular. En tal sentido, más allá de que la inscripción de una transferencia de derechos de propiedad industrial pueda considerarse una decisión de la administración que crea, modifique, o extinga un derecho subjetivo amparado en una disposición normativa, lo cierto es que el alegato de la actora no reprocha en ningún sentido el actuar de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que podría traducirse en un juicio sobre la legalidad del supuesto acto administrativo, sino que busca señalar el comportamiento presuntamente ilícito de quienes participaron en el negocio comercial que dio lugar a la cesión de los derechos y las licencias de uso sobre las marcas cuestionadas. 47 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Esta última consideración pone de presente que, la alegada concurrencia de mala fe en el actuar de la sociedad Procaps S.A. y de las demás sociedades, al momento de obtener la transferencia de los derechos y las licencias de uso sobre las marcas cuestionadas, en estricto sentido responde a un escenario judicial en el que se censure la constitución del negocio comercial que dio lugar a al traspaso o licencias de los derechos mencionados y, en esa medida, dicho estudio no resulta procedente, por cuanto en el presente caso corresponde analizar la legalidad de los actos por medio de los cuales la SIC concedió los registros marcarios.

De manera tal que los argumentos así formulados por la parte actora no resultarían suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos que concedieron el registro como marca de los signos “TROLLI TROPICOS”, “TROLLI”, “APPLE.O’S”, y “DYENOSAURS”. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala encuentra conveniente señalar que, en aras de reprochar la legalidad de un acto que ha concedido el registro de un signo como marca, la mala fe debe alegarse respecto de la solicitud formulada para obtener dicho registro, cuya concurrencia deberá predicarse del solicitante.

Sobre el particular, es preciso advertir que la buena fe se presume y la mala fe debe probarse por quien la alega, según lo expresó esta Sección en la sentencia de 22 de febrero de 201033: “[…] cabe resaltar que tanto la Interpretación Prejudicial como la Constitución Política Colombiana, han tenido como principio general de derecho que la buena fe se presume y, por tanto, la mala fe debe probarse por quien la alega, de manera que por las razones previamente anotadas, la Sala reitera lo expresado en la sentencia de 16 de octubre de 2014, en la cual se dijo: “La mala fe en la obtención de registros marcarios ha sido referida por el Tribunal Andino en múltiples oportunidades explicándola en sentido negativo, es decir, haciendo alusión a que la buena fe es un principio general del derecho y es sustento de todo ordenamiento jurídico afirmando que constituye uno de los pilares fundamentales del 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, sentencia de 22 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 1101-03-24-000- 2001-00209-01. 48 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ordenamiento jurídico que como tal debe regir no solo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. […] El mismo Tribunal sobre la mala fe ha manifestado que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual o causar un perjuicio injusto e ilegal.

También ha manifestado lo siguiente: “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume, además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.” […]” (Destacado fuera de texto).

Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al respecto, en el siguiente sentido: “[…] 27. El segundo párrafo del artículo 172 establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro de marcas se hubiese solicitado de mala fe. Ante todo, conviene observar que cualquier conducta en el ámbito del derecho se presume de buena fe, pues la misma se ha consagrado como un principio general de los sistemas jurídicos; es la máxima fundamental consagrada como premisa de todo sistema jurídico y el ordenamiento jurídico comunitario andino no es ajeno a este principio, pues lo incorpora como postulado llamado a regir todas las actuaciones. 28.

El Tribunal sobre el tema ha expresado lo siguiente: "El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. 49 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el régimen de marcas andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. 29.

En cuanto a la "mala fe", este Tribunal ha sostenido que: "para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”. 30.Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.

Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro de marcas debe estar atenta para impedir que se utilice de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos marcarios. […] 33.

El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno, indudablemente se traduce en un acto de mala fe, pues en esta hipótesis entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo distintivo ha ganado el estatus de notorio. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe mediante una solicitud de registro de marca, el posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no sea notorio en cualquiera de los países miembros, sobre todo si ese proceder de mala fe conlleva el indebido aprovechamiento de la alta penetración que tendría en el mercado una marca que es considerada como notoria en países extracomunitarios. […] 35.

Asimismo, puede configurar un típico acto de mala fe el solicitar el registro de un signo que ya circula en el mercado amparando productos importados, pero que no se encuentra registrado en ninguno de los países miembros, sobre todo si el solicitante pretende aprovecharse del grado de penetración que tiene o podría tener dicho signo en el círculo de consumidores de que se trate. 36.

Ahora bien, el discernimiento que acometa la corte consultante debe partir del análisis de los "indicios razonables" que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro obró de mala fe, o si por el contrario el juicio de valor la conduce a descartarlo. 37. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro cuestionado se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro. 50 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 38.

En este orden de ideas, a la corte consultante le será de gran utilidad analizar entre otros factores el conocimiento previo que tuviera el solicitante del signo idéntico o similar, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto, importaciones, o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo podría inferirse de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.

Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente. 39. En consecuencia, el Tribunal advierte que el solicitante de un registro de marcas no se puede escudar en que la marca solicitada no está registrada, ya que, si conocía la aptitud distintiva de la misma, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que se pretende registrar en esas condiciones, se configuraría un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia […]”.

(destacado de la Sala). Pues bien, si lo perseguido por la actora es la concurrencia de mala fe en los solicitantes de los registros de las marcas cuestionadas, a saber, “TROLLI”34, “TROLLI TROPICOS”35, “APPLE.O’S”36 Y “DYENOSAURS”37 la Sala encuentra que, revisadas los elementos probatorios recaudados, aquellos no resultan suficientes para considerar que existen indicios razonables que permitan llegar a la conclusión que los solicitantes de los registros obraron de mala fe.

Lo anterior es así, particularmente de los testimonios solicitados por las partes procesales y practicados en esta instancia judicial, a partir de los cuales no se logró determinar que quienes formularon las solicitudes de registro de las marcas objeto de discusión, actuaron de mala fe. Contrario a lo anterior, lo que se logra advertir es el recuento de las conductas que desplegaron las sociedad Procaps S.A. y las demás al 34 Solicitante José Mauricio de Koller. 35 Solicitante Colmed LTDA. 36 Solicitante Trolli de Colombia S.A. 37 Solicitante Candycol S.A. 51 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co momento de constituir los negocios comerciales a través de los cuales obtuvieron la transferencia y las licencias de uso de los derechos de propiedad industrial sobre las marcas cuestionadas, a partir de lo cual se reitera que aquel obedece a un reproche distinto al que correspondería si se pretendiera alegar la mala fe en la solicitud de un registro de marca en aras de obtener la nulidad de los actos que concedieron dicho registro.

En línea con lo anterior, la Sala destaca que el señor JOSE MAURICIO DE KOLLER VELEZ, en su testimonio señaló lo siguiente: “[…] por favor infórmele al despacho como fue todo el proceso de negociación de la marca Trolli para identificar productos de la clase 30 de la cual usted fue titular con la sociedad PROCAPS SA tercero interesado en este asunto CONTESTADO: yo inicialmente demande a los señores que estaban utilizando la marca trolli en Colombia, que era de mi titularidad, después aparecen una compañía llamada PROCAPS S.A. y dicen ser los representantes de MEDERER una compañía en Alemania que tiene también el nombre registrado, finalmente me convencen que ellos son apoderados o representantes y yo les transfiero el titulo a PROCAPS S.A. […] PREGUNTA: por favor precísele al despacho a que se refiere cuando manifiesta que la sociedad PROCAPS supuestamente actuaba en nombre o como representante de la sociedad MEDERER CONTESTADO: ellos se hacían pasar por los representantes de la sociedad de MEDERER y con representaciones de la sociedad MEDERER de Alemania PREGUNTADO: por favor indíquele al despacho si de conformidad con su anterior respuesta, cuando usted adelanto dicha negociación tenía el convencimiento de que la marca trolli objeto de negociación se la estaba vendiendo a los representantes autorizados de MEDERER CONTESTADO; si estaba convencido de que eran los representantes de MEDERER en Colombia […]”(SIC)38.

Por su parte, en su testimonio el señor LEON GERSTENBLUTH KATZ, se refirió al asunto en el siguiente sentido: “CONTESTO: Me llamo LEON GERSTENBLUTH KATZ, […] ocupación Asesor técnico de PROCAPS, […] PREGUNTADO: Durante el tiempo que usted trabajo para PROCAPS, como se manejó la relación comercial entre MEDERER Y PROCAPS CONTESTO: ALINOVA simplemente producía, detalles de cómo se autorizó esa relación no son de mi conocimiento.

En ALINOVA se producían los productos bajo la marca TROLLI, entre otros. 38 Folios 669 y 670 del expediente físico de la referencia. 52 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PREGUNTADO: Dentro de las obligaciones de PROCAPS estaba la de comercializar y promocionar la marca TROLLI en Colombia.

CONTESTO: No es de mi conocimiento que obligaciones había. […] PREGUNTADO: Conoce usted si para el uso de la marca TROLLI existió algún contrato de representación ante la Empresa ALINOVA y/o PROCAPS con otra empresa que tuviera alguna titularidad sobre el registro de esa marca. CONTESTO: Que yo tenga conocimiento o recuerde, no. […] PREGUNTADO: Tiene usted conocimiento de quien decidió o propuso la compra de la marca TROLLI a Mauricio de Koller, CONTESTO;

No, no es de mi conocimiento, porque la marca TROLLI nunca la adquirió ALINOVA. PREGUNTADO: Tiene usted conocimiento si ALINOVA O PROCAPS le informaron o le comunicaron la negociación de la marca TROLLI a Mauricio de Koller. CONTESTO: No intervine en ninguna etapa de esa negociación, por consiguiente, no lo sabía” (SIC)39. En igual sentido, el señor SAMUEL NAJUN REINES GERSTENBLUTH, en el testimonió que rindió en desarrollo del asunto de la referencia, indicó lo siguiente: “[…] CONTESTO: con relación comercial como proveedor de PROCAPS.

PREGUNTADO; Señale al Despacho si usted conoce, cual fue la marca que se adquirió y con quien se hizo la negociación para ese efecto. CONTESTO: La marca que se adquirió fue la marca TROLLI, no tengo detalles de la negociación. PREGUNTADO: Conoce usted si en algún momento la sociedad MEDERER le solicito ALINOVA o A PROCAPS, el que procediera a registrar la marca TROLLI en Colombia.

CONTESTO: No tengo esa información […] (SIC)40”. Así mismo, el señor RUBEN DEL CARMEN MORENO BERMUDEZ, se refirió a los asuntos aquí estudiados en el siguiente sentido: “[…] El testigo expresa: Yo fui contratado para laborar con Candicol, estaba en ese tiempo trabajando en Miami, pero […] me hicieron una oferta para trabajar en Candicol con el señor Rubén Minski, quien ha sido dueño y presidente de Procaps.

Ingreso a Candicol como Gerente Comercial, pero con un rango digamos más elevado que me había ofrecido el señor Minski, de que manejaría proyectos nuevos y reportaría directamente a la Junta Directiva. […] deciden seguir adelante con el proyecto Alinova y se abandona el consejo que dio el señor Mederer y se agudiza el distanciamiento entre el grupo Mederer y el señor Ruben Minski; entonces viene un acercamiento de Procaps con el señor de Koller, que tambien se hace a través del Gerente y Representante Legal de Procaps, el señor Guillermo Luis Uribe, que culmina con un convenio de 39 Folios 687 a 691 del expediente físico de la referencia. 40 Folios 692 a 695 del expediente físico de la referencia. 53 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co negociación entre las partes, es decir, entre Procaps y el señor de Mauricio Koller.

PREGUNTADO: señale usted por favor, si sabe y le consta, si en esta última negociación, referida en su respuesta, la firma Procaps actúa directamente o en nombre y representación de otra firma. CONTESTO: Ellos actuaron directamente como Procaps […]”(SIC)41. Por su parte, la señora MARCELA CARVAJAINO PAGANO, en su declaración sostuvo lo que a continuación se destaca: “[…] actualmente soy Vice-presidente de Asuntos Corporativos de Procaps […] “Conozco que la demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio es para que se decrete la nulidad del registro de la marca Trolli de titularidad de Procaps, por parte de Mederer quien alega una supuesta de mala fe como sustento de la inscripción que se pretende anular.

Lo que conozco por mi vinculación con Procaps desde agosto del 2001, es que Procaps adquirió la marca Trolli legítimamente al señor Mauricio De Kholler, en forma posterior a unas acciones judiciales iniciadas por el señor De Kholler contra Procaps por el uso de la marca, en productos que comercializaba y teniendo el señor De Kholler el registro de esa marca en Colombia. […] PREGUNTADA.

Tiene algo más que agregar, corregir o en o enmendar y si se afirma y ratifica en todo lo dicho. CONTESTO: "Me ratifico en todo lo dicho […]"(SIC)42. Adicionalmente, el señor RUBEN MINSKI, sostuvo lo que a continuación se destaca: “[…] CONTESTO: en primer lugar, yo nunca he sido socio del grupo Mederer, yo no sé, no conozco contrato que tenga o haya tenido firmado Procaps con el grupo Mederer, y cuando surgió la posibilidad de comprar la marca que para nosotros era absolutamente fundamental en repetidas ocasiones telefónicamente y al final en ausencia de respuestas mostraron absoluto desinterés en la compra de la marca Trolli para Colombia.

De hecho existe una misiva donde en vista de la ausencia de respuestas tome la iniciativa de escribirles en ese contexto y que nunca fue respondida. […] PREGUNTADO: DIGA EL DECLARANTE SI TIENE ALGO QUE AGREGAR, ACLARAR O CORREGIR. CONTESTO: Independientemente de que nuestro comportamiento fue absolutamente transparente y con el mayor sentido de responsabilidad y profesionalismo, si me llama la atención y lo he comentado internamente de que la persona que apareció registrando la marca Trolli en Colombia tenía como representante legal al doctor Vera.

Durante toda la negociación de la marca el doctor Vera fue el vocero del señor a nombre de quien estaba registrada dicha marca recientemente pues el propietario se encontraba viviendo en el extranjero. Durante toda la negociación, sobre la cual insisto el grupo Mederer tenía pleno 41 Folios 740 a 745 del expediente físico de la referencia. 42 Folio 811 del expediente físico de la referencia. 54 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conocimiento, el doctor Vera se mostró curiosamente displicente.

Me llama la atención enormemente que este mismo doctor Vera sea el que está ahora, aparentemente, representando el grupo Mederer. El gerente general de Procaps me comento que el doctor Vera estaba muy consiente que esa marca Trolli era de una línea de productos que la empresa Candycol se encontraba distribuyendo y mercadeando muy activamente en el mercado colombiano. Aparte de esto no tengo ninguna otra observación” (SIC)43.

Además de los anteriores testimonios, la señora JOSEFINA DEL CARMEN MIELES BUELVAS, en su testimonio manifestó lo siguiente destacado por la Sala: “[…] PREGUNTADO: Aclare al Despacho si usted laboro o asesora a la Sociedad Procaps, en relación con el registro del traspaso de la marca TROLLI a dentro del expediente administrative N° 92-9317931 mediante el cual se le concede el registro de la marca nominada TROLLI a favor del señor José Mauricio Koller.

CONTESTO: efectivamente laboré con Procaps S.A. por un periodo comprendido desde 1979 hasta el año 2012, pero mis funciones eran sobre agotamientos de vías gubernativas, manejo de personal, algunas veces fui nombrada en la junta directiva meramente como invitada, pero mi gestión nunca llego a ningún tipo de trámite de marca y mucho menos atender procesos judiciales de ninguna clase […]”(SIC)44.

Así mismo, el señor DANIEL MORENO VILLALBA se pronunció en el siguiente sentido: “[…] PREGUNTADO: Aclare al Despacho si usted laboró o asesoró a Sociedad Procaps, en relación con el registro del traspaso de la marca TROLLI dentro del expediente administrativo N° 92-9317931 mediante el cual se le concede el registro de la marca nominada TROLLI a favor del señor José Mauricio Koller.

CONTESTO: No intervine en ese tema […]”(SIC)45. Finalmente, el señor GUILLERMO LUIS OCHOA, rindió testimonió mencionando lo que a continuación destaca la Sala: 43 Folios 850 y 851 del expediente físico de la referencia. 44 Folio 884 y reverso del expediente físico de la referencia. 45 Folio 885 y reverso del expediente físico de la referencia. 55 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] CONTESTO: por la citación y yo fui representante y gerente de PROCAPS lo que me podía deducir de lo que es.

PREGUNTADO: que recuerda el declarante respecto al registro de la marca TROLLI. CONTESTO: la marca TROLLI por parte de una compañías en este momento no recuerdo cual en este momento CADICOL S.A Y fue negada porque había un registro previo a favor de Mauricio De Koller, posteriormente PROCAPS que hacia la comercialización de los productos TROLLI fue demandada por Mauricio De Koller por el uso de la marca y tomaron medidas cautelares de suspender el uso de la marca en otro evento el abogado doctor vera en estos momentos no recuerdo el nombre y Mauricio De Koller nos proponen la venta de los derechos de marca a PROCAPS y un tiempo después se le compraron los derechos de la marca. […] CONTESTO: primero no es cierto que se hiciera alguna compra a nombre de MEDER o que requiriera aprobación de MEDERER y en la discusión con Vera y De Koller sabían ellos que la compra se hacía a nombre de PROCAPS S.A. lo cual no requería autorización de MEDERER, no obstante al señor MEDERER se le dijo que si el quería comprara la marca para defender el trabajo que PROCAPS había realizado durante varies años en el mercado colombiano desarrollando la venta de sus productos y el respondió que no le interesaba comprar lo que era suyo desconociendo la legislación colombiana y los derechos que le asistían al señor De Koller al haber registrado la marca con anticipación a nosotros y habérsele otorgado a el por parte de la superintendencia el derecho del uso de la marca para PROCAPS era una decisión si o si porque estábamos a portas de perder el esfuerzo de sembrar la marca en el mercado realizado durante muchos años PREGUNTADO: diga el declarante que productos estaban respaldados con la marca TROLLI y si antes de la adquisición que usted menciono, en caso afirmativo, explique los pormenores del mismo.

CONTESTO: son golosinas como gomitas con base en gelatina y con MEDERER había un convenio de distribución, inicialmente desde Estados Unidos y posteriormente de la venta en la planta de los estados unidos desde la planta de TROLLI IBERICA en Valencia España MEDERER era el como persona GERBER o como empresa en Alemania no me acuerdo era asociado del negocio de distribución en Colombia, posteriormente se fabricaba en España y se empacaba en Colombia en ALINOA S.A. empresa en la cual MEDERER no me acuerdo fue también socio […](SIC)”46.

Pues bien, los pronunciamientos realizados por los testigos y que han sido destacados por esta Sala, no son suficientes para afirmar más allá de toda duda que respecto de las solicitudes de registro de las marcas cuestionadas “TROLLI”, “TROLLI TROPICOS”, “APPLE.O’S” y “DYENOSAURS” concurriera mala fe por parte del señor José Mauricio de Koller, y las sociedad Colmed LTDA, Trolli de Colombia S.A., Candycol 46 Folios 955 a 958 del expediente físico de la referencia. 56 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co S.A., quienes fueron los solicitantes de los registro de las marcas cuestionadas ante la SIC.

Lo anterior es así, pues en la mayor parte de las declaraciones únicamente se reprocha el actuar de la sociedad Procaps S.A. en desarrollo de los acuerdos comerciales que celebró para obtener los derechos de propiedad industrial y las licencias de uso sobre dichas marcas, con posterioridad a las solicitudes de registro de marca presentadas por señor José Mauricio de Koller, y las sociedades Colmed LTDA, Trolli de Colombia S.A., Candycol S.A. Por ello, esta Sala reitera que los indicios relacionados con el actuar de la sociedad Procaps S.A. al momento de celebrar los negocios comerciales posteriores a la presentación de las solicitudes de registro cuestionadas ante la SIC, con el propósito de adquirir los derechos de propiedad industrial respecto de dichas marcas, no resultan suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos que concedieron dichos registros, en la medida que no exponen la mala fe en el actuar de los solicitantes de cada uno de los registro de marca cuestionados, cual es el presupuesto necesario para anular los actos administrativos, en los términos del inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

II.5. CONCLUSIÓN Por lo anterior, para esta Sala los actos administrativos que concedieron los registros de las marcas acusadas no vulneran el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, ni de la norma del Convenio de París invocada como infringida, así como tampoco las demás normas que prevén dicha causal de irregistrabilidad en los regímenes de propiedad industrial anteriores, ni se logró acreditar que las decisiones conculcadas 57 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resultaran de solicitudes de registro en las que concurriera mala fe respecto de sus solicitantes, de manera que se impone denegar las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: INTERPRETAR la demanda formulada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho como en ejercicio de la acción de nulidad relativa de que trata el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

SEGUNDO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con los certificados de registro números 259345 y 169963, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR no probadas las excepciones de indebida escogencia de la acción y caducidad propuesta por la sociedad Procaps S.A.

CUARTO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

QUINTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

SEXTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. 58 Radicado: 11001 03 24 000 2004 00270 01 Demandante: MEDERER GMBH Y OTRO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.