1 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00330 00 Demandante: ALEJANDRO RUIZ ACEVEDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2008 00330 00 Demandante: ALEJANDRO RUIZ ACEVEDO Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Terceros con interés: MARTHA LUZ CARDONA DE VÉLEZ Y LINA MARÍA VÉLEZ CARDONA Tesis: Aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión sobre la anulación de un registro, cuando al momento de resolver el litigio ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por el señor ALEJANDRO RUIZ ACEVEDO, en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, con miras a obtener la nulidad de la resolución número 22583 de 14 de agosto de 2003, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Geomundo S.A., y en consecuencia, concedió el registro como marca del signo “SOHO” (mixto) para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza en favor 2 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00330 00 Demandante: ALEJANDRO RUIZ ACEVEDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de Martha Luz Cardona de Vélez y Lina María Vélez Cardona, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC).

I.

ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA El señor Alejandro Ruiz Acevedo, a través de apoderado, presentó demanda en la que formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones “1. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No. Resolución No. (sic) 22583 del 14 de agosto de 20003, por medio de la cual se otorga el registro de la marca SOHO (mixta), en clase 25, a nombre de las Señoras Martha Luz Cardona de Vélez y Lina María Vélez Cardona. 2.

Como consecuencia de la declaración de nulidad de la mencionada resolución, se ordene la cancelación del registro de la marca SOHO (mixta), certificado de registro No. 2727004, vigente hasta el 14 de agosto de 2013, a favor de las señoras Martha Luz Cardona de Vélez y Lina María Vélez Cardona, para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza” 1 I.1.2.

Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionaron los siguientes: I.1.2.1. El 18 de febrero de 2002, las señoras Martha Luz Cardona de Vélez y Lina María Vélez Cardona solicitaron el registro como marca del signo “SOHO” (mixto) para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dicha solicitud fue radicada con el número 02013331 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 514 de 22 de marzo de 2002. 1 Folios 7 al 17 del expediente físico de la referencia. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00330 00 Demandante: ALEJANDRO RUIZ ACEVEDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.2.2.

La sociedad Geomundo S.A. presentó oposición en contra de la solicitud de registro mencionada, con fundamento en su marca nominativa “SOHO JEANS COMPANY”, registrada a su favor en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. I.1.2.3. Mediante la resolución número 22583 de 14 de agosto de 2003, la SIC declaró infundada la oposición formulada y concedió el registro de la marca mixta “SOHO” para distinguir productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de las señoras Martha Luz Cardona de Vélez y Lina María Vélez Cardona.

Contra tal decisión no se presentaron recursos. I.1.2.4. Por su parte, el 28 de diciembre de 2000, los señores Alejandro Ruiz Acevedo y Felipe Andrés Hoyos Gil solicitaron el registro como marca del signo “SOHO SOCIETY” (nominativo) para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicho trámite se surtió bajo el expediente número 00098121.

I.1.2.5. Mediante la resolución número 8236 de 18 de marzo de 2002, la SIC declaró infundada la oposición presentada contra dicha solicitud, sin embargo, negó el registro como marca del signo “SOHO SOCIETY” (nominativo) en la clase 25. I.1.2.6. Los allá solicitantes marcarios presentaron recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de dicha decisión, los cuales fueron resueltos, respectivamente, a través de la resolución número 25108 de 29 de agosto de 2003, en virtud de la cual se revocó la negación del registro y en consecuencia se concedió la marca solicitada asignándole el registro número 359767 al signo “SOHO SOCIETY” (nominativo) concedido en favor del actor y otro. 4 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00330 00 Demandante: ALEJANDRO RUIZ ACEVEDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sin embargo, con posterioridad a la presentación de la demanda de la referencia, la SIC expidió la resolución número 65085 de 16 de diciembre de 2009 mediante la cual revocó la resolución número 25108 de 29 de agosto de 2003, y finalmente negó el registro como marca del signo “SOHO SOCIETY” (nominativo) en la clase 25 solicitada por el actor.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136, el artículo 150 y el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000. Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1. Sostuvo que la SIC omitió por completo el estudio de confundibilidad que le correspondía adelantar entre la marca cuestionada “SOHO” (mixta) para la clase 25, y el signo “SOHO SOCIETY” (nominativo) previamente solicitado por el actor y otro, para identificar productos en esa misma clase internacional, de manera que no se consideró la existencia de una solicitud marcaria previamente presentada sobre la cual el actor pudiera poseer un “derecho preferente”2.

I.1.3.2. Afirmó que ante la solicitud previamente presentada respecto del signo “SOHO SOCIETY”, la SIC debió suspender el trámite del registro como marca del signo cuestionado “SOHO” (mixto), hasta tanto no se decidiera sobre el registro de la marca solicitada por el actor, pues entre aquellas resulta evidente la confundibilidad que puede presentarse en el consumidor. 2 Folio 12 del expediente físico de la referencia. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00330 00 Demandante: ALEJANDRO RUIZ ACEVEDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.1.3.3.

Consideró que entre la marca cuestionada “SOHO” (mixta) y el signo “SOHO SOCIETY” existen semejanzas con la capacidad de crear confusión en el público consumidor, si se tiene en cuenta que el aspecto determinante en las marcas es el nominativo. Al respecto, si bien el signo del actor adiciona la partícula “SOCIETY”, tal complemento no logra diluir el riesgo de confusión generado por la identidad entre las expresiones confrontadas.

I.1.3.4. Explicó que la distintividad del signo “SOHO SOCIETY” está dada por la expresión de uso común “SOHO” que se encuentra presente de forma idéntica en la marca cuestionada. A lo cual agregó que dicha partícula de fantasía es la de mayor recordación en la mente del consumidor. I.1.3.5. Finalmente, señaló que tanto la marca cuestionada “SOHO” como el signo “SOHO SOCIETY” previamente solicitado por el actor, pretenden identificar los mismos productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, con lo cual el estudio sobre su similitud debe ser más riguroso.

I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1. La SIC, a través de apoderado judicial, presentó contestación de la demanda en la que señaló lo siguiente3: Advirtió que, al realizar el estudio de registrabilidad respecto de la marca cuestionada “SOHO” para identificar productos en la clase 25 internacional, no se evidenció causal alguna que impidiera su efectivo registro como marca, de acuerdo con los documentos obrantes en el 3 Folios 71 al 74 del expediente físico de la referencia. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00330 00 Demandante: ALEJANDRO RUIZ ACEVEDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expediente administrativo a través del cual se adelantó la respectiva solicitud.

Señaló que la señora Martha Luz Cardona de Vélez solicitó y obtuvo la cancelación de la marca “SOHO JEANS COMPANY” de titularidad de Geomundo S.A., esta última quien fuera oponente en el trámite marcario cuestionado, de manera que, al obtener dicha cancelación, la marca “SOHO” cuestionada no se encontró incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Afirmó que, el señor Alejandro Ruiz Acevedo no presentó observación alguna en contra de la solicitud de registro como marca del signo cuestionado “SOHO”, ni recursos en contra de la resolución número 22583 de 14 de agosto de 2003 que concedió su registro como marca. Concluyó que la decisión acusada se encuentra plenamente ajustada a derecho y no vulneró normas de carácter superior.

I.2.2. Las señoras Martha Luz Cardona y Lina María Vélez presentaron contestación de la demanda, en el siguiente sentido4: En primer lugar, formularon la excepción de caducidad de la acción de nulidad relativa, tras considerar que de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, dicha acción puede promoverse entre los cinco (5) años desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Adujeron que entre la fecha de expedición del acto administrativo que concedió el registro como marca del signo “SOHO” para la clase 25, esto es, el 14 de agosto de 2003, y la fecha en que se admitió la demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa que pretende la anulación de 4 Folios 75 al 87 del expediente físico de la referencia. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00330 00 Demandante: ALEJANDRO RUIZ ACEVEDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dicha decisión, a saber, el 12 de marzo de 2009, transcurrieron más de cinco (5) años, de manera que operó el fenómeno de la caducidad de la acción que se intentó. Por otra parte, afirmaron que poseen el derecho preferente y prioritario sobre el signo “SOHO” por haber adelantado de manera previa a la solicitud de registro presentado por la parte actora, la acción de cancelación por no uso contra la marca “SOHO JEANS COMPANY”.

Al respecto explicaron que, en un primer momento, habían solicitado el registro de la marca “SOHO” el 18 de marzo de 1997, pero que en esa oportunidad se negó el registro como consecuencia de la existencia de la marca “SOHO JEANS COMPANY” de titularidad de la sociedad Geomundo S.A., por lo tanto, el 22 de enero de 2002 solicitaron la cancelación de esta última, y la obtuvieron por resolución expedida el 30 de abril de 2003; en tal sentido, el 18 de febrero de 2002 solicitaron el registro como marca del signo cuestionado en ejercicio del derecho preferente.

Afirmaron que la SIC actuó de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000, en la medida que concedió el registro como marca del signo “SOHO” cuestionado, por tratarse de un derecho preferente obtenido como consecuencia de la cancelación por no uso de la marca “SOHO JEANS COMPANY”. I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 2 de diciembre de 20115, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión. 5 Folio 129 del expediente físico de la referencia. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00330 00 Demandante: ALEJANDRO RUIZ ACEVEDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.3.1.

Las señoras Martha Luz Cardona de Vélez y Lina María Vélez Cardona6 reiteraron los argumentos planteados en la contestación de la demanda. I.3.2. El Ministerio Público presentó alegatos7 en el sentido de solicitar que se denegaran las pretensiones en tanto que la marca cuestionada no se encontró incursa en la causal de irregistrabilidad dispuesta en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

I.3.3. La SIC8 reiteró los argumentos presentados con la contestación de la demanda. Adicionalmente, señaló que la solicitud que el actor presentó respecto del signo “SOHO SOCIETY” no le otorga derecho alguno, y que, en todo caso, al momento de realizar el estudio de registrabilidad de la marca cuestionada “SOHO” no le era posible tener en cuenta la solicitud del actor, pues aquella se encontraba en trámite sin que hubiese sido decidida de forma definitiva para ese momento.

Con todo, advirtió que, en última instancia, el registro solicitado por el actor fue negado. I.3.4. El demandante guardó silencio en esta etapa del proceso. I.4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 237-IP-20149, en la cual señaló lo siguiente: “[…] 19.

Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: 6 Folios 130 a 135 del expediente físico de la referencia. 7 Folio 138 a 142 del expediente físico de la referencia. 8 Folios 144 a 152 del expediente físico de la referencia. 9 Folios 171 a 186 del expediente físico de la referencia. 9 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00330 00 Demandante: ALEJANDRO RUIZ ACEVEDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co -Solicitados: 136 literal a) del 150 de la Decisión 486 de 2000. -De oficio: 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -El Tribunal no interpretará el artículo 168 de la Decisión 486 por no ser aplicable al caso concreto.” En dicha interpretación el Tribunal comunitario estudió los siguientes temas: 1.

La irregistrabilidad por identidad o similitud de los signos. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. 2. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 3. La acción de nulidad y su prescripción. 4. Examen de irregistrabilidad.

I.5. ACTUACIONES POSTERIORES I.5.1. Por auto10 del 25 de julio de 2024, el Magistrado sustanciador ordenó que, por Secretaría, se descargara el reporte correspondiente al estado actual del certificado de registro correspondiente a la marca “SOHO SOCIETY” para distinguir productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el aquí demandante y otro, a partir de lo cual se encontró que aquella fue negada por la Superintendencia de Industria y Comercio11.

De este reporte se corrió traslado12 a las partes entre el 14 y el 16 de agosto de 2024, sin que ninguna de ellas hubiere hecho alguna manifestación. 10 Índice número 57 del expediente electrónico en SAMAI. 11 Índice número 89 del expediente electrónico en SAMAI. 12 Índice número 92 del expediente electrónico en SAMAI. 10 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00330 00 Demandante: ALEJANDRO RUIZ ACEVEDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.

CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. Cuestión previa II.4.1. De la caducidad de la acción El tercero con interés en las resultas de este proceso formuló la excepción de caducidad con fundamento en que la acción de nulidad relativa caduca al cabo de 5 años contados a partir de la concesión del registro cuestionado, y que como la resolución acusada se expidió el 14 de agosto de 2003, y “la demanda se admitió” vencido dicho término, entonces operó el fenómeno de la caducidad.

En primer lugar, la Sala considera importante señalar que para estudiar la ocurrencia o no del fenómeno de caducidad en el presente caso se hace necesario traer a colación el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión comunitaria referida, el cual prevé que la acción de nulidad relativa prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado, veamos: “Artículo 172: […] La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.” (destacado de la Sala). Al respecto, la Sala considera necesario señalar que la norma comunitaria en cita no indica desde qué fecha se entiende concedido el registro de la marca que se pretende impugnado, de manera que existe un vacío en relación con el computo del término de presentación oportuna de la acción de nulidad relativa, por lo tanto, habría lugar a dar aplicación al artículo 11 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00330 00 Demandante: ALEJANDRO RUIZ ACEVEDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 276 de la Decisión 486 de 2000, en virtud del cual se prevé el principio de complemento indispensable.

Sobre el particular, en reiteradas oportunidades esta Sección sostuvo lo siguiente13: “[…] 36. Sobre este asunto, la Sala recuerda que, según se concluyó en el acápite anterior, la acción procedente para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados es la de nulidad relativa y no la de nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto se está demandando la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se concedió un registro marcario, con fundamento en la presunta infracción del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 37.

Teniendo en cuenta lo anterior y en relación con el término de caducidad la acción de nulidad relativa, la Sala recuerda que el artículo 172 ibidem señala que la demanda se debe intentar dentro de los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro demandado. 38. Ahora bien, para determinar desde cuándo se debe contabilizar el término de caducidad aplicable a la pretensión de nulidad relativa, es necesario definir en qué momento se entiende concedido el registro de la marca por parte de la autoridad nacional competente, para nuestro caso la Superintendencia de Industria y Comercio. 39.

Al respecto, la norma comunitaria a la que se viene haciendo alusión no especifica desde qué fecha se entiende concedido el registro de la marca, razón por la cual existe un vació en relación al cómputo del término de caducidad de este tipo de acciones, por lo que para llenar el mismo, es necesario acudir al principio de complemento indispensable, establecido en el artículo 276 de la Decisión 486, según el cual “los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”. 40.

Por lo anterior, atendiendo a la naturaleza administrativa de los actos que conceden el registro marcario emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, es procedente acudir a la legislación interna que regula la firmeza de los actos administrativos en aplicación del referido principio. 41. Así las cosas, el artículo 62 del CCA, establece la forma en la cual los actos administrativos cobran firmeza, tal y como se observa a continuación:

ARTICULO

62. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos quedarán en firme: 1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso. 2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. 3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: sentencia de 16 de septiembre de 2021, radicado número: 110010-324-000-2011-00342-00 C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, ver además (i) sentencia de 11 de junio de 2020, radicado número: 11001-03-24-000-2007-00072-00 C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón;

(ii) sentencia de 17 de agosto de 2017, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado 2015-00335-00. 12 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00330 00 Demandante: ALEJANDRO RUIZ ACEVEDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos. 42.

De la disposición transcrita se deduce que la conclusión del procedimiento administrativo se produce cuando el debate sobre el contenido de la decisión de la administración ha culminado de manera definitiva, bien por la ausencia de recursos, o por la resolución de los que hayan sido interpuestos.” (resaltado de la Sala). En atención a los entendimientos ampliamente desarrollados por esta Sección, la Sala advierte que, en el caso sub examine la SIC profirió la resolución número 22583 mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta “SOHO”, para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de las señoras Martha Luz Cardona de Vélez y Lina María Vélez Cardona, el 14 de agosto de 2003, quedando en firme, de conformidad con el artículo 62 del CCA14, el 9 de septiembre de ese año, en tanto que contra dicha decisión no se presentó recurso alguno. Por su parte, la demanda que aquí se analiza fue presentada el 29 de agosto de 2008.

En consecuencia, es claro que en el presente asunto la demanda fue presentada oportunamente, en primer lugar, porque el término establecido por la norma comunitaria debe computarse desde la fecha en que se entiende concedido el registro marcario y hasta la presentación de la demanda, momento en el cual se ejerce en forma efectiva la acción de nulidad relativa.

En segundo lugar, la decisión que concedió el registro marcario cobró firmeza el 9 de septiembre de 2003, de manera que la parte actora tuvo hasta el 10 de septiembre de 2008 para promover la demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa. Dicho lo anterior, la Sala encuentra que la demanda se presentó el 29 de agosto de 200815, de manera que su radicación se dio dentro de los 5 14 Artículo 62 del Código Contencioso Administrativo se refiere a la firmeza de los actos administrativos, y dispone que éstos quedaran en firme: “1.

Cuando contra ellos no proceda ningún recurso. 2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. 3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos. 4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos”. (destacado de la Sala). 15 Folio 17 reverso del expediente físico de la referencia. 13 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00330 00 Demandante: ALEJANDRO RUIZ ACEVEDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co años posteriores a la concesión del registro marcario acusado, por lo tanto, se declarará no probada la excepción de caducidad formulada por las señoras Martha Luz Cardona de Vélez y Lina María Vélez Cardona, y así se decidirá en la parte resolutiva de esta sentencia. II.2.1.

Aplicabilidad de las causales de nulidad invocadas y el supuesto del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 La Sala advierte que en este punto sería procedente efectuar el análisis de legalidad del acto administrativo de concesión marcaria conforme a la causal de irregistrabilidad en la que presuntamente incurre la marca “SOHO” (mixta) cuestionada, la cual según el accionante resultaba similarmente confundible con la marca “SOHO SOCIETY” para la fecha de presentación de la demanda.

No obstante, lo cierto es que al tiempo de resolverse la nulidad el acto administrativo que concedió el registro de la marca cuestionada, ha dejado de ser aplicable la causal invocada por el actor, a saber, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en tanto que la marca “SOHO SOCIETY” con fundamento en la cual se presentó la demanda, fue negada por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante resolución número 65085 de 16 de diciembre de 2009, tal como se advierte de los resultados de la búsqueda realizada en el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI de la SIC16, así: 16 Índice número 89 del expediente electrónico disponible en SAMAI.

En aplicación del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020, prorrogado el 24 de agosto de 2022. 14 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00330 00 Demandante: ALEJANDRO RUIZ ACEVEDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Valga señalar que la parte actora fundó la demanda de la referencia en la presunta configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en tanto que consideró que la marca cuestionada “SOHO” resultaba similarmente confundible con su marca “SOHO SOCIETY” (mixto) para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

En este punto es importante analizar el certificado de la marca “SOHO SOCIETY” (mixto) para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, allegado por la SIC el día 08 de noviembre de 201017 en cumplimiento de lo ordenado en el auto de pruebas del 27 de junio de 201018, en el cual se advierte lo siguiente: 17 Folios 117 a 118 del expediente físico de la referencia. 18 Folios 113 a 114 del expediente físico de la referencia. 15 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00330 00 Demandante: ALEJANDRO RUIZ ACEVEDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De la anterior imagen se logra evidenciar que la marca “SOHO SOCIETY” (mixto) había sido concedida en favor del actor mediante la resolución número 25108 de 29 de agosto de 2003, con certificado de registro número 359767, no obstante, dicha decisión fue revocada, con posterioridad a la presentación de la demanda de la referencia (29 de agosto de 2008), mediante resolución número 65085 de 16 de diciembre de 2009, a través de la cual se decidió de forma definitiva la solicitud de la parte actora en el sentido de negar el registro de su marca.

Es decir, que de conformidad con el certificado allegado por la SIC, el demandante tuvo a su favor la marca “SOHO SOCIETY” (nominativa) con certificado 16 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00330 00 Demandante: ALEJANDRO RUIZ ACEVEDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de registro número 359767 entre el 29 de agosto de 2003 hasta el 16 de diciembre de 2009 (6 años y 4 meses).

Por lo anterior, para la Sala se encuentra acreditado que la parte actora formuló las pretensiones de la demanda de nulidad relativa del acto administrativo que concedió el registro como marca del signo "SOHO" (mixto), con base en el certificado de registro que lo hacía titular de la marca “SOHO SOCIETY” (nominativa) para distinguir productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, no obstante, dentro del trámite judicial sobrevino la pérdida de los derechos exclusivos del titular de la marca opositora, en tanto que como se advirtió, el registro marcario que en principio había sido concedido en su favor, resultó finalmente denegado por la SIC, con posterioridad a la presentación de la demanda de la referencia. En ese orden la Sala evidencia que la ausencia de derechos exclusivos sobre el signo “SOHO SOCIETY” con fundamento en el cual se invocó la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, habilita al juez para la aplicación de lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, norma que dispone lo siguiente: “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 17 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00330 00 Demandante: ALEJANDRO RUIZ ACEVEDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad […]” (destaca la Sala).

De conformidad con la norma comunitaria transcrita, es claro que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario.

Ahora, es así mismo evidente que el juez a cargo de un proceso de esta naturaleza tiene el deber de verificar la posible configuración del supuesto de hecho previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como condición sine qua non para que proceda una decisión de fondo, según lo ha precisado repetidamente el Tribunal Andino de Justicia. Al respecto, valga recordar que, en años recientes, esta Sección ha emitido varias providencias de este tipo, al encontrar, al momento de proferir su decisión, que la(s) causal(es) invocadas han devenido inaplicables, al producirse un cambio sobreviniente que afecta al registro cuya nulidad se pretendía, o en virtud del cual se fundamenta la pretensión de nulidad, tal como sucede con la cancelación o la anulación del registro marcario.

Sin embargo, la norma comunitaria no prevé en forma taxativa los eventos en los cuales haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada, de manera que resulta posible considerar que, en términos generales, la perdida de vigencia o desaparición de derechos de exclusividad de una de las marcas confrontadas, por cualquier motivo, daría lugar a la aplicación del supuesto del inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, cuando se alegue que se configuró la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 ibidem, como se advierte en 18 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00330 00 Demandante: ALEJANDRO RUIZ ACEVEDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el sub examine.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.”19 (destacado de la Sala).

En esa línea, se verificó que el registro de la marca “SOHO SOCIETY” (nominativa) para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en la cual se solicitó la nulidad del acto que concedió el registro de la marca cuestionada “SOHO” (mixta) para esa misma clase, fue denegado con posterioridad a la presentación de la demanda de la referencia, a través de la resolución número 65085 de 16 de diciembre de 2009, circunstancia que fue puesta en conocimiento de las partes, sin que ninguna de ellas hubiere hecho manifestación alguna.

De manera que, en la actualidad, el signo “SOHO SOCIETY” no se encuentra registrado en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza en favor del actor, lo cual impide a esta Sala entrar a analizar lo supuestos de la causal de irregistrabilidad invocada por el demandante, esto es, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, que para su configuración supone, en síntesis, que exista una marca previamente solicitada o registrada similarmente confundible con otra que haya sido registrada para la misma clase internacional o para clases conexas. 19 Procesos 50-IP-2013 y 183-IP-2013. 19 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00330 00 Demandante: ALEJANDRO RUIZ ACEVEDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora bien, en cuanto al argumento de la parte actora en virtud del cual pone de presente que la SIC debió suspender el trámite de registro de la marca “SOHO” hasta tanto no se resolviera la solicitud de registro respecto del signo “SOHO SOCIETY”, la Sala recuerda que la norma comunitaria prevé la suspensión del trámite marcario por parte de la oficina nacional, únicamente en el evento en que se presente una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 de la Decisión 486 de 2000, de manera que como la parte actora no formuló oposición en desarrollo del trámite administrativo, no le asistía obligación a la SIC de adoptar dicha consideración, y en consecuencia, no concurrió alguna violación de garantías de la parte actora.

De otro lado, valga señalar que la oficina nacional goza de autonomía al momento de resolver las solicitudes de registro marcario que corresponden a cada expediente administrativo de manera independiente y atendiendo a los supuestos de hecho y de derecho que concurran en cada caso, por lo que el estudio de registrabilidad obedece a los criterios que se encuentren al momento de adoptar la decisión administrativa.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “52. Asimismo, es pertinente agregar, lo manifestado por el Tribunal en sentido de que: “(…) este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. 53.

No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, 20 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00330 00 Demandante: ALEJANDRO RUIZ ACEVEDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”20. En ese orden de ideas, conforme a lo expuesto, se impone dar por terminado el presente proceso, al configurarse el supuesto previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como quiera que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, invocada en el libelo de la demanda, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley FALLA:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de caducidad de la acción de nulidad relativa formulada por las titulares de la marca cuestionada, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la configuración del supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, PONER FIN al presente proceso con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 20 Proceso 069-IP-2015. 21 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00330 00 Demandante: ALEJANDRO RUIZ ACEVEDO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

CUARTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Aclaración de voto CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.