CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., primero (1o.) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2019-00031-00 Referencia. Acción de nulidad relativa Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO. LTD. TESIS: EL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO NO INCURRIÓ EN ACTOS DE MALA FE O DE COMPETENCIA DESLEAL AL SOLICITAR EL REGISTRO DE LA MARCA CUESTIONADA, “DEAR BODY”, PARA DISTINGUIR PRODUCTOS DE LA CLASE 3ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, TODA VEZ QUE LA ACTORA NO LOGRÓ DEMOSTRAR QUE EL SOLICITANTE DE DICHA MARCA ERA SU DISTRIBUIDOR O LA PERSONA AUTORIZADA POR ELLA, ASÍ COMO TAMPOCO ERA POSIBLE DAR APLICACIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 8º DE LA CONVENCIÓN DE WASHINGTON, POR CUANTO NO SE CUMPLIÓ CON EL REQUISITO RELATIVO A PROBAR QUE LA ACTORA HABÍA SOLICITADO EL REGISTRO DE LA MARCA ANTE LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE Y QUE ÉSTA HAYA SIDO NEGADA POR RESULTAR SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON OTRA MARCA EN EL REGISTRO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la YIWU DEARBODY COSMETICS CO. LTD., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO. LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 21901 de 30 de abril de 2015, “Por la cual se concede un registro”, expedida por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.3 I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.
La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que en el año 2010 la sociedad INVERSIONES H Y G S. EN C.S. presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “DEAR BODY”, para identificar productos comprendidos en la Clase 3ª4 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°: Indicó que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna. 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 3 En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3°: Que mediante la Resolución núm. 21901 de 2015 la directora de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro de la marca “DEAR BODY”, para distinguir productos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad INVERSIONES H Y G S. EN C.S. 4º: Que el 25 de septiembre de 2018, dicha marca fue cedida por parte de su titular INVERSIONES H Y G S. EN C.S. al señor CHEN JIAYING.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada vulneró los artículos 136, literal d), 150, 172 y 258 de la Decisión 486, por falta de aplicación, por cuanto dicha entidad concedió el registro como marca del signo “DEAR BODY”, a favor de la sociedad INVERSIONES H Y G S. EN C.S. obviando que es propietaria de la misma expresión, entre otros, en la República de Ecuador desde el 20 de agosto de 2013.
Manifestó que desde el año 2010, dicha sociedad fue un distribuidor autorizado en Colombia para comercializar los productos amparados bajo la expresión “DEAR BODY”, lo cual se puede corroborar en los 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO. LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co trámites de su registro sanitario que obran en el expediente núm. 2010-35745, del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA-, en el que consta que los productos identificados con dicho signo son fabricados por ella directamente.
Indicó que la conducta desplegada por la sociedad INVERSIONES H Y G S. EN C.S. resulta de mala fe, pues al momento de solicitar el registro de dicha expresión en Colombia conocía de su existencia en otros países, tales como: China, Uruguay, Argentina, Panamá, Venezuela, Honduras, entre otros, por lo que de permitir tal conducta llevaría a que ésta se apropie injustificadamente de su reputación e impediría que como real titular de la misma pueda entrar directamente en el mercado colombiano. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.
La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal. Para el efecto, manifestó que la actora no presentó, sustentó o probó, conforme lo establece la Decisión 486, en el trámite administrativo, el registro de un signo distintivo idéntico o similar al de la marca cuestionada y tampoco alegó ni demostró la supuesta mala fe en que 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co actuaba la solicitante, de manera que el acto acusado no se encuentra viciado de nulidad, salvo que en el presente trámite no solo se pruebe dicha mala fe, sino también el uso real y efectivo de un signo similarmente confundible con la marca concedida en Colombia.
II.-2. El señor CHEN JIAYING, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma,6 guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 16 de diciembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales. 6 Folios 81 y 83 a 87 del cuaderno físico principal. 7 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, consiste en determinar si la Resolución núm. 21901 de 2015, mediante la cual la SIC concedió el registro como marca del signo nominativo “DEAR BODY”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera o no lo previsto en los artículos 8º de la Convención de Washington; y 136, literal d), 150, 172 y 258 de la Decisión 486.
Las partes no manifestaron tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y la contestación de ésta. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda.
Al respecto, adujo que se probó el cumplimiento de los supuestos previstos en la causal de irregistrabilidad del literal d) del artículo 136 de la Decisión 486, ya que en los registros ante el INVIMA, con número de expediente 20103574 y número de registro sanitario NSOC69893-15CO, aparece como FABRICANTE la sociedad YIWU DEARBODY COSMETICS CO., LTD, para lo cual, a su juicio, el tercero con interés directo en las resultas del proceso tuvo que haber aportado la debida autorización. Que, además, el simple hecho de que en el registro se le invoque como fabricante para marcar productos con la expresión “DEAR BODY” deja por sentado el hecho de que la conocía en el mercado.
IV.2.- La parte demandada solicitó denegar las pretensiones de la demanda, toda vez que la actora no logró demostrar que el tercero con interés directo en las resultas del proceso haya incurrido en actos 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO. LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de mala fe o competencia desleal al solicitar el registro de la marca cuestionada “DEAR BODY”.
IV.3.- En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó9: “[…] Que el artículo 258 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 387-IP-2022 del 11 de julio de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023, disponible en el siguiente enlace: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/G ACETA%205247.pdf […]
PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 8 En adelante el Tribunal 9 Proceso 57-IP-2023. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11001032400020190003100, constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.
SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 90-IP-2022 y 387-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023; y, 344-P-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023.
TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 21901 de 2015, concedió el registro de la marca nominativa solicitada, “DEAR BODY”, a la sociedad INVERSIONES H Y G S. EN C.S., posteriormente cedida al señor CHEN JIAYING, para distinguir “[…] Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales […]”, productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de la actora, la entidad demandada concedió el registro como marca del signo “DEAR BODY”, a favor de la sociedad INVERSIONES H Y G S. EN C.S. obviando que es propietaria de la misma expresión, entre otros, en la República de Ecuador desde el 20 de agosto de 2013.
Manifestó que desde el año 2010, dicha sociedad fue un distribuidor autorizado en Colombia para comercializar los productos amparados bajo la expresión “DEAR BODY”, lo cual se puede corroborar en los trámites de su registro sanitario que obran en el expediente núm. 2010-35745, del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA-, en el que consta que los productos identificados con dicho signo son fabricados por ella directamente.
Por su parte, la SIC adujo que no hay manifestación de la actora o prueba alguna que acredite la violación de las normas comunitarias, de manera que la concesión de la marca “DEAR BODY” fue efectuada en debida forma. Manifestó que la actora no presentó, sustentó o probó, conforme lo establece la Decisión 486, en el trámite administrativo, el registro de un signo distintivo idéntico o similar al de la marca cuestionada y tampoco alegó ni demostró la supuesta mala fe en que actuaba la 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitante, de manera que el acto acusado no se encuentra viciado de nulidad, salvo que en el presente trámite no solo se pruebe dicha mala fe, sino también el uso real y efectivo de un signo similarmente confundible con la marca concedida en Colombia.
El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 57-IP-2023, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 90-IP-202210, 344-IP-202211 y 387-IP-202212, en las que se interpretaron los artículos 136, literal d), 150, 172 y 258 de la Decisión 486.
Así las cosas, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5247 del 13 de julio de 2023. 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 del 12 de abril de 202 12 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5247 del 13 de julio de 2023. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; […] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. […] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. […] 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. […]”. Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerados los artículos 136, literal d), 150, 172 y 258 de la Decisión 486, al exponer los conceptos de violación en la demanda, también trajo a colación la vulneración del artículo 8º de la Convención Washington, por cuanto, a su juicio, la SIC concedió el registro solicitado sin tener en cuenta un registro marcario existente en otro País y que el tercero con interés directo en las resultas del proceso conocía de su existencia. Dicha normativa establece lo siguiente: “[…] Artículo 8.
Cuando el propietario de una marca solicite su registro o depósito en otro de los Estados Contratantes distinto al del de origen de la marca, y se le niegue por existir un registro o depósito previo de otra marca que lo impida por su identidad o manifiesta semejanza capaz de crear confusión, tendrá derecho a solicitar y obtener la cancelación o anulación del registro o depósito anteriormente efectuado, probando, conforme a los procedimientos legales del Estado en que se solicite la cancelación: (a) que gozaba de protección legal para su marca en uno de los Estados Contratantes con anterioridad a la fecha de la solicitud del registro o dep6sito que trata de anular; y (b) que el propietario de la marca cuya cancelación se pretende tenía conocimiento del uso, empleo, registro o depósito en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funda la acción de nulidad, para los mismos productos o mercancías a que específicamente se aplique, con anterioridad a la adopción y uso o a la presentaci6n de la solicitud de registro o depósito de la marca que se trata de cancelar; o 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (c) que el propietario de la marca, que solicite la cancelación basado en un derecho preferente a la propiedad y uso de la misma, haya comerciado y comercie con o en el país en que se solicite la cancelación y que en éste hayan circulado y circulen los productos o mercancías señalados con su marca desde fecha anterior a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca cuya cancelación se pretende, o de la adopción y uso de la misma. […]”.
Es del caso señalar que conforme se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 381-IP-2016, corresponde al juez consultante analizar de manera prevalente la normativa de la Comunidad Andina sobre las demás normas internacionales en materia marcaria, de la siguiente manera: “[…] 31. El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de la “Primacía del Derecho Comunitario Andino”, basándose en los principios de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. 32 haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional.
En este marco ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino. 33.
Un punto fundamental al analizar el principio de Primacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO. LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ordenamiento Jurídico Andino”, que no es otra cosa que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico. […] 35.
Por lo anterior, corresponde al Juez Consultante atender a los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, tomando en consideración la prevalencia del Derecho Comunitario Andino sobre las demás normas internacionales […]”13 (Destacado fuera de texto). Asimismo, en la Interpretación Prejudicial 30-IP-2014 se resaltó que uno de los principios para dar aplicación al Derecho Comunitario Andino es el de la autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino. Dicho principio señala que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento jurídico de los países miembros, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad y, por lo tanto, no deriva ni se encuentra subordinada su aplicación “al ordenamiento interno, de origen internacional» de los Países Miembros”.
En ese sentido, explicó el Tribunal de Justicia que “[…] los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, […] no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en 13 Destacado fuera de texto. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales […]”. Lo anterior, quiere decir que el Tribunal determinó que el juez consultante al momento de resolver debe atender sus criterios, dándole prevalencia al Derecho Comunitario Andino sobre las demás normas internacionales.
En este orden de ideas, el estudio de la demanda de la referencia se hará teniendo en cuenta la normatividad de la Comunidad Andina, para luego abordar, si es del caso, los cargos relacionados con la Convención de Washington, como se indicó en párrafos anteriores. Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente a la presunta transgresión de los artículos 136, literal d), 150, 172 y 258 de la Decisión 486.
Así las cosas, corresponde entonces a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de dicha Decisión, el tercero con interés directo en las resultas del proceso incurrió en mala fe y actos de competencia desleal, al solicitar el registro como marca del signo 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “DEAR BODY”, al haber sido su representante y/o persona autorizada en Colombia y tener pleno conocimiento del registro de la marca “DEAR BODY”, en países tales como Argentina, Ecuador, Panamá, Honduras, Venezuela, entre otros. Sobre el particular, es preciso advertir que la buena fe se presume y la mala fe debe probarse por quien la alega, según lo expresó esta Sección en la sentencia de 22 de febrero de 201014: “[…] Cabe resaltar que tanto la Interpretación Prejudicial como la Constitución Política Colombiana, han tenido como principio general de derecho que la buena fe se presume y, por tanto, la mala fe debe probarse por quien la alega, de manera que por las razones previamente anotadas, la Sala reitera lo expresado en la sentencia de 16 de octubre de 2014, en la cual se dijo: “La mala fe en la obtención de registros marcarios ha sido referida por el Tribunal Andino en múltiples oportunidades explicándola en sentido negativo, es decir, haciendo alusión a que la buena fe es un principio general del derecho y es sustento de todo ordenamiento jurídico afirmando que constituye uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico que como tal debe regir no solo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. ….
El mismo Tribunal sobre la mala fe ha manifestado que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual o causar un perjuicio injusto e ilegal.15 También ha manifestado lo siguiente: 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 2001-00209-01. 15 Proceso 3-IP-99, marca LELLI publicado en la Gaceta Oficial nº 461 de 2 de julio de 1999. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento.
Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.”16 Para ello primero se deberá valorar si la solicitud estuvo incursa en la prohibición contemplada en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 17para lo cual habrá que determinar si el solicitante del signo era un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido. […]” (Destacado fuera de texto).
En virtud de lo anterior, se debe establecer si la solicitud de registro de la marca cuestionada “DEAR BODY”, para distinguir productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, estuvo incursa en la prohibición prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486, para lo cual habrá que determinar: i) si la marca cuestionada es idéntica o se asemeja a la marca protegida de un tercero; y de ser así ii) si el solicitante del registro era un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido. 16 Proceso 3-IP-99 17 Artículo 136, literal d) “sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;” 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Con relación a la referida prohibición de registro, es preciso traer a colación lo señalado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 597- IP-2018, a saber: “[…] 3.3. El Tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre este tema señalando que la prohibición de registro contemplada en el literal d) del Artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero. 3.4.
Es importante destacar que la citada causal relativa de irregistrabilidad opera incluso en los casos en los que la marca se encuentre registrada en el extranjero y no únicamente en uno de los países miembros. En estos casos, en estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado. 3.5. Por otro lado, este supuesto de irregistrabilidad constituye también una causal de nulidad relativa al registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.
Lo que se busca cautelar es el derecho del titular legítimo de la marca frente a quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular. Del mismo modo, pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar riesgo de confusión o asociación. […] 3.7.
Asimismo, para la configuración de esta prohibición o causal de nulidad relativa, la condición de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido deberá ser fehacientemente acreditada dentro del proceso interno. No basta la sola afirmación, sino que se deberán presentar los medios probatorios pertinentes que otorguen a la autoridad los elementos suficientes de juicio para verificar la causal enunciada. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.8. Resulta pertinente señalar que el supuesto contemplado en el literal d) del Artículo 136, se encuentra relacionado con la disposición prevista en el segundo párrafo del Artículo 172, que establece que procede la nulidad relativa de un registro de marca cuando se haya concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando haya sido solicitada de mala fe. […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).- Primer requisito.
Si la marca cuestionada resulta idéntica o similar a una marca previamente protegida por un tercero. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario que señaló el Tribunal en este proceso así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: DEAR BODY MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (NOMINATIVA)18 DEAR BODY MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS (NOMINATIVAS)19 Asimismo, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial traída a colación por el Tribunal en el presente proceso, enfatiza en que como en el presente caso las marcas enfrentadas están compuestos únicamente por elementos denominativos, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas nominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. 18 Folio 20 del cuaderno físico principal. 19 Folios 24 a 48 del cuaderno físico principal. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.
Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efecto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la Interpretación Prejudicial traída a colación en el caso bajo examen: “[…] 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2.
Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”. De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis del signo y marca confrontados, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre las denominaciones “DEAR BODY” y “DEAR BODY” existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis.
En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las expresiones “DEAR” y “BODY”, que hacen parte de las marcas cotejadas, provienen del idioma inglés y traducen a “QUERIDO” y “CUERPO”, respectivamente; sin embargo, éstas deben tenerse como de fantasía ya que su traducción no es conocida por el consumidor promedio colombiano. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al contener elementos de fantasía las marcas en controversia, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto. De igual modo, la Sala estima que entre los productos que ampara la marca cuestionada “DEAR BODY”, en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería aceites esenciales, cosméticos no medicinales, lociones capilares no medicinales; dentífricos no medicinales […]”, y aquellos que identifican las marcas previamente registradas “DEAR BODY”, de propiedad de la actora, en la Clase 3ª: “[…] especialmente champús, quitamanchas, productos de perfumería, cosméticos, perfumes, piedra pómez, preparaciones cosméticas para baño, dentífricos, popurrís aromáticos […]”, existe una relación, especialmente, porque son productos coincidentes y debido a que, además, se promocionan por los mismos medios -folletos, televisión, prensa-; implican un uso complementario; suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, supermercados y tiendas; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos y en 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la identidad de las marcas enfrentadas. También se advierte que la relación entre los productos de la marca cuestionada “DEAR BODY” y las marcas previamente registradas en la Clase 3ª se debe a la coincidencia en la naturaleza y categoría de los artículos.
En efecto, ambas abarcan una gama de productos de cuidado personal y limpieza, como cosméticos, productos de perfumería, champús y dentífricos, de manera que dicha superposición en las categorías de cosméticos, lociones capilares y productos de limpieza, junto con la similitud en la denominación, puede dar lugar a confusión entre los consumidores sobre el origen y la identidad de los productos, dado que ambos conjuntos de marcas incluyen productos que se utilizan en el cuidado y la higiene personal, razón por la cual, se insiste, la relación entre ellos es significativa y puede afectar la percepción del consumidor.
De manera que para la Sala, al existir entre las marcas confrontadas identidad y una relación entre los productos que distinguen, es evidente que se configura un riesgo de confusión y/o asociación entre aquellas. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO. LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden de ideas, al existir semejanzas de tipo ortográfico y fonético entre las marcas enfrentadas, la Sala estima que se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal d), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero..- Segundo requisito.
Si el solicitante del registro era un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de la marca protegida. Ahora, con el fin de determinar si la solicitante del registro de la marca “DEAR BODY”, actuó como distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular de la marca protegida, la Sala procederá a examinar los documentos allegados por la actora, de los cuales destacan los siguientes:.- Certificado de registro correspondiente a la marca “DEAR BODY”, identificado con el núm. 6023-13, para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, expedido por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, de la República de Ecuador. 20 20 Folio 24 del cuaderno físico principal. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Certificado de Registro Internacional correspondiente a la marca “DEAR BODY”, identificado con el núm. 385.724, para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, expedido por la Organización de la Propiedad Intelectual -OMPI-, sin embargo éste se encuentra en idioma inglés.21.- Certificado de registro correspondiente a la marca “DEARBODY”, identificado con el núm. 204.418, para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, expedido por la Dirección General del Registro de la Propiedad Intelectual, de la República de Panamá. Junto con dicho documento, se allegó la Resolución núm. 5542 de 13 de marzo de 2012, mediante la cual se concedió el registro como marca de dicho signo. 22.- Certificado de registro correspondiente a la marca “DEAR BODY”, identificado con el núm. P350.309, para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, expedido por el 21 Folios 27 28 del cuaderno físico principal. 22 Folios 29, 30 y 31 del cuaderno físico principal. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, de la República de Venezuela. 23.- Certificado de registro correspondiente a la marca “DEARBODY”, expedido por el Departamento de Marcas del Ministerio de Economía de los Emiratos Árabes Unidos; sin embargo, ésta se encuentra escrita en árabe. 24.- Certificado de registro correspondiente a la marca “DEAR BODY”, identificado con el núm. 94330, para identificar productos de las clases 3ª, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, expedido por la Organización Africana de la Propiedad Intelectual; sin embargo, éste se encuentra en inglés y francés.25.- Certificado de registro correspondiente a la marca “DEAR BODY”, identificado con el núm. 4106502, para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, expedido por la Oficina de Marcas de China; sin embargo, éste se encuentra escrito en mandarín y únicamente cuenta con una traducción al inglés.26 23 Folio 32 del cuaderno físico principal. 24 Folios 33 y 34 del cuaderno físico principal. 25 Folios 35 y 36 del cuaderno físico principal. 26 Folios 37 a 40 del cuaderno físico principal. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Certificado de registro correspondiente a la marca “DEAR BODY”, identificado con el núm. 463744, para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, expedido por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, de la República de Uruguay. 27.- Certificado de registro correspondiente a la marca “DEAR BODY”, identificado con el núm. 2.786.730, para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, expedido por el Dirección General de la Propiedad Intelectual, de la República de Honduras. 28.- Certificado de registro correspondiente a la marca “DEAR BODY”, identificado con el núm. 146333, para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, expedido por el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, de la República de Argentina. 29.- Certificado de registro correspondiente a la marca “DEARBODY”, identificado con el núm. 1185707, para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, expedido por la 27 Folio 42 del cuaderno físico principal. 28 Folio 43 del cuaderno físico principal. 29 Folio 43 del cuaderno físico principal. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Oficina de Marcas de la India; sin embargo, éste se encuentra escrito en hindi y únicamente cuenta con una traducción al inglés.30.- Certificado de registro correspondiente a la marca “DEAR BODY”, identificado con el núm. N/130525, para identificar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, expedido por la Oficina de Marcas de Macao; sin embargo, éste se encuentra escrito en mandarín y únicamente cuenta con una traducción al portugués.31.- Carta de fecha 29 de agosto de 2018, suscrita por el abogado GUSTAVO ADOLFO ORTEGA HERNÁNDEZ dirigida a la actora, en la que pone de presente una información relativa a una búsqueda efectuada en el sistema del INVIMA relacionada con un registro sanitario asociado a la marca “DEAR BODY”.
Sin embargo, ésta se encuentra escrita en idioma inglés y no cuenta con traducción al castellano. Sea lo primero advertir que los certificados de registro allegados que se encuentran en inglés, árabe, hindi, mandarín y portugués, esto es, aquellos identificados con los núms. 385.724, 94330, 4106502, 30 Folios 45 y 46 del cuaderno físico principal. 31 Folios 47 y 48 del cuaderno físico principal. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1185707, N/130525 y otro ilegible32, así como el documento suscrito por el doctor GUSTAVO ADOLFO ORTEGA no pueden ser valorados, por cuanto se encuentran en idiomas diferentes al castellano sin contar con traducción oficial. Ciertamente, el artículo 251 del Código General del Proceso, señala que los documentos en idioma distinto del castellano se podrán apreciar como prueba, siempre y cuando sean acompañados de la correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez.
Por su parte, el artículo 8º de la Decisión 486 dispone que los documentos en idioma extranjero deberán acompañarse de su traducción respectiva al idioma castellano, pero que la oficina nacional competente tiene la facultad de relevar de tal traducción cuando estime que puede analizarlos sin la traducción al idioma castellano. Frente a este asunto, debe puntualizarse que la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecen de la respetiva traducción oficial no puede ser calificada como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un 32 Por estar escrito en árabe. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mandato legal, conforme lo precisó la Sección Primera en la sentencia de 6 noviembre de 202033, al sostener: “[…] La Sala considera que no le asiste la razón a la parte demandante, toda vez que la decisión, de la parte demandada, referente a la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecieren de la respetiva traducción oficial, tuvo sustento legal en los artículos 8 de la Decisión 486 y 260 del Código de Procedimiento Civil, por lo que contrario sensu, no puede ser calificada dicha decisión como una exigencia desproporcionada, sino como el debido cumplimiento de un mandato legal […]” (Destacado fuera de texto).
Ahora, de los demás documentos aportados al expediente, la Sala no encontró probado que la sociedad INVERSIONES H Y G S. EN C.S. fuese distribuidora o la persona autorizada por la sociedad YIWU DEARBODY COSMETICS CO. LTD., para distribuir en Colombia los productos distinguidos con la marca “DEAR BODY”. En efecto, la mayoría de los documentos aportados por la actora demuestran la titularidad del registro de la marca “DEAR BODY” en países como Argentina, Ecuador, Panamá, Honduras y Venezuela; sin embargo, no existe prueba alguna que demuestre que INVERSIONES H Y G S. EN C.S. estuviese vinculada o tuviese alguna clase de relación comercial con la actora. 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de noviembre de 2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001032400020110002800. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, si bien es cierto que se demostró que la sociedad demandante es titular de la marca “DEAR BODY”, para identificar productos comprendidos en la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, en los citados países, también lo es que no allegó prueba alguna que certificara que el tercero con interés directo en las resultas del proceso estaba autorizado por ella para distribuir sus productos en Colombia o que hubiesen suscrito algún contrato de distribución o autorización de comercialización de sus productos en el territorio colombiano. Asimismo, en cuanto a la información que alega la actora debe tenerse en cuenta con base en un supuesto certificado de información expedido por el INVIMA, en el que se evidencia que el fabricante de los productos identificados con la marca “DEAR BODY” corresponde a la sociedad YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD., la Sala pone de presente que dicha información no obra en el expediente, razón por la cual únicamente corresponde a una afirmación que no se encuentra sustentada en documentos que den fe de su dicho. Por consiguiente, para la Sala es evidente que la conducta reprochada no encaja dentro la citada prohibición de registro, prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486, dado que 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no se probó que la sociedad INVERSIONES H Y G S. EN C.S., solicitante del registro de la marca cuestionada, fuese distribuidora o la persona autorizada por la sociedad actora. De igual manera ocurre con la presunta mala fe alegada por la actora, pues la Sala considera que la actora tampoco probó que la sociedad INVERSIONES H Y G S. EN C.S. haya obrado con actos contrarios a la buena fe, pues, como ya se dijo, quien la alegue debe probarla, situación que no se presentó en el caso sub lite.
Así las cosas, para la Sala, las consideraciones antes anotadas que explican claramente acerca de la legalidad del acto administrativo acusado al haber registrado en debida forma la marca “DEAR BODY”, para la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de INVERSIONES H Y G S. EN C.S., por no estar incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486, así como las evidencias aportadas por la actora, que únicamente demuestran una titularidad de registro de la marca “DEAR BODY” en otros países, son más que suficientes para determinar la inexistencia de la mala fe por parte del tercero interesado en las resultas del proceso, pues como lo sostiene el Tribunal, quien la alegue debe probarla.
De allí que tampoco se 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO. LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co advierta violación alguna a los artículos 150, 172 y 258 de la Decisión 486. Ahora, comoquiera que con la expedición de los actos acusados no se trasgredieron normas comunitarias, procede la Sala a examinar la presunta vulneración al artículo 8º de la Convención de Washington, alegada por la actora.
Cabe resaltar que, como se precisó en párrafos anteriores, el Tribunal ha sido reiterativo en señalar que en caso de presentarse contradicciones entre la aplicación del derecho comunitario andino y las normas internacionales, prevalecerá el primero. Aunado a lo anterior, y de conformidad con el principio de territorialidad, los derechos de propiedad industrial que otorgan los estados miembros se limitan al país en que se concedió el respectivo registro.
En ese sentido y teniendo en cuenta que el presente litigio versa sobre un registro de marca realizado en uno de los Estados de la Comunidad Andina, para el Tribunal la normatividad que debe aplicarse es la de la mencionada comunidad, sin que ello para nada 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co riña con la posibilidad de dar aplicación a la Convención de Washington. Sobre el particular, debe observarse que la jurisprudencia34 de la Sala ha sido clara en establecer que la misma Convención de Washington señala los parámetros o criterios para su aplicación y para hacer valer los derechos que de ella se derivan.
Precisamente, en un caso similar al sub lite, dichas consideraciones fueron abordadas por la Sala de Sección en sentencia de 18 de noviembre de 202235, en la que se señaló que en aquellos asuntos en los que no prosperaran los cargos frente a la normatividad de la Comunidad Andina, lo procedente era abordar, si era del caso, aquellos relacionados con la Convención de Washington.
En efecto, en esa oportunidad sostuvo: “[…]49. Frente a lo anterior, la Sala hará el análisis de los cargos frente a la normatividad de la Comunidad Andina, para luego abordar si es del caso, los cargos relacionados con la Convención de Washington, en atención a la aplicación del derecho comunitario andino, tal y como se explicó en numerales precedentes. 34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de agosto de 2022, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2008-00212-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 35 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Primera, núm. único de radicación 2011-00418-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 51. Cabe resaltar que tal y como se precisó en numerales anteriores, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido reiterativo en señalar que, en caso de presentarse contradicciones entre la aplicación del derecho comunitario andino y las normas internacionales, prevalecerá el primero. En este sentido, la Sala analizará en primer lugar la aplicación de aquellas y, subsidiariamente, si es del caso las de carácter extracomunitario. 52.
Aunado a lo anterior, y de conformidad con el principio de territorialidad, los derechos de propiedad industrial que otorgan los Estados miembros se limitan al país en que se concedió el respectivo registro. Así pues, teniendo en cuenta que el litigio versa sobre un registro hecho en uno de los Estados de la Comunidad Andina, para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la normatividad que debe aplicarse es la de la mencionada comunidad.
Lo anterior, para nada riñe con la posibilidad de dar aplicación a la Convención de Washington. 53. Sobre el particular, cabe destacar que la jurisprudencia de la Sala ha sido clara en establecer que la misma Convención de Washington contempla los parámetros o criterios para su aplicación y para hacer valer los derechos que de ella se derivan. […]”.
(Destacado fuera de texto) Así las cosas, frente a la aplicación de la Convención de Washington en Colombia, de conformidad con su artículo 3º, “[…] toda marca debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes, será admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados Contratantes, previo al cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la ley nacional de dichos Estados […]”.
(Destacado fuera de texto original) 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO. LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden de ideas, cuando algún interesado en una marca desea hacer valer su derecho en Colombia, derivado de un registro o depósito previo de ese signo en alguno de los estados contratantes de la Convención de Washington, deberá realizar el proceso de registro de su marca ante la SIC.
En esa medida, resulta necesario precisar que el precitado artículo 3º no le concede un derecho automático de uso exclusivo de la marca en Colombia, en tanto que para ostentar tal prerrogativa se requiere realizar su acreditación ante la SIC, según lo disponen las normas internas. Por su parte, y en plena consonancia con el referido artículo 3º, el artículo 8º ibidem establece los lineamientos y asuntos que deberán acreditarse para que cuando el propietario de una marca solicite su registro en otro de los estados contratantes distinto al del origen de la marca y se le niegue por existir un registro o depósito previo de otra marca que lo impida por su identidad o semejanza capaz de generar confusión, tendrá derecho a solicitar y obtener la cancelación o anulación del registro de la marca previamente registrada.
En esa medida, si el titular de una marca protegida en alguno de los 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO. LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estados contratantes conforme a la legislación interna de ese país quiere hacer valer su derecho en otro Estado contratante de la Convención de Washington, debe solicitar el registro de la marca ante la autoridad nacional competente y que ésta haya sido negada, además de cumplir los siguientes requisitos, emanados del citado artículo 8º: i) Que gozaba de protección legal para su marca en uno de los Estados Contratantes con anterioridad a la fecha de la solicitud del registro o depósito que trata de anular; y ii) Que el propietario de la marca cuya cancelación se pretende tenía conocimiento del uso, empleo, registro o depósito en cualquiera de los Estados Contratantes, de la marca en que se funda la acción de nulidad, para los mismos productos o mercancías a que específicamente se aplique, con anterioridad a la adopción y uso o a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca que se trata de cancelar; o iii) Que el propietario de la marca, que solicite la cancelación basado en un derecho preferente a la propiedad y uso de la misma, haya comerciado y comercie con o en el país en que se solicite la 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cancelación y que en éste hayan circulado y circulen los productos o mercancías señalados con su marca desde fecha anterior a la presentación de la solicitud de registro o depósito de la marca cuya cancelación se pretende, o de la adopción y uso de la misma.
A continuación, la Sala pasará a examinar el cumplimiento de los requisitos anteriormente descritos..- Primer requisito. Haber solicitado el registro de la marca ante la autoridad nacional competente y que ésta haya sido negada por resultar similarmente confundible con otra marca en el registro. De los documentos obrantes en el expediente, así como de los antecedentes administrativos visibles en el CD a folio 89 del cuaderno físico principal, no existen pruebas que demuestren que al momento de la presentación de la demanda la actora haya solicitado el registro como marca del signo “DEAR BODY” ante la SIC y que ésta haya sido negada mediante alguna resolución. Así las cosas, la Sala considera que no se cumple con el requisito relativo a probar que la actora hubiese solicitado el registro de la marca 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ante la autoridad nacional competente y que ésta haya sido negada por resultar similarmente confundible con otra marca en el registro. Por tal razón, no era posible dar aplicación a lo establecido en el artículo 8º de la Convención de Washington.
Comoquiera que no se cumple el primer supuesto para dar aplicación al referido artículo 8º, resulta innecesario entrar a analizar los siguientes supuestos. En ese orden de ideas, la Sala concluye que la marca solicitada “DEAR BODY” no se encuentra incursa en causal alguna de irregistrabilidad; que no se violaron las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “DEAR BODY”, para amparar productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto administrativo acusado, el cual está acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO.
LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por último, se le reconocerá personería a la doctora LEYDY NOHELIA CUBIDES VARGAS como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos visibles en el índice 58 del expediente digital.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: TENER a la doctora LEYDY NOHELIA CUBIDES VARGAS como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2019-00031-00 Actora: YIWU DEARBODY COSMETICS CO. LTD. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co COMERCIO, de conformidad con el poder y documentos anexos visibles en el índice 58 del expediente digital.
CUARTO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de agosto de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.