CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Nulidad relativa Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00 Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Litisconsorte necesario: Elite Max Nutrition S.A.S. Tesis: Son nulos los actos administrativos que concedieron el registro como marca del signo “E ELITEMAX” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 5, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, pues entre aquella y las marcas opositoras “ELITE” (mixtas y nominativa) registradas para distinguir productos comprendidos en la clase 30 internacional, existen similitudes en los aspectos ortográfico, fonético y conceptual, así como conexidad entre los productos de la clase 30 que distinguen las marcas confrontadas, a partir de lo cual se genera un riesgo de confusión y asociación en el público consumidor.
La marca cuestionada se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda1 presentada por la sociedad Rafael del Castillo & Cía. S.A. en contra de las resoluciones 26219 de 16 de mayo de 2017 “Por la cual se decide una solicitud de registro” y 1370 de 8 de marzo de 2019 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”.
A través del primero de los actos, la Superintendencia de Industria y Comercio2 (i) declaró infundada la oposición presentada por la sociedad aquí demandante; (ii) concedió el registro como marca del signo “E ELITEMAX” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 5, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Elite Max Nutrition S.A.S. Por su parte, la segunda resolución modificó el acto originario en cuanto a la vigencia del registro concedido y confirmó la decisión de concesión marcaria. 1 Entendida como en ejercicio de la acción de nulidad relativa en los términos del inciso 2° del artículo 172 de la Decisión CAN 486 de 2000 mediante auto de 15 de julio de 2020. 2 En adelante SIC.
Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00 Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 2 I.
ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad Rafael del Castillo & Cia S.A., a través de su apoderado judicial, presentó demanda en la que formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones 1. Que se declare nula la Resolución número 26219 del 16 de Mayo de 2017, dictada por el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resuelve en el artículo primero “Declarar infundada la oposición interpuesta por RAFAEL DEL CASTILLO & CIA S.A.”, artículo segundo: “Conceder el registro de la Marca Comercial E ELITEMAX (mixta).
Para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases: 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico: productos alimenticios y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes suplementos vitamínicos y alimenticios; complementos alimenticios para personas 30: Productos alimenticios café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 10. Titular: ELITE MAX NUTRITION SAS Carera 47C No. 37 Sur-35 SABANETA ANTIOQUIA COLOMBIA Vigencia: Diez años a partir de la fecha de la presente resolución”, artículo tercero "Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial." 2.
Que se declare nula la Resolución número 1370 del 8 de Marzo de 2019, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resuelve en el artículo primero "Modificar el artículo primero de la Resolución N°. 26219 de 16 de mayo de 2017, en el sentido de que la vigencia del registro marcaria será contada a partir del día en que quede en firme la presente resolución" y artículo segundo “Confirmar en sus demás partes la decisión contenida en la Resolución 26219 de 16 de mayo de 2017”.
Esta resolución quedo en firme y debidamente ejecutoriada el 12 de abril de 2019. Anexo 6. Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad RAFAEL DEL CASTILLO & CIA S.A. se niegue la solicitud de registro de la marca “E ELITEMAX” (mixta) para amparar productos Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00 Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 3 comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.3 I.1.2.
Fundamentos de hecho I.1.2.1. La sociedad Elite Max Nutrition S.A.S. solicitó el registro como marca del signo “E ELITE MAX” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 5, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. A la solicitud en comento se le asignó el radicado SD2016/0052806, y fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 779 de 16 de diciembre de 2016.
I.1.2.2. Contra dicha solicitud la sociedad Rafael del Castillo & Cía. S.A. formuló oposición con sustento en sus marcas “ELITE” (mixtas y nominativa) registradas para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. I.1.2.3. Mediante la resolución 26219 de 16 de mayo de 2017, la SIC declaró infundada la oposición formulada y concedió el registro como marca del signo “E ELITEMAX” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 5, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la solicitante.
I.1.2.4. Contra el acto de concesión marcaria, la opositora presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante la resolución 1370 de 8 de marzo de 2019, en el sentido de confirmar la decisión de conceder el registro solicitado. I.1.3. Norma violada y concepto de la violación La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1. Afirmó que entre la marca cuestionada “E ELITEMAX” y las previamente registradas “ELITE” concurren suficientes similitudes ortográficas, fonéticas, visuales y conceptuales que llevarían al consumidor a encontrarse en riesgo de confusión y/o asociación, lo cual impide su coexistencia en el mercado.
I.1.3.2. Explicó que la partícula “ELITE” no es débil, sino que es evocativa, pues genera de modo indirecto una imagen o idea sobre el producto o servicio que distingue la opositora. En tal sentido, la cuestionada reproduce la expresión sin que los elementos “E” y “MAX” resulten suficientes para que el consumidor pueda diferenciarlas en el mercado.
I.1.3.3. Señaló que “MAX” y “E” que se encuentran en la marca cuestionada, son de uso común para productos comprendidos en la clase 30 internacional, lo cual resulta en la debilidad de las mencionadas partículas. 3 Folios 2 a 34 del expediente físico de la referencia. El expediente se encuentra digitalizado en el índice 19 en SAMAI.
Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00 Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 4 I.1.3.4. Advirtió que, con la concesión del registro marcario cuestionado se está permitiendo que las marcas opositoras pierdan distintividad, causando a su vez un perjuicio para su titular. I.2.
CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1. La sociedad Elite Max Nutrition S.A.S., por intermedio de apoderado judicial, contestó la demanda formulando los siguientes argumentos4: Informó que es titular de las siguientes marcas que incluyen la partícula ‘ELITE’: “E ELITEMAX” (que corresponde a la marca aquí cuestionada), “ELITE NUTRITION GROUP”, “PRE FORCE ELITE MAX NUTRITION”, “100% MAX ELITE MAX NUTRITION”, y “GLUTAMAX POWER ELITE MAX NUTRITION”.
Por ello, manifestó que la primera de las marcas enunciadas se deriva de las otras previamente registradas. Afirmó que la marca objeto de cuestionamiento no se encuentra incursa en causal de irregistrabilidad alguna, pues su existencia en el comercio no afecta los derechos de un tercero ni se asemeja a ninguna marca previamente registrada.
Además, indicó que con su registro no se consolidaron actos de competencia desleal. Consideró que entre las marcas confrontadas no concurren suficientes similitudes con la entidad para generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor, de tal manera que aquellas lograrían coexistir pacíficamente en el mercado. Explicó que las expresiones que conforman las marcas no son semejantes en su gramática o fonética porque cada una inicia y termina en vocales distintas, además son disímiles en cuanto a su diseño gráfico debido a la tipográfica que caracteriza a cada conjunto marcario.
Aseguró que, aunque las marcas confrontadas coinciden en la partícula “ELITE”, esta no logra ser apropiable de forma exclusiva, pues es de uso común y descriptiva para los productos y servicios que identifica la marca cuestionada, en la medida en que sugiere al consumidor la idea de que lo ofrecido por aquella se caracteriza por su exclusividad y nivel de calidad incomparable.
Advirtió que otorgar la exclusividad del vocablo “ELITE” a un empresario, sería una decisión ilegal y contraria a los principios marcarios y contribuiría a la creación de un monopolio sobre una palabra de libre utilización en el mercado. I.2.2. La SIC, a través de su apoderado judicial, contestó la demanda de la siguiente manera5: Advirtió que la marca cuestionada y las opositoras no son similarmente confundibles pues, aunque comparten la partícula “ELITE” cada conjunto marcario cuenta con elementos adicionales que generan una impresión totalmente diferente en el consumidor.
Adicionalmente, rescató que la cuestionada posee los elementos “E” y 4 Folios 144 a 148 del expediente físico de la referencia. 5 Folios 151 a 158 del expediente físico de la referencia. Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00 Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 5 “MAX” en una caligrafía especial, los cuales le ofrecen la distintividad suficiente para coexistir con las marcas opositoras en el mercado.
Explicó que las opositoras son débiles porque se encuentra compuestas por la expresión “ELITE” que sirve para indicar que los productos que distinguen tienen un nivel de calidad superior, de manera que su titular no puede pretender exclusividad sobre dicho vocablo. Sostuvo que “ELITE” no es el elemento determinante en el conjunto marcario objeto de estudio, sino que funciona como adjetivo que califica a la palabra “MAX”.
Concluyó que el registro marcario acusado no ha causado ningún perjuicio a la actividad comercial de la demandante, pues reiteró que entre aquel y las opositoras no existe similitud o identidad con la capacidad de generar riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor. I.2.3. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.
I.2.4. Finalmente, se dio traslado de los escritos de contestación de la demanda a la parte actora6. Al respecto, dicho extremo procesal guardó silencio. I.3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante auto de 28 de agosto de 20237 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011.
En la mencionada providencia, la cual no fue objeto de recursos, entre otras decisiones, se fijó el litigio en los siguientes términos: Si las resoluciones i) 26219 de 16 de mayo de 2017, mediante la cual el Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió declarar infundada la oposición interpuesta por la sociedad Rafael del Castillo y Cía. S.A. y concedió el registro de la marca mixta E ELITEMAX para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza, a nombre de Elite Max Nutrition S.A.S. y ii) 1370 del 8 de marzo de 2019 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación modificando el numeral primero de la resolución 26219 de 16 de mayo de 2017, en el sentido de señalar que la “vigencia del registro marcario será a partir del día en que quede en firme la presente resolución” y confirmó en sus demás partes la resolución apelada, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, infringen la siguiente disposición: literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, la Sala deberá decidir si son nulas las resoluciones números 26219 de 16 de mayo de 2017 y 1370 del 8 de marzo de 2019. 6 Índice 23 del expediente en SAMAI. 7 Índice 29 del expediente en SAMAI. Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00 Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 6 I.4.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO I.4.1. La SIC8 reiteró sus consideraciones sobre la legalidad de los actos administrativos acusados. I.4.2. La parte actora9 insistió en sus argumentos de nulidad. I.4.3. El Ministerio Público y la sociedad Elite Max Nutrition S.A.S. guardaron silencio. I.5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Mediante auto de 9 de noviembre de 2023, el despacho sustanciador dio aplicación a la doctrina del acto aclarado10, prescindiendo de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Para el efecto, se indicó que en el asunto de la referencia corresponde utilizar la Interpretación Prejudicial 121-IP-2020, la cual se refiere al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y la 344-IP-2022 en relación con los signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1.
LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones 26219 de 16 de mayo de 2017 y 1370 de 8 de marzo de 2019, expedidas por la SIC. Mediante el primero de los actos (i) se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Rafael del Castillo & Cia S.A. y (ii) se concedió el registro como marca del signo “E ELITEMAX” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 5, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de Elite Max Nutrition S.A.S. Por su parte, el segundo acto modificó la decisión originaria en cuanto a la vigencia de la marca concedida y confirmó la concesión del registro de marca solicitado.
II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, la contestación y las interpretaciones prejudiciales concordantes con el presente asunto, la norma aplicable es el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor: Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos 8 Índice 48 del expediente en SAMAI. 9 Índice 50 del expediente en SAMAI. 10 Índice 35 del expediente en SAMAI.
Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00 Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 7 o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. II.3. PROBLEMAS JURÍDICOS De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: Corresponde a la Sala determinar si entre la marca “E ELITEMAX” (mixta) concedida para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 5, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Elite Max Nutrition S.A.S. y las marcas opositoras “ELITE” (nominativa y mixtas), previamente registradas para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del mencionado nomenclátor internacional, de titularidad de la actora, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Dicha disposición exige la comprobación de dos requisitos: (i) la semejanza o identidad determinante de error en el público consumidor; y (ii) la relación entre los productos y servicios que amparan las marcas confrontadas, al punto de lograr causar confusión en aquél. Resuelto el anterior cuestionamiento, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que concedieron el registro como marca del signo “E ELITEMAX” (mixta) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 5, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Elite Max Nutrition S.A.S. De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento anterior, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que cancele el registro como marca del signo “E ELITEMAX” (mixta) concedida para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 5, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de Elite Max Nutrition S.A.S. II.4.
ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1. De la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 La normativa comunitaria en comento es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o relacionados respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.
Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto y/o servicio, piense que está Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00 Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 8 adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto y/o servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto y/o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor y/o servicio de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, así como relación en cuanto a los productos y/o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos y/o servicios de que se trate.
En ese orden, al momento de realizar la comparación de la marca y los signos en conflicto, la Sala debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;
(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por aquel.
Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre el signo y la marca que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de aquellos.
Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión. Dichos criterios se refieren a i) el grado de sustitución, ii) la complementariedad, y iii) la posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.
II.4.2. El caso concreto Para efectos de determinar si la marca objeto de este análisis “E ELITEMAX” (mixta), concedida para identificar productos y servicios comprendidos en las clases Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00 Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 9 5, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, incurre en la causal de irregistrabilidad invocada, la Sala deberá establecer si hay identidad o semejanza entre aquella y las marcas opositoras “ELITE” (nominativa y mixtas), registradas para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del mencionado nomenclátor internacional, que puedan generar error en el público consumidor.
De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen las marcas en disputa. Para ello, resulta pertinente corroborar la naturaleza de las marcas enfrentadas, como se observa a continuación: Marca cuestionada (mixta) Certificado de registro 615202 Para identificar productos y servicios en las clases 5, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza11 Marcas opositoras ELITE (nominativa) Certificado de registro 443229 Para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza12 (mixta) Certificado de registro 449893 Para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza13 11 La marca cuestionada identifica los siguientes productos de la clase 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico; productos alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés suplementos vitamínicos y alimenticios; complementos alimenticios para personas.
Los siguientes productos de la clase 30: Productos alimenticios café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Los siguientes servicios de la clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. 12 La marca opositora identifica los siguientes productos: Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, helados comestibles; levaduras, polvos para esponjar; sal, azúcar, café, té; arroz, cacao, mostaza. 13 La marca opositora identifica los siguientes productos: Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, helados comestibles; levaduras, polvos para esponjar; sal., azúcar, café, té; arroz, cacao, mostaza.
Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00 Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 10 (mixta) Certificado de registro 523684 Para identificar productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza14 Una vez verificadas las marcas a cotejar, inicialmente se observa que responden a la naturaleza de mixtas y nominativa, por ello la Sala deberá determinar cuál es el elemento que predomina, atendiendo que, por regla general, los elementos nominativos prevalecen toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP- 1998, sostuvo lo siguiente: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.
En el asunto examinado se advierte que es el elemento nominativo y no el gráfico el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la cual es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario desarrolladas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para las marcas de dicha naturaleza. Ahora bien, corresponde a la Sala establecer, de manera previa a efectuar el cotejo que incumbe, si las marcas en disputa contienen partículas de uso común, descriptivas o genéricas, en orden a validar su carácter distintivo, pues de contener elementos nominativos de esas características, aquellos deberán ser excluidos de la comparativa.
Ello, de conformidad con el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual ha reiterado lo siguiente: […] se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la clases correspondientes de la Clasificación internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo precedente […].15 14 La marca opositora identifica los siguientes productos: Harinas y preparaciones a base de cereales; pan y productos de pastelería; levadura, polvos de hornear. 15 Proceso 128-IP-2016.
Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00 Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 11 Así pues, consultado el Sistema para la Propiedad Industrial - SIPI de la SIC16, la Sala observa que la partícula “ELITE” era de uso común únicamente para los productos y servicios comprendidos en las clases 5 y 35 del nomenclátor internacional; mientras que las partículas “E” y “MAX” lo eran tanto para aquellas clases como para la clase 30 del nomenclátor internacional, para la fecha en que se expidieron los actos administrativos acusados.
Tal como se observa de los resultados de la búsqueda realizada, así: Marca Certificado Titular Clase PRENATE ELITE FORTE 373061 SHIONOGI PHARMA, INC. 5 ELITE 395164 SOFTYS S.A. 5 ELITE 412129 CMPC TISSUE S.A. 5 FOSELITE-MAX 511452 SCHUMARCA, S.A. 5 XORIMAX 230435 SANDOZ AG 5 LOMAX 264798 VIRBAC S.A. 5 BON BON MAX 321769 COLOMBINA S.A. 30 HALLS MAX 324489 INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC 30 MEGA MAXX 4000 354624 C.I. LABORATORIOS IMPROFARME S.A.S. 30 LA MAXI DESPENSA PAISA 330833 CEREALES LA MAXI DESPENSA S.A.S. 30 EUROMAX 336261 INVERSIONES EURO S.A. 30 ELITE DIAMOND CLUB 339750 SIX CONTINENTS HOTELS, INC. 35 PLAN ELITE MEJORES PUNTOS 408197 BANCO DE BOGOTA 35 MEDIA CLASS ELITE 475013 IBOPE COLOMBIA S.A.S 35 ECOMAX 318896 VISTA CRESTA S.A. 35 MULTIMAX 314734 RAYOTEX S.A.S. 35 MAXSODA 315629 QUIMICA BASICA S.A.S. 35 Adicionalmente, la parte demandada afirmó que la expresión “ELITE” es descriptiva para los productos y servicios que distinguen las marcas confrontadas, pues informa a los consumidores sobre su calidad y características.
Al respecto, conviene traer a colación que, sobre las partículas genéricas y descriptivas el Tribunal comunitario, en el Proceso 398-IP-2019, se refirió en el siguiente sentido: […] Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o 16 Consulta realizada el 28 de octubre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación de lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.
Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00 Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 12 servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia y oficio […].
El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí mismo pueda servir para identificarlo […] De ese modo, la expresión citada supra, que en el idioma castellano significa “[…] Tb. elite.
Del fr. élite. 1. f. Minoría selecta o rectora […]”17 no responde a la pregunta ¿cómo son? los productos y servicios incluidos en las coberturas de los registros comparados. Eventualmente, el vocablo lograría evocar las cualidades de los mencionados productos y servicios, en la medida en que, sin tener una correspondencia estrecha entre sí y a través de un proceso deductivo, el consumidor podría llegar a considerar que aquellos se ofertan a un público selecto en consideración a sus propiedades de alta gama, de lujo o de mayor calidad.
Lo anterior, de conformidad con el criterio del Tribunal andino según el cual: […] un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.
Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca, y por lo tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos […]18. Siendo así, contrario a lo mencionado por la actora, la palabra “ELITE” no es descriptiva de los productos y servicios que distinguen las marcas en disputa.
Además, por no tener una relación estrecha entre su significado y los productos y servicios, resulta ser, eventualmente, evocativa. 17Consulta realizada el 28 de octubre de 2025, a través del siguiente vinculo web: https://dle.rae.es/%C3%A9lite?m=form 18 Proceso 36-IP-2022. Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00 Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 13 Así las cosas, conforme a lo expuesto, la Sala advierte que las partículas “E”, “ELITE” y “MAX” deberían excluirse al realizar el análisis de confrontación, pues al tratarse de elementos de uso común no pueden ser apropiados de forma exclusiva por el titular marcario.
Sin embargo, respecto de las partículas “ELITE” y “MAX” la Sala pone de presente que, como aquellas conforman una nominación representada en una sola palabra, a saber, “ELITEMAX”, es inviable su fragmentación. A lo anterior debe agregarse que no es posible excluir la expresión “ELITE”, a pesar de que se evidenció su uso común respecto de las clases 5 y 35, en la medida en que es precisamente sobre esa partícula que recae el debate de confundibilidad propuesto por las partes19.
En concordancia con lo mencionado, la Sala recuerda el criterio recientemente decantado por esta Sección según el cual en el evento en que los “[…] términos se encuentran en situación equivalente desde el punto de vista de su débil capacidad distintiva […]”20 no hay lugar a excluir del cotejo a ninguno de ellos. Ello, por cuanto si se aceptara, por ejemplo, la exclusión de “E” pero se mantuviera “ELITEMAX” o en su defecto “ELITE”, se estaría aplicando un criterio parcial y selectivo contrario al fijado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que ha advertido que los signos conformados exclusivamente por esta clase de denominaciones solo pueden ser considerados en el cotejo cuando su exclusión imposibilite la comparación. En consecuencia, el cotejo marcario deberá efectuarse respecto de las expresiones en su conjunto “E ELITEMAX” y “ELITE”.
II.4.2.1. En aras de descender a la materia en estudio, es necesario traer a colación las reglas que concierne aplicar en el desarrollo del cotejo de signos nominativos, veamos: […] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 19 Consejo de Estado;
Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 31 de julio de 2020; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón (E); rad. 11001-03-24-000-2013-00238-00; Demandante: Luz Dary Mateus Casañas. 20 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 8 de agosto de 2025; C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes; rad. 11001-03-24-000-2018-00095-00;
Demandante: Alimentos Tostao S.A.S. Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00 Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 14 d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.”21 II.4.2.2.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala descenderá a la comparación de las marcas confrontadas en este asunto teniendo en consideración las reglas de cotejo consolidadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En ese sentido, en cuanto a la estructura de las marcas, se observa lo siguiente: Marca cuestionada E E L I T E M A X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Marcas opositoras E L I T E 1 2 3 4 5 II.4.2.3.
De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Tribunal y del análisis de las marcas a comparar, la Sala advierte que entre aquellas concurren suficientes similitudes desde el punto de vista ortográfico con la virtualidad de generar error en el consumidor, como se explicará a continuación: En primer lugar, se advierte que la expresión “E ELITEMAX”, que corresponde a la marca concedida a través de los actos administrativos acusados, tiene una extensión de dos (2) palabras, nueve (9) letras, cuatro (4) consonantes (L-T-M-X), cinco (5) vocales (E-E-I-E-A), y cinco (5) sílabas (E-E-LI-TE-MAX).
Por su parte, “ELITE” de las marcas opositoras contienen una extensión de una (1) palabra, cinco (5) letras, dos (2) consonantes (L-T), tres (3) vocales (E-I-E), y tres (3) sílabas (E-LI-TE). En ese sentido, entre las marcas confrontadas existen evidentes similitudes en lo ateniente a su composición ortográfica, pues la cuestionada reproduce la partícula “ELITE” en la que recae la distintividad de las opositoras.
Así, la única diferencia que se observa es la adición de la vocal “E” y de la partícula “MAX” en la cuestionada; sin embargo, dicha variación es insuficiente para desvirtuar el error en que se vería el consumidor al encontrarlas en el mercado, quien podría pensar que se trata de una nueva línea de productos de la marca “ELITE”, pero con efectos potenciados o mejorados, en consideración a la sugerencia que ofrece la partícula adicional.
En ese escenario, la actividad 21 Proceso 145-IP-2022. Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00 Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 15 comercial de la sociedad Elite Max Nutrition S.A.S. se vería beneficiada en detrimento de los derechos previamente adquiridos por la actora.
A lo anterior debe agregarse que, las partículas mencionadas son de uso común para los productos y servicios que pretende la actora, por lo que, al tratarse de un vocablo débil, su adición no le ofrece la distintividad extrínseca necesaria para acceder a su registro como marca. En consecuencia, la reproducción de la partícula “ELITE”, sobre la cual recae la fuerza distintiva de las marcas opositoras, permite concluir que entre las marcas confrontadas concurren evidentes semejanzas en cuanto a su conformación ortográfica, sin que la vocal “E” y el radical “MAX” le aporten a la cuestionada “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora […]”22.
II.4.2.4. En lo tendiente al aspecto fonético, al pronunciar las expresiones que constituyen las marcas cotejadas, se advierten similitudes con la virtualidad de generar error en el público, ante la coincidencia en el vocablo “ELITE” en el que se cimienta tanto la fuerza distintiva como la integridad sonora de las marcas opositoras. Al respecto, resulta del caso realizar el siguiente ejercicio de apreciación consecutiva, tal como lo propone la jurisprudencia comunitaria, de la siguiente manera: E ELITEMAX – ELITE – E ELITEMAX – ELITE E ELITEMAX – ELITE – E ELITEMAX – ELITE E ELITEMAX – ELITE – E ELITEMAX – ELITE E ELITEMAX – ELITE – E ELITEMAX – ELITE En cuanto a su pronunciación, la Sala rescata que guardan semejanzas como resultado de la coincidencia en la partícula que constituye el elemento distintivo de las marcas opositoras, sin que la variación que incluye el signo cuestionado, esto es, la adición de los elementos “E” y “MAX”, sea suficiente para distinguirlas de manera eficiente en el mercado.
Así pues, al ser “ELITE” el vocablo que ostenta la fuerza distintiva y la integridad sonora de las marcas previamente registradas, será, a su vez, la de mayor recordación para el público consumidor, quien eventualmente podría optar por solicitar los productos y servicios pronunciando únicamente dicho vocablo. En consecuencia, para esta Sala se hace evidente la existencia de semejanzas desde el punto de vista fonético de las expresiones comparadas.
II.4.2.5. En cuanto a la similitud conceptual o ideológica, se tiene que esta hace referencia a la idea o al mensaje que el empresario quiere llevar a la mente del 22 Criterio reiterado de esta Sección: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicado 11001 03 24 000 2000 06535 01; sentencia de 18 de julio de 2024;
C.P. Oswaldo Giraldo López, radicado 11001 03 24 000 2010 00345 00; sentencia de 1 de agosto de 2024; C.P. Oswaldo Giraldo López; radicado 11001 03 24 000 2010 00344 00; sentencia de 6 de febrero de 2025; C.P. Oswaldo Giraldo López; radicado 11001 03 24 000 2005 00376 00. Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00 Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 16 consumidor a través del signo distintivo empleado, de manera que se configura si se trata de una noción similar o idéntica.
En ese orden, se advierte que la partícula “E” simboliza a la vocal así identificada y representa la “[…] f. Quinta letra del abecedario español […]”23. A su vez, la expresión “ELITE” posee el siguiente significado en el idioma castellano “[…] Tb. elite. Del fr. élite. 1. f. Minoría selecta o rectora […]”24. Por su parte la partícula “MAX” es una palabra en idioma inglés cuya traducción en castellano es “máximo” que a su vez significa “[…] 2. m. Límite superior o extremo a que puede llegar algo […]”25.
Adicionalmente, el mencionado vocablo también es la forma abreviada más utilizada en castellano para “máximo”26. Ahora bien, sobre las denominaciones en idioma extranjero, el Tribunal andino ha considerado lo siguiente: […] 5.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 5.3.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 5.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. […].
A partir de lo anterior, se colige que la partícula “MAX” sirve de raíz equivalente para su traducción en nuestro idioma, por lo que, a pesar de encontrarse en idioma extranjero no puede ser tratada como un vocablo de fantasía, sino que le corresponde el trato de expresión local. No obstante, la Sala advierte que, si bien los vocablos “ELITE” y “MAX” individualmente considerados pueden evocar la idea de excelencia o superioridad, al estar unidos en una sola expresión “ELITEMAX” carecen de un significado propio o conocido en el idioma castellano. En consecuencia, el conjunto debe ser tratado como un signo de fantasía, en cuanto su sentido no resulta directamente comprensible para el consumidor medio respecto de los productos o servicios que identifica, razón por la cual no pueden ser comparación en este aspecto. 23 Consulta realizada el 28 de octubre de 2025, a través del siguiente vinculo web: https://dle.rae.es/e?m=form. 24Consulta realizada el 28 de octubre de 2025, a través del siguiente vinculo web: https://dle.rae.es/%C3%A9lite?m=form 25Consulta realizada el 28 de octubre de 2025, a través del siguiente vinculo web: https://dle.rae.es/m%C3%A1ximo?m=form 26Consulta realizada el 28 de octubre de 2025, a través del siguiente vinculo web: https://www.rae.es/dpd/ayuda/abreviaturas Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00 Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 17 Por lo tanto, al existir entre la marca cuestionada “E ELITEMAX” y las marcas previamente registradas “ELITE” semejanzas ortográficas y fonéticas suficientes que lleven al consumidor a error al momento de adquirir los productos y servicios que distinguen, la Sala considera que en el presente asunto se encuentra configurado el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Pese a lo dicho, para que se configure la causal alegada no solo debe concurrir semejanza o identidad en las marcas confrontadas, sino que además es necesario que los productos y/o servicios que pretenden identificar resulten relacionados, en consideración a los criterios que suponen la conexidad competitiva. II.4.2.6. Tratándose de la conexidad competitiva, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201827, trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. a) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. b) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicado 2009-00314-00.
Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00 Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 18 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. En el caso de estudio, la marca cuestionada “E ELITEMAX” (mixta) con certificado de registro 615202, fue concedida para identificar los siguientes productos y servicios: (i) Los siguientes productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico; productos alimentos y sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés suplementos vitamínicos y alimenticios; complementos alimenticios para personas”.
(ii) Los siguientes productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “Productos alimenticios café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”.
(iii) Los siguientes servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”. Por su parte, las marcas opositoras “ELITE” (nominativa y mixta) con certificados de registro 443229 y 449893, distinguen los siguientes productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, helados comestibles; levaduras, polvos para esponjar; sal, azúcar, café, té; arroz, cacao, mostaza”.
Así mismo, la marca opositora “ELITE” (mixta) con certificado de registro 523684, identifica los siguientes productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “Harinas y preparaciones a base de cereales; pan y productos de pastelería; levadura, polvos de hornear”. Para la Sala concurre conexidad competitiva entre los productos que distinguen las marcas confrontadas, en la medida que la cobertura de la cuestionada incluye los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que a su vez identifican las opositoras, de manera que coinciden en cuanto a las “Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, helados comestibles; levaduras, polvos para esponjar; sal, azúcar, café, té; arroz, cacao y mostaza”.
En ese orden, los productos coincidentes se relacionan en cuanto a su naturaleza y Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00 Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 19 finalidad, pues corresponden a la categoría de alimentos para personas y pertenecen particularmente a aquellos de consumo masivo por formar parte de la canasta básica familiar.
Además, su finalidad no es otra más que proporcionar nutrición, aderezar, condimentar, y en general, mejorar el sabor, así como complementar las preparaciones de consumo humano. Siendo así, se advierte que los productos en mención comparten canales de comercialización, pues suelen encontrarse en los supermercados, tiendas de barrio, expendios de abarrotes, plazas de mercado, entre otros, en donde generalmente el consumidor medio puede adquirir una amplia gama de alimentos de la canasta básica familiar.
Lo mismo sucede con los canales de publicidad porque los mencionados bienes de consumo masivo suelen promocionarse a través de televisión, internet, volantes y vallas. En el mismo sentido, se destaca una relación en cuanto a los criterios de intercambiabilidad entre los productos mencionados, en la medida que el consumidor lograría elegir uno en lugar de otro ante un aumento mínimo en los precios, dado que los alimentos coincidentes en las coberturas marcarias comparten naturaleza y finalidad.
Es por lo anterior que, para un consumidor medio, son de recambio entre sí. Adicionalmente, se presenta el criterio de complementariedad, en la medida que el consumidor que adquiere arroz, harinas, levaduras, polvos para esponjar, se encontrará en la necesidad de comprar azúcar, sal, cacao o mostaza como condimentos adicionales para la elaboración de una amplia variedad de alimentos, con la finalidad de realzar su sabor, olor o simplemente para complementar los platos.
En consecuencia, en términos de razonabilidad, la Sala encuentra que entre los productos de la clase 30 internacional confrontados es posible establecer una asociación en la mente del consumidor. En efecto, las marcas cotejadas ofertan una amplia variedad de alimentos de la canasta básica familiar que responden a la misma finalidad y naturaleza, lo cual sugiere la posibilidad de que el consumidor, al adquirir los comestibles de “E ELITEMAX” piense que está adquiriendo aquellos ofertados por “ELITE”, que atribuya a los productos un origen empresarial diferente al que realmente posee, o que se trata de una nueva línea de productos con calidades mejoradas, lo cual afectaría el derecho de libre decisión del público consumidor y beneficiaria la actividad comercial de la titular de la marca cuestionada, en detrimento de la previamente registrada.
De acuerdo con lo anterior, para esta Sala concurren los criterios de conexidad competitiva, dado que los productos identificados con las marcas confrontadas están comprendidos en la misma clase 30 del nomenclátor internacional, coinciden en cuanto a su naturaleza y finalidad, así como en canales de comercialización y publicidad, además, son complementarios e intercambiables entre sí. Ahora bien, con relación a los productos de la clase 5 que identifica la marca acusada y los productos de la clase 30 que distinguen las opositoras, conviene tener en cuenta lo señalado por esta Sección en asuntos similares en los que se ha evidenciado que “[…] se presenta una conexión de complementariedad entre los Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00 Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 20 productos de las clases 5 y 30 ibidem, pues los alimentos para bebes de la Clase 5, pueden resultar relacionados con las bebidas de chocolate de la Clase 30 ibidem pues pueden complementar la dieta de los bebés […]”28.
En el presente asunto, esta Sala destaca que se cumple el criterio de complementariedad entre los alimentos para bebé y las harinas, así como las preparaciones hechas de cereales, pues un consumidor medio se encontraría en la necesidad de adquirir conjuntamente los productos mencionados, con el fin de enriquecer la nutrición de los infantes.
Adicionalmente, tales bienes comparten tanto canales de comercialización como de publicidad. Por otro lado, entre los servicios de la marca cuestionada comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]”, y los productos de la clase 30 que distinguen las opositoras, para esta Sala no se encuentran cumplidos los criterios relacionados con la conexidad competitiva.
Sin perjuicio de lo anterior, la semejanza en cuanto a los aspectos ortográfico y fonético entre las marcas confrontadas, sumado a la relación que sí se advierte respecto de los productos comprendidos en la clase 30 internacional que componen la cobertura de los respectivos registros, y aquellos de la clase 5 que identifica la marca cuestionada, es suficiente para considerar que esta última, en realidad, no es apta para ser registrada como tal por ser similarmente confundible con unas marcas previamente registradas.
II.4.2.7. En consecuencia, la Sala encuentra cumplido el segundo presupuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. En tal sentido, resulta factible colegir que al coexistir las marcas confrontadas en el mercado se generaría un riesgo de confusión para el público consumidor, en tanto que, se reitera, converge una evidente similitud ortográfica, fonética y conceptual en las expresiones que las conforman, así como una relación entre los productos identificados en cada caso.
En cuanto al riesgo de confusión y/o asociación el Tribunal comunitario ha señalado lo siguiente: […] El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]29. 28 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 27 de marzo de 2025;
C.P. Hernando Sánchez Sánchez; rad. 11001-03-24-000-2015-00438-00. Demandante: Productos Naturales de la Sabana S.A. 29 Proceso 70-IP-2008. Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00 Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 21 Es por lo anterior que, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse la marca previamente registrada.
Así lo ha señalado el Tribunal comunitario30: […] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]. (destacado de la Sala). Siendo así, se impone acceder a las pretensiones de la demanda y declarar la nulidad de los actos administrativos acusados a través de los cuales se concedió el registro como marca del signo “E ELITEMAX” (mixto) para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 5, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
Ello, ante la constatación de que aquellos inobservaron las normas comunitarias aplicables al asunto y erraron al considerar la viabilidad del registro marcario pretendido, pues aquel se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. II.4.2.8. Por otra parte, la Sala observa que la sociedad Elite Max Nutrition S.A.S. señaló que la marca cuestionada “E ELITEMAX” es derivada de sus marcas previamente registradas “ELITE NUTRITION GROUP”, “PRE FORCE ELITE MAX NUTRITION”, “100% MAX ELITE MAX NUTRITION”, y “GLUTAMAX POWER ELITE MAX NUTRITION”.
Esta Sección se ha referido a los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en torno al concepto de marcas derivadas y al alcance de las normas comunitarias relacionadas con el asunto en el siguiente sentido: […] Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan. […] Además, dentro del Proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 20101, este Tribunal desarrolló el tema de la marca derivada expresando los siguientes fundamentos: […] Estas ´marcas derivadas´ -como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1998)-, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.
En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de 30 Proceso 59-IP-2001. Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00 Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 22 la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada. […] En ese orden, de acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal, para la Sala resulta evidente que la marca cuestionada “E ELITEMAX” no se deriva de las marcas previamente registradas “ELITE NUTRITION GROUP”, “PRE FORCE ELITE MAX NUTRITION”, “100% MAX ELITE MAX NUTRITION”, y “GLUTAMAX POWER ELITE MAX NUTRITION”, pues cada una de ellas posee una conformación particular en su conjunto marcario determinada por las variaciones en su composición. Por ello, entre la cuestionada y las demás se observan diferencias sustanciales que descartan la posibilidad de entender a la primera de ellas como derivada de las últimas.
Adicionalmente, conviene traer a colación las consideraciones de esta Sección en un caso análogo mediante providencia reciente, en el siguiente sentido31: […] 63. De lo anterior es claro que, para el presente caso, más allá de [que] la marca posteriormente registrada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso es o no una marca derivada, lo cierto es que, en todo caso, debe ser sometido al examen de registrabilidad previsto en el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, para determinar si la marca tenía vocación para ser registrada no; es decir, si es distintiva y si no se encuentra incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normativa andina. 64.
Sobre el particular, esta Sección en la Sentencia de 19 de septiembre de 202432, consideró que: “[…] 67. Teniendo en cuenta lo anterior, de conformidad con el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, el derecho exclusivo que se adquiere sobre una marca por su registro no se extiende de manera automática o inmediata a las marcas derivadas. 68.
En el caso sub examine, se considera que aun cuando el signo solicitado a registro por la parte demandante fuese o no una marca 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de febrero de 2025. C.P. Hernando Sánchez Sánchez, rad. 11001-03-24-000-2021-00065-00. Demandante: Industrias Missiato.
Este criterio ha sido adoptado de conformidad con las consideraciones efectuadas por el Tribunal andino en los procesos 107-IP-2010 y 144-IP-2013, entre otros, las cuales han sido reiteradas por esta Sección. Al respecto consultar: (i) Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 30 de junio de 2016;
C.P. María Elizabeth García González; rad. 11001-03-24-000-2013-00141-00. Demandante: Mestra AG. (ii) Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 6 de junio de 2024; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; rad. 11001-03-24-000-2022-00023-00. Demandante: Laboratorios Incobra S.A. (iii) Consejo de Estado;
Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 12 de diciembre de 2024; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; rad: 11001-03-24-000-2020-00424-00. Demandante: Supermercados Mas Por Menos S.A.S. (iv) Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; sentencia de 12 de diciembre de 2024; C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes; rad. 11001-03-24-000-2016-00138-00.
Demandante: Inverluna y Cía S en C.A. 32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 19 de septiembre de 2024 C.P. Hernando Sánchez Sánchez, rad. 11001-03-24-000-2014-00349-00. Demandante: Meico S.A. Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00 Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 23 derivada, en todo caso, la parte demandada debía realizar el examen de registrabilidad previsto en el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, para determinar si dicho signo tiene vocación para ser registrado como marca.
Es decir, si es distintivo y si no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normativa andina. 69. En este sentido, la Sala considera que la decisión de no registrar como marca el signo nominativo AGUA CLARA DE LA SIERRA no constituye una violación de la normatividad Andina, toda vez que, como se expuso supra, el derecho al uso exclusivo de una marca adquirido por un registro anterior, no se extiende de manera automática a un signo considerado como marca derivada.
Es decir, aún si la parte demandante tiene un derecho derivado de una marca previamente registrada, esto no le otorga automáticamente el derecho al registro de una marca derivada de la misma, sino que esta debe ser sometida al examen de registrabilidad pertinente […]. (Destacado de la Sala). 65. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 377-IP-2015 de 7 de julio de 2016, consideró que: “[…] En adición a lo anterior, se tener en cuenta que la solicitud de una marca derivada no otorga un derecho indefectible para su registro, pues la oficina competente debe establecer si se cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad y, en consecuencia, aunque la Corte Consultante llegare a establecer en el proceso que el signo solicitado para registro se deriva de una marca previamente registrada, deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad […]”33.
(Destacado del texto original) 66. En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró en la Interpretación Prejudicial 419-IP-2016, que: “[…] ¿El hecho de que una solicitud se constituya en una marca derivada, significa que el solicitante tenga un derecho indefectible al registro o si, por el contrario, se debe realizar el análisis ordenado por el Artículo 150 para verificar si la solicitud es apta para acceder al registro, esto es, si cumple con lo dispuesto en el Artículo 134 de la Decisión 486 y no está inmersa en ninguna de las causales de irregistrabilidad de los Artículos 135 y 136 de la misma norma comunitaria andina? No, la autoridad nacional competente tiene la obligación de analizar que cada solicitud de registro de marca se encuentre conforme con lo dispuesto en los artículos que se refieren para establecer el acceso o no a su registro, incluso cuando se trata de marcas derivadas, conforme lo desarrollado en el apartado 1 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial […]”34.
(Destacado del texto original). Visto lo anterior, para esta Sala es claro que, aunque el litisconsorte necesario llegare a ostentar un derecho como resultado de una marca previamente registrada, 33 Proceso 377-IP-2015. 34 Proceso 419-IP-2016. Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00 Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 24 esto no lo habilita automáticamente para acceder al registro de una marca derivada de la misma, sino que esta debe ser sometida al examen de registrabilidad pertinente.
En correspondencia con lo dicho, esta Sección efectuó el análisis correspondiente, y encontró que la marca que se pretende derivada se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Siendo así, los argumentos del litisconsorte necesario en relación con la marca derivada no tienen vocación de prosperidad.
II.4.3. CONCLUSIÓN Así las cosas, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que entre las marcas confrontadas existen similitudes de tipo ortográfico y fonético, así como una evidente conexidad competitiva en cuanto a los productos de la clase 30 internacional que distinguen, con la virtualidad de generar riesgo de confusión en el consumidor.
Por lo tanto, se impone acceder a las pretensiones de nulidad de la demanda de la referencia y declarar la nulidad de los actos administrativos que accedieron al registro marcario cuestionado. II.4.4. SOBRE COSTAS La Sala no condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones 26219 de 16 de mayo de 2017 “Por la cual se decide una solicitud de registro”, y 1370 de 8 de marzo de 2019 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar el certificado de registro 615202, correspondiente a la marca “E ELITEMAX” (mixta) otorgado para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 5, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de la sociedad Elite Max Nutrition S.A.S.
TERCERO: NO CONDENAR en costas por las razones señaladas. Radicado: 11001 03 24 000 2019 00305 00 Demandante: Rafael del Castillo & CIA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 25 CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
QUINTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.