CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00 Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Laboratorios Ecar S.A. Tema: Registro como marca del signo mixto “NUTRILATINA DIET SHAKE”, para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 61200 de 31 de octubre de 20111 y 53441 de 6 de septiembre de 20122 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se: i) revocó la Resolución 44791 de 29 de agosto de 2011; ii) declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Ecar S.A.; y iii) negó el registro de la marca mixta “NUTRILATINA DIET SHAKE” para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Nutrilatina Laboratorios Ltda. I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Nutrilatina Laboratorios Ltda., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 1.
Que la marca NUTRILATINA DIET SHAKE (MIXTA) en la clase 32, cumple los requisitos para ser registrada. 2. Que son nulas la Resolución No. 61200 deI 31 de octubre de 2011 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual al decidirse el recurso de reposición se revocó la Resolución No. 44791 del 29 de agosto de 2011, se declaró fundada la oposición presentada por LABORATORIOS ECAR S.A., se negó el registro de la marca NUTRILATINA DIET SHAKE (MIXTA) en clase 32 NUTRILATINA LABORATORIOS LTDA. y se concedió el recurso de apelación; y la 1 Folios 15 a 22 vto C pp.
“[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 26 a 32 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 86 a 118 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00 Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Resolución No. 53441 del 6 de septiembre de 2012, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 61200 del 31 de octubre de 2011 y se agotó la vía gubernativa. 3.
Que como consecuencia de la nulidad decretada y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca NUTRILATINA DIET SHAKE (MIXTA) en la clase 32, solicitada por NUTRILATINA LABORATORIOS LTDA., en los términos de la solicitud tramitada en el expediente administrativo No. 2010-141981, declarando infundada la oposición presentada por LABORATORIOS ECAR S.A. 4.
Como resultado de los anteriores pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio expedir el correspondiente Certificado de Registro de la marca NUTRILATINA DIET SHAKE (MIXTA) en la clase 32. 5. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”4 (mayúscula del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante manifestó que, el 12 de noviembre de 2010, la sociedad Nutrilatina Laboratorios Ltda. solicitó el registro como marca del signo mixto “NUTRILATINA DIET SHAKE” para distinguir productos de la clase 326 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] preparados para fabricar bebidas […]”. 4.
Indicó que, una vez publicada la solicitud en la gaceta de la propiedad industrial, la sociedad Laboratorios Ecar S.A. presentó oposición con fundamento en sus marcas nominativas “DIETSHAKE”7 que amparan productos de las clases 5ª y 29. 5. Manifestó que, a través de la Resolución 44791 de 29 de agosto de 2011, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición indicada supra y concedió el registro de la marca “NUTRILATINA DIET SHAKE” para identificar productos de la clase 32.
Frente a esta decisión Laboratorios Ecar S.A. interpuso recurso de reposición. 6. Adujo que, a través de la Resolución 61200 de 31 de octubre de 2011, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC: i) revocó la Resolución 44791; ii) declaró 4 Folio 88 C pp. 5 Folios 90 y 91 C pp. 6 Folio 128 C pp. Versión 9. 7 Certificados de registro 235258 y 235259. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00 Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Ecar S.A.; y iii) negó el registro de la marca mixta “NUTRILATINA DIET SHAKE” para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
Frente a esta decisión la sociedad Nutrilatina Laboratorios Ltda. interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación. 7. Indicó que, mediante la Resolución 2825 de 30 de enero de 2012, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC rechazó el recurso de reposición y envió el expediente del proceso a la Delegatura de Propiedad Industrial. 8.
Señaló que, mediante la Resolución 53441 del 6 de agosto de 2012, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 61200. I.1.2. Fundamento de derecho y el concepto de violación8 I.1.2.1. Fundamento de derecho 9. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literales b), e) y f) y 136 literal a).
I.1.2.2. El concepto de violación 10. El apoderado de la parte demandante aseguró que las resoluciones acusadas se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que la SIC negó el registro de la marca mixta “NUTRILATINA DIET SHAKE” en la clase 32 a favor de la sociedad Nutrilatina Laboratorios S.A., al considerar que la misma era similarmente confundible con las marcas “DIETSHAKE” que amparan productos en las clases 5ª y 29 del nomenclátor internacional, desconociendo lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 11.
Sostuvo que la expresión “DIETSHAKE” es evocativa del producto de “malteadas dietéticas”, por lo que es débil e inoponible. Asimismo, precisó que dicha denominación está compuesta por las palabras en inglés DIET y SHAKE, las cuales se utilizan con regularidad en el mercado por los consumidores, por lo que su significado es conocido ampliamente. 12.
Adujo, teniendo en cuenta lo anterior, que las marcas previamente registradas “DIETSHAKE” corresponden a la unión de dos expresiones de uso común. 13. Advirtió que el signo solicitado “NUTRILATINA DIET SHAKE” es diferenciable en el mercado, respecto de otras malteadas de dieta a base de proteínas, donde la 8 Folios 91 a 114 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00 Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio expresión DIET SHAKE es indicativa del producto.
Es así como, lo que identifica el origen empresarial de la malteada es la expresión predominante NUTRILATINA y, en consecuencia, no existe riesgo de confusión directa o indirecta. 14. Explicó que los signos distintivos cotejados no son ortográfica y fonéticamente similares, en tanto que tienen longitudes, vocales y palabras iniciales diferentes. 15.
Reiteró que el elemento preponderante en el conjunto del signo solicitado es la expresión NUTRILATINA, por lo que DIET SHAKE, al ser débil, no es fundamento para negar su registro. 16. Argumentó que es titular varias marcas con el elemento de su origen empresarial, a saber: i) “NUTRILATINA”, en clases 29 y 30, ii) “NUTRILATINA AGE”, para las clases 5ª, 30 y 32, iii) “NUTRILATINA LINOLEN” en 5ª y 29 y iv) “NUTRILATINA RENNOVEE” para las clases 5ª, 29, 30 y 32 del nomenclátor internacional. 17.
Sostuvo que la Oficina de Marcas en Brasil concedió el registro de la marca indicando que no tenía un derecho exclusivo sobre la expresión DIET SHAKE, toda vez que es de uso común. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9 18. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 19.
Señaló que los elementos de uso común, genéricos o descriptivos no son apropiables en exclusiva, como marca, por un solo empresario. 20. Igualmente, explicó que las expresiones en idioma extranjero son consideradas como provenientes de la imaginación del ser humano y, en consecuencia, gozan de protección y son registrables. Teniendo en cuenta lo anterior señaló que las marcas previamente registradas “DIETSHAKE” son distintivas y que “[…] si se toma la posición del actor por cierto errónea en descomponer la palabra que conforma la marca previamente registrada encontramos como resultado que […]” que DIET traduce dieta y SHAKE es agitar. 21.
Manifestó que el elemento distintivo dentro del conjunto del signo concedido, esto es DIET SHAKE, reproduce totalmente la denominación de las marcas previamente registradas DIETSHAKE. 9 Folios 147 a 168C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00 Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II.2.
Contestación de la sociedad Laboratorios Ecar S.A. 22. La sociedad Laboratorios Ecar S.A., tercera interesada en el resultado del proceso, a pesar de haber sido notificada10 en debida forma del auto admisorio, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de la demanda y su reforma. III. TRÁMITE DEL PROCESO 23.
La sociedad Nutrilatina Laboratorios Ltda. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 14 de enero de 201311 en contra de las Resoluciones 61200 de 31 de octubre de 2011 y 53441 de 6 de septiembre de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 24. Mediante auto de 20 de mayo de 201512 se admitió la demanda y se ordenó notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Laboratorios Ecar S.A. El 3 de junio de 201513 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 25.
A través de providencia de 25 de mayo de 201614 se fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 17 de febrero de 201715. 26. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por los sujetos procesales y se ordenó oficiar a la SIC para que allegara los certificados de vigencia y titularidad de unas marcas. 27.
Mediante auto de 15 de diciembre de 201716 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en relación con el contenido y alcance de los artículos 134, 135 literales b), e) y f) y 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que se suspendió el proceso. 28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 144-IP-2018 de 11 de julio de 201917 dentro de la cual interpretó el artículo 135 literales e) y f) de la Decisión Andina y, de oficio, los artículos 136 literal a) y 151.
Asimismo, no interpretó los artículos 134, 135 literal b) y 172 ibidem. Dicho tribunal consideró lo siguiente: “[…]. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 10 Folios 145, 146 y 177 C pp. 11 Folio 1 C pp. 12 Folios 136 a 138 C pp. 13 Folio 138 Vto. Cpp. 14 Folio 178 C pp. 15 Folios 188 a 196 C pp. 16 Folios 213 a 217 C pp. 17 Folios 239 a 255 C pp. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00 Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135 literales b), e) y f) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpreta el Artículo 135 Literales e) y f) de la norma citada, por ser pertinente.
No se interpretarán los Artículos 134, 135 Literal b) y 172 de la Decisión 486, por no estar en discusión el concepto de marca, la distintividad intrínseca de un signo y la nulidad del registro. De oficio se interpretarán los Artículos 136 Literal a) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por centrarse la controversia en la posibilidad de confusión entre signos. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] 1.2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […]. […] 1.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 3.
Signos conformado por denominaciones descriptivas y genéricas […] 3.9 No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00 Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 4.
Marcas evocativas […] 4.2 Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 4.3 Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables.
No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. […] 5.
Signos conformados por palabras en idioma extranjero […] 5.2 Al respecto, las palabras que no sean del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 5.3 Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. […] 6.
Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] 6.4 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (Intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original). 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00 Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 29.
Mediante auto de 5 de marzo de 202018 se declaró el desistimiento de las pruebas documentales consistentes en los certificados de vigencia y titularidad de unas marcas, solicitadas por la parte demandante y decretadas en la audiencia inicial. 30. Por auto de 1° de septiembre de 202019 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 31.
En el término para alegar de conclusión, la SIC20 reiteró sus argumentos de defensa. Por su parte, la parte demandante y el tercero con interés directo guardaron silencio. Asimismo, el Ministerio Público21 rindió concepto en los siguientes términos: 32. Advirtió que el signo “NUTRILATINA DIET SHAKE” cuenta con una aptitud para distinguir productos y servicios en el mercado por lo que es registrable de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000. 33.
Sin perjuicio de lo anterior, adujo que existe similitud ortográfica y fonética entre los signos cotejados en tanto que, en ellos, predomina el elemento “DIET SHAKE”, sin que el elemento “NUTRILATINA” otorgue distintividad. 34. Explicó que los productos reivindicados por las marcas satisfacen necesidades nutricionales, sea de uso médico o como suplementos dietarios, por lo que son sustituibles entre ellos y comparten canales de distribución o comercialización. 35.
Concluyó que el signo solicitado no es distintivo extrínsecamente, por lo que no procede su registro, al ser semejante y existir conexidad competitiva con las marcas “DIETSHAKE”. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 36. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14922 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. 18 Folio 270 C pp. 19 Folio 277 C pp. 20 Folios 286 a 289 C pp. 21 Folios 291 a 298 C pp. 22 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00 Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.2.
La formulación del problema jurídico 37. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 61200 de 31 de octubre de 2011 y 53441 de 6 de septiembre de 2012 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se: i) revocó la Resolución 44791 de 29 de agosto de 2011; ii) declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Ecar S.A.; y iii) negó el registro de la marca mixta “NUTRILATINA DIET SHAKE” para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Nutrilatina Laboratorios Ltda. 38.
La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “NUTRILATINA DIET SHAKE” y las marcas nominativas “DIETSHAKE”23 que amparan productos de las clases 5ª y 29, cuyo titular es Laboratorios Ecar S.A.; se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, así como lo dispuesto en los artículos 134, 135 literales b), e) y f), y el artículo 151 ibidem. 39.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 40. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 61200 de 31 de octubre de 201124 y 53441 de 6 de septiembre de 201225 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se: i) revocó la Resolución 44791 de 29 de agosto de 2011; ii) declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Ecar S.A.; y iii) negó el registro de la marca mixta “NUTRILATINA DIET SHAKE” para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por Nutrilatina Laboratorios Ltda. IV.4.
Análisis del caso concreto 41. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro del signo como marca mixta “NUTRILATINA DIET SHAKE” para distinguir productos comprendidos en la clase 3226 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] PREPARADOS PARA FABRICAR BEBIDAS […]”. 42. A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto el signo solicitado no tiene semejanzas con las marcas previamente registradas que generen riesgo de confusión y de asociación en los consumidores.
Ello, en tanto que la expresión reproducida “DIET SHAKE”, es débil y de uso común, 23 Certificados de registro 235258 y 235259. 24 Folios 15 a 22 vto C pp. “[…] Por la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 25 Folios 26 a 32 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 26 Folio 128 C pp. Versión 9. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00 Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio con un significado conocido por el consumidor en Colombia, por lo que la SIC desconoció lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000.
Asimismo, la expresión que hace distintivo y diferenciable al signo es NUTRILATINA. 43. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial de esta Corporación, profirió la interpretación 144-IP-2018 de 11 de julio de 201927 dentro de la cual interpretó el artículo 135 literales e) y f) de la Decisión Andina y, de oficio, los artículos 136 literal a) y 151.
Asimismo, no interpretó los artículos 134, 135 literal b) y 172 ibidem. 44. Al respecto, la Sala precisa que, la demandante invocó como vulnerada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina artículos 134 y 135 literal b), y al exponer el concepto de violación adujo que la marca solicitada no resultaba similarmente confundible con las previamente registradas, lo que en realidad corresponde a la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) ibidem.
Asimismo, dichos artículos 134 y 135 literal b) no fueron objeto de interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Por lo anterior, serán excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en dichas normas. 45. Así, las normas de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis son las siguientes: “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. […] 27 Folios 239 a 255 C pp. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00 Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. De la vulneración de los artículos 135 literales e) y f), 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 46. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 47.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca solicitada por la parte demandante 28 (mixta) Clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 28 Folio 124 C pp. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00 Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marcas previamente registradas por el tercero con interés directo en el resultado del proceso Marca Tipo Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Registro DIETSHAKE Nominativa 29 235259 DIETSHAKE Nominativa 5ª 235258 48.
De manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si los signos distintivos contienen elementos de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 49. Sobre el particular, la Sala advierte que las expresiones: i) NUTRI resulta ser de uso común en la clase 32 del nomenclátor internacional; ii) DIET para las clases 5ª, 29 y 32; y iii) SHAKE para las clases 5ª y 29, tal como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados29: “NUTRI” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. NUTRISTAR THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 32 231389 NUTRIPULPA ANDRES GONZALEZ CIMADEVILLA 32 273163 NUTRITIONAL COMPASS Société des Produits Nestlé S.A. 32 317028 “DIET” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. QB-DIET LABORATORIOS NATURCOL S.A. 5ª 248043 29 Consulta realizada el 26 de agosto de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00 Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio DIETASWEET PHARMABRAND S.A. 5ª 260520 FULL DIET CIMA NUTRICION COLOMBIA S.A.S. 5ª 332454 SALUDIET LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S. 29 291169 DIETABELT LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO S A.S INSTITUTO FARMACOLOGICO BOTANICO S.A.S. 29 351179 DIETAVIT QUIMICA PATRIC LTDA SIGLA PATRIC LTDA 29 415714 TRIPLE DIET THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND 32 261609 DIET PEPSI PepsiCo, Inc. 32 378004 DIET COCA - COLA THE COCA-COLA COMPANY 32 112583 “SHAKE” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. VITASHAKE THE SUNRIDER CORPORATION D.B.A. SUNRIDER INTERNATIONAL 5ª 264889 SCANDISHAKE APTALIS PHARMA US, INC. 5ª 301221 SHAKE SHOOT KILL RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED 5ª 305895 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00 Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio MCSALAD SHAKER MCDONALD´S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD 29 260902 ALPIN SHAKE ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. - BIC. 29 303364 MISHAKE GRUPO EMBOTELLADOR ATIC, S.A. 29 363117 50.
Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 51.
Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que30: “[…] el que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva […]”. 52. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que la palabra SHAKE en las marcas cotejadas es de uso común para las clases 5ª y 29 como se expuso supra, así como para la clase 32, en tanto que podría existir conexidad entre estos y la clase 29. 53.
Es decir que, las gelatinas, mermeladas, compotas, leche y productos lácteos, son conexos con los preparados para fabricar bebidas, en tanto que, los primeros, pueden ser ingredientes, concentrados o líquidos, que se pueden utilizar como componentes para crear una bebida final. 54. De lo expuesto, si bien es cierto que, en principio, los elementos conformados por expresiones de uso común como NUTRI, DIET y SHAKE, al estar presentes en las marcas enfrentadas dentro de las clases 5ª, 29 y 32 no deberían ser tenidas en cuenta al momento de realizar el examen de confundibilidad dado que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se trata de palabras que no pueden ser utilizadas en exclusiva por un empresario, también lo es que su exclusión del análisis de cotejo no resulta procedente en este caso, en la medida en que dichos elementos son precisamente los que fundamentan la controversia.
Asimismo, su exclusión, en las marcas previamente registradas, implicaría fraccionarlas. 30 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial 611-IP – 2019. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00 Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 55.
Adicionalmente, la Sala pone de presente que tanto NUTRI como DIET y SHAKE, son términos de uso común que se encuentran en situación equivalente desde el punto de vista de su débil capacidad distintiva. De ahí que, si se aceptara excluir del cotejo únicamente el vocablo NUTRI, pero se mantuviera el análisis con base en DIET y/o SHAKE, (o viceversa), se estaría aplicando un criterio parcial y selectivo contrario al criterio fijado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cual ha advertido que los signos conformados por denominaciones comunes solo pueden ser considerados en el cotejo cuando su exclusión imposibilite la comparación. Lo anterior se refuerza en el entendido que el mismo Tribunal ha reconocido que cuando esas expresiones débiles o comunes se combinan, pueden llegar a configurar un signo distintivo en su conjunto. 56.
Así lo establece el numeral 3.7 de la interpretación prejudicial 344-IP-2022, aplicable en este proceso, al indicar que “[…] los signos conformados exclusivamente por denominaciones […] comunes o usuales al estar combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos […]”, lo cual implica que la debilidad individual de los componentes no impide su análisis conjunto si el resultado global tiene capacidad distintiva.
Por su parte, el numeral 3.8 precisa que, cuando la exclusión de tales componentes redujera el signo de forma que se imposibilite el cotejo, este debe ser valorando en su conjunto. 57. Ahora, la Sala advierte que la denominación LATINA para la clase 32 del nomenclátor internacional no es de uso común, tal como se advirtió de la revisión en el sistema de información SIPI de la SIC al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados31. 58.
Por lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada 31 Consulta realizada el 26 de agosto de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00 Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 59.
Así pues, corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que los conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada una de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Signo solicitado N U T R I L A T I N A D I E T S H A K E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Marcas previamente registradas D I E T S H A K E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60.
De la revisión de las marcas, la Sala no advierte significativas similitudes, en tanto que las mismas cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia consonántica y vocálica. Ello, por cuanto la marca concedida está conformada por 3 palabras, 20 letras, 11 consonantes “N-T-R-L-I-N-D-T-S-H-K” y 9 vocales “U-I-A-I-A-I- E-A-E”, mientras que las marcas previamente registradas están compuestas por 1 palabra, 9 letras, 5 consonantes “D-T-S-H-K” y 4 vocales “I-E-A-E””. 61.
Por tanto, la Sala estima que, en el caso sub examine, la marca “NUTRILATINA DIET SHAKE” contiene la denominación adicional “NUTRILATINA”, en la cual recae la distintividad del conjunto, lo cual crea una diferencia ortográfica relevante, que modifica la estructura y refuerza su carácter distintivo, permitiendo que se perciba con claridad como disímil respecto de las marcas “DIETSHAKE”. 62.
Es así como, esta Sala considera que la marca cuestionada “NUTRILATINA DIET SHAKE” cuenta con elementos adicionales que la dotan de una carga semántica particularizadora, a saber, la expresión “NUTRILATINA”, esta última donde recae su fuerza distintiva. Además, si bien comparten la expresión “DIET SHAKE”, debe resaltarse que esta aparece separada en el signo cuestionado y corresponde a una denominación de uso común, débil en el ámbito marcario, que no puede ser apropiada de manera exclusiva por un solo empresario, razón por la cual no resta fuerza distintiva al conjunto marcario en análisis. 63.
En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es diferente, debido a que, como se dijo, son expresiones disímiles, comoquiera la marca solicitada introduce una palabra adicional 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00 Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio que la hace evidentemente distinta, esta es, “NUTRILATINA”.
Ello, máxime cuando, se reitera, la expresión reproducida “DIET SHAKE”, corresponde a elementos de uso común y, en consecuencia, con una fuerza de oposición débil. 64. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal diferencia: NUTRILATINA DIET SHAKE – DIETSHAKE – NUTRILATINA DIET SHAKE – DIETSHAKE NUTRILATINA DIET SHAKE – DIETSHAKE – NUTRILATINA DIET SHAKE – DIETSHAKE NUTRILATINA DIET SHAKE – DIETSHAKE – NUTRILATINA DIET SHAKE – DIETSHAKE NUTRILATINA DIET SHAKE – DIETSHAKE – NUTRILATINA DIET SHAKE – DIETSHAKE 65.
Por ello, la inclusión de la palabra “NUTRILATINA” en la marca solicitada introduce una modificación sustancial en su estructura fonética, al ampliar la extensión de la marca, alterar su ritmo e incorporar una sonoridad más prolongada, lo que genera una impresión sonora disímil. Estas diferencias, tanto en la composición en el conjunto marcario como en esa expresión, afectan de manera significativa la percepción auditiva del consumidor y permiten distinguirlos con claridad. 66.
Esta Sala, en sentencia de 2 de mayo de 202532, reiterando lo expuesto en la sentencia de 29 de marzo de 201933, y al realizar el cotejo entre una marca que reproducía la denominación de la marca previamente registrada, pero se incluían elementos diferenciadores en su terminación, consideró que: “[…] Es así como, esta Sala, el caso sub examine, considera que la marca cuestionada “BRISA ALVISA” cuenta con un elemento adicional que la dota de una carga semántica particularizadora, a saber, “ALVISA”, expresión en la cual recae su fuerza distintiva, y la cual le otorga suficiente distintividad, diferenciándola de las marcas previamente registradas “BRISA”. […] Esta Sala, en sentencia de 29 de marzo de 2019, al realizar el cotejo entre las marcas “BRISSART” y “BRISA”, consideró que: “BRISSART es una marca simple, estructurada por 8 letras, 2 vocales, 6 consonantes y 2 sílabas y termina en las consonantes “RT”, que contienen la fuerza distintiva necesaria y contribuyen a diferenciarla de la marca previamente registrada; mientras que la denominación BRISA también es una marca simple, estructurada por 5 letras, 2 vocales, 3 consonantes y 2 sílabas y termina en la consonante “S” y en la vocal “SA”.
Las consonantes “RT” dotan a la marca solicitada de mayor distintividad dentro de la marca cuestionada […] lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. 32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de mayo de 2025. Rad.: 2018-00020-00. MP: Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 33 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 29 de marzo de 2019. Rad.: 2006-00075-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00 Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio En otras palabras, las consonantes RT de la desinencia de la marca cuestionada refuerzan las diferencias entre las marcas en disputa y permiten vincularlas con un origen empresarial determinado. […] Referente a la similitud fonética, la Sala señala que tienen sílabas tónicas diferentes, debido a que el acento prosódico de “BRISSART” está ubicado en la sílaba “RT”, mientras que el de “BRISA” está en la sílaba “BRI”.
De manera que no existe similitud fonética. Sobre el particular, la Sala aclara que el hecho de que las marcas en conflicto tengan terminaciones diferentes, hace que su pronunciación difiera significativamente y lo cierto es que no es sable confundir las marcas cotejadas. Lo anterior en razón de que, al acudir el método de cotejo sucesivo, se puede apreciar que el empleo de terminaciones o desinencias distintas, le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables sin que se lleve a entender que identifican un mismo producto o se genere riesgo de confusión indirecta o de asociación”. […] En ese sentido, esta Sala prohíja las manifestaciones supra y considera que la palabra adicional “ALVISA”, que compone la marca concedida, es un elemento que la hace ortográfica y fonéticamente diferente, respecto de las marcas “BRISA”, pues altera la terminación de la marca […]” (negrilla fuera de texto). 67.
En ese sentido, esta Sala prohíja lo expuesto supra y considera que, en la marca solicitada la palabra adicional “NUTRILATINA” es un elemento que la hace ortográfica y fonéticamente diferente, respecto de las marcas previas, pues altera la composición. 68. Ahora bien, respecto de la similitud ideológica la Sala advierte que, por un lado, el signo solicitado contiene las siguientes expresiones: 69.
DIET que, en idioma inglés significa “dieta”34. En relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de febrero de 202435, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está 34 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/diet 35 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de febrero de 2024. Rad.: 2016-00126-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00 Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio referido a su denominación en cualquier idioma. […].
(Proceso 16-IP-98, ya citado) […]” (negrilla fuera de texto). 70. Por su parte el Tribunal, en la interpretación prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local […]”.
(negrilla fuera del texto). 71. En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común, descriptivas o genéricas en relación con el producto o servicio que se pretende proteger. 72.
Es así como la Sala observa que, en este caso, aunque la palabra “DIET” se encuentra escrita en inglés, es claro que la misma sirve de raíz equivalente36 a su traducción al castellano “DIETA”, razón por la cual, debe tratarse como si fuese una expresión local. 73. Aunado a ello, se estima que, atendiendo que dicha expresión es utilizada para identificar preparados para fabricar bebidas, es considerada como un término descriptivo para los productos reivindicados en el mercado colombiano. Ello comoquiera que, se emplea para informar sus propiedades o uso, lo que evidencia su carácter descriptivo, esto es, que los ingredientes utilizados para la creación del producto final son dietéticos. 74.
Es así como la Sala considera que los signos descriptivos o los conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan, de forma directa, inmediata, clara al consumidor, inclusive a quienes no conocen o saben sobre los productos o servicios, lo concerniente, de manera exclusiva, a las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden identificar, tales como calidad, cantidad, peso, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica37. 75.
En consecuencia, las expresiones descriptivas se refieren a las características esenciales de los productos y los servicios que se pretenden amparar con el signo y no respecto de todo el universo de productos y servicios. Es por ello por lo que el método establecido para identificar un signo descriptivo consiste en formular la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que el mismo pretende amparar y si la repuesta, suministrada espontáneamente, por el consumidor es igual a la designación o las características o 36 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de octubre de 2023. Rad.: 2014-00418-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia 28 de febrero de 2019. Rad.: 2009-00201-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00 Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio propiedades de aquellos productos o servicios, es claro que el signo es descriptivo o está compuesto por palabras descriptivas. 76.
Por su parte, la expresión, SHAKE, en idioma inglés, significa “agitar”38, la cual se considera que no sirve de raíz equivalente, ni es fonéticamente semejante a la expresión agitarse, asimismo, no está acreditado que sea de conocimiento generalizado su traducción en Colombia, por lo que se concluye como una palabra de fantasía para el consumidor medio. 77.
Y, NUTRI, expresión que viene del verbo nutrir que significa “[…] aumentar la sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento, reparando las partes que se van perdiendo en virtud de las acciones catabólicas […]”39; y LATINA, que evoca la expresión latinoamericana, esto es, “[…] Natural de Latinoamérica, conjunto de los países americanos cuya lengua y cultura son prioritariamente latinas […]”40.
Por ello, la expresión NUTRILATINA, en su conjunto, corresponde a una denominación evocativa que sugiere indirectamente en la mente del consumidor la idea de que se trata de un producto con características alimenticias y nutricionales, para el cuidado del cuerpo, la figura y la salud. 78. En cuanto a las marcas previamente registradas, si bien están compuestas por las expresiones “DIET” y “SHAKE”, en los términos supra, al estar unidas, en su conjunto, corresponden a una expresión de fantasía. 79.
Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, la Sala precisa que, al estar las marcas compuestas por elementos de fantasía, en su conjunto, no transmiten un concepto conocido o directamente asociado por el consumidor, razón por la cual no es posible realizar una comparación desde este enfoque41. 80. En ese contexto, la Sala concluye que, la marca solicitada “NUTRILATINA DIET SHAKE”, en conjunto, se diferencia de las marcas previamente registradas “DIETSHAKE”, al contener elementos adicionales, en los cuales recae la distintividad de la denominación, a saber “NUTRILATINA”. 81.
Por ello, no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión. De modo que, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad competitiva y riesgo de asociación entre el público consumidor. 38 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/shake 39 Consultado en https://dle.rae.es/nutrir 40 Consultado en https://dle.rae.es/latinoamericano?m=form 41 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00 Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 82.
En este mismo sentido, esta Sala, en sentencia de 15 de diciembre de 202342, la cual se reitera en el caso sub examine, se realizó el cotejo entre el signo “NUTRILATINA DIET SHAKE” y la marca “DIETSHAKE” y se consideró que: “[…] Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, respecto de la expresión DIET, que hace parte del signo mixto NUTRILATINA DIET SHAKE, su significado es claro para el consumidor promedio de productos nutricionales y dietéticos y, en ese sentido, esta corresponde a una expresión descriptiva, en la medida en que informa al consumidor de las calidades y propiedades dietéticas del producto que pretende identificar.
De otro lado, la expresión SHAKE que acompaña al signo mixto solicitado, no tiene ningún significado en el idioma castellano el cual sea identificable por el consumidor medio, por lo que esta debe ser considerada como de fantasía. Ahora bien, la Sala advierte que el signo mixto solicitado, a pesar de poseer una expresión descriptiva, tal como se expuso supra, y una expresión de fantasía, también está compuesto por la palabra NUTRILATINA.
Al respecto, la Sala encuentra que dicha expresión, por un lado, está compuesta por la partícula NUTRI, expresión corta de la palabra nutrir […]. Y, por el otro, de la palabra Latina, que evoca la expresión latinoamericano […]. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que la palabra NUTRILATINA, en el signo mixto solicitado, corresponde a una expresión evocativa, ya que sugiere indirectamente en la mente del consumidor la idea de que se trata de un producto con características alimenticias y nutricionales, para el cuidado del cuerpo, la figura y la salud. […] Asimismo, la Sala advierte que la expresión NUTRILATINA, hace referencia al origen empresarial de los productos que pretende distinguir el signo, pues la parte demandante, a saber, Laboratorios Nutrilatina Ltda., es quien solicita el registro como marca el signo mixto en cuestión. […] Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que las marcas en conflicto no resultan similares, por cuanto al cotejar la totalidad del conjunto marcario, tienen diferente composición en cuanto al número de palabras, vocales y consonantes, lo que le da al signo solicitado una mayor extensión. Unido a que, la introducción de la expresión NUTRILATINA, le da una mayor diferencia al signo solicitado frente a la composición ortográfica de la marca registrada, proveyendo suficiente distintividad al conjunto marcario.
Partiendo del anterior análisis, la Sala considera que no existe una similitud ortográfica entre los signos cotejados, considerando que a pesar de coincidir con las partículas DIETSHAKE – DIET SHAKE, la adición de la expresión NUTRILATINA altera dicha semejanza. […] Conforme a lo anterior, encontramos que la expresión DIETSHAKE de la marca previamente registrada, la cual corresponde a una sola palabra, debe 42 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de diciembre de 2023. Rad.: 11001032400020130006000. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00 Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio entenderse como de fantasía, pues no tiene significado en el idioma castellano que sea identificable para el consumidor medio.
Ahora bien, respecto del signo distintivo NUTRILATINA DIET SHAKE se tiene que, como se mencionó en acápite supra, la palabra SHAKE, al no ser una palabra en castellano, ni de conocimiento del consumidor medio, es de fantasía y, en consecuencia, la marca, en su conjunto, se debe considerar como tal. Por ende, la Sala considera que no es posible realizar dicha comparación. Corolario de lo expuesto y una vez realizada la comparación de los signos distintivos de manera conjunta y sucesiva; teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala considera que: i) no existe similitud ortográfica ni fonética entre ellos; y ii) aunque comparten las expresiones DIET SHAKE, que son de uso común, dicha circunstancia no puede impedir el uso de las mismas por terceros, siempre y cuando esté acompañado de expresiones adicionales que le otorguen suficiente distintividad. […] Asimismo, la Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto NUTRILATINA DIET SHAKE solicitado para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos exigidos por la normativa comunitaria andina para ser registrada como marca, comoquiera que, al poseer la expresión NUTRILATINA, la cual además hace referencia a su origen empresarial, diluye las semejanzas de tipo ortográfico y fonético con las marcas nominativas DIETHSAKE, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso y, en consecuencia, no se cumplen los supuestos fácticos para la configuración de la causal de nulidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 […]”.
(negrilla fuera del texto). 83. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que el signo solicitado cumple con el requisito de distintividad extrínseca al no ser similarmente confundible con las marcas previas. 84. Asimismo, esta Sección advierte que el signo también es distintivo intrínsecamente, de conformidad con el artículo 135 literales e) y f) de la Decisión 486 de 2000.
Lo anterior, comoquiera que, si bien, contiene las expresiones de uso común “DIET” y “SHAKE”, y descriptiva “DIET”, también está compuesto por la expresión evocativa NUTRILATINA, el cual lo hace distintivo. Esta misma conclusión fue expuesta por esta Sala en la sentencia indicada supra, en los siguientes términos: “[…] En ese sentido y atendiendo a que la expresión NUTRILATINA: i) evoca las propiedades nutricionales de los productos que pretenden ser reivindicados en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; y ii) corresponde al origen empresarial de los mismos; esta Sala considera que su introducción en el conjunto marcario, el cual corresponde a un elemento denominativo compuesto con palabras descriptivas y genéricas, lo hace distintivo y en consecuencia registrable.
De esta forma, no se cumplen con los supuestos fácticos necesarios para que se configuren las causales de irregistrabilidad previstas en los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 […]” (negrilla fuera del texto). 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00 Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 85.
Finalmente, la Sala se releva de estudiar el argumento de la parte demandante relativo a que: i) es titular de algunas marcas con la denominación “NUTRILATINA” para identificar en el mercado productos de las clases 5ª, 29, 30 y 32; y ii) que en Brasil es titular de la marca “NUTRILATINA DIET SHAKE”, comoquiera que se encuentra establecida la distintividad del signo cuestionado.
IV.5. Conclusión 86. En ese contexto, los actos acusados violaron lo previsto en los artículos 135 literales e) y f) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como lo dispuesto en el artículo 151 ibidem. En particular, las resoluciones no evaluaron correctamente las diferencias entre las marcas en conflicto, así como la distintividad intrínseca del signo. 87.
Por lo anterior, la Sala considera que la SIC debió conceder el registro de la marca mixta “NUTRILATINA DIET SHAKE” para amparar productos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Nutrilatina Laboratorios Ltda. En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de las Resoluciones 61200 de 31 de octubre de 2011 y 53441 de 6 de septiembre de 2012 y acceder al restablecimiento del derecho solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 88.
Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 61200 de 31 de octubre de 2011 y 53441 de 6 de septiembre de 2012, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro como marca del signo mixto “NUTRILATINA DIET SHAKE” solicitado para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Nutrilatina Laboratorios Ltda., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2013-00059-00 Demandante: Nutrilatina Laboratorios Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.