11001032400020200048500 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Referencia: Acción de nulidad relativa Actora: GRASAS S.A. TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA NI CONCEPTUAL QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “GOURMET FAMILY” y “GOURMET”, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL.

LA PALABRA “GOURMET” ES DE USO COMÚN PARA PRODUCTOS DE LA CLASE 29 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA Y, POR LO TANTO, INAPROPIABLES DE MANERA EXCLUSIVA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad GRASAS S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 40140 de 21 de julio de 2020, “Por la 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio2.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: - Que el 17 de enero 2017, el señor ALEJANDRO YARCE VILLA presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “GOURMET FAMILY”, para identificar servicios comprendidos en la Clase 393 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Indicó que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, presentó oposición contra del registro solicitado, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad frente a la marca “GOURMET”, previamente registrada a su favor en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante la Resolución núm. 41659 de 12 de julio de 2017, el director de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada su oposición y, 2 En adelante SIC. 3 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: “[…] reparto de cestas de regalo y kits que contienen artículos seleccionados según ocasiones o temas particulares […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en consecuencia, denegó el registro como marca del signo mixto “GOURMET FAMILY”, para distinguir servicios en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º- Que contra la citada decisión el señor ALEJANDRO YARCE VILLA interpuso recurso de apelación, siendo resuelto a través de la Resolución núm. 40140 de 2020, emanada de la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC, que revocó la decisión inicial y, en consecuencia, declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca “GOURMET FAMILY”, para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de dicho ciudadano. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada incurrió en falsa motivación, por cuanto solo habían transcurrido 22 meses desde la última declaratoria de notoriedad de la marca opositora “GOURMET” y no 34 meses como se afirmó en el citado acto.

Indicó que la entidad demandada no valoró en debida forma las pruebas allegadas al trámite administrativo, entre ellas, las aportadas frente al recurso de apelación interpuesto por el señor YARCE VILLA, 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contra la Resolución núm. 41659 de 2017, ya que utilizó como argumento que había transcurrido mucho tiempo desde la última declaratoria de notoriedad de la marca “GOURMET”; y que, además, fueron allegadas de manera extemporánea, cuando sí las había aportado en el término procesal oportuno. Que ello es así, por cuanto ella puede presentar pruebas en cualquier momento de la actuación administrativa con anterioridad a que se tome una decisión de fondo; y que, en el caso bajo examen, las allegó en sede de apelación previo a que ésta se resolviera.

Insistió en que el tiempo que transcurrió entre la última declaratoria de notoriedad de la marca “GOURMET” y la solicitud de registro de la expresión objeto de controversia, esto es, de veintidós meses, no resultaba suficiente para que el carácter notorio del signo distintivo de su propiedad desapareciera. Adujo que en otros casos la entidad demandada sí tuvo en cuenta la notoriedad de su marca “GOURMET”, a pesar de que habían transcurrido más de 22 meses desde la última declaratoria de notoriedad. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir la resolución acusada vulneró los artículos 29 de la Constitución Política y 5° y 40 del CPACA, puesto que existió una ausencia de valoración de su oposición, ya que la entidad demandada afirmó que no era procedente analizar la causal de oposición prevista en el literal h) porque no allegó material probatorio que demostrara el carácter notorio de la marca “GOURMET”, cuando ella sí allegó pruebas que probaban dicho estatus.

Sostuvo que la SIC violó su obligación de efectuar el cotejo marcario de los signos distintivos enfrentados, pues desde el punto de vista ortográfico éstos son iguales, ya que la expresión “GOURMET FAMILY” reproduce en su totalidad la de su propiedad, por lo que de permitir su coexistencia en el mercado se generaría un grave riesgo de confusión en el público consumidor.

En efecto, dicha semejanza puede apreciarse a partir del siguiente ejercicio: “GOURMET”- GOURMET FAMILY”-“GOURMET”-“ GOURMET FAMILY”. “GOURMET”- GOURMET FAMILY”-“GOURMET”-“ GOURMET FAMILY”. “GOURMET”- GOURMET FAMILY”-“GOURMET”-“ GOURMET FAMILY”. “GOURMET”- GOURMET FAMILY”-“GOURMET”-“ GOURMET FAMILY”. Señaló que la palabra “FAMILY” no posee una carga distintiva al tratarse de una expresión común usada en el mercado. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que el público consumidor al encontrar en el mercado los servicios amparados por el signo “GOURMET FAMILY” arribarían a la conclusión que se trata de un nuevo servicio lanzado por ella orientado a entregar cestas de productos con la marca “GOURMET”, lo que conllevaría un alto riesgo de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Indicó que entre la fecha de la solicitud de registro de la marca cuestionada y la última declaratoria de notoriedad de la marca “GOURMET” transcurrieron más de 34 meses, tiempo en el cual su carácter notorio pudo desaparecer o disminuirse; y que en tratándose de un fenómeno de mercado, la notoriedad de un signo puede variar debido a la mutabilidad de aquel, razón por la cual no se puede tener certeza de que la marca opositora haya continuado siendo notoria después de tanto tiempo.

Que en vista de lo anterior y teniendo en cuenta que no se allegó material probatorio adicional que demostrara el carácter notorio de la 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca “GOURMET”, no resultaba aplicable al presente caso la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Manifestó que el artículo 146 de la Decisión 486 prevé un plazo de 30 días para presentar oposiciones y allegar las pruebas que estime pertinentes, razón por la cual las pruebas aportadas por la actora en respuesta al recurso de apelación interpuesto por el señor ALEJANDRO YARCE, tendientes a extender el período por el cual fue reconocida la notoriedad de la marca “GOURMET”, resultaban extemporáneas al no haberse radicado en el momento procesal oportuno para ello.

II.2. El señor ALEJANDRO YARCE VILLA, tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma5, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 30 de septiembre de 2022, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, adicionado por el 5 Folios 37 y 42 del cuaderno físico principal. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20216, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma consiste en determinar si la Resolución núm. 40140 de 21 de julio de 2020, mediante la cual la SIC concedió el registro como marca del signo mixto “GOURMET FAMILY”, a nombre del señor ALEJANDRO YARCE VILLA, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera o no lo previsto en los artículos 29 de la Constitución Política y 5° y 40 del CPACA. 6 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Las partes no manifestaron tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y la contestación de ésta. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, aseguró que la entidad demandada desconoció el carácter notorio de la marca “GOURMET”, argumentando, a su juicio, falsamente, que la declaratoria de la notoriedad había sido efectuada 34 meses antes de la solicitud de registro de la marca cuestionada, a pesar de que ésta se expidió tan solo 22 meses antes.

IV.-2. La SIC insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda, pues afirmó que las pruebas que el opositor (ahora demandante) pretendía hacer valer, debían ser aportadas con la 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co oposición a la que se refiere el Artículo 146 de la Decisión 486 y no con la presentación del recurso de apelación. IV.-3.

En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria aplicable a la controversia, concluyó7: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020200048500, constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 261-IP-2022 y 153-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023 y 5187 del 22 de mayo de 2023. Adicionalmente, podrá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 344-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023. 7 Proceso 479-IP-2022. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 40140 de 21 de julio de 202, concedió el registro de la marca mixta “GOURMET FAMILY” al señor ALEJANDRO YARCE VILLA, para amparar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

A juicio de la demandante, la SIC violó su obligación de efectuar el cotejo marcario de los signos distintivos enfrentados, pues desde el punto de vista orográfico éstos son iguales, ya que la expresión “GOURMET FAMILY” reproduce en su totalidad la de su propiedad, por lo que de permitir su coexistencia en el mercado se generaría un grave riesgo de confusión en el público consumidor.

Indicó que la entidad demandada no valoró en debida forma las pruebas allegadas al trámite administrativo, entre ellas, las aportadas frente al recurso de apelación interpuesto por el señor YARCE VILLA, contra la Resolución núm. 41659 de 2017, ya que utilizó como argumento que había transcurrido mucho tiempo desde la última 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co declaratoria de notoriedad de la marca “GOURMET”; y que, además, fueron allegadas de manera extemporánea, cuando ella sí las aportó en el término oportuno. Que ello es así, por cuanto ella puede presentar pruebas en cualquier momento de la actuación administrativa con anterioridad a que se tome una decisión de fondo; y que, en el caso bajo examen, las allegó en sede de apelación previo a que ésta se resolviera.

Por su parte, la SIC señaló que entre la fecha de la solicitud de registro de la marca cuestionada y la última declaratoria de notoriedad de la marca “GOURMET” transcurrieron más de 34 meses, tiempo en el cual su carácter notorio pudo desaparecer o disminuirse; y que en tratándose de un fenómeno de mercado, la notoriedad de un signo puede variar debido a la mutabilidad de aquel, razón por la cual no se puede tener certeza de que la marca opositora haya continuado siendo notoria después de tanto tiempo.

Manifestó que el artículo 146 de la Decisión 486 prevé un plazo de 30 días para presentar oposiciones y allegar las pruebas que estime pertinentes, razón por la cual las pruebas aportadas por la actora en respuesta al recurso de apelación interpuesto por el señor ALEJANDRO YARCE, tendientes a extender el período por el cual fue 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reconocida la notoriedad de la marca “GOURMET”, resultaban extemporáneas al no haberse radicado en el momento procesal oportuno para ello.

El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 479-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 261-IP-20228, 153-IP-20229 y 344-IP-202210, en las que se interpretó el artículo 136, literales a) y h), de la Decisión 486.

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora no invocó como vulnerado el artículo 136, literales a) y h) ibidem, al exponer el concepto de violación de los mismos adujo que la marca cuestionada es similarmente confundible con su marca previamente registrada y notoria; es decir, alegó la falta de cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136, ibidem11. 8 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 del 13 de marzo de 2023. 9 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5187 del 22 de mayo de 2023. 10 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 del 12 de abril de 2023. 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, la demandante argumentó que en el caso sub examine se presenta confundibilidad entre las expresiones enfrentadas, máxime si se tiene en cuenta que la marca cuestionada “GOURMET FAMILY”, reproduce en su totalidad la de su propiedad, por lo que de permitir su coexistencia en el mercado se generaría un grave riesgo de confusión en el público consumidor.

Por lo anterior, el estudio de los supuestos previstos en el artículo 136, literales a) y h) ibidem, se incluyen en el problema jurídico a resolver12, comoquiera que en el presente asunto se está debatiendo el cumplimiento de las causales de irregistrabilidad previstas en dichos literales, esto es, la confundibilidad frente a una marca previamente registrada y la similitud respecto de un signo notorio.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA MIXTA CUESTIONADA13 MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS14 Como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, “GOURMET FAMILY”, como lo es la cuestionada, con unas marcas mixtas “GOURMET”, a nombre de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en ellas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas enfrentadas, no así las gráficas que las acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que las distingue. 13 Índice 3 del expediente digital. 14 Índice 3 del expediente digital. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efecto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante […]”. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Es del caso señalar que tal y como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultará imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso deberá analizarse los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Según la actora, la palabra “FAMILY”, que hace parte de la marca cuestionada, es de uso común para los servicios que identifica en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, verificada la página web de la entidad demandada15, a la fecha de expedición del acto administrativo acusado, no existían marcas cuya denominación incluyera dicho término, razón por la cual ésta no se puede tener como tal. Sin embargo, consultada la página web de la entidad demandada16, a la fecha de expedición del acto administrativo acusado, la Sala advierte que se encontraban registradas las siguientes marcas en la Clase 29, que amparan las marcas opositoras, que contenían la expresión “GOURMET”: 15 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 14 de agosto de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA TITULAR REG.

NÚM. GOURMET SHOP ASSHO (MIXTA) MÓNICA MEJÍA CAMACHO 338173 DOCTORA GOURMET (MIXTA) CARBONE BRACHT & CIA S.C.A. 646881 NÁPOLES GOURMET (MIXTA) SANTA ANITA NAPOLES S.A. 384888 ESTILO GOURMET (MIXTA) ALIMENTOS ESTILO GOURMET S.A.S. 387632 TOQUE GOURMET (MIXTA) MÓNICA SALDARRIAGA ORREGO 357501 ESTILO GOURMET (MIXTA) ALIMENTOS ESTILO GOURMET S.A.S. 615617 Lo anterior, pone de manifiesto que se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo tanto, la actora como titular de un elemento de uso común, como lo es en este caso, “GOURMET”, para productos de la Clase 29, no puede impedir la inclusión de dicha partícula o palabra en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general17.

En ese sentido, al ser “GOURMET” una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, 17 Análisis este efectuado por la Sala en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00023-00, C.P. María Elizabeth García González, que ahora se prohíja. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co es decir, que los vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal precisó: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]” (Resaltado fuera de texto).

Al respecto, se precisa que si bien es cierto que, en principio, la palabra de uso común, “GOURMET”, que forma parte de las marcas opositoras, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo, dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirla se reducen las marcas de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, además que es frente a ésta expresión respecto de cual se alega la presunta confusión, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando las expresiones en su conjunto. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, no se advierte que la partícula “GOURMET” sea de uso común para los servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, esto es, “GOURMET FAMILY” y “GOURMET”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que las marcas en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues la marca cuestionada, “GOURMET FAMILY” se conforma por dos (2) palabras, cinco (5) sílabas (GOUR-MET-FA-MI-LY), ocho (8) consonantes (G- R-M-T-F-M-L-Y) y cinco (5) vocales (O-U-E-A-I), mientras que las marcas previamente registradas, “GOURMET”, están compuestas por una (1) palabra, dos (2) sílabas (GOUR-MET), cuatro (4) consonantes (G-R-M-T) y tres (3) vocales (O-U-E).

En efecto, a diferencia de las marcas previamente registradas, la marca solicitada cuenta con una palabra en su final diferente, esto es, “FAMILY”, por lo que se genera una marca completamente diferente 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y distintiva, que hace registrable a la expresión cuestionada “GOURMET FAMILY”, frente a las marcas opositoras “GOURMET”, que en su final cuentan con la partícula “MET” y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

Se observa, entonces, que la marca cuestionada al estar acompañada en su final de la expresión “FAMILY” genera una expresión completamente distintiva, que puede ser registrable; además, aquella le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarla de las marcas previamente registradas. En efecto, si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten una partícula de uso común para la Clase 29, como lo es “GOURMET”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas para dichos productos, también lo es que este vocablo en la marca cuestionada se encuentra combinado en su final con una expresión diferente, “FAMILY”, por lo que se genera una marca completamente diferente y distintiva, que hace registrable a la marca cuestionada “GOURMET FAMILY”, frente a las marcas previamente registradas “GOURMET” y permite concluir que no hay similitud ortográfica. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En otras palabras, el vocablo “FAMILY”, de la expresión cuestionada, refuerza las diferencias entre las marcas en disputa y permite al consumidor vincularla con un origen empresarial determinado, dotándolas de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”18.

En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente debido a que la palabra “FAMILY”, que hacen parte de la marca cuestionada, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante frente a las marcas previamente registradas, más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada marca es clara.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: GOURMET FAMILY – GOURMET – GOURMET FAMILY - GOURMET GOURMET FAMILY – GOURMET – GOURMET FAMILY - GOURMET GOURMET FAMILY – GOURMET – GOURMET FAMILY - GOURMET GOURMET FAMILY – GOURMET – GOURMET FAMILY - GOURMET 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de sufijos diferentes le aportan una fuerza distintiva especial al signo distintivo cuestionado, lo que lo hace registrable, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.19 En cuanto a la similitud ideológica, la Sala estima que el término “GOURMET”, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española20, significa “[…] 1. m. y f. Persona de gustos exquisitos en lo relativo a la comida y a la bebida. […]”.

Por su parte, la palabra “FAMILY”, presente en la marca cuestionada, proviene del idioma inglés y, en castellano, traduce a “FAMILIA”. En relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de febrero de 202421 señaló lo siguiente: 19 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2012-00275-00.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2011-00061-00. 20 https://dle.rae.es/enviar?m=form, consultado el 2 de agosto de 2024. 21 Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, Sección Primera, expediente identificado con el número único de radicación 2016-00126-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]”. (Destacado de la Sala). Por su parte el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4.

Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. […]”.(Destacado de la Sala).

Así las cosas, la Sala observa que además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto que se pretende proteger.

Al respecto, la Sala advierte que la palabra “FAMILY” si bien es cierto que se encuentra escrita en inglés, sirve de raíz equivalente22 a su traducción en castellano “FAMILIA”, máxime si se tiene en cuenta que fonéticamente se escuchan casi de manera idéntica, razón por la cual, en este caso, debe tratarse como si fuese una expresión local. 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de octubre de 2023, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2014-00418-00. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Así las cosas, el término “FAMILIA” ha sido definido como23: “[…] 1. f. Grupo de personas vinculadas por relaciones de matrimonio, parentesco, convivencia o afinidad. […]”.

En ese sentido, la Sala advierte diferencias conceptuales entre las marcas enfrentadas, toda vez que la marca cuestionada hace alusión a un grupo de personas vinculadas que ostentan un gusto exquisito relativo a la comida y a la bebida. Así las cosas, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas enfrentadas, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética ni conceptual, que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión dado que la marca cuestionada es lo suficientemente distintiva y diferente de las previamente registradas.

Comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a), de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que 23 https://dle.rae.es/familia?m=form Consultado el 30 de agosto de 2024. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co identifican las marcas debido a que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Ahora, en relación con el argumento de la actora referente a que sus marcas “GOURMET”, previamente registradas, son notoriamente conocidas, la Sala estima que ello es irrelevante porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que la marca solicitada “GOURMET FAMILY” pudiese causarle perjuicio, comoquiera que priman las diferencias estructurales entre las marcas cotejadas, conforme lo señaló esta Sección24, cuando razonó así: “[…] Para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas.

Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad [ ]”. 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2004-00376.

Criterio reiterado en las sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González. número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00183-00. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la demandante en relación con la notoriedad de sus marcas, por lo que se abstendrá de analizar las pruebas allegadas y los argumentos esgrimidos por ella al respecto.

Ahora, frente al argumento de la actora relativo a que el acto administrativo acusado fue expedido con falsa motivación, dado que no valoró en debida forma las pruebas allegadas al trámite administrativo, entre ellas, las aportadas frente al recurso de apelación interpuesto por el señor YARCE VILLA, contra la Resolución núm. 41659 de 2017, ya que utilizó como argumento que había transcurrido mucho tiempo desde la última declaratoria de notoriedad de la marca “GOURMET”; y que, además, fueron allegadas de manera extemporánea, cuando sí las había allegado en el término procesal oportuno, esta Sección, en sentencia de 14 de abril de 201625, reiteró los supuestos establecidos en el fallo de 25 de febrero de 200926 para la configuración de dicha causal de nulidad, en el que se señaló lo siguiente: “[…] la falsa motivación del acto tiene ocurrencia cuando i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la Administración Pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas; iii) porque el 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2008-00265-01. 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, núm. único de radicación 85001-23-31-000-1997-00374- 01(15797) 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) porque los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión […]” (Resaltado fuera de texto).

En este orden de ideas y atendiendo el contenido de la resolución demandada, esta Sala no encuentra que se presente ninguno de los supuestos para la configuración de la causal de nulidad por falsa motivación, habida cuenta que dicho acto contiene tanto la fundamentación fáctica como jurídica, los supuestos de hecho no son contrarios a la realidad, la entidad no dio un alcance diferente a los hechos o a las normas en que basó la decisión y existe coherencia en la motivación y la decisión adoptada por la SIC, al haber declarado infundada la oposición de la actora y, en consecuencia, conceder el registro de la marca mixta “GOURMET FAMILY”, al estimar que no era confundible con las marcas opositoras.

En efecto, a través de la Resolución acusada núm. 40140 de 2020, la entidad demandada sostuvo lo siguiente: “[…] Como sustento de la notoriedad de la marca GOURMET, la opositora se remitió a pronunciamientos anteriores proferidos por esta Entidad, en los que se reconoció la notoriedad del signo opositor para identificar “aceites” de la clase 29 Internacional.

Tales pronunciamientos fueron tenidos en cuenta por la Dirección de Signos Distintivos. Respecto de lo anterior, señala el recurrente que se cometió un yerro al aplicar la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136, comoquiera que la opositora no canceló la tasa de invocación de la notoriedad. Además, no se aportó material 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co probatorio adicional para extenderla, aunado a que entre la última extensión de notoriedad y la solicitud de registro de la referencia, ha pasado mucho tiempo.

En razón de ello, le corresponde a este Despacho determinar si la aplicación de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 en el caso concreto, era procedente.

3. CASO CONCRETO 3.1. Invocación de notoriedad en un trámite de oposición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su artículo 277 consagra: “Artículo 277.- Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión. Una vez iniciados los trámites ante la oficina nacional competente, las tasas no serán reembolsables” En concordancia con lo anterior, a través del numeral 1.1.2.2.7 del Capitulo Primero, Titulo X de la Circular Única proferida por esta Superintendencia se estableció la tasa de invocación de notoriedad en un trámite de oposición. Sin embargo, esta tasa se debe cancelar únicamente cuando el opositor requiera que se reconozca la notoriedad de su marca durante un período determinado.

No ocurre así cuando el opositor solicita que se tengan en cuenta actos administrativos anteriores en los que se ha declarado la notoriedad de su signo, habiendo cancelado la tasa de invocación de notoriedad, y considera que resultan aplicables en su defensa. De esta forma, para el caso que nos ocupa, comoquiera que la sociedad opositora no aportó material probatorio adicional en el término de la oposición ni solicitó que se reconociera la notoriedad de la marca GOURMET por un período adicional al declarado en resoluciones anteriores, no era necesario cancelar la tasa establecida en el numeral 1.1.2.2.7 del Capitulo Primero, Titulo X de la Circular Única.

De otro lado, el artículo 146 establece: “Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada”. Durante el término señalado en el artículo 146, quien considere tener un interés legítimo puede oponerse a una solicitud de registro de un signo distintivo fundamentando su objeción en argumentos y pruebas, si así lo considera.

Además, la norma señala que las oficinas nacionales podrán otorgar un plazo adicional para que los opositores presenten pruebas que soporten sus argumentos, en esta etapa del trámite. Es el anterior entonces, el momento procesal oportuno para oponerse motivadamente a una solicitud de registro, presentando para ello argumentos e incluso pruebas que sustenten las objeciones a que haya lugar.

En vista de lo mencionado, este Despacho encuentra que las pruebas aportadas por GRASAS S.A., en respuesta al recurso de apelación interpuesto por ALEJANDRO YARCE, tendientes a extender el período por el cual fue reconocida la notoriedad de su marca GOURMET, resultan extemporáneas al no ser este el momento procesal para ello; razón por la cual no serán tenidas en cuenta por esta Oficina. […]”.

(Destacado fuera de texto). De lo anterior, la Sala advierte que la Decisión 486 en su artículo 146 es muy clara en cuanto al momento procesal oportuno para presentar oposiciones y allegar las pruebas que con ésta se pretendan valer, y ello corresponde a los 30 días siguientes a la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial del signo que se pretende registrar como marca e inclusive se podrá presentar una solicitud para un plazo 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adicional de 30 días para allegar las pruebas que sustenten dicha oposición. En efecto, el citado artículo dispone lo siguiente: “[…] Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. […]”.

De allí que no sea cierto, como lo pretende hacer ver la actora, que pueda allegar pruebas en cualquier momento del trámite administrativo hasta antes de que se profiera una decisión de fondo, pues la normativa comunitaria dispuso un plazo específico durante el trámite de registro para la presentación de las pruebas que se pretendan hacer valer para sustentar una oposición, de manera que las pruebas allegadas con el recurso de apelación sí resultaban extemporáneas.

Por lo tanto, no se advierte vulneración alguna de los artículos 5° y 40 del CPACA, ni que el acto administrativo demandado haya sido expedido con falsa motivación. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Finalmente, la Sala observa que la SIC no vulneró el artículo 29 de la Constitución Política, debido a que no se probó violación alguna al debido proceso y teniendo en cuenta que el registro como marca del signo cuestionado fue concedido conforme a las normas pertinentes sobre la materia y que la obligación de la SIC es realizar un examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, de manera autónoma e independiente del análisis efectuado ya sea sobre signos idénticos o similares27, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15028 de la Decisión 48629.

En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca “GOURMET FAMILY”, para amparar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara al acto 27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001032400020040006901. 28 “[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución[…]”. 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020130046300. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativo acusado, el cual está acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2020-00485-00 Actora: GRASAS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de septiembre de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.