11001032400020160013900 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024). CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00 Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. TESIS: EL SIGNO CUESTIONADO “PLUS” ES UN TÉRMINO DE USO COMÚN PARA LOS SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 44 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA Y, POR LO TANTO, INAPROPIABLE DE MANERA EXCLUSIVA POR UN SOLO TITULAR.

AL SER UN VOCABLO USUAL, CARECE DE LA DISTINTIVIDAD REQUERIDA PARA SER REGISTRADO COMO MARCA. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad MEDPLUS GROUP S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 20111, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1 En adelante CPACA. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00.

Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 27260 de 27 de mayo de 2015, "Por la cual se niega un registro", expedida por la directora de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2, y la 62801 de 2 de septiembre de 2015, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del superintendente delegado para la propiedad industrial de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de la resolución en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder la marca nominativa “PLUS” para distinguir servicios comprendidos en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 2 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00. Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1°- Que el 14 de marzo de 2014, presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “PLUS”, para identificar servicios comprendidos en la Clase 443 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°- Indicó que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna. 3º- Señaló que mediante Resolución núm. 27260 de 2015, la directora de signos distintivos de la SIC negó el registro del signo “PLUS”, para distinguir servicios en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto consideró que carecía de distintividad. 4º- Manifestó que contra la citada resolución interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 62801 de ese año, proferida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 3 El signo fue solicitado para distinguir: “[…] Servicios médicos cuidado de higiene y de belleza para personas […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00. Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 134, literales a) y b), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; y 4º y 333 de la Constitución Política por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, no se tuvo en cuenta que la expresión “PLUS” es un elemento integrante de algunas marcas de su propiedad, que gozan de significativa representatividad y notoriedad en el mercado al prestar servicios de medicina prepagada.

Sostuvo que la no concesión del signo “PLUS” genera un posible aprovechamiento injusto de su reputación por parte de terceros, que conduciría a que se permita que otros puedan solicitar el registro con expresiones similares. Alegó que la expresión “PLUS” cumple con el requisito de perceptibilidad y es susceptible de representación gráfica y, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, ha adquirido la suficiente distintividad respecto de los servicios comprendidos en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

Adujo que la expresión “PLUS” significa “Adehala o gaje suplementario u ocasional” no siendo una expresión de uso común o conocimiento general, por cuanto se hace necesario acudir al diccionario para entender 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00. Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el significado de las palabras “adehala” y “gaje” y no como lo indica la SIC al señalar que expresan “ventaja” o “superioridad”.

Manifestó que el signo “PLUS” no se encuentra incurso en causal alguna de irregistrabilidad, toda vez que no enuncia un servicio ni se define con su denominación, dado que se debe acudir a otras acepciones para formar una idea de lo que pretende representar, por lo que es improbable que un consumidor promedio al escuchar tal expresión inmediatamente la relacione con servicios médicos, de belleza o de higiene personal.

Concluyó que coexisten pacíficamente en el mercado varias marcas nominativas distinguidas que contienen la expresión “PLUS”, que distinguen productos y servicios comprendidos, respectivamente, en las clases 5ª y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de las sociedades COLGATE PALMOLIVE COMPANY y PHILIP MORRIS BRANDS SARL, y no han sido objetadas o cuestionadas, criterio y análisis que debió realizar la SIC en su debido momento.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00. Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mencionó que el signo cuestionado “PLUS” no goza de la fuerza distintiva requerida para ser registrado como marca, toda vez que es de uso común para distinguir servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, inapropiable de manera exclusiva.

Señaló que, por lo anterior, dicho término no podría ser asociado a un origen empresarial en específico; y que si bien existen marcas que contienen la partícula “PLUS”, también lo es que éstas se encuentran acompañadas de elementos adicionales que les otorgan la distintividad requerida para ser considerados como marca, sin el que el titular deba entender que el derecho de propiedad sobre el registro marcario pueda ser ejercido respecto de cada una de las expresiones que lo incorporan, sino que, por el contrario, el registro se le otorga es respecto del conjunto, tal y como fue concedido y sin ser fraccionado.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 18 de junio de 2018 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron la sociedad MEDPLUS GROUP S.A.S., en su calidad de actora del proceso, así como la SIC, en su condición de entidad demandada. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00.

Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, en el que se expuso que la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.

Posteriormente, el Despacho sustanciador se pronunció respecto de la excepción previa propuesta por la SIC, denominada “[…] caducidad de la acción […]”, frente a la cual se dijo que no prosperaba por cuanto la demanda resultaba oportuna en su ejercicio, habida cuenta que la resolución que agotó la vía gubernativa y denegó el registro solicitado fue notificada el 8 de octubre de 2015 y la demanda se presentó el 9 de febrero de 2016, esto es, dentro del término de los 4 meses previstos en la Ley para tal efecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 27260 de 27 de mayo y 62801 de 2 de 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00. Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co septiembre de 2015, mediante las cuales la SIC denegó el registro como marca del signo “PLUS”, solicitado por la actora para distinguir servicios comprendidos en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran lo dispuesto en el artículo 134, literales a) y b) de la Decisión 486; y 4º y 333 de la Constitución Política.

Las partes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. Se señaló que, una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

Finalmente, las partes manifestaron no encontrar irregularidad alguna en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se declaró saneado el proceso hasta ese momento. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00. Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1.

La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, para lo cual adujo que la expresión “PLUS”, en sí misma y sin ningún elemento adicional (nominativo o gráfico), representa una expresión débil en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual ocasionaría que los consumidores no puedan relacionar dicho término con un origen empresarial específico.

IV.2. La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda. En efecto, alegó que el signo cuestionado “PLUS” es sufijo de varios de los planes de medicina prepagada que se publicitan por diversos medios de comunicación y que se comercializan en el mercado desde hace varios años por las compañías que integran su grupo empresarial, lo cual, a su juicio, ha generado que adquiera notoriedad y prestigio en el mercado colombiano gracias a la labor de posicionamiento e inversión realizada por ella.

IV.3. En esta etapa procesal el agente del Ministerio Público guardó silencio. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00. Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó5: “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca. […] “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad.” 1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 1.3.

La distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.4.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, en dicho 5 Proceso 569-IP-2019. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00. Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. […] 1.6.

El análisis de este tipo de distintividad –intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En este sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distinta en abstracto. 1.7. Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contemplada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.

En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. […] 2. Signos conformados por denominaciones descriptivas […] 2.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas.

Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil […] 2.5.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00.

Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co deberá analizar los 'signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 27260 de 27 de mayo y 62801 de 2 de septiembre de 2015, denegó el registro como marca del signo nominativo “PLUS” a la sociedad MEDPLUS GROUP S.A.S., para amparar los siguientes servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Servicios médicos cuidado de higiene y de belleza para personas […]”, al estimar que éste carecía de distintividad.

A juicio de la actora, no se tuvo en cuenta que la expresión “PLUS” es un elemento integrante de algunas marcas de su propiedad, que gozan de significativa representatividad y notoriedad en el mercado al prestar servicios de medicina prepagada. Alegó que la expresión “PLUS” cumple con el requisito de perceptibilidad y es susceptible de representación gráfica y, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, ha adquirido la suficiente distintividad respecto de los servicios comprendidos en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00.

Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la SIC adujo que el signo cuestionado “PLUS” no goza de la fuerza distintiva requerida para ser registrado como marca, toda vez que es de uso común para distinguir servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, inapropiable de manera exclusiva.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación del artículo 135, literales b) y e),6 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]” y que no se interpretaría “[…] el artículo 134, 6 Este artículo fue interpretado de oficio por el Tribunal. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00.

Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co literales a) y b)7 de la Decisión 486, ya que no está en discusión el concepto de marca ni sus requisitos. […]”. Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerado el artículo 134 de la Decisión 486, al exponer el concepto de violación del mismo adujo que el signo solicitado no carecía de distintividad, sino que por el contrario, cumplía a cabalidad la aptitud individualizadora respecto de los servicios que identifica en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, alegó la ausencia de falta de distintividad, prevista en la causal de irregistrabilidad contenida artículo 135, literal b), ibidem8.

En efecto, la parte demandante argumentó que la expresión “PLUS” cumple con el requisito de perceptibilidad y es susceptible de representación gráfica. En este orden de ideas, la Sala considera que en el caso sub lite procede también el análisis de vulneración del literal b), del artículo 7 Comoquiera que dicho artículo no fue interpretado por el Tribunal, la Sala se relevará de realizar su estudio. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00.

Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 135 de la Decisión 486, razón por la cual su estudio se incluye en el problema jurídico a resolver9. Precisado lo anterior, el texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad. […]”.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. El requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00.

Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De acuerdo con la citada interpretación prejudicial, la distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e, incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo alegado por la demandante, resulta necesario analizar si el citado signo nominativo “PLUS” es distintivo respecto de los servicios que identifica o si, por el contrario, carece de la distintividad requerida para ser registrado como marca, al ser una expresión de uso común para los servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo sostenido por la entidad demandada.

Frente a dicho aspecto, en la Interpretación Prejudicial 514-IP-2016, el Tribunal expresó lo siguiente: “[…] 3.3. En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate. 3.4.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00. Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. 3.5.

La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico. […] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformado exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se pude proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. […]” Sobre este asunto la Sala debe puntualizar que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Y en relación con los signos farmacéuticos compuestos por partículas de uso común, en sentencia de 22 de enero de 201510, la Sala señaló: 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00133-00, C.P. María Elizabeth García González. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00.

Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] Al efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: […] Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

Por lo tanto ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. […]”.

Ahora bien, en el caso sub examine se encontró que en la página web de la entidad demandada11 figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados se encontraban registradas en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la expresión “PLUS”: MARCA TITULAR REG.

NÚM. CLIENT-PLUS (NOMINATIVA) PROCAPS S.A. 270620 ORTODONCIA PLUS (MIXTA) JAIME ALBERTO LOMANTO TRUJILLO 331539 PLUSMEDICAL (MIXTA) JACOBO EVARISTO PÉREZ PÉREZ 339580 ORTHOPLUS (MIXTA) FLORA LAB S.A.S. 368321 ORO PLUS COOMEVA (NOMINATIVA) COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA COOMEVA 419922 11 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 4 de diciembre de 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00.

Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co POINTSPLUS (NOMINATIVA) WW INTERNATIONAL, INC. 419992 Lo anterior pone de manifiesto que “PLUS” es una expresión de uso común y débil respecto de los servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

Y al tratarse de una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, que como es un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente12: “[…] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”. (Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, la actora, como solicitante de un signo que se encuentra conformado por un elemento de uso común, esto es, “PLUS”, no puede pretender obtener derechos respecto de una partícula que 12 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00.

Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co resulta inapropiable de manera exclusiva, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general. En otras palabras, no se puede permitir el registro de signos compuestos únicamente por términos de uso común, pues ello equivaldría a otorgarle al titular un monopolio sobre ese género de servicios, privando a la competencia de contrarrestar las ventajas que surjan con ocasión de dicho registro.

Adicionalmente, la Sala advierte que el signo cuestionado no cuenta con elementos adicionales, ya sean nominativos o gráficos, que aumenten su grado de distintividad y permitan diferenciarlo respecto de otros signos que contienen esa partícula de uso común en el mercado. De lo expuesto anteriormente, la Sala observa que el signo solicitado a registro no le permite al consumidor diferenciarlo de otros servicios que se ofertan en el mercado, determinando con ello que éste pueda caer en error al adquirir el bien, al tampoco poder asociarlo con un origen empresarial determinado.

Así las cosas, el signo cuestionado no puede ser apropiado exclusivamente por la sociedad actora, por cuanto se estaría privando al resto de sociedades de utilizar una expresión necesaria y de uso común para ofrecer sus servicios en el mercado. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00. Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese sentido, la Sala también considera que el signo solicitado no es distintivo, ya que no posee la capacidad de diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo que a su vez no permite al consumidor realizar la elección del servicio que realmente desea adquirir, por lo que, al no ser distintivo, tampoco cumple con la función de indicar el origen empresarial del mismo.

Por todo lo anterior, al constituir la expresión objeto de controversia un término exclusivamente de uso común y, por lo tanto, carente de distintividad respecto de los servicios que pretende distinguir en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala encuentra que el signo “PLUS” se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

Ahora, en lo que respecta al argumento de la actora relativo a que existen varias expresiones que han sido registradas y tienen o han tenido la expresión “PLUS”, las cuales han sido concedidas como marcas para distinguir productos y servicios de las clases 5ª y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala considera que no puede aplicar el criterio utilizado en dichos asuntos, pues la obligación de la entidad demandada es estudiar en cada caso particular la registrabilidad o no de los signos 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00.

Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co solicitados como marcas13; y de considerarse que eventualmente la administración se hubiera equivocado en el análisis de otras solicitudes marcarias, la jurisprudencia reiteradamente ha señalado que la comisión de un error no puede generar cadena sucesiva de errores. 14 Ahora, la actora señaló que no se tuvo en cuenta que la expresión “PLUS” es un elemento integrante de algunas marcas de su propiedad, que gozan de significativa representatividad y notoriedad en el mercado al prestar servicios de medicina prepagada.

En ese sentido y en relación con las marcas notorias y su protección, es del caso traer a colación la sentencia proferida el 22 de mayo de 201415, en la que se precisó, con fundamento en la interpretación prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] Con relación a la notoriedad de las marcas y su prueba, el mismo Tribunal de Justicia precisó: “El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2004-00065-00. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de julio de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2013-00255-00. 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080005300. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00.

Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

(Las negrillas y subrayas fuera de texto) En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […].” 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00. Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, como lo indicó el Tribunal en la transcripción que antecede, “[…] la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […]”, ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso [..]”.

En este punto, la Sala precisa que la actora aduce que varias marcas de su propiedad que contienen la expresión “PLUS” son notorias, para lo cual aportó algunos documentos tendientes a demostrar tal situación; sin embargo, el signo que se encuentra bajo estudio es la expresión “PLUS”, es decir, un signo independiente, respecto del cual no se alega la notoriedad como tal.

Corolario de lo expuesto, la Sala considera que no resulta procedente estudiar la calidad de notoriedad de las demás marcas registradas por la actora que contienen la partícula “PLUS” en el caso bajo estudio. Ahora, la Sala se referirá al argumento de la sociedad MEDPLUS GROUP S.A.S., relativo a que el signo cuestionado “PLUS” ha adquirido distintividad por su uso constante en el mercado. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00.

Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En relación con la distintividad adquirida, el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 72-IP-2020, señaló lo siguiente: “[…] 3. La distintividad adquirida o “secondary meaning” […] 3.5. En virtud de la distintividad adquirida, un signo que ab initio no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado.

En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca. 3.6. De acuerdo a lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada: a) que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el requisito de distintividad b) que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado. […] 3.8.

Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, se debe prestar especial atención a esta circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo inicialmente, se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado. […]”. (Destacado fuera de texto). De lo expuesto, la Sala colige que para que opere la figura de la “distintividad sobrevenida o adquirida”, deberá probar, quien la alegue, al momento de decidirse sobre el registro de un signo distintivo, que el signo adquirió la distintividad de la cual carecía en inicio, 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00.

Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mediante pruebas dirigidas a determinar un uso constante en el comercio, esto es, ininterrumpido, real y efectivo, del producto o servicio identificado con dicho signo, en el mercado. Adicionalmente, el Tribunal, en la mencionada Interpretación Prejudicial, precisó que el uso constante debe ser previo al registro, de la siguiente manera: “[…] 3.4.

El uso como signo distintivo de productos y/o servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto y/o servicio. Por ello, la distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al registro y estableciendo una importante excepción a determinadas causales de irregistrabilidad de carácter absoluto contempladas en el artículo 135 de la Decisión 486. […]” (Destacado fuera de texto).

Y, en dicha oportunidad, también advirtió que dicho uso, además de ser ininterrumpido, debe ser real y efectivo, así: “[…] 3.9. El uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca se encuentra regulado en el artículo 166 de la Decisión 486, el cual establece los parámetros en relación con las cantidades de los productos comercializados y servicios brindados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00.

Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a) Naturaleza de los producto o servicios: Este punto es fundamental para determinar el uso real, toda vez que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.

En este sentido, la oficina nacional competente o el juez competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b) Modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. […]” (Destacado fuera de texto) De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que la actora alegó que el signo “PLUS” ha adquirido distintividad en virtud de su posicionamiento en el mercado, la Sala considera necesario referirse a las pruebas allegadas a fin de establecer si goza de distintividad adquirida o no. Para el efecto, en el caso sub lite, la demandante aportó las siguientes pruebas para demostrar la distintividad adquirida de dicho signo:.- Brochure de los planes de medicina prepagada ofertados que incluyen la expresión “PLUS” en sus denominaciones16: 16 Folios 23 y 24 del cuaderno físico principal. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00.

Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, la Sala encuentra que el primero de los dos presupuestos señalados por el Tribunal acontece en el caso presente, en razón a que el signo “PLUS” no es distintivo; sin embargo, respecto del segundo elemento, no hay prueba en el expediente que demuestre el uso constante, por parte de la demandante, del referido signo en el comercio subregional, respecto de los servicios comprendidos en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

Lo anterior, por cuanto el Tribunal ha señalado que el uso constante e ininterrumpido debe ser previo al registro y la única prueba aportada por la sociedad MEDPLUS GROUP S.A.S. se encuentra sin una fecha cierta. 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00. Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En otras palabras, la actora no aportó prueba alguna para la fecha de registro del signo cuestionado, esto es, para el 14 de marzo de 2014, que diera cuenta sobre la cantidad del servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de dichos servicios ni con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización, vale decir, sobre las cantidades vendidas ni acerca de la comercialización del servicio que ampara el signo cuestionado, como tampoco se demostró que dicho uso fue ininterrumpido, factores estos, determinantes para probar el uso de constante y, en consecuencia, para que opere la figura de la “distintividad sobrevenida o adquirida”, de acuerdo con lo reseñado precedentemente.

En este orden de ideas, al no poseer el signo solicitado “PLUS” la condición de distintividad necesaria, la Sala concluye que no se violó la norma invocada como vulnerada por la actora, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó, por lo que tampoco se advierte vulneración alguna de los artículos 4º y 333 de la Constitución Política. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00.

Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 12 de diciembre de 2024. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00139-00. Actora: MEDPLUS GROUP S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente Aclara voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.