CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) Número único de radicación: 11001032400020160032000 Referencia: nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Cheers Group S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Inversiones Cheers del Caribe S.A. Temas: Expresiones genéricas – Expresiones de uso común –Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.

Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por Cheers Group S.A.S contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 48044 de 31 de julio de 20152 y 95187 de 4 de diciembre de 20153. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1 Cfr. Folios 179 a 180. La Sala, mediante auto de 12 de diciembre de 2017, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Cfr. Folios 10 a 16 3 Cfr. Folios 19 a 21 2 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 1. Cheers Group S.A.S. en adelante la parte demandante4, presentó demanda5 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho6, para que se declare la nulidad de la Resolución núms 48044 de 31 de julio de 2015, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y, la Resolución núm. 95187 de 4 de diciembre de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto CHEERS PIZZERIA para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones7: “[…] Comedidamente solicito a esa Honorable Magistratura se sirva: 2.1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 48044 del 31 de Julio de 2015, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No. 14-250280, mediante la cual se resolvió el Recurso de Apelación interpuesto por la Accionante y se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 95187 del 04 de Diciembre de 2015. 2.2.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 48044 del 31 de Julio de 2015, proferida por la Jefe de la División Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 14-250280, mediante la cual se NIEGA el registro de la marca "CHEERS PIZZERIA" útil para distinguir productos de la Clase 43 Internacional, solicitada por la sociedad CHEERS GROUP S.A.S. […]”. 4.

A título de restablecimiento del derecho solicitó: “[…] 2.4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de Restablecimiento del Derecho en beneficio de la CHEERS GROUP S.A.S., comedidamente solicito se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio 4 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio2. 5 Cfr. Folios 22 a 56. 6Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.

“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. “ 7 Cfr. Folio 24. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 registrar la marca "CHEERS PIZZERIA" Clase 43 Internacional, tal como se solicitó 2.5. Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción y se ordene la publicación de la Sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. […]”.

Presupuestos fácticos 5. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 5.1. Solicitó el registro como marca del signo mixto CHEERS PIZZERIA para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2. La solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 718, el 9 de febrero de 2015, la cual fue objeto de oposición por Inversiones Cheers del Caribe S.A, en adelante, tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en su marca mixta CHEERS SINCE 2009 la cual identifica servicios en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.3.

La Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 48044 de 31 de julio de 2015, declaró fundada la oposición y, en consecuencia, negó el registro de como marca del signo mixto CHEERS PIZZERIA para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.4. La parte demandante interpuso recurso apelación contra la Resolución núm. 48044 de 31 de julio de 2015. 5.5.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 95187 de 4 de diciembre de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 48044 de 31 de julio de 2015 Normas violadas 6. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 6.1 Los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000. 4 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 6.2 El artículo 61 de la Constitución Política. 6.3 Los artículos 35, 59 y 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19848.

Concepto de la violación 7. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así9: Violación de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 7.1. La expresión CHEERS PIZZERIA es lo suficientemente distintiva como para constituirse en marca, más aún que esta integra el concepto y definición de sus funciones. 7.2.

El signo solicitado CHEERS PIZZERIA es perceptible, comoquiera que al ser una combinación de palabras de uso común que cuentan con sus respectivos sonidos, son perfectamente percibidos por los sentidos de la vista y la audición. 7.3. El signo solicitado es susceptible de representación gráfica, pudiendo ser aprehendido por el público consumidor. 7.4.

Con la expedición de los actos acusados se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que la expresión CHEERS es de uso común y genérica, por lo que la marca opositora no puede ostentar la exclusividad sobre esta, máxime si existen varios registros marcarios relacionados con productos alimenticios que contienen esa expresión. 7.5.

La palabra CHEERS es proveniente del idioma inglés, cuyo significado generalizado es a “su salud” o “salud”, la cual se ha popularizado en nuestro idioma y es utilizada comúnmente al momento de un brindis. 8 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.” 9 Cfr. Folios 26 a 54. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 7.6.

El titular de una marca débil, al contener esta una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. Violación de los artículos 35 y 59 del Decreto 01 de 1984 7.7.

La parte demandada al expedir los actos acusados vulneró el debido proceso, por falta de aplicación de los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo, pues no se pronunció sobre todos los argumentos planteados en el trámite administrativo e injustificadamente negó el registro solicitado, sin siquiera realizar un verdadero examen de registrabilidad. 7.8.

Como consecuencia del desconocimiento por la parte demandada de los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo, los actos acusados no fueron debidamente motivados, por lo que debe declararse su nulidad y conceder el registro solicitado. Contestación de la demanda 8. La parte demandada10 contestó la demanda11 y se opuso a las pretensiones formuladas así: Violación los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 8.1.

Efectuado el examen de registrabilidad entre el signo y la marca enfrentadas, se observó que las mismas comparten dentro de sus conjuntos estructurales la palabra “CHEERS”, expresión que es utilizada en los signos distintivos cotejados para distinguir productos de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 8.2. El signo solicitado a registro consiste en la expresión CHEEERS PIZZERIA con grafía especial y por tanto es una marca de naturaleza mixta evocativa. 10 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 101 11 Cfr. Folios 85 a 100 6 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 8.3. Se evidencia que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado es la expresión “CHEERS”, el cual reproduce fonéticamente la marca previamente registrada, configurándose así una reproducción marcaria parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte de este, suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado. 8.4.

Existe una evidente conexión competitiva entre los signos distintivos cotejados, pues el signo solicitado pretende amparar todos los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales incluyen los servicios amparados por la marca previamente registrada en esa misma clase. 8.5. El signo solicitado carece de suficiente distintividad, debido a las semejanzas con la marca previamente registrada y al nexo de competitividad entre estos.

Violación de los artículos 25 y 59 del Código Contencioso Administrativo 8.6. La parte demandada respetó todas las disposiciones legales para que la parte demandante ejerciera su respectiva defensa, cosa diferente es que sus actuaciones, argumentos y material probatorio allegado, no haya tenido la vocación para desvirtuar el incumplimiento de sus obligaciones.

El hecho que haya habido una decisión adversa a sus intereses, no quiere decir que se hubiera violado sus garantías constitucionales, todo lo cual se respetó dentro de la actuación administrativa. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 9. El tercero con interés directo en el resultado del proceso12, contestó la demanda13 y se opuso a las pretensiones formuladas así: 9.1.

El signo que se pretende registrar está dentro de la misma actividad económica de la marca previamente registrada de su propiedad, evento que por sí solo, ya crea confusión entre los consumidores. 9.2. La expresión CHEERS no es una palabra de uso cotidiano de los consumidores, unido a que es un anglicanismo. 12 Cfr. Folios 157 a 165 13 Cfr. Folios 85 a 100 7 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 9.3.

Se está frente a un claro y obvio caso de identidad o semejanza de los signos distintivos cotejados, lo cual conlleva a un riesgo de confusión a los consumidores en caso de que se conceda la marca solicitada. Solicitud de interpretación prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 11 de diciembre de 201814, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 11.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 87-IP-2019 de 19 de noviembre de 201915, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales procede la interpretación de los Artículos 135 Literales b), f) y g) y 136 Literal a) de la referida normativa comunitaria por ser pertinentes.

No se interpretarán los Artículos 134, y demás Literales del 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser materia de controversia aquello que puede constituir una marca y las demás causales de irregistrabilidad absolutas y relativas. De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concerniente a la conexión entre los servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […]”. 12.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Reanudación del proceso y procedencia de la sentencia anticipada 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 19 de abril de 202416:i) decretó la reanudación del proceso; ii) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1.° del artículo 182A de la 14 Cfr. Folios 188 a 189 15 Cfr. Índice 54 del aplicativo web “SAMAI”. 16 Cfr. Índice 60 del aplicativo web “SAMAI”. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 Ley 1437 de 18 de enero de 2011 y en consecuencia prescindió de las audiencias inicial y de pruebas; iii) fijó el objeto del litigio; iv) resolvió sobre las solicitudes probatorias; y v) corrió traslado para alegar de conclusión. Alegatos de conclusión 12.1 La parte demandante17 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 12.2 La parte demandada18 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 12.3 El tercero con interés directo en el resultado del proceso19 guardó silencio en este momento procesal.

Intervención del Ministerio Público 14. El Agente del Ministerio Público20 rindió concepto en los siguientes términos: 15. Si bien es cierto los signos distintivos cotejados se componen de la palabra CHEERS, estos cuentan con conceptos adicionales que le otorgan distintividad frente a la otras existentes en el mercado. 16. Las expresiones CHEERS PIZZERIA y CHEERS SINCE 2009, son idénticas en la utilización de la composición CHEERS, la cual no tiene ningún significado específico y, a pesar de la familia de marcas a la que pertenece la marca opositora, el consumidor puede diferenciar una bebida alcohólica y algún tipo de alimento como es la pizza, encontrándose entonces en diferentes tipos de productos alimenticios. 17.

Desde el punto de vista ideológico, el signo solicitado a registro cuenta diferencias con la marca opositora, ya que el consumidor promedio puede diferenciar los servicios que cada una de ellas prestan. 17 Cfr. Índice 66 del aplicativo web “SAMAI”. 18 Cfr. Índice 67 del aplicativo web “SAMAI”. 19 Cfr. Índice 68 del aplicativo web “SAMAI”. 20 Cfr. Índice núm. 65 aplicativo web SAMAI 9 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 18.

Desde el punto de vista gráfico existe una gran diferencia entre los signos distintivos cotejados, dado que no son iguales ni se asemejan, pues tienen colores, letras en tamaño y diseños diferentes. 19. En cuanto a la conexión competitiva, los signos distintivos en conflicto están destinados a identificar productos que, aunque similares en su composición son diferentes en su contenido, toda vez que el consumidor que acceda a los servicios del tercero con interés directo en el resultado del proceso, tendrá la claridad de que obtendrá bebidas refrescantes con ingredientes alcohólicos, y si accede a los de la parte demandante, sabrá con facilidad que se encuentra bajo productos alimenticios como la pizza, generándose distintividad al momento de escogerlos. 20.

Concluyó indicando que el cargo de nulidad propuesto por la parte demandante posee vocación de prosperidad, lo que obliga que las súplicas de la demanda deben ser acogidas favorablemente. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 21. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 87-IP-2019 de 19 de noviembre de 2019; vii) el marco normativo sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; viii) el marco normativo sobre los signos conformados por denominaciones genéricas; ix) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 22. Vistos: i) el artículo 14921 numeral 8º de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 21 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 10 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 de marzo de 201922, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 23.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine. Los actos acusados 24. Los actos acusados son los siguientes: 24.1 La Resolución núm. 48044 de 31 de julio de 201523 mediante la cual la Directora de Signos Distintivos negó el registro como marca del signo mixto CHEERS PIZZERIA para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 24.2 La Resolución núm. 95187 de 4 de diciembre de 201524, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 48044 de 31 de julio de 2015.

El problema jurídico 25. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 25.1 Si las resoluciones núms. 48044 de 31 de julio de 2015 y 95187 de 4 de diciembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto CHEERS PIZZERIA para identificar servicios de "[ ] preparación y suministro de pizza para consumir en locales [ ]” comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas: el artículo 134, los literales b), f) y g) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de 22 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 23 Cfr. Folios 10 a 16 24 Cfr. Folios 19 a 21 11 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 la Comisión de la Comunidad Andina; los artículos 35, 59 y 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984; el artículo 61 de la Constitución Política y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos acusados. 25.2 En este sentido, se analizará, en primer lugar, si el signo mixto CHEERS PIZZERIA, solicitado para identificar servicios de la Clase 43 de Clasificación de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas: i) cumple con el requisito de distintividad intrínseca; ii) consiste exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico de los servicios que se pretenden amparar, y iii) consiste exclusivamente o se hubiera convertido en una designación común o usual de los servicios que se pretenden amparar con el signo distintivo solicitado. 25.3 En segundo lugar, si existe riesgo de confusión y/o de asociación entre el signo solicitado y la marca mixta CHEERS SINCE 2009, que identifica servicios de la Clase 43 de la Clasificación de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 25.4 En tercer lugar, si los actos acusados cuentan con una debida motivación. 26.

La Sala precisa que que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 87-IP-2019 de 19 noviembre de 2019, en la que interpretó los literales b), f) y g) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 literal de la Decisión 486 de 2000. Asimismo, interpretó de oficio el artículo 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 27.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 28. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena25, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 25 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del 12 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200026 de la Comisión de la Comunidad Andina27.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina28 29. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina29. 30.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 26 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y, v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 27 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 28 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 29 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 31.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 32.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 33.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 34. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 35.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 87-IP-2019 de 16 de noviembre de 2019 14 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 36. La Sala procede a destacar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso30: “[…] 1.

La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. 1.1. Dentro del proceso interno se trató si el signo CHEERS PIZZERÍA cumple con el requisito contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a desarrollar dicho tema. […] 1.4. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. […] 1.6.

El análisis de este tipo de distintividad -intrínseca- se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. […] 1.8. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente de ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. […] 2.

Irregistrabilidad de signos por Identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo CHEERS PIZZERIA (mixto), es confundible o no con la marca CHEERS SINCE 2009 (mixta), resulta pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuyo tenor es el siguiente: (…) […] 2.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 30 Cfr. Índice 54 del aplicativo web “SAMAI”. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 2.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los servicios amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 3.

Comparación entre signos mixtos 3.1. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre el signo CHEERS PIZZERÍA (mixto), y la marca CHEERS SINCE 2009 (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 3.2. En el análisis dde signos mixtos se deberá determinar qué elemento -sea denominativo o gráfico penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. […] 3.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado, 18 3.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto." 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 4.

Signos conformados por denominaciones genéricas y de uso común 4.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso se argumentó que la palabra CHEERS resultaría ser una denominación genérica y de uso común para los servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. […] 4.9.

Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos técnicos y de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva 16 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 4.10. El que un término sea técnico o de uso común para un producto a servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva.

Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es técnico o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 4.11 En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos genéricos a de uso común en la correspondiente Clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente 5.

Signos conformados por palabras en idioma extranjero 5.1. En atención a que los signos controvertidos se encuentran conformados por la expresión en inglés CHEERS, cuyo significado generalizado es SALUD A SU SALUD, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos […] 5.6. Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad.

En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 5.7.

En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente Clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. 6.

Marcas evocativas 6.1. Como en el proceso interno la SIC señaló que el signo solicitado a registro tiene la expresión CHEERS PIZZERIA, la cual es una expresión evocativa dentro de los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta pertinente analizar el presente tema. […] 6.3. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables.

No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos 17 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 6.4.

Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 6.5. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones CHEERS PIZZERIA, y posteriormente realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 7.

Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza 7.1. Dentro del proceso se alegó que existe conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que se procede al análisis de este tema […] 7.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […].” Marco normativo sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo 37.

Visto el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 podrá registrarse como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y que sea susceptible de representación gráfica. En este sentido, el artículo citado señala una lista no taxativa de signos que pueden constituirse como marcas, entre los cuales se encuentran “[…] las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos […]”; y “[…] un color delimitado por una forma, o una combinación de colores […]”. 38.

Vistos los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no podrán constituirse como marcas los signos que no cumplan alguno de los requisitos que se desprendan del artículo anterior, y no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, comoquiera que el registro de un signo como marca se encuentra condicionado a que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

Marco normativo relativo a los signos conformados por denominaciones genéricas 18 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 39. Visto el literal f) del artículo 135 ibidem, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios que pretendan distinguir.

“[…] El nombre genérico hace referencia al género del objeto que identifica, mientras que la denominación técnica se refiere a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio […]”31. Sin embargo, ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto que tenga fuerza distintiva suficiente para ser registrado como marca. 40.

Visto el literal g) del artículo 135 ibidem, no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 41.

Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 42.

De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine. 43. El signo mixto solicitado y la marca mixta previamente registrada son como se muestran a continuación: 31 Ver: Interpretación Prejudicial 110-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 SIGNO SOLICITADO 32 PIZZERIA CHEERS Titular: CHEERS GROUP S.A.S Clase 43: Preparación y suministro de pizza para consumir en locales.

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA 33 Titular: INVERSIONES CHEERS DEL CARIBE S.A. Certificado núm. 450356 Clase 43: Servicios de restauración (alimentación). hospedaje temporal. 44. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas mixtas. 32 Cfr. Folio 13 33 Cfr. Folio 14 20 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 Del cargo de violación de los literales b), f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 45.

De conformidad con lo indicado en el acápite supra de esta providencia, el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad absolutas de un signo, con el fin de proteger el interés general en lo que se refiere a que todo signo cumpla con las funciones atribuidas a las marcas, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado34. 46.

Dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el citado artículo, se encuentra la prevista en el literal b), la cual indica que no podrán registrarse como marca signos que carezcan de distintividad, comoquiera que el registro de un signo como marca se encuentra condicionado a que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica. 47.

También se encuentra la causal de irregistrabilidad prevista en el literal f) ibidem, la cual indica que no podrán registrarse signos que consistan exclusivamente en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios que pretendan distinguir. 48. Respecto de esta causal de irregistrabilidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indicó que: “[…] Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate […].35” (Destacado fuera del texto). 34 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de junio de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020130040800 35 Cfr. Folio 219.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 456-IP-2018 de 26 de febrero de 2019 21 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 49. Finalmente, en el ya citado artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, prevé la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal g) ibidem, la cual indica que no podrán registrarse signos que consistan exclusivamente o se hubieren convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país. 50.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala considera que tanto el carácter genérico de un signo como que sea una designación de carácter usual se predica en relación directa con los productos o servicios que este pretende identificar en el mercado. 51. En este sentido, resulta necesario analizar si la expresión CHEERS, es genérica y/o una designación de uso común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 52.

Según su nota explicativa, la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, comprende principalmente los servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos, así como los servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen hospedaje temporal. 53.

Al respecto, la Sala considera que, el signo está compuesto, por un lado, de la palabra PIZZERIA, la cual resulta ser descriptiva del servicio de Preparación y suministro de pizza para consumir en locales, por lo que dicho servicios se presta, usualmente, en las pizzerías. 54. Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido reiteradamente que los signos compuestos por uno o más vocablos de uso común únicamente pueden ser registrados si forman un conjunto distintivo. 55.

Y, por el otro lado, la Sala advierte que CHEERS es una palabra en inglés que significa salud, adiós o hasta luego36.Sin embargo, la Sala considera que no está acreditado que su traducción sea de conocimiento generalizado por el consumidor en la República de Colombia, por lo que no es posible concluir que resulta genérica de los servicios indicados supra, así como tampoco se encuentra probado en el 36 Consulta realizada en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/cheers 22 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 expediente del proceso que, al momento de la solicitud de registro, fuera de uso común para identificar servicios de dicha clase. 56.

Adicionalmente, la Sala realizó consulta en la página web de la entidad demandada37 para verificar si, para el momento de la solicitud de registro, la palabra CHEERS era de uso común, y advirtió que no es de uso común para identificar servicios en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 57. Por ello, la Sala considera que, atendiendo a la composición de la expresión, la descripción general de los servicios señalados supra, y los servicios que identifica dentro de esta Clase, la palabra CHEERS no es genérica ni de uso común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 58.

Lo anterior, por cuanto la expresión CHEERS: i) no es el nombre genérico de ninguno de los servicios incluidos en las citadas clases, es decir, no responde a la pregunta de ¿Qué es? el o los servicios que distingue en el mercado ni coincide con el nombre con que generalmente se identifican estos servicios en el mercado; y ii) no informa sobre las características o propiedades de los servicios de dichas clases, es decir, no indica cómo es el servicio que identifica en el mercado. 59.

Igualmente, la expresión CHEERS no es genérica para los servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, porque no es la expresión que de manera general identifica en el mercado los servicios de dicha clase. 60. De allí que, la Sala considera que el signo CHEERS PIZZERIA, goza de distintividad intrínseca, por lo que procederá a analizar si goza de distintividad extrínseca.

Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 61. De conformidad en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, 37Consulta realizada de conformidad con lo previsto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20121, sobre prueba de las normas jurídicas, en especial, el último inciso; y el Memorando de intención suscrito entre la Superintendencia de Industria y Comercio y el Consejo de Estado el 24 de agosto de 2020. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 62.

Esta Sección38, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”39. 63. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”40. 64.

El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”41. 65. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto PIZZERIA CHEERS solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en la norma comunitaria indicada supra y, en consecuencia, si procedería o no el registro marcario. 38 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 40 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 41 Ibidem. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 66. Con el fin de realizar el cotejo entre los signos distintivos en conflicto, la Sala observará los criterios para el cotejo de marcas, indicados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el pipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien producto o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se base en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad […]”42. 42 Cfr. Índice 54 del aplicativo web “SAMAI”. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 67.

La Sala tendrá en cuenta adicionalmente que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre los signos distintivos comparados puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia de las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […]”43. 68.

Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre un signo mixto y una marca mixta, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada uno, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 69.

En este sentido, la Sala considera que, observando el signo solicitado y la marca previamente registrada en su conjunto, prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este es el que tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor, al determinar la impresión general que las marcas van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilizarán en el mercado para solicitar los servicios de que se trate.

Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 43 Cfr. Índice 54 del aplicativo web “SAMAI”. 26 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 70.

Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] 3.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento - sea denominativo o gráfico penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.

(…) (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signo en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como por ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, depor-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo generar en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv)Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación 27 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.44. 71.

Adicionalmente, en el caso concreto, es necesario determinar si las expresiones CHEERS y PIZZERIA son de uso de uso común para la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza; y, por ende, no pertenecen a nadie en particular. Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos distintivos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 72.

Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen45. 73.

Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201446, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser 44 Cfr. Índice 54 del aplicativo web “SAMAI”. 45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 46 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que, al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 74.

En igual sentido, la Sección Primera de esta Corporación en sentencia del 11 de noviembre de 202147, consideró: «[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]». 75.

Al respecto, como se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que CHEERS no es de uso común para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación internacional de Niza, por lo que no corresponde excluir dicha palabra al momento de realizar el cotejo marcario. 76. Asimismo, en lo relacionado a la expresión PIZZERIA, como se consideró supra, esta es descriptiva y, adicionalmente, la Sala advierte que es de uso común48 al momento de la solicitud del registro en marcas para la identificación de servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, hecho que se hace evidente consultada la página web de la entidad demandada en el aplicativo SIPI: MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE SANZZINI'S PIZZERIA RESTAURANTE ORGANIZACION APOLO LTDA 579310 43 ALINA PIZZERIA-DELI- TRATTORIA MARIO FERNANDO ROSERO ORTIZ 369305 43 ONE PIZZERIA FOOD INVESTMENTS S.A.S 379320 43 LA PIZZERIA ESTELAR HOTELES ESTELAR S.A. 19459 43 PRIMAVERA PIZZERIA GOURMET RADIALES DE COLOMBIA GERMAN TOBON S. EN C. 19936 43 LA PIZZERIA ITALIAN & AMERICAN FOOD MULTIPRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL CARIBE LTDA 439088 43 47 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 48 Consulta realizada de conformidad con lo previsto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 12 de julio de 20121, sobre prueba de las normas jurídicas, en especial, el último inciso; y el Memorando de intención suscrito entre la Superintendencia de Industria y Comercio y el Consejo de Estado el 24 de agosto de 2020. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 PIZZERIA SANTA LUCIA HOTELES CHARLESTON S.A.S. 430359 43 PIZZERIA OLIVIA MYSTIC FOODS S.A.S. 486626 43 I PIZZA AN AUTHENTIC NY PIZZERIA BEST BEACH PIZZA, LLC 473777 43 MARTINA FRANCA RESTAURANTE & PIZZERIA OSCAR ALEJANDRO GOMEZ DIAZ 486203 43 77.

Según lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las expresiones que sean genéricas, descriptivas o de uso común en una marca, deben ser excluidas del cotejo marcario. Sin embargo, si la exclusión de los componentes de estas características reduce el signo de tal manera que resulta imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, de tal manera que se deberá analizar el signo en su conjunto, teniendo en cuenta la percepción del público consumidor49. 78.

En este sentido, es pertinente reiterar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que, para llevar a cabo la comparación de signos distintivos, se debe analizar cada signo en conjunto, sin descomponer su unidad fonética, por cuanto esto podría conllevar a que la comparación sea imposible. El Tribunal explicó lo anterior en los siguientes términos: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”50 (Destacado fuera del texto) 79.

Del anterior análisis, la Sala considera que, para efectos del cotejo se excluirá la expresión PIZZERIA por ser de uso común y descriptiva como se explicó con anterioridad, comoquiera que no disminuye el signo a tal punto de hacer imposible el cotejo, ni lo fracciona. 49 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 608-IP-2015 de 5 de septiembre de 2016 50 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial Proceso 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019 30 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 80. Así las cosas, la Sala considera que el cotejo marcario debe hacerse entre las expresiones CHEERS y CHEERS SINCE 2009. Comparación Ortográfica 81. El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras del signo solicitado y la marca registrada desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes del signo solicitado y la marca registrada. 82.

La comparación ortográfica de los signos distintivos confrontados es como sigue: SIGNO SOLICITADO C H E E R S 1 2 3 4 5 6 MARCA REGISTRADA C H E E R S S I N C E 2 0 0 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 83. La Sala considera que, al comparar los elementos nominativos en su conjunto, el signo CHEERS se compone de una palabra, dos (2) vocales, cuatro (4) consonantes; y la marca previamente registrada CHEERS SINCE 2009 se compone de dos palabras, cuatro números, cuatro (4) vocales y siete (7) consonantes.

Ahora bien, en cuanto a la composición ortográfica del signo solicitado por la parte demandante, comparte la palabra de la marca previamente registrada (CHEERS). 84. Sobre este asunto, la Sala advierte sobre las similitudes, que pueden inducir a un grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo solicitado reproduce en su totalidad la expresión CHEERS contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión. 31 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 85.

Asimismo, la Sala advierte que, si bien es cierto que la marca previamente registrada cuenta con la expresión adicional SINCE y los números 2009, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que se reproduce por completo el signo solicitado, esto es, CHEERS, lo que determina que el mencionado signo no sea suficientemente distintivo y diferente a la marca previamente registrada. 86.

De otro lado, la Sala considera que el signo cuyo registro como marca se negó no cuenta con otras expresiones adicionales que permitan diferenciarlo de la marca previamente registrada, pues como lo hemos mencionado está contiene la expresión CHEERS que reproduce la expresión que tiene la fuerza distintiva de la marca previamente registrada.

Comparación Fonética 87. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en la marca y el signo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: CHEERS SINCE 2009 – CHEERS CHEERS SINCE 2009 – CHEERS CHEERS SINCE 2009 – CHEERS 88.

Sobre este asunto, la Sala considera que la pronunciación de los signos distintivos cotejados resulta ser similar, pues coinciden en la expresión CHEERS la cual es el elemento principal de la marca previamente registrada, sin que la expresión adicional SINCE y el numero 2009 le otorgue una carga semántica particulizadora. Comparación Ideológica 89.

El aspecto conceptual o ideológico hace referencia a la idea o concepto que evocan las marcas, de manera que la similitud se configura si evocan una idea semejante o idéntica. Así, esta similitud “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los 32 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”51, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 90.

La Sala advierte que la expresión CHEERS, como se indicó en acápite supra, es una palabra en ingles que no resulta ser de conocimiento generalizado por el consumidor, por lo que entenderse como de fantasía pues no tiene significado en el idioma castellano, por lo que no se puede realizar el cotejo desde este criterio. 91. En ese sentido, la Sala considera que, al existir semejanzas fonéticas y ortográficas, comoquiera que el signo reproduce la marca previamente registrada, se cumple el primer supuesto de la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cual es, que haya identidad o semejanza entre el signo y la marca comparadas.

Segundo supuesto: Conexidad de los servicios que pretende identificar el signo y los que identifica la marca en conflicto 92. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y la marca cotejada, es necesario que los servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 93.

Según lo previsto en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación de los servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro del signo como marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 94.

Al respecto, la Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201852, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: 51 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 8 de marzo de 2018;

C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 33 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 95.

En ese sentido, para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, en su jurisprudencia, unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por los signos distintivos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los mismos.

Así lo expuso en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] 7.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un 34 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 7.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios […]”53 96. En el caso sub examine, el signo mixto PIZZERIA CHEERS fue solicitado por la parte demandante, para distinguir los siguientes servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Preparación y suministro de pizza para consumir en locales […]”54. 97.

Por su parte, la marca mixta previamente registrada y cuyo titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso, identifica los siguientes servicios de las Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, “[…] Servicios de restauración (alimentación). hospedaje temporal. […]”55. 98. Al respecto, la Sala, al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso, considera que entre los servicios amparados existe esa conexión, cuando pertenecen a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, se dirigen a consumidores similares, tienen finalidades equivalentes, complementarios y sustituibles entre sí, considerando que amparan servicios destinados a la alimentación. Ello comoquiera que hay una relación de generó y especie entre los servicios de restauración (alimentación) y la preparación y suministro de pizza. 53 Cfr. Índice 54 del aplicativo web “SAMAI”. 54 Cfr. Folio 15 55 Ibidem 35 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 99.

Asimismo, la Sala considera que el consumidor de los servicios puede asumir que estos provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la oferta de estos. 100. En este mismo sentido, se precisa que los servicios identificados por los signos distintivos cotejados comparten los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, pues se expenden en los mismos sitios y tienen similar destinación. 101.

Así las cosas, se presenta una conexidad competitiva entre el signo solicitado y la marca previamente registrada, que conlleva a un riesgo de confusión entre el público consumidor. 102. De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

En ese sentido, la Sala considera que el signo CHEERS PIZZERIA, no goza de distintividad extrínseca. Del cargo de falsa motivación 103. La Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, adujo que los actos acusados estaban falsamente motivados. Al respecto, la Sala considera que el cargo no prospera, en tanto que la fundamentación de la decisión administrativa fue real y adecuada, al encontrarse que entre las marcas en conflicto existe riesgo de confusión al existir semejanza y conexidad competitiva entre los servicios, por lo que el signo solicitado no goza de distintividad extrínseca. 104.

Lo anterior, comoquiera que la decisión de no conceder el registro como marca del signo mixto solicitado, se ajustó a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario, lo anterior comoquiera que estaba incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. De los cargos de violación de los artículos 35, 59 y 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 y el artículo 61 de la Constitución Política 105.

Al respecto la Sala considera que, en primer lugar, los artículos 35, 59 y 85 del Decreto 01 de 1984 no se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los 36 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 actos acusados; en segundo lugar, el demandante no expuso argumentos concretos que sustentaran la violación del artículo 61 de la Constitución Política, por lo que la Sala se relava de su estudio.

Conclusión 106. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto PIZZERIA CHEERS, solicitado por el demandante para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Ello, comoquiera que se cumplen los requisitos previstos en la causal en mención, al presentarse una identidad ortográfica, fonética e ideológica con la marca mixta CHEERS SINCE 2009, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso y, adicionalmente, al presentarse una relación de conexidad competitiva entre los servicios indicados de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 107.

De otro lado, no se evidencia que los actos acusados hayan sido falsamente motivados. 108. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 48044 de 31 de julio de 2015 y 95187 de 4 de diciembre de 2015, y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

Condena en costas 109. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201256, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante. 56 ”Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.” 37 Núm. único de radicación: 11001032400020160032000 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.