CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025) Número único de radicación: 11001032400020180019600 Referencia: Acción de nulidad relativa Demandante: Team Foods Colombia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Agropecuaria la Sevillana S.A.S.1 Temas: Registro Marcario - Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo.
Reiteración Jurisprudencial. SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Team Foods Colombia S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 33736 de 30 de junio de 2015 y 1451 de 12 de enero de 2018. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES La demanda 1. La sociedad Team Foods Colombia S.A., en adelante la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante 1 En la actualidad el titular es SOCIEDAD PROYECTOS DE LA FE S.A.S. 2 Actuando por intermedio de apoderado. 3 Cfr. Folios 420 a 451. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad relativa4, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 33736 de 30 de junio de 2015, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la directora de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 1451 de 12 de enero de 2018, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta LA SEVILLANA, que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza cuyo titular es la sociedad Agropecuaria la Sevillana S.A.S., en adelante, el tercero con interés directo en el resultado del proceso.
Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones: “[…] 1. Que el signo LA SEVILLANA (Mixta) en clase 29, no cumple con los requisitos para ser registrado como marca. 2. Que es nula la Resolución No. 33736 del 30 de junio de 2015 proferida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por TEAM FOODS COLOMBIA S.A., y se concedió el registro de la marca LA SEVILLANA (Mixta) en clase 29 a nombre de AGROPECUARIA LA SEVILLANA S.A.S. 3.
Que es nula la Resolución No. 1451 del 12 de enero de 2018 expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 33736 del 30 de junio de 2015 en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por TEAM FOODS COLOMBIA S.A., conceder el registro de la marca solicitada y se agotó la vía gubernativa. 4.
Que como consecuencia de la nulidad decretada, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca LA SEVILLANA (Mixta) en clase 29 a nombre de AGROPECUARIA LA SEVILLANA S.A.S. cuyo número se encuentra pendiente de ser asignado a la fecha de presentación de esta demanda. 4 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 5.
Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1.
El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 7 de noviembre de 2014, el registro como marca del signo mixto LA SEVILLANA, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 20 de noviembre de 2014 en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 712, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante con fundamento en sus marcas nominativa y mixta LA SEVILLANA, registradas en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.
La directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 33736 de 30 de junio de 2015, declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta LA SEVILLANA, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 33736 de 30 de junio de 2015. 4.5.
El superintendente delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 1451 de 12 de enero de 2018, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 33736 de 30 de junio de 2015. Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1. Los artículos 136, literales a) y h), y 172 de la Decisión 486 de 2000. 5.2.
Los artículos 84, 85, 128, 135, 137 y disposiciones concordantes del Código 4 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1.
Mencionó que permitir la coexistencia de marcas idénticas o similares para productos idénticos o relacionados afecta la libertad de elección de los consumidores, quienes no podrán identificar el origen y la procedencia del producto, y causa un perjuicio injustificado al titular de la marca anterior, permitiendo que un tercero se beneficie sobre la base de la actividad ajena. 6.2.
Adujo que los signos confrontados LA SEVILLANA y LA SEVILLANA son idénticos desde el punto de vista conceptual, ortográfico y fonético. 6.3. Sostuvo que la coexistencia de las marcas LA SEVILLANA y LA SEVILLANA genera un claro riesgo de confusión indirecta y de asociación y puede, inclusive, generar un riesgo de confusión directa. 6.4.
Señaló que aún si el consumidor asigna a las marcas LA SEVILLANA y LA SEVILLANA diferente origen empresarial, dada la identidad de los signos y la relación entre productos, existe un alto riesgo de que piense que hay alguna relación o vinculación entre las empresas productoras. 6.5. Indicó que los productos amparados por cada una de las marcas se encuentran en la misma clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.6.
Aseguró que los productos tienen los mismos canales de comercialización al ser vendidos en tiendas y supermercados; y que, en relación con las carnicerías, que es usual que, además de carne, se vendan los productos para preparar la carne, tales como condimentos, aceites y salsas. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 6.7.
Adujo que los medios de publicidad para promocionar la carne y los aceites son los mismos, refiriéndose a pautas publicitarias en los medios tradicionales, tales como la televisión, prensa y radio. 6.8. Arguyó que la carne y los aceites forman parte del mismo género de productos, al tratarse de productos alimenticios para el consumo humano y, en ese sentido, al tratarse de signos idénticos nominativamente es posible que se origine riesgo de confusión. Violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.9.
Expresó que LA SEVILLANA es una marca notoria y que permitir la coexistencia de una marca idéntica, cualesquiera que sean los productos para los que se use, generaría no sólo un riesgo de confusión o de asociación, como ya se indicó, sino que también diluiría la fuerza distintiva del signo, y su valor comercial y publicitario. Contestación de la demanda 7.
La parte demandada5 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.1. Mencionó que si bien existe una similitud entre las marcas cotejadas al estudiar en conjunto las mismas, se destaca que en la solicitada predomina el elemento gráfico, pues ésta evoca el concepto de lo que pretende ofrecer en el mercado, mientras que la marca previamente registrada, en sus gráficos, refleja algo totalmente distinto a lo que ofrece. 7.2.
Reiteró que en la marca cuestionada prevalece el componente gráfico, máxime si se tiene en cuenta que su gráfica no evoca conceptualmente una idea semejante o idéntica a la que ofrece la figura de la marca opositora, de manera que no se 5 Actuando por intermedio de apoderado. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 genera en el consumidor medio riesgo de confusión o asociación alguno en el mercado del producto y/o servicio que pretende ofrecer. 7.3.
Indicó que los signos distintivos no identifican clases sino productos y/o servicios; y que en una misma clase se pueden encontrar productos y/o servicios que están allí por criterios de abstracta finalidad más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. En efecto, en el presente caso conforme a los factores de conexidad competitiva, es posible colegir que los productos identificados con los signos distintivos en cotejo no comparten relación, toda vez que si bien es cierto que se encuentran en de la misma Clase del Nomenclátor, también lo es que identifican productos totalmente diferentes. 7.4.
Señaló que se infiere que los productos de las marcas cotejadas por su naturaleza y finalidad no guardan relación de intercambiabilidad y tampoco tienen los mismos canales de comercialización o distribución. Aunado a lo anterior, no es de esperarse que el productor de aceites y grasas comestibles también comercialice carne o incursione en este mercado, al tratarse de actividades productivas tan distantes. 7.5.
Adujo que, en este orden de ideas, la especialidad de los productos anteriormente descritos evita que el consumidor los asocie y crea que tienen un mismo origen empresarial. 7.6. Alegó que en atención a que no existe conexión competitiva entre los productos a distinguir por los signos distintivos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso realizar análisis comparativos de los signos, en la medida en que el no cumplimiento de unos de los supuestos de hecho hace que la marca cuestionada sea registrable.
Respecto de la notoriedad 7.7. Alegó que para que proceda el reconocimiento de la notoriedad, ésta se debe argumentar y probar ante la entidad competente para que en el efecto se expida el acto administrativo correspondiente, previo al cumplimiento de los parámetros legales y probatorios al respecto. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 7.8.
Señaló que, respecto de los argumentos y pruebas allegadas relacionadas con la notoriedad de la marca LA SEVILLANA, previamente registrada, no se incluyó la causal de irregistrabilidad prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486; y que, además en su momento, no pagó la tasa prevista para invocar la notoriedad ante la autoridad competente, por lo que no es la demanda el momento procesal oportuno para ello, ya que el reconocimiento de la notoriedad se debe argumentar y probar únicamente en la instancia administrativa. 7.9.
Finalmente, la actora alegó que se vulneraron los artículos 84, 85, 128, 135 y 137 del CPACA. Sin embargo, no sustentó el concepto de su violación. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 8.1.
Mencionó que la parte demandada efectuó un análisis de confundibilidad atendiendo los criterios establecidos en la ley y la Jurisprudencia Andina y, como resultado de este, encontró que las marcas en conflicto no eran confundibles. 8.2. Indicó que no existe riesgo de confusión entre los signos distintivos cotejados, en virtud de la especificidad de los productos que cada uno distingue, los cuales no son semejantes y, por ende, no son confundibles. 8.3.
Adujo que entre los productos que amparan las marcas cotejadas, no existe relación, comoquiera que difieren totalmente de su naturaleza, cumplen diversas finalidades en tanto que satisfacen necesidades divergentes, entre las cuales no existe intercambiabilidad o complementariedad de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 8.4.
Expresó que mientras la marca de la parte demandante ampara productos específicos, como lo son los aceites y grasas comestibles, los de la marca de su propiedad están direccionados a satisfacer las necesidades en el campo de los productos cárnicos. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 8.5. Adujo que los canales de comercialización son diferentes, pues el expendio de productos cárnicos y de aceites se hace en lugares diferentes. 8.6.
Arguyó que el elemento gráfico, que acompaña su marca, lo hace totalmente diferenciable de las marcas opositoras. Audiencia Inicial 9. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 22 de julio de 2021, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; ii) la audiencia inicial se efectuó el 4 de agosto de 2021, en la que se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el numeral 6 del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y ordenó suspender la audiencia; y iii) la audiencia se reanudó el día 23 de agosto de 2021, en la que se decidió sobre la solicitud de aclaración respecto del auto por medio del cual se resolvieron las solicitudes probatorias y se ordenó solicitar la interpretación prejudicial.
Solicitud de interpretación prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 19 de febrero de 20256: atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial7: 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; y 45-IP-2022 de 13 de marzo de 2022, actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino; consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 208-IP- 2020, 49-IP-2018, 496-IP-2019, 509-IP-2019, 203-IP-2020, 391-IP-2022, 344-IP- 2022 y 49-IP-2018, proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 6 Cfr. Índice 81 del aplicativo web “SAMAI”. 7 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 para proferir la sentencia en el proceso de la referencia; ii) corrió traslado para alegar; e iii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 10.1.
El tercero con interés directo en las resultas del proceso8, reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. Adicionalmente, manifestó que la demanda en el presente proceso fue presentada por Team Foods Colombia S.A. pero con posterioridad transfirió la marca objeto de la oposición en el año 2023, por lo que carece de legitimación para continuar con el proceso. 10.2.
La parte demandante9 reiteró los argumentos de la demanda. Adicionalmente, respecto de la manifestación del tercero con interés directo en las resultas del proceso en los alegatos de conclusión, en el sentido que señalar que la parte demandante carecía de legitimación al haber cedido la marca a la sociedad Alianza Team International S.A. en el año 2023, indicó que, de acuerdo a los términos del artículo 172 de la Decisión 486, cualquier persona, sea titular de una marca o no, puede iniciar una acción de nulidad bajo las normas comunitarias, pues lo que pretende la acción es juzgar el comportamiento de la oficina de marcas y el interés general de los consumidores. 10.3.
La parte demandada10 reiteró los argumentos de la demanda. Concepto del Ministerio Público 11. El Ministerio Público11 no se pronunció en esta etapa procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad 8 Cfr. Índice 87 del aplicativo web “SAMAI”. 9 Cfr. Índice 90 del aplicativo web “SAMAI”. 10Cfr. Índice 86 del aplicativo web “SAMAI”. 11 Cfr. Índice 91 del aplicativo web “SAMAI”. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 Andina; vi) las interpretaciones prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 13. El artículo 149, numeral 8º, de la Ley 1437, prevé la competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201912, establece la distribución de procesos entre las secciones, siendo esta Sección competente para conocer del presente asunto. 14. Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite, como se desarrollará a continuación. Los actos acusados 15.
Los actos acusados son los siguientes: 15.1. La Resolución núm. 33736 de 30 de junio de 2015, mediante la cual la directora de signos distintivos concedió el registro de la marca mixta LA SEVILLANA para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 15.2. La Resolución núm. 1451 de 12 de enero de 2018, por la cual el superintendente delegado para la propiedad industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 33736 de 30 de junio de 2015.
El problema jurídico 16. De acuerdo con la fijación del litigio, el problema jurídico consiste en determinar: 12 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 11 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 16.1. Si las resoluciones núms. 33736 de 30 de junio de 2015 y 1451 de 12 de enero de 2018, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta LA SEVILLANA al tercero con interés directo en las resultas del proceso, para identificar “Carne, extractos de carne; carne de ave; carne de cerdo; carne de conserva”, productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. 16.2.
En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y las marcas mixtas LA SEVILLANA, que identifican productos de la misma Clase, cuyo titular es la parte demandante; y 16.3. En segundo lugar, si las marcas LA SEVILLANA, cuyo titular es la parte demandante, son notorias y, en ese sentido, si la marca concedida constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de las marcas de la parte demandante y si, en relación con dichas marcas, es susceptible de causar: i) un riesgo de confusión o de asociación con las marcas o con sus productos; ii) un aprovechamiento injusto del prestigio de las marcas; o iii) la dilución de la fuerza distintiva de las marcas o de su valor comercial o publicitario. 17.
En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 18. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena13, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 13 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200014 de la Comisión de la Comunidad Andina15.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina16 19. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina17. 20.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de proferir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 14 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y, v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 15 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 16 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 17 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 21.
En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 22.
Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 23.
La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 24. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 25.
El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 Interpretaciones Prejudiciales 208-IP-202018, 49-IP-201819, 496-IP-201920, 509- IP-201921, 203-IP-202022, 391-IP-202223, 344-IP-202224 y 49-IP-201825. 26.
La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, norma invocada como violada por la parte demandante. 27. Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal ha señalado lo siguiente26: “[…] En segundo lugar, es menester señalar que ambas normas, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos: 1 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética conceptual o ideológica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1 Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 18 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 14 de abril de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 19 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3388 de 3 de noviembre de 2018 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 20 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4100 de 21 de octubre de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 21 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4100 de 21 de octubre de 2020 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 22 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4211 de 4 de marzo de 2021 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 23 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 24 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 25 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023 y en el Índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 26 Interpretación Prejudicial 391-IP-2022 15 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)”. […] 1.6 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. en ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2.
Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo a su naturaleza […] Comparación entre signos mixtos 2.5. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, silabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.).
La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado. […] 2.8. Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen.
Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado. 2.9. Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo en abstracto. […] 3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. 3.2.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, 16 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. […] 3.7.
Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado. […].”. 28.
Respecto del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, el Tribunal ha considerado27: “[…] 2. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. […] 2.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 2.6.1.
En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 2.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 2.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 2.6.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 2.7. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”. 27 Interpretación Prejudicial 49-IP-2018 de 7 de septiembre de 201818 17 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad 29.
Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 30.
De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 31. La marca posteriormente registrada y las marcas previamente registradas son como se muestran a continuación: MARCA MIXTA CONCEDIDA28 Titular: Agropecuaria la Sevillana S.A.S. Certificado núm. 564539 Clase 29: “carne, extractos de carne; carne de ave; carne de cerdo; carne en conserva.”. 28 Marca nominativa solicitada por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, cuyo registro fue concedido por los actos acusados. 18 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 MARCAS OPOSITORAS (MIXTA Y NOMINATIVA) LA SEVILLANA Titular: TEAM FOODS COLOMBIA S.A Certificado núm. 268364 Clase 29: “aceites y grasas comestibles; margarinas.” LA SEVILLANA Titular: TEAM FOODS COLOMBIA S.A Certificado núm. 47054.2 Clase 29: “aceites y grasas comestibles.” 32.
La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas mixtas Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 Análisis de los supuestos normativos 33.
De conformidad con lo indicado en el acápite supra, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 19 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 34.
Esta Sección29, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”30. 35.
En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”31. 36.
El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”32. 37. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta LA SEVILLANA, concedida para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede la nulidad del registro marcario. 38.
Con el fin de realizar el cotejo entre las marcas en conflicto, la Sala observará las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 496-IP-2019: “[…] al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se debería observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 29 Consejo de Estado;
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 30 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 31 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016. 32 Ibidem. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento y estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos y servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. […]”.
(Destacado fuera del texto). 39. La Sala tendrá en cuenta adicionalmente que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 496-IP-2019, la similitud entre las marcas comparadas puede presentarse desde el ámbito fonético, ortográfico y conceptual: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de 21 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. a) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”33.
(Destacado fuera del texto). 40. Ahora bien, como la controversia radica en una supuesta confusión entre una marca mixta y unas marcas mixta y una nominativa, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto en el conjunto de cada marca mixta, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 41.
En este sentido, la Sala considera que, observando la marca mixta concedida y las marcas mixta y nominativa previamente registradas en su conjunto, resulta claro que en cada uno prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que van a suscitar en los consumidores, y al ser este elemento el que los consumidores utilicen en el mercado para identificar productos de que se trate.
Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. 42. Por lo anterior, la Sala llevará a cabo la comparación de las marcas objeto de cotejo teniendo en cuenta las reglas definidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan aplicables al cotejo de marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo, a saber: “[…] 33 Cfr. Folio 109.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, pág. 4. 22 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el marcado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport- e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta que la sílaba tónica de los signos a comparar, pues sí ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”34.
(Destacado fuera del texto). 43. Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre la marca LA SEVILLANA previamente registrada y la marca LA SEVILLANA posteriormente registrada. Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo y las marcas Comparación ortográfica y fonética 34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 446-IP-2018 de 14 de diciembre de 2018, págs. 7 y 8. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 44. De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis de las marcas confrontados, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre las denominaciones LA SEVILLANA y LA SEVILLANA existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis.
Comparación Ideológica 45. Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”35, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 46.
Sobre el particular, la Sala advierte que la partícula “LA” corresponde a un artículo femenino y “SEVILLANA” ha sido definida por el Diccionario de la Real Academia como36: “[…] adj. Natural de Sevilla, ciudad de España, capital de la comunidad autónoma de Andalucía, o de su provincia. U. t. c. s. […]”. 47. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que las marcas enfrentadas tienen un mismo significado, por lo que existe una identidad ideológica entre los signos distintivos cotejados. 48.
En suma, la Sala considera que existe identidad ortográfica, fonética e ideológica, comoquiera que el signo solicitado reproduce en su totalidad la marca previamente registrada, sin que se incluya en su conjunto elementos adicionales que lo doten con suficiente distintividad, por lo que se cumple el primer supuesto de la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cual es, que haya identidad o semejanza entre las marcas comparadas.
Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009. 36 https://dle.rae.es/sevillano?m=form 24 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 49. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y la marca cotejada, es necesario que los productos que distingan sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 50.
Según lo previsto en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación de los productos en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro del signo como marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 51.
Al respecto, la Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201837, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.
La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 52.
En ese sentido, para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, en su jurisprudencia, unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos distintivos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los mismos.
Así lo expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “[…] 4.4 Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: 37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. […] 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre los productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función: el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existiría conexión competitiva. […]” 53.
En el caso sub examine, la marca mixta LA SEVILLANA registrada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso distingue los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] carne, extractos de carne; carne de ave; carne de cerdo; carne en conserva […]”. 54. Por su parte, la marcas mixta y nominativa LA SEVILLANA previamente registradas por la parte demandante, identifican los siguientes servicios: “[…] Clase 29: “[…] “aceites y grasas comestibles; margarinas. […]” y “[…] Clase 29: “aceites 26 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 y grasas comestibles” […]”. 55.
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que la marca cuestionada ampara productos que pertenecen a la misma clase de las marcas previamente registradas, por lo que la Sala considera que existe una conexión competitiva entre los productos de los signos cotejados. Lo anterior comoquiera que: i) amparan productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) se deriva una relación entre los productos que ambas amparan; y iii) los aceites, margarinas y los alimentos cárnicos comparten la misma naturaleza, el mismo objeto y finalidad; iii) las personas al cocinar carne usan habitualmente aceite o grasas comestibles, lo que acredita un uso conjunto; y iv) los productos de las marcas cotejadas pertenecen al mismo género alimenticio, pues los aceites y grasas, resultan esenciales en la preparación y conservación de carnes. 56.
Sobre el particular, la Sala destaca que en este caso el uso conjunto es evidente, toda vez que necesariamente para poder consumir las carnes o sus derivados, que ampara la marca cuestionada, necesita cocinarlas en aceite o alguna grasa, que identifican las marcas previamente registradas, las cuales permiten su cocción para poder ser consumible. 57.
Asimismo, los productos comparten los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, ya que se publicitan a través de prensa, televisión, radio, internet y redes sociales; y están dirigidos al sector de los alimentos. En este sentido, los productos de las marcas enfrentadas pueden encontrarse en supermercados, tiendas y puntos especializados en la venta de alimentos. 58.
Adicionalmente, al análisis anteriormente efectuado, la Sala considera que es razonable pensar que el consumidor de los productos pueda asumir que estos provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados productos. 59. Así las cosas, al acreditarse el cumplimiento de los criterios principales de complementariedad y razonabilidad, así como de los auxiliares, tales como los canales de comercialización y medios de publicidad, la Sala se releva de estudiar los demás criterios de conexidad competitiva fijados por el Tribunal, al resultar innecesario, puesto que, de conformidad con la Interpretación Prejudicial 27 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 anteriormente citada “[…] Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: […]”. 60.
En ese orden de ideas, al no contar con la condición de distintividad necesaria la marca cuestionada y al existir identidad con las marcas previamente registradas, así como conexidad competitiva entre los productos que distingue cada una de ellas, la Sala considera que se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por existir riesgo de confusión. 61.
De otro lado, respecto del argumento planteado por el tercero con interés en el resultado del proceso en los alegatos de conclusión relacionado con una posible falta de legitimación de la parte demandante al haber cedido las marcas sustento de la oposición en el año 2023, la Sala considera que el planteamiento no es de recibo, teniendo en cuenta que el inciso segundo del articulo 172 de la Decisión 486 de 2000 que regula la nulidad relativa, establece que “[…] La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe […]”. 62.
En este sentido, se encuentra establecido que la parte demandante al presentar la demanda que originó este proceso era el titular de las marcas opositoras, y aun si con posterioridad transfirió dichas marcas, continuaba con interés y estaba legitimado para seguir actuando en el proceso, conforme al mencionado inciso segundo del articulo 172 de la Decisión 486 de 2000, pues la acción de nulidad relativa puede ser presentada por cualquier persona. 63.
Por último, ante la prosperidad del cargo de nulidad de los actos acusados por violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuya consecuencia es la cancelación de la marca concedida, la Sala no se pronunciará respecto de los demás cargos, esto es la violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y los artículos 84, 85, 128, 135, 137 y disposiciones concordantes del CPACA. 28 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 Conclusión 64.
La Sala considera que, en el caso sub examine, la marca mixta LA SEVILLANA concedida a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada, al existir identidad con las marcas mixta y nominativa LA SEVILLANA, que identifican productos de la Clases 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 65.
En este orden de ideas, ante la vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala declarará la nulidad de los actos acusados. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III. FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 33736 de 30 de junio de 2015 y 1451 de 12 de enero de 2018, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca mixta LA SEVILLANA para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, que se cancele el registro de la marca mixta LA SEVILLANA con certificado núm. 564539 para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020180019600 CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN (E2) OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.