Micelio
11001032400020080041600Consejo de Estado · Sección PrimeraSentencia2008-11-13

ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

Actor: Aldo Group International Ag.·Demandado: La Nacion Superintendencia De Industria Y Comercio

1 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Litisconsortes necesarios: SILVANO ALDO SICILIA, INDUSTRIA DE CORTE Y CONFECCIÓN S.A. - INDUCORTE Y ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES Tesis: Es nulo el acto administrativo que negó el registro como marca del signo “ALDO SPIRIT” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, pues no es similarmente confundible con la marca previa “ALDO” (mixta) para identificar productos en la clase 18 internacional.

En consecuencia, el signo negado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código 2 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Contencioso Administrativo - CCA, en contra de la resolución número 17899 de 30 de mayo de 2008 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” a través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio1: i) confirmó el artículo primero de la resolución 18533 de 26 de junio de 20072; ii) revocó en sus demás partes la mencionada resolución;

(iii) declaró infundadas las oposiciones presentadas por Orrego Gómez S. en C.S. Sucesores e Industria de Corte y Confección; y (iv) negó el registro como marca del signo “ALDO SPIRIT” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. I.

ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG., a través de apoderado, presentó demanda3 en la que formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones “3. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 17899 del 30 de Mayo de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 06-60607, por medio de la cual se ordena revocar la decisión contenida en la resolución 18533 del 26 de Junio de 2007 en el sentido de declarar fundada la oposición presentada por Silvano Aldo Sicilia y en su lugar se ordena NEGAR el registro de la marca ALDO SPIRIT para identificar productos comprendidos en la clase 18 internacional. 3.2 Como consecuencia de la anterior declaración, y en restablecimiento del derecho, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar infundada la oposición presentada por el señor 1 En adelante la SIC. 2 El acto administrativo: (i) aceptó el desistimiento de la oposición presentada por el señor Noel Anchislavsky, (ii) declaró infundadas las demás oposiciones presentadas, y (iii) concedió el registro como marca del signo “ALDO SPIRIT” (mixto) para identificar productos en la clase 18 internacional. 3 Folios 12 a 25 del expediente físico de la referencia. El proceso se encuentra digitalizado en el índice número 123 de SAMAI. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SILVANO ALDO SICILIA y CONCEDER el registro de la marca ALDO SPIRIT para identificar productos comprendidos en la clase 18 internacional. 33. En consonancia con lo anterior, sírvase ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a expedir el correspondiente Certificado de Registro a la marca ALDO SPIRIT para identificar equipaje, maletas, bolsas de viaje, bolsas, mochilas, bolsas de vestir, estuches para pasaporte, estuches para papel, bolsos de mano, bolsos, portamonedas, estuches llaves, carteras, estuches para tarjeta de crédito a favor de ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. 3.4.

Así mismo, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3.5. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 3.6.

Finalmente, pido que se condene en costas a la entidad demandada”. I.1.2. Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se observan los siguientes: I.1.2.1. La sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. solicitó el registro como marca del signo “ALDO SPIRIT” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dicha solicitud se tramitó bajo el número 06060607, y fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 566 de 31 de julio de 2006. I.1.2.2. Contra dicha solicitud4, el señor Silvano Aldo Sicilia y las sociedades Orrego Gómez S. en C.S. Sucesores e Industria de Corte y Confección S.A. - INDUCORTE presentaron oposición con fundamento en sus marcas previamente registradas “ALDO” en la clase 18 internacional, 4 El señor Noel Anchislavsky también formuló oposición; sin embargo, presentó escrito de desistimiento, el cual fue aceptado por la SIC. 4 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “AIDO MASCONI” en la clase 25, y “ESPIRIT” en la clase 18 internacional, respectivamente. I.1.2.3. Mediante la resolución número 18533 de 26 de junio de 2007, la SIC: (i) aceptó el desistimiento de la oposición presentada por el señor Noel Anchislavsky, (ii) declaró infundadas las demás oposiciones, y en consecuencia, (iii) concedió el registro como marca del signo “ALDO SPIRIT” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la aquí actora.

I.1.2.4. Contra dicha decisión el señor Silvano Aldo Sicilia presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales se resolvieron mediante las resoluciones números 29792 de 19 de septiembre de 2007, a través de la cual se confirmó la concesión del registro, y 17899 de 30 de mayo de 2008, que revocó dicha decisión, y en su lugar, negó el registro como marca del signo cuestionado, tras considerar que entre aquel y la marca previamente registrada “ALDO” (mixta) para identificar productos en la clase 18 internacional, existían similitudes con la virtualidad de generar riesgo de confusión en el público consumidor, así como conexidad entre los productos que distinguen.

I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en el artículo 134 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1. Afirmó que entre el signo “ALDO SPIRIT” y la marca previamente registrada “ALDO” existen diferencias a partir de las cuales el consumidor puede identificarlas.

Explicó que, la opositora posee una gráfica 5 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co compuesta por un rectángulo, letra cursiva en una combinación de color blanco y negro, y una brújula con la letra A en medio, así como las expresiones “ROMA-BOGOTÁ”.

I.1.3.2. Explicó que, mientras tanto, el aspecto gráfico del signo cuestionado enseña un rectángulo de menor envergadura, con un fondo oscuro y con la denominación “ALDO SPIRIT” en una fuente sin ninguna connotación especial que la haga llamativa, y sin que existan más elementos que puedan generar curiosidad en el consumidor. I.1.3.3.

Señaló que el impacto que generan el signo y la marca confrontados es disímil, pues la opositora, al poseer características llamativas permiten que el consumidor recuerde todos los elementos impresos en dicha marca y no solo la denominación “ALDO”. Por lo tanto, concluyó que el elemento que predomina en la opositora es el gráfico. I.1.3.4.

Sostuvo que, si bien, los signos confrontados pretenden se encuentran para la misma clase internacional, lo cierto es que el signo cuestionado identifica productos específicos, determinables, y diferentes de aquellos que distingue la opositora. I.1.3.5. Informó que posee el registro como marca del signo “ALDO PANETTI” en la clase 18, lo cual sugiere que el signo cuestionado y la marca opositora lograrían coexistir en el mercado.

I.2. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1. La SIC, por intermedio de apoderada judicial, contestó la demanda en los siguientes términos5: Advirtió que el signo cuestionado “ALDO SPIRIT” no posee la suficiente distintividad para ser registrada como marca, pues resulta evidente que 5 Folios 116 al 126 del expediente físico de la referencia. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co entre aquel y la marca opositora “ALDO” existen similitudes, particularmente la coincidencia en el radical “ALDO”, que pueden inducir a error al consumidor en la escogencia del producto, de manera que no lograrían coexistir en el mercado.

Explicó que, los conjuntos gramaticales confrontados contienen una palabra con las mismas vocales en igual orden dentro de su estructura ortográfica, lo que a su vez generan una pronunciación semejante; entonces, el signo cuestionado no es distintivo y no lograría ser registrado como marca. Señaló que, al encontrarse que existe identidad entre el signo y la marca confrontados, resultó necesario descender al estudio de la conexidad competitiva, la cual se halló igualmente probada en tanto que en ambos casos se pretende distinguir productos comprendidos en la clase 18 internacional, por lo tanto, comparten canales de comercialización, mismos medios de publicidad y se relacionan por su finalidad.

Afirmó entonces que, el signo cuestionado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y en tal sentido, el acto acusado no transgredió dicha norma. Finalmente, formuló la “excepción de caducidad”, con sustento en que de la demanda se desprende un restablecimiento automático del derecho consistente en la concesión del registro del signo cuestionado en favor de la actora, en tal sentido la acción pertinente es la de nulidad y restablecimiento del derecho la cual debe ejercerse dentro de los 4 meses posteriores a la publicación del acto.

Sin embargo, la demanda se presentó por fuera dicho término porque el acto acusado se notificó el 24 de junio de 2008 y la demanda se presentó el 13 de noviembre de 2008. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.2.

La sociedad Orrego Gómez S en C.S. Sucesores, actuando a través de curadora Ad Litem6, presentó escrito de contestación de la demanda7, en virtud del cual afirmó “me atengo a lo que en derecho decida el Consejo de Estado con base en las pruebas del proceso”. I.2.3. El Ministerio Público y los demás llamados guardaron silencio. I.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante auto de 28 de junio de 20228, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión. I.3.1 La actora9 reiteró los argumentos planteados en la demanda.

I.3.2. La SIC reiteró los argumentos formulados con la contestación de la demanda10. I.3.3. El Ministerio Público presentó concepto11 en el que advirtió “[…] el cargo de nulidad propuesto por la parte actora no posee ninguna vocación de prosperidad, lo que por contera obliga a que las súplicas de la demanda sean despachadas desfavorablemente”.

Sin embargo, la Secretaría de esta Sección informó12 que el escrito se presentó de manera extemporánea. I.3.4. Los demás llamados guardaron silencio. 6 Mediante auto de 5 de junio de 2013, el despacho sustanciador de la época designó a la señora LIZETH CATALINA RAMIREZ OLARTE como Curadora Ad Litem de la sociedad Orrego Gómez. Obrante a folio 109 del expediente físico de la referencia. 7 Folios 130 y 131 del expediente físico de la referencia. 8 Índice número 114 en SAMAI. 9 Índice número 124 en SAMAI. 10 Índice número 125 en SAMAI. 11 Índice número 126 en SAMAI. 12 Informe Secretarial obrante en el índice número 128 en SAMAI. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 376-IP-201513, en los siguientes términos: “[…] B. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales procede interpretar únicamente éste, ya que el primero en mención no es directamente aplicable para resolver la controversia […]”.

En dicha interpretación, el Tribunal emitió su criterio y concepto en torno a los siguientes temas: 1) Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. El consumidor medio. 2) Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta. 3) Improcedencia del análisis de conexión competitiva.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. EL ACTO ACUSADO Se solicita en este proceso la nulidad de la resolución número 17899 de 30 de mayo de 200814 por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio: i) confirmó el artículo primero de la resolución número 18533 de 26 de junio de 2007; ii) revocó en sus demás partes la resolución mencionada;

(iii) declaró infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Industria de Corte y Confección S.A., y Orrego Gómez S. en C.S. Sucesores; (iv) declaró fundada la oposición 13 Folios 157 a 167 del expediente físico de la referencia. 14 Folios 40 a 44 del expediente físico de la referencia. 9 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co presentada por Silvano Aldo Sicilia; y (v) negó el registro como marca del signo “ALDO SPIRIT” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, la contestación y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma aplicable es el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.” La Sala prescinde del examen del artículo 134 ibidem, en la medida que el debate no guarda relación con la aptitud de un signo para constituir marca.

Dicha consideración se encuentra conforme a la interpretación prejudicial emitida para el presente asunto en la que se descartó el análisis de esa norma. II.3. PROBLEMA JURÍDICO De conformidad con la demanda y sus contestaciones, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: En primer lugar y, de conformidad con la contestación de la demanda presentada por la SIC en la cual formuló la excepción de caducidad, le corresponde a la Sala establecer si la demanda de nulidad y 10 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co restablecimiento del derecho de la referencia se presentó dentro del término dispuesto para ello. En caso de que la respuesta al anterior interrogante sea negativa, la Sala deberá determinar si entre el signo “ALDO SPIRIT” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza solicitado por la sociedad Aldo Group International AG., y la marca previamente registrada “ALDO” (mixta)15 para distinguir productos en la clase 18 internacional de titularidad del señor Silvano Aldo Sicilia Guzzo, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, disposición que exige la comprobación de dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se amparan con el signo y la marca confrontados, al punto de lograr causar confusión en aquél. Resuelto el anterior cuestionamiento, la Sala deberá establecer si es nulo, por violación de normas superiores, el acto administrativo que negó el registro como marca del signo “ALDO SPIRIT” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad Aldo Group International AG.

De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento previo, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que conceda el registro como marca del signo “ALDO SPIRIT” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Aldo Group International AG. 15 Certificado de registro número 292168.

La Sala únicamente se referirá a dicha marca, pues aquella constituye el sustento de la negación cuestionada, y sobre aquella gira el debate. En tal sentido, en lo ateniente a las demás marcas opositoras, la Sala se ratifica en la decisión adoptada en el acto acusado emitido por la SIC. 11 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4. EL ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1. De la oportunidad para presentar la demanda En su escrito de contestación de la demanda, la SIC formuló la excepción de caducidad con sustento en que de la demanda se desprende un restablecimiento automático del derecho consistente en la concesión del registro del signo cuestionado en favor de la actora, en tal sentido la acción pertinente es la de nulidad y restablecimiento del derecho la cual debe ejercerse dentro de los 4 meses posteriores a la publicación del acto.

Sin embargo, la demanda se presentó por fuera dicho término porque el acto acusado se notificó el 24 de junio de 2008 y la demanda se presentó el 13 de noviembre de 2008. Al respecto, la Sala encuentra conveniente señalar que la acción, acertadamente, formulada por la actora fue la de nulidad y restablecimiento del derecho, y en tal sentido se admitió por el despacho sustanciador de la época mediante auto 2 de diciembre de 201116.

En tal sentido, corresponde analizar si la demanda que se presentó en ejercicio de dicha acción contra la resolución número 17899 de 30 de mayo de 2008, se presentó dentro del término de 4 meses previstos en el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo17. Pues bien, el acto acusado se notificó el 24 de junio de 2008, de manera que el término de presentación inició el 25 de junio de ese año y finalizó el 25 de octubre del mismo año; por su parte, la demanda se radicó el 16 Folios 69 y 70 del expediente físico de la referencia. 17 “[…] 2.

La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”. 12 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24 de octubre de 200818, esto es, dentro del plazo señalado por la norma procesal. En consecuencia, la Sala encuentra no probada la excepción de caducidad formulada por la SIC. II.4.2. De la violación al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 La normativa comunitaria en comento es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto y/o servicio, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto y/o servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto y/o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor y/o servicio de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica. 18 Sello de radicación visible a folio 25 del expediente físico de la referencia. 13 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos y/o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos y/o servicios de que se trate.

En ese orden la Sala al momento de realizar la comparación de la marca y los signos en conflicto debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;

(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre el signo y la marca que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de aquellos. 14 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión, veamos: i) grado de sustitución, ii) complementariedad, y iii) posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.

II.4.2.1. El caso concreto Para efectos de determinar si el signo cuestionado “ALDO SPIRIT” (mixto) para identificar productos en la clase 18 internacional, incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, la Sala deberá, en primer lugar, establecer si hay identidad o semejanza entre aquel y la marca previamente registrada “ALDO” (mixta) para identificar productos en esa misma clase, que puedan generar error en el público consumidor.

De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos que el signo y la marca en disputa distinguen. Así pues, resulta pertinente corroborar la naturaleza del signo y la marca enfrentados, como se observa a continuación: Signo cuestionado19 (mixto) 19 Tomado de la página 3 del acto acusado. 15 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para identificar productos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza20 Marca opositora21 (mixta) Certificado de registro número 292168 Para identificar productos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza22 Visto lo anterior, conviene señalar que, contrario a lo mencionado por la actora, la marca previamente registrada se encuentra conformada únicamente por la expresión “ALDO”, de conformidad con el formulario de solicitud de registro presentada ante la SIC por su titular, en el que se observa que únicamente se pidió como marca la mencionada expresión. En tal sentido, las palabras “ROMA” y “BOGOTÁ”, no serán tenidas en cuenta al momento de realizar el cotejo correspondiente.

Pues bien, resuelto lo anterior, la Sala encuentra que una vez verificados el signo cuestionado y la marca opositora previamente registrada, 20 Los productos de la clase 18 que pretenden identificar el signo son los siguientes: EQUIPAJE, MALETAS, BOLSAS DE VIAJE, BOLSAS, MOCHILAS, BOLSAS DE VESTIR, ESTUCHES PARA PASAPORTE, ESTUCHES PARA PAPEL, BOLSOS DE MANO, BOLSOS, PORTAMONEDAS, ESTUCHES LLAVES, CARTERAS, ESTUCHES PARA TARJETA DE CRÉDITO, SOMBRILLAS. 21 Folio 12 del expediente físico de la referencia. 22 Los productos en la clase 18 internacional que identifica la marca son los siguientes: CUEROS E IMITACIONES DE CUERO, PRODUCTOS DE ESTAS MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES;

PIELES DE ANIMALES Y MALETAS; FUSTAS Y GUARNICIONERÍA. 16 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co inicialmente se encuentra que responden a la naturaleza de signos nominativos así como mixtos, por ello la Sala advierte que para abordar el análisis de confundibilidad se debe determinar cuál es el elemento que predomina en los signos mixtos, atendiendo que, por regla general23, los elementos nominativos prevalecen toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

En el asunto examinado, de la revisión del signo y la marca opositora se desprende que es el elemento nominativo y no el gráfico el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la cual es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para las marcas de dicha naturaleza.

Entonces, en aras de descender a la materia en estudio, es menester precisar que el Tribunal comunitario ha enfatizado en que el cotejo respecto de los signos nominativos se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas: “a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 23 Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 17 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”24. II.4.2.1.1. Dicho lo anterior, corresponde abordar el análisis del signo y la marca confrontados respecto de la unidad de las expresiones que las conforman.

En ese sentido, en cuanto a la estructura del signo cuestionado y la marca previamente registrada, la Sala observa lo siguiente: Signo cuestionado A L D O S P I R I T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marca opositora A L D O 1 2 3 4 II.4.1.1.2. De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis del signo y la marca confrontados, la Sala encuentra que entre ellos no se observan similitudes significativas desde el punto de vista ortográfico como se verá a continuación: En primer lugar, se advierte que la expresión “ALDO SPIRIT”, que corresponde al signo negado para registro a través del acto administrativo acusado, tiene una extensión de dos (2) palabras, diez (10) letras, seis (6) consonantes (L-D-S-P-R-T), cuatro (4) vocales (A-O-I-I), y cuatro (4) sílabas (AL-DO-SPI-RIT). 24 Proceso 128-IP-2016. 18 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sea del caso mencionar que, para la separación de las sílabas en cada una de las expresiones, debe considerarse la regla gramatical, según la cual “toda sílaba debe contener al menos una vocal, que constituye su núcleo. Por lo tanto, toda consonante o secuencia de consonantes situada a principio de palabra forma sílaba con la vocal siguiente […]”25.

Por su parte, “ALDO” de la marca previamente registrada contiene una extensión de una (1) palabra, cuatro (4) letras, dos (2) consonantes (L- D), dos (2) vocales (A-O) y dos (2) silabas (AL-DO). Pues bien, aunque entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe una coincidencia en la partícula “ALDO”, lo cierto es que al contener el signo cuestionado un elemento adicional como lo es “SPIRIT”, permite que exista una evidente diferenciación entre los conjuntos resultantes, particularmente, en cuanto a su configuración ortográfica.

En consecuencia, la adición del radical “SPIRIT” en el signo cuestionado, permite que aquel resulte en una marca suficientemente distintiva y claramente diferenciable para un consumidor medio respecto de la marca opositora. Adicionalmente, esta Sala prohíja la consideración adoptada por esta Sección en una oportunidad anterior26, según la cual la partícula “ALDO” 25 Al respecto, la Real Academia de la Lengua Española indica: “[…] En español, donde todas las sílabas deben contener al menos una vocal, la división silábica de las palabras plantea pocas dificultades, debido a que la estructura silábica más común es la formada por una consonante seguida de una vocal: pi.co, sí.la.ba, re.co.gi.do.

No obstante, puesto que existen estructuras silábicas más complejas, y a fin de garantizar la correcta división de las palabras a final de línea por parte tanto de hablantes nativos como de quienes usan el español como lengua extranjera, se resumen a continuación las pautas que rigen la división silábica en español: • En español toda sílaba debe contener al menos una vocal, que constituye su núcleo.

Por lo tanto, toda consonante o secuencia de consonantes situada a principio de palabra forma sílaba con la vocal siguiente: lo.te, gra.so, plie.go; y toda consonante o secuencia de consonantes situada a final de palabra se agrupa con la vocal anterior: a.zul, com.post, ré.cords. • Una consonante entre dos vocales forma sílaba con la vocal posterior: e.ra, pi.so. […]”.

Disponible en https://www.rae.es/ortograf%C3%ADa/como-signo-de-divisi%C3%B3n-de- palabras-a-final-de-l%C3%ADnea#4.1.1.1.1.1. Consultado el 28 de noviembre de 2024. 26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia 12 de mayo de 2011. Rad.: 2004 – 00041. Magistrada Ponente: doctora María Claudia Rojas Lasso.

Reiterada en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 19 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co deviene débil, por tratarse de un nombre propio, lo que, a su vez, resulta en una fuerza reducida de oposición, en tanto que el empresario que se valga de dicha expresión no puede impedir que otros empresarios la utilicen en sus conjuntos marcarios; así lo señaló esta Sección: “[…] 7.3.

Los nombres propios como marcas: De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia” Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss).

Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio-. Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. [A título ejemplo en este fallo se relacionan varios casos puntuales] […] De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.

En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora ROGER & GALLET.

En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación. sentencia de 12 de febrero de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 1101-03-24-000-2010-00150-00. 20 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] En el caso bajo examen, el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario. […]” (Negrillas fuera de texto).

En tal sentido, la Sala reitera que la marca opositora se encuentra compuesta por una partícula débil por tratarse de un nombre propio, y en tal sentido, su titular no puede impedir que otros empresarios utilicen la expresión en compañía de elementos adicionales para conformar conjuntos marcarios distintivos y diferenciables, como sucede en el presente asunto.

Al respecto, corresponde señalar que el señor Silvano Aldo Sicilia Guzzo, cuenta con una fuerza limitada de oposición, en la medida que el titular de las marcas compuestas a partir de expresiones de naturaleza débil, como ha considerado esta Sección que lo es “ALDO”, no puede impedir que otros empresarios las utilicen, de la misma forma que no pueden pretender derechos de exclusividad sobre tales expresiones.

Lo anterior, conlleva la misma consecuencia que se observa en el caso de marcas compuestas de forma exclusiva por denominaciones de uso común, descriptivas o genéricas, sobre lo cual ha reiterado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo siguiente: “[…] si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común deben excluirse del cotejo de la marca […]”27. (negrillas fuera de texto). 27 Procesos 536-IP-2015 Y 494-IP-2019, entre otros. 21 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por tal motivo, la Sala concluye que, en cuanto a su aspecto ortográfico, el signo cuestionado “ALDO SPIRIT” (mixto) y la marca opositora “ALDO” (mixta), aunque coinciden en la partícula “ALDO”, al ser aquella un nombre propio débil, resulta posible considerar que no se encuentran suficientes similitudes que puedan representar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, pues se trata de expresiones con terminaciones distintas, en la medida que el cuestionado incluye la palabra “SPIRIT”, con lo cual su percepción en conjunto resulta particular en cada caso, de manera que al encontrarlas en el mercado un consumidor medio lograría identificar los productos que distinguen así como su origen empresarial.

II.4.1.1.2. Ahora bien, en lo tendiente al aspecto fonético, esta Sala advierte que al pronunciar las expresiones que constituyen el signo y la marca opositora, no se encuentran suficientes similitudes susceptibles de generar confusión en el público, por cuanto, cada una de ellas cuenta con una terminación diferente lo que se traduce en vocablos con distinta dicción. Al respecto, resulta del caso realizar el siguiente ejercicio de apreciación consecutiva, tal como lo propone la jurisprudencia comunitaria, de la siguiente manera: ALDO SPIRIT – ALDO – ALDO SPIRIT – ALDO ALDO SPIRIT – ALDO – ALDO SPIRIT – ALDO ALDO SPIRIT – ALDO – ALDO SPIRIT – ALDO ALDO SPIRIT – ALDO – ALDO SPIRIT – ALDO En cuanto a su pronunciación, la Sala rescata que aquella no guarda semejanzas que sean considerables como resultado de la variación que existe en cada expresión respecto de sus terminaciones, a saber, “rit” en el signo cuestionado y “do” de la opositora.

En ese orden, es evidente que 22 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tales vocablos les imprimen una sonoridad distinta a los conjuntos resultantes. Así pues, en el caso de la marca cuestionada la terminación “rit” finaliza con la consonante “t”, la cual, “[…] en el español de España, en posición final de sílaba, y especialmente si la sílaba es átona, la t suena como una /d/ fricativa en la pronunciación espontánea: [rrídmo] por ritmo, [admósfera] por atmósfera […]”28, mientras que la raíz “do”, finaliza en la vocal “o” que a su vez representa el “[…] el fonema vocálico/o/ […]”29, propio de la consonante “J” que varía según la vocal que lo acompañe. Por lo tanto, para la Sala es claro que no puede predicarse la existencia de similitud desde el punto de vista fonético, pues el hecho de que el signo marca cuestionado incluya en su terminación la partícula “SPIRIT”, genera una variación importante en su sonoridad, al mismo tiempo que le otorgan “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”30, lo que, finalmente, incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación en el consumidor medio al momento de adquirir los productos que distinguen el signo y la marca cuestionados; máxime si, como se advirtió con anterioridad, la marca cuestionada se encuentra compuesta, únicamente, por una expresión débil al tratarse de un nombre propio, lo que le impone a su titular soportar que otros empresarios la incluyan en sus conjuntos marcarios. 28 https://www.rae.es/dpd/t 29 https://www.rae.es/dpd/o 30 Criterio reiterado de esta Sección: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicado 11001 03 24 000 2000 06535 01; sentencia de 18 de julio de 2024;

C.P. Oswaldo Giraldo López, radicado 11001 03 24 000 2010 00345 00; sentencia de 1 de agosto de 2024; C.P. Oswaldo Giraldo López; radicado 11001 03 24 000 2010 00344 00; sentencia de 6 de febrero de 2025; C.P. Oswaldo Giraldo López; radicado 11001 03 24 000 2005 00376 00. 23 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Esta misma consideración fue adoptada recientemente por esta Sección, en un caso análogo sobre marcad débiles conformadas por nombres propios31, en el que se advirtió lo siguiente: “[…] En efecto, a diferencia de la marca previamente registrada, el signo solicitado cuenta con un elemento adicional “ZARAMA”, por lo que se genera una marca completamente diferente y distintiva, que hace registrable a la cuestionada, “MELISSA ZARAMA”, frente a la marca previamente registrada “MELISSA” y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

Se observa, entonces, que la marca concedida al estar acompañada en su final por la palabra “ZARAMA” genera una expresión completamente distintiva, que puede ser registrable; además, aquella le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarla de las marcas previamente registradas. En otras palabras, la palabra “ZARAMA” del signo distintivo cuestionado, refuerza las diferencias entre las expresiones en disputa y permiten al consumidor vincularlas con un origen empresarial determinado, dotándolas de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]. […] Es del caso destacar que la marca cuestionada, cuya partícula dominante dentro del elemento nominativo es el nombre propio “MELISSA”, sí se encuentra acompañada de un elemento que contribuye a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, máxime si se tiene en cuenta que la otra palabra que la acompaña, “ZARAMA”, es un término que si bien es cierto corresponde al apellido, también lo es que para el común de los consumidores no es conocido, razón por la cual debe tenerse como una partícula de fantasía y altamente distintiva.” II.4.2.1.3.

En cuanto a la similitud conceptual o ideológica, se tiene que esta hace referencia a la idea o al mensaje que el empresario quiere llevar a la mente del consumidor a través del signo distintivo empleado, de manera que se configura si se trata de una noción similar. 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, sentencia de 26 de septiembre de 2024, radicado número 11001-03-24-000-2016- 00010-00, Actor: GRENDENE S/A. 24 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden, la Sala prohíja la consideración que en un caso análogo adoptó esta Sección32, según la cual “[…] desde el punto de vista conceptual, las expresiones ALDO y ALDO SPIRIT no tienen en idioma castellano un significado específico.

No obstante lo anterior, para el común de los consumidores o usuarios la palabra ALDO no resulta del todo desconocida, por tratarse de un nombre propio que es utilizado en Colombia por algunas personas […]”. Adicionalmente, sea del caso señalar que la expresión “SPIRIT” puede constituirse en la raíz equivalente de la palabra en castellano “espíritu”, la que a su vez posee el siguiente significado en ese idioma “[…] 1. m. Ser inmaterial y dotado de razón […]”33.

A partir de lo anterior, resultaría posible considerar que el signo y la marca opositora imprimen una idea diferente en la mente del consumidor, particularmente porque, el cuestionado adiciona la partícula “SPIRIT” que, como se advirtió, deviene raíz equivalente e incluso evocativa a lo espiritual. En consecuencia, no hay semejanzas suficientes en los conceptos que recrean el signo y la marca confrontados.

II.4.2.1.4. En este punto, conviene señalar que, en oportunidad anterior34, esta Sección analizó un caso análogo en el que se estudió la legalidad del acto que negó el registro del signo “ALDO SPIRIT” para identificar productos comprendidos en la clase 25 internacional con fundamento en la marca opositora “ALDO”, y allí se adoptó la conclusión que aquí se prohíja, veamos: 32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de octubre de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado número 11001-03-24-000-2008- 00415-00, Actor: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. 33 https://dle.rae.es/esp%C3%ADritu 34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de octubre de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado número 11001-03-24-000-2008- 00415-00, Actor: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. 25 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “En el sub lite, se encuentra que la marca cuestionada ALDO, palabra de naturaleza débil e inapropiable, se encuentra acompañada de la expresión SPIRIT, la cual contribuye a diferenciarla de otras marcas que contienen la misma expresión. Así, no resulta posible que un tercero se oponga a la utilización dicha expresión, cuando la misma, en combinación de otros elementos, resulte original y distintiva a fin de no crear confusión, tal y como ocurre en el caso que ocupa la atención de la Sala. […] En el mismo sentido, la Sección Primera35 ha señalado que “[…] el nombre propio “aldo” es inapropiable y débil, cuando no está acompañado de elementos adicionales que lo doten de la suficiente distintividad, es irregistrable […]”.

En suma, la Sala considera que los signos en controversia no son idénticos, toda vez que la expresión ALDO se encuentra acompañada de un elemento que le otorga distintividad, esto es, la palabra SPIRIT. Si bien es cierto que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, también lo es que la Superintendencia de Industria y Comercio no podía fundamentarse en esa sola circunstancia de similitud, pues se apreciaron otros elementos que permitieron su diferenciación […]”.

Por lo tanto, al poseer el signo cuestionado “ALDO SPIRIT” la condición de distintividad necesaria y no existir entre aquel y la marca previa “ALDO” semejanzas significativas que lleven al consumidor a error al momento de adquirir uno u otro producto, la Sala considera que en el presente asunto no se encontró configurado el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y en tal sentido, no resulta necesario descender al estudio del segundo presupuesto de que trata la norma, a saber, la conexidad competitiva.

II.4.2.1.5. Por otra, ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado anteriormente, la Sala se releva de estudiar los demás cargos alegados 35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. (i) Sentencia de 8 de junio de 2016. Rad.: 2008 - 00122. Consejera Ponente: doctora María Claudia Rojas Lasso; (ii) Sentencia de 31 de agosto de 2017.

Rad.: 2010 - 00151. Consejero Ponente: doctor Roberto Augusto Serrato Valdés 26 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en la demanda, criterio consolidado por esta Sección y adoptado en otras ocasiones, entre ellas, en sentencia de 11 de febrero de 201636.

II.4.3. CONCLUSIÓN Así las cosas, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que entre el signo cuestionado y la marca opositora no existen similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor. En tal sentido, el signo cuestionado “ALDO SPIRIT” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 18 internacional, solicitado por la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, se impone acceder a las pretensiones de la actora, y declarar la nulidad del acto administrativo que negó su registro como marca.

II.4.4. SOBRE COSTAS Por otra parte, tras analizar la conducta asumida por las partes de acuerdo con lo indicado en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 361 y 365 del CGP37, la Sala concluye que no se configuran los presupuestos normativos allí previstos, por lo que no se condenará en costas a la parte demandante.

II.4.5. SOBRE PODERES 36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00457-00. En dicha providencia se dijo: “[…] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del artículo 20 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando con la decisión resulten desconocidos sus derechos […]”. 37 Aplicables al asunto caso por la remisión del artículo 267 del CCA. 27 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala reconocerá como apoderada sustituta de la parte actora a la abogada María Claudia Martínez Beltrán, en los términos y para los efectos de la sustitución de poder a ella conferido, obrante en índice número 118 del expediente digital de la referencia en SAMAI, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso.

Así mismo, se reconocerá como apoderada de la parte demandada a la abogada Diana Marcela Rivera Gómez en los términos y para los efectos de la sustitución de poder a ella conferido, obrante en índice número 127 del expediente digital de la referencia en SAMAI, de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de caducidad formulada por la autoridad demandada.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la resolución número 17899 de 30 de mayo de 2008 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

TERCERO: Como consecuencia de la declaración anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro como marca del signo “ALDO SPIRIT” (mixto) para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

CUARTO: SIN CONDENA en costas, por las razones expuestas. 28 Radicado: 11001 03 24 000 2008 00416 00 Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co QUINTO: RECONOCER como apoderada sustituta de la parte actora a la abogada María Claudia Martínez Beltrán, en los términos y para los efectos de la sustitución de poder a ella conferido, obrante en índice número 118 del expediente digital de la referencia en SAMAI, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso.

SEXTO: RECONOCER como apoderada de la parte demandada a la abogada Diana Marcela Rivera Gómez en los términos y para los efectos de la sustitución de poder a ella conferido, obrante en índice número 127 del expediente digital de la referencia en SAMAI, de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso.

SÉPTIMO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

OCTAVO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.