CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad relativa Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00431-00 Demandante: Nutriagro de Colombia S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Lesaffre et Compagnie Tema: Registro como marca del signo nominativo “NUTRISAF” para distinguir productos comprendidos en la clase 31 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad relativa promovida en contra de las Resoluciones 1792 de 23 de enero de 20171 y 26769 de 4 de julio de 20172, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Nutriagro de Colombia S.A.S. y se concedió el registro de la marca nominativa “NUTRISAF”, para distinguir productos comprendidos en la clase 31 del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Lesaffre et Compagnie.
I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Nutriagro de Colombia S.A.S., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad relativa previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…]1. Que se DECLARE la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 26769 del 4 de julio de 2017 proferido por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio del cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por NUTRIAGRO DE COLOMBIA S.A.S. y el cual resolvió confirmar en su integridad la decisión contenida en la Resolución No. 1792 del 23 de enero de 2017. 2.
Que se DECLARE la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 1792 del 23 de enero de 2017 proferido por la Dirección de 1 Folios 6 a 8 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro […]”. 2 Folios 9 a 13 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 30 a 46 C pp. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00431-00 Demandante: Nutriagro de Colombia S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que declaró infundada la oposición interpuesta por NUTRIAGRO DE COLOMBIA S.A.S. y resolvió conceder el registro de la marca NUTRISAF para distinguir los productos comprendidos en la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declarar fundada la oposición presentada por la sociedad NUTRIAGRO DE COLOMBIA S.A.S. y, por ende, negar el registro de la marca “NUTRISAF” para la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza concedida a la sociedad LESAFFRE ET COMPAGNIE. 4.En virtud de lo anterior, ORDENAR a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro de la marca “NUTRISAF”. 5.
ORDENA R a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en este proceso y dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.). 6.Que se condene a la parte demandada a pagar costas del proceso, incluidas las agencias en derecho […]”4 (negrilla y mayúscula del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que la sociedad Nutriagro de Colombia S.A.S. registró la marca mixta “NUTRISAL”6 para identificar productos de la clase 31 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] elaboración de sales mineralizadas para ganadería, mezclas de alimentos y alimentos concentrados para animales, alimentos para animales, productos alimenticios para animales, fortificantes para la alimentación animal, objetos comestibles y masticables para animales, productos para cebar animales, cebo con sustancias harinosas para el ganado, cebos [comida para el ganado], alimentos para el ganado, levadura para el ganado, sal para el ganado, granos para la alimentación animal, harinas para animales, pastos […]”. 4.
Señaló que, el 10 de septiembre de 2015, la sociedad Lesaffre et Compagnie solicitó el registro como marca de extensión territorial del signo nominativo “NUTRISAF” para identificar en Colombia, exclusivamente, productos comprendidos en la clase 31 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] levadura, 4 Folio 32 y 33 C pp. 5 Folios 30 a 32 C pp. 6 Certificado 470.111 versión 9ª.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00431-00 Demandante: Nutriagro de Colombia S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio extractos de levadura y cortezas de levadura para la alimentación animal; alimentos para animales; fortificantes para la alimentación animal […]”. 5. Indicó que, frente a la anterior solicitud, la sociedad Nutriagro de Colombia S.A.S. presentó oposición, por cuanto, a su juicio era similarmente confundible con su marca previamente registrada. 6.
Anotó que, mediante la Resolución 1792 de 23 de enero de 2017, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición indicada supra y concedió el registro de la marca nominativa “NUTRISAF” en la clase 31. A lo cual, sociedad Nutriagro de Colombia S.A.S. presentó recurso de apelación. 7. Afirmó que, mediante la Resolución 26769 de 4 de julio de 2017, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC confirmó la Resolución 1792.
I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación7 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 8. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 y 136.
I.1.2.2. El concepto de violación 9. El apoderado de la parte demandante aseguró que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad toda vez que la SIC registró como marca el signo nominativo “NUTRISAF” para distinguir productos comprendidos en la clase 31 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, sin considerar que era similarmente confundible con su marca mixta “NUTRISAL”, lo que generaba riesgo de confusión y de asociación en los consumidores, desconociendo los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000. 10.
Afirmó que la marca demandada carece de distintividad, por cuanto es similarmente confundible con su marca de manera visual y ortográfica, por lo que su registro genera riesgo de confusión y asociación. Ello, por cuanto hay identidad en su estructura gramatical, esto es, al coincidir 7 de 8 letras, entre vocales y consonantes dispuestas en el mismo orden, y sin que la sustitución de la letra L (ele) por la F (efe), al final de la denominación las haga diferenciables. 11.
Sostuvo, en cuanto a la semejanza fonética, que “[…] tanto NUTRISAL como NUTRISAF son palabras agudas y por lo tanto llevan el acento en la última sílaba (SAL/SAF). En este orden de ideas, la sílaba tónica en ambas palabras es la misma. 7 Folios 34 a 43 C pp. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00431-00 Demandante: Nutriagro de Colombia S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Adicionalmente, como se explicó anteriormente existe coincidencia en las raíces de ambos signos y similitudes en las terminaciones.
Ahora, si se analiza de forma conjunta a los dos signos, es evidente que tienen la misma sonoridad o percepción sonora, debido a la identidad en la extensión de las palabras, a que existen secuencias vocales idénticas, a que cada denominación tiene la misma sílaba tónica y a la terminación en consonante de las marcas, por lo que, es claro que el consumidor no contaría con los elementos necesarios para diferenciar una marca de la otra […]”. 12.
Agregó que existe semejanza ideológica entre las marcas cotejadas, en tanto que evocan un mismo concepto, aquel relacionado con “[…] las características de los productos a los que se refiere: nutritivo, alimenticio, comestible, fortificante, entre otros […]”. 13. Precisó que existe conexidad competitiva entre los productos reivindicados por las marcas estudiadas comoquiera que, por un lado, son los mismos y comparten la misma clase del nomenclátor internacional y, por el otro, son afines, lo que genera un riesgo de asociación en el mercado.
Adicionalmente, los productos satisfacen la misma necesidad. 14. Indicó que, si bien el tercero con interés directo en el resultado del proceso es titular de la marca “NUTRISAF” en Francia para las clases 5ª y 31, la solicitud de registro de extensión territorial en Colombia se limita expresamente a la lista de productos de la clase 31 del nomenclátor internacional de Niza. 15.
Finalmente, explicó que “[…] el hecho de que los signos sean sustancialmente idénticos desde los aspectos conceptuales, gramaticales, visuales y fonéticos, aunado a que distinguen los mismos productos y por tanto presentan una conexión competitiva, razón por la cual hay lugar a considerar que con el uso en el comercio del signo NUTRISAF se puede generar un aprovechamiento injusto del Good Will o prestigio de la marca demandante en el mercado, así como la dilución de su fuerza distintiva y de su valor comercial y publicitario […]”.
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio8 16. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, para lo cual señaló que las resoluciones acusadas fueron expedidas de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000. 17.
Manifestó que la marca “NUTRISAF” es una denominación de fantasía, en tanto que la partícula SAF no posee significado alguno, por su parte, “NUTRISAL” evoca los 8 Folios 68 a 77 C pp. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00431-00 Demandante: Nutriagro de Colombia S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio productos reivindicados, estos son, sales mineralizadas, por lo que no hay una semejanza ideológica. 18.
Aseguró que las marcas en conflicto “[…] no son semejantes entre sí, desde el punto de vista fonético, ya que las expresiones son completamente diferentes entre sí ya que al pronunciar NUTRISAF/NUTRISAL donde los coincidentes NUTRI son expresiones débiles por evocar nutrientes y la palabra SAL hace relación a la clase de productos que reivindica, por lo tanto el riesgo de confusión o asociación en el presente caso se ve alejado […]”. 19.
Sostuvo que, al no existir semejanza entre las denominaciones cotejadas, resulta improcedente el estudio de la conexidad competitiva entre los productos reivindicados. II.2. Contestación de la sociedad Lesaffre et Compagnie 9 20. La sociedad Lesaffre et Compagnie, tercera interesada en el resultado del proceso contestó la demanda y se opuso a las pretensiones.
Al respecto, indicó que “[…] la marca fundamento de la oposición NUTRISAL tiene una naturaleza débil, al estar compuesta de una expresión de uso común en la configuración de marcas en la clase 31 internacional, como lo es el término NUTRI, el cual además está acompañado de un elemento descriptivo como lo es el término SAL, el cual también es de uso común en la misma clase, lo que conduce a que el signo en sí mismo tenga un grado de distintividad débil y consecuentemente, un escaso poder de oposición […]”. 21.
Explicó que, a su juicio, el examen de registrabilidad fue realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Ello, toda vez que, los elementos adicionales SAL/SAF en las denominaciones permiten concluir que no existe semejanza conceptual, ortográfica ni fonética entre las marcas cotejadas. 22. Puso de presente que la SIC, en los actos acusados, manifestó que no existe semejanza ideológica entre los signos distintivos comoquiera que “NUTRISAL” evoca sales nutricionales para ganado, mientras que “NUTRISAF” no tiene un significado en español, por lo que dicha diferencia, sumada a “las ortográficas y fonéticas eran suficientes para otorgarle la distintividad requerida a la marca solicitada”. 23.
Agregó que es titular de varias marcas con el elemento distintivo SAF, por lo que el consumidor podrá diferenciar el origen empresarial de la marca concedida mediante los actos acusados. 24. Finalmente, mencionó que “[…] el demandante ni en el trámite de registro ni con la demanda demostró que la marca NUTRISAL, a pesar de su debilidad manifiesta, se había convertido en un signo notoriamente conocido y que, por tal razón, existía un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca, hipótesis que se encuentra prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 del 2000, causal que no fue alegada 9 Folios 90 a 98 C pp.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00431-00 Demandante: Nutriagro de Colombia S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio por el demandante dentro del trámite de registro, por lo que, no hay lugar a hacer mención del supuesto aprovechamiento injusto del registro marcario […]”. III. TRÁMITE DEL PROCESO 25. La sociedad Nutriagro de Colombia S.A.S. presentó demanda de nulidad relativa el 31 de octubre de 201710 en contra de las Resoluciones 1792 de 23 de enero de 2017 y 26769 de 4 de julio de 2017, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 26.
Mediante auto de 13 de febrero de 201811 se admitió la demanda y se dispuso12 notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante de la sociedad Lesaffre et Compagnie. El 16 de marzo de 201813 y el 7 de diciembre de 202114 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 27. A través de autos de 8 de marzo de 2022, 25 de marzo de 2022, 19 de mayo de 2022 y 27 de mayo de 202215 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la cual se realizó el 3 de junio de 202216. 28.
En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio y se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y unos certificados de titularidad de unas marcas, para lo cual se ordenó a la secretaría de la Sección Primera descargarlos de la plataforma SIPI, y estos fueron incorporados al expediente al proceso de la referencia. 29.
Mediante auto de 19 de julio de 202217 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 30. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 346-IP-2022 de 27 de julio de 202318 dentro de la cual indicó que, a su juicio, el tema controvertido en el caso sub examine “[…] es el presunto riesgo de confusión entre un signo solicitado a registro y una marca, lo cual está regulado en el literal a) del referido 10 Folio 1 C pp. 11 Folios 49 y 50 C pp. 12Mediante autos de: i) 5 de marzo de 2018 y 18 de diciembre de 2019 se ordenó librar carta rogatoria; ii) autos de 5 de octubre de 2018, 12 de abril de 2019, 29 de julio de 2020 y 17 de marzo de 2021, se requirió a la parte demandante para que adelantara el trámite de la carta rogatoria; y iii) 2 de junio de 2021 y 20 de agosto de 2021 se ofició a la SIC y a la parte demandante para que informen la dirección electrónica de notificaciones del tercero con interés directo en el resultado del proceso, y estos la informaron.
Folios 51, 84, 100, 111, 122, 137 138, 139 C pp e índices 72, 74 y 76 del aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 13 Folio 50 vto. C pp. 14 Índice 78 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 15 Índices 86, 93, 102 y 111 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 16 Índice 121 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 17 Índices 133 y 134 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 18 Índice 142 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00431-00 Demandante: Nutriagro de Colombia S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio artículo […]” 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, e indicó que, para su interpretación, se debía remitir a la interpretación 145-IP-2022, en la cual dicho tribunal consideró, entre otras cosas, lo siguiente: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.
La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. […] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1.
Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 […]. […] 1.2. De conformidad con esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor: a) El riesgo de confusión […] b) El riesgo de asociación […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] Comparación entre signos denominativos […] 2.3 En consecuencia al realizar la comparación entre signos denominativos deberá realizarse el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética. […] b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. […] Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00431-00 Demandante: Nutriagro de Colombia S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio c) Debe tenerse en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Debe determinarse cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumir, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado. […] Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.10 Al realizar la comparación entre signos mixtos y denominativos, se deberá identificar cuál es el elemento -denominativo o gráfico- más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo. a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento gráfico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el literal b) del párrafo 2.7. y párrafos 2.8. у 2.9. precedentes. b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente. […] 3.
Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. […] 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […]” (mayúscula y negrilla del original). 31.
Por auto de 1° de septiembre de 202319 se prescindió de la realización de las audiencias de pruebas y de alegaciones y juzgamiento previstas en los artículos 181 y 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 19 Índice 145 aplicativo para la gestión judicial SAMAI.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00431-00 Demandante: Nutriagro de Colombia S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 32. En el término para alegar de conclusión, la sociedad demandante20 y el tercero con interés directo en el resultado del proceso21 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.
Por su parte, la SIC guardó silencio. 33. El Ministerio Público rindió concepto22 en el cual consideró que la SIC violó los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que: i) a nivel ortográfico y fonético las denominaciones cotejadas son similares, pues comparten una palabra idéntica, esto es, “NUTRISA”, sin que las letras F y L, las hagan diferenciables; ii) los productos reivindicados por las marcas son sustituibles, pues suplen una misma necesidad; iii) al tener una estructura idéntica, el registro de la marca concedida mediante los actos acusados crea un riesgo de asociación en el mercado; y iv) “[…] NUTRISAF no goza de la suficiente fuerza distintiva tanto intrínseca como extrínseca, de acuerdo con lo cual no cumple con los requisitos de registrabilidad, quitándole la facultad de coexistir en el mercado al resultar confundibles […]”.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 34. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14923 de la Ley 1437, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 35. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 1792 de 23 de enero de 2017 y 26769 de 4 de julio de 2017, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Nutriagro de Colombia S.A.S. y se concedió el registro de la marca nominativa “NUTRISAF”, para distinguir productos comprendidos en la clase 31 del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Lesaffre et Compagnie. 36.
La Sala deberá examinar si entre la marca concedida mediante los actos acusados, y la marca mixta “NUTRISAL”, registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 31 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, con registro 20 Índice 154 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 21 Índice 150 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 22 Índice 153 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 23 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00431-00 Demandante: Nutriagro de Colombia S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 470.111, cuyo titular es la sociedad Nutriagro de Colombia S.A.S. existe similitud que configure riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 37.
La Sala precisa que, en la audiencia inicial24 se puso de presente que, si bien la parte actora citó como disposiciones vulneradas los artículos 134 y 135 ibidem, también lo es que no desarrolló el concepto de violación frente a los mismos, razón por la cual se excluyeron de la fijación del litigio. 38. Asimismo, la Sala advierte que, aunque la parte demandante invocó como vulnerado el artículo 136 ejusdem sin precisar el literal del mismo, al exponer el concepto de violación sostuvo que la marca nominativa “NUTRISAF” es confundible con la marca mixta “NUTRISAL”, esto es, alegó el cumplimiento del requisito de distintividad extrínseca previsto en el literal a) del artículo 136 ibidem25.
En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 346-IP-2022 de 27 de julio de 202326 dentro de la cual indicó que, a su juicio, el tema controvertido en el caso sub examine “[…] es el presunto riesgo de confusión entre un signo solicitado a registro y una marca, lo cual está regulado en el literal a) del referido artículo […]” 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. 39.
Por lo anterior, serán excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los demás literales del artículo 136 literal de la Decisión 486 de 2000. 40. Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados, el análisis del caso concreto y la conclusión. IV.3. La identificación de los actos demandados 41.
La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 1792 de 23 de enero de 2017 y 26769 de 4 de julio de 2017, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Nutriagro de Colombia S.A.S. y se concedió el registro de la marca nominativa “NUTRISAF”, para distinguir productos comprendidos en la clase 31 del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Lesaffre et Compagnie.
IV.4. Análisis del caso concreto 42. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, concedió el registro de la marca nominativa “NUTRISAF” para distinguir productos comprendidos en la clase 31 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] levadura, 24 Índice 121 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. 25 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 26 Índice 142 aplicativo para la gestión judicial SAMAI. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00431-00 Demandante: Nutriagro de Colombia S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio extractos de levadura y cortezas de levadura para la alimentación animal; alimentos para animales; fortificantes para la alimentación animal […]”. 43.
A juicio de la parte demandante, las resoluciones acusadas adolecen de nulidad porque la marca nominativa “NUTRISAF” es similar a la marca “NUTRISAL” previamente registrada, en tanto que comparten el prefijo “NUTRI”, la secuencia vocálica y la sílaba tónica. Ello, sin que el variar únicamente la última letra las diferencie sustancialmente.
Adicionalmente, adujo que entre los productos reivindicados por las marcas cotejadas existe conexidad competitiva, toda vez que ambas distinguen los mismos productos, los cuales suplen las mismas finalidades, creando un riesgo de asociación en el mercado. 44. Así, la norma de la Decisión 486 de 2000 objeto de análisis es la siguiente: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 45. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor27: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 27 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00431-00 Demandante: Nutriagro de Colombia S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 46. Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: Marca concedida al tercero con interés en el resultado del proceso28 NUTRISAF (nominativa) Registro 567.42829 Clase 31 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marca previamente registrada por la demandante30 (mixta) Registro 470.111 Clase 31 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza 47.
En este contexto y como se precisó en el problema jurídico, la Sala debe analizar si entre la marca nominativa “NUTRISAF”, concedida para identificar productos en la clase 31 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a favor del tercero con interés directo en el resultado del proceso y la marca mixta “NUTRISAL”, registrada por la parte demandante para distinguir productos en la misma clase, existe similitud que pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 48.
De manera previa, la Sala encuentra necesario determinar si las marcas confrontadas contienen elementos de uso común para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 49. Sobre el particular, se advierte que las expresiones “NUTRI” y “SAL” son de uso común en la clase 31, como se observa de los resultados de la consulta que se relaciona 28 Folios 6 a 8y 29 C pp. 29 Folio 17 C pp La Sala precisa que en la solicitud de registro de la marca de extensión territorial se limitó expresamente su cobertura a la clase 31.
Asimismo la marca fue concedida mediante los actos acusados para dicha clase exclusivamente. 30 Folio 14 C pp. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00431-00 Demandante: Nutriagro de Colombia S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio a continuación31, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados: “NUTRI” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. NUTRITION SCIENCE FEDCO S.A. 31 242551 NUTRISSE MIZOOCO S.A.S. 31 243848 NUTRISS SERVICIOS GRUPO BIOS S.A.S. 31 259154 NUTRIPEZ PECES ORNAMENTALES EL TIPLE S.A.S. 31 272989 NUTRIRICO SERVICIOS GRUPO BIOS S.A.S. 31 276735 “SAL” MARCA TITULAR CLASE REG. NÚM. FINCASAL ALIMENTOS FINCA S.A.S. 31 262619 RIOSAL CARLOS JOSE RIOS GRAJALES 31 250666 FERTISAL 1% FOSFORO COOPERATIVA COLANTA 31 298632 LLANO SAL ALVARO PEÑUELA ROMERO 31 296204 50.
Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 31 Consulta realizada el 22 de octubre de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00431-00 Demandante: Nutriagro de Colombia S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 51. Ahora, si bien es cierto que, en principio, las expresiones de uso común “NUTRI” y “SAL” de las marcas confrontadas no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo dado que no puede ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, lo anterior en consideración a que presentan un grado de distintividad débil, también es que al excluirlas se reducen los signos de tal manera que resulta imposible hacer una comparación. Asimismo, de excluirse se fraccionan las denominaciones, y es precisamente respecto de dichas expresiones que se alega la presunta confusión. 52.
No ocurre lo mismo con la partícula “SAF” que hace parte de la marca acusada, en tanto que de la revisión del sistema de información de propiedad industrial de la SIC no se encontró que fuera de uso común para la clase 3132. 53. En este contexto, en el caso sub examine, no es posible fragmentar el examen con base en la naturaleza débil de sus componentes, sino que debe asumirse el criterio interpretativo según el cual el cotejo debe realizarse sobre el conjunto marcario, sin fraccionarlo. 54.
Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto “NUTRISAL” y “NUTRISAF”, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 55.
A la Sala le corresponde abordar el análisis de las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: 32 Ibidem. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00431-00 Demandante: Nutriagro de Colombia S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marca cuestionada N U T R I S A F 1 2 3 4 5 6 7 8 Marca previamente registrada N U T R I S A L 1 2 3 4 5 6 7 8 56.
De la revisión de los signos distintivos, la Sala observa que la marca concedida mediante los actos acusados es una reproducción parcial de la marca previamente registrada. Ello, en tanto que reproduce de forma idéntica las partículas “NUTRI” y “SA”. Ello, sin que reemplazar las letras L por la F, en la última sílaba, cree una diferencia suficiente para establecer una distinción ortográfica significativa o genere una variación sustancial en la percepción del consumidor promedio. 57.
En ese sentido, se observa que la marca previamente registrada contiene 8 letras, 5 consonantes (N-T-R-S-L) y 3 vocales (U-I-A), mientras que la marca acusada se compone también por 8 letras, 5 consonantes (N-T-R-S-F) y 3 vocales (U-I-A). De lo expuesto, se evidencia que comparten: i) idéntica raíz, esto es, NUTRI; y ii) similar secuencia de consonantes y vocales. 58.
Al respecto, en sentencia de 18 de junio de 202033, esta Sección señaló que cuando un signo reproduzca los elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva, criterio que se prohíja en el caso sub examine. Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57.
Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.
De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” (negrilla fuera de texto). 59. En cuanto al aspecto fonético, la Sala constata que la sonoridad entre los signos comparados es similar, pues si bien, la marca concedida contiene una letra F en vez de la L, no se perciben diferencias sustanciales al ser pronunciadas a viva voz.
Dicha similitud se debe, a la reproducción parcial ortográfica señala supra, sin elementos adicionales de suficiente fuerza diferenciadora. 33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de junio de 2020. Rad.: 2009-00118-00. M.P.: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00431-00 Demandante: Nutriagro de Colombia S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 60.
Lo anterior, máxime cuando: i) comparten las dos primeras sílabas (NU – TRI), lo que hace que su articulación sea igual en la mayor parte de la palabra; ii) al ser palabras agudas tienen la sílaba tónica en la última sílaba (SAF- SAL), por lo que tienen un patrón rítmico idéntico; y iii) finalizan con una consonante fuerte (L – F), cerrando las palabras con un golpe seco y marcado. 61.
Aunado a lo anterior, debe resaltarse que el aspecto fonético debe atenderse desde la impresión de conjunto que genera el signo en el consumidor medio, y no a partir de un análisis fragmentado letra por letra. 62. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal similitud: NUTRISAL – NUTRISAF – NUTRISAL – NUTRISAF – NUTRISAL – NUTRISAF NUTRISAL – NUTRISAF – NUTRISAL – NUTRISAF – NUTRISAL – NUTRISAF NUTRISAL – NUTRISAF – NUTRISAL – NUTRISAF – NUTRISAL – NUTRISAF NUTRISAL – NUTRISAF – NUTRISAL – NUTRISAF – NUTRISAL – NUTRISAF 63.
La Sala destaca que la percepción auditiva del consumidor medio se desarrolla en contextos comerciales como solicitudes verbales de productos. En tales situaciones, el recuerdo fonético se fija sobre la impresión global y, en particular, sobre la sílaba tónica final. Así, la semejanza entre “NUTRISAF” y “NUTRISAL” resulta aún más evidente y riesgosa dada la clase de productos amparados por ambos, como se precisará más adelante, al no existir diferencias perceptibles que permitan evitar la confusión en el mercado. 64.
De esta manera, se concluye que la marca “NUTRISAF” no genera un impacto visual ni fonético suficientemente distintivo respecto de la marca previamente registrada “NUTRISAL”. Al aplicar el método de cotejo sucesivo, se observa que los elementos diferenciadores presentes en la marca concedida no tienen la entidad necesaria para conferirle una fuerza distintiva propia. 65.
En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, el análisis debe partir del entendimiento del significado global que transmite cada uno de los signos enfrentados, y no del examen aislado de sus componentes. Por tanto, el cotejo debe atender a la idea o mensaje que comunican los signos en su integridad, a fin de establecer si existe un riesgo de asociación o confusión indirecta derivado de su evocación conceptual. 66.
Al respecto, esta Sala, en sentencia de 28 de agosto de 202534, al estudiar la distintividad intrínseca de la marca “NUTRISAL”, expuso que está compuesta por el elemento evocativo NUTRI y el genérico SAL. Los cuales, en su conjunto “[…] transmiten al consumidor promedio la idea de que los productos son nutritivos y pueden contener sal […]”. 34 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de agosto de 2025. Rad.: 2019-00405-00. MP: Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00431-00 Demandante: Nutriagro de Colombia S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 67. De allí que, reiterando en criterio desarrollado en la sentencia indicada supra, se considera que: “[…] la expresión “NUTRI”, lejos de ser descriptiva, corresponde a un término evocativo de los productos que ampara, en tanto no describe de forma directa sus características, sino que únicamente las sugiere, requiriendo del consumidor un ejercicio de asociación o deducción para vincularla con la nutrición. […] En este sentido, si se formular la pregunta ¿cómo es? respecto de los productos que pretende amparar la marca, elaboración de sales mineralizadas, mezclas y concentrados alimenticios para animales, entre otros, la respuesta espontánea del consumidor no sería “NUTRI”, lo que confirma que el término no describe de manera directa y exclusiva una cualidad de dichos productos.
En consecuencia, no se trata de un término que informe de manera inmediata y exclusiva sobre una característica esencial de los productos, sino de un elemento que evoca indirectamente dicha cualidad. Esta conclusión se refuerza si se considera que el término “NUTRI” puede remitir a la expresión “nutrición”, definida por la Real Academia Española como “[…] f. acción y efecto de nutrir. f. disciplina que estudia la relación entre alimentación y salud.
Sin.: nutriología […]”. […] Esta Sección en sentencia de 22 de julio de 201035, definió el concepto de “[…] signo genérico […]”, de la siguiente manera: “[…] signo genérico36, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […]”. Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y esta Corporación, han considerado que es necesario plantear la pregunta ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata.
En este caso, la Sala observa que dentro de los productos comprendidos en la clase 31 del nomenclátor internacional se encuentran las “elaboración de sales” y la “sal para el ganado”, que corresponden directamente al género “sal”. Así, si se formula la pregunta “¿qué es?” respecto de estos productos, la respuesta natural y directa del consumidor será precisamente “sal”, lo que evidencia que la partícula coincide con el género del producto, sin requerir interpretación alguna. […] En esa medida, el hecho de que “SAL” coincida con el género de algunos de los productos solicitados basta para considerarla genérica, por cuanto señala 35 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de julio de 2010. Rad.: 2005-00378-00. MP: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno. 36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de mayo de 2010. Rad.: 2003-00456. MP: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00431-00 Demandante: Nutriagro de Colombia S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio el producto específico, impidiendo que un solo agente económico monopolice su uso. […] Por lo expuesto, aunque la marca demandada se compone de una partícula evocativa, “NUTRI”, y de una genérica, “SAL”, la misma, apreciada de manera global, posee distintividad intrínseca, pues la combinación de tales elementos, presentada de manera conjunta, no describe de forma directa las características esenciales de la totalidad de los productos […]” (negrilla fuera del texto). 68.
Al lado de ello, se advierte que la marca concedida mediante los actos acusados también contiene, por un lado, la partícula evocativa “NUTRI”, concedida para amparar “[…] alimentos para animales; fortificantes para la alimentación animal […]”. Y, por el otro, “SAF” la cual no posee un significado en el castellano. Teniendo en cuenta lo anterior la Sala considera que, en su conjunto, “NUTRISAF” es una elaboración propia del ingenio e imaginación de su autor, por lo que es de fantasía, razón por la cual, no es posible realizar una comparación desde este enfoque37. 69.
Así, teniendo en cuenta la similitud en la composición de las marcas cotejadas, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 70. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre la marca cuestionada y la previamente registrada a favor de la demandante. 71.
La Sala pone de presente que el artículo 151 ibidem, establece que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 72.
Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. 73. Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201838 se refirió a la circunstancia en que los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud 37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 38 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. M.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00431-00 Demandante: Nutriagro de Colombia S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 74. Sobre este tema, la Sala destaca que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 75.
Así las cosas, la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios se debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00431-00 Demandante: Nutriagro de Colombia S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 76.
En el caso sub examine, la sociedad Lesaffre et Compagnie solicitó39 el registro como marca de extensión territorial del signo nominativo “NUTRISAF” en Colombia, para identificar productos comprendidos en la clase 31 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] levadura, extractos de levadura y cortezas de levadura para la alimentación animal; alimentos para animales; fortificantes para la alimentación animal […]”. 77.
Al respecto, la parte demandante, en el escrito de demanda resaltó que, si bien el tercero con interés directo en el resultado del proceso es titular de la marca “NUTRISAF” en Francia para las clases 5ª y 31, la solicitud de registro de extensión territorial en la República de Colombia se limitó expresamente a la lista de productos de la clase 31 del nomenclátor internacional de Niza. 78.
En ese sentido, la Sala precisa que, de la revisión de los antecedentes administrativos de los actos acusados que obran en el expediente del proceso de la referencia, se encuentra que la solicitud de registro en la República de Colombia de la marca de extensión territorial se limitó su cobertura expresamente a la clase 3140. Asimismo, los actos acusados, concedieron la marca “NUTRISAF” para amparar productos de dicha clase exclusivamente41. 79.
En consecuencia, la Sala precisa que, por un lado, el estudio de conexidad competitiva se realizará respecto de los productos reivindicados por las marcas cotejadas en clase 31 de la clasificación internacional de Niza exclusivamente. Y, por el otro, que la SIC erró al expedir el certificado de registro 567.42842 en tanto que, a pesar de que, en la solicitud, así como en los actos acusados, se solicitó y concedió la marca para clase 31, está se registró también para la clase 5ª. 80.
Por su parte, la marca previamente registrada, “NUTRISAL”, también ampara productos de la clase 31 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, consistentes en: “[…] elaboración de sales mineralizadas para ganadería, mezclas de alimentos y alimentos concentrados para animales. alimentos para animales, productos alimenticios para animales, fortificantes para la alimentación animal, objetos comestibles y masticables para animales, productos para cebar animales, cebo con sustancias harinosas para el ganado, cebos [comida para el ganado], alimentos para el ganado, levadura para el ganado, sal para el ganado, granos para la alimentación animal, harinas para animales, pastos […]”. 81.
Al comparar los productos de “NUTRISAL” con los productos protegidos por “NUTRISAF”, la Sala observa que pertenecen a la misma categoría y cumplen con los criterios sustanciales de conexidad competitiva por sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad. 39 Folio 17 C pp 40 Folio 17 C pp 41 Folios 6 a 8 y 9 a 13 C pp. 42 Folio 29 C pp.
Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00431-00 Demandante: Nutriagro de Colombia S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 82. En cuanto a la sustituibilidad, la Sala observa que los productos identificados por ambas marcas corresponden a la misma clase 31 y, en particular, satisfacen necesidades vinculadas con la nutrición y alimentación del ganado y los animales.
En consecuencia, la posibilidad de que un consumidor elija indistintamente entre los productos de ambas marcas para suplir una misma necesidad resulta evidente, lo que incrementa el riesgo de confusión en el mercado. 83. En este contexto, existe una alta probabilidad de que un consumidor elija de manera indistinta productos de una u otra marca para suplir la misma necesidad, lo cual permite concluir que los bienes son intercambiables desde el punto de vista funcional. 84.
Lo anterior determina una identidad respecto de este tipo de bienes, al tratarse de productos del mismo género, destinados al mismo segmento del mercado. Ello, pues las coberturas coindicen en alimentos, fortificantes y levadura para alimentar animales y ganado. Esta coincidencia refuerza el riesgo de asociación, en tanto los productos podrían ser percibidos por el consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o vinculados funcional o comercialmente. 85.
Ahora, se precisa que los productos como el cebo, harinas, granos y pasto, son un tipo de alimentos para animales, por lo que se refuerza la intercambiabilidad entre los productos al existir una relación de género. 86. Respecto a la complementariedad, la Sala pone de presente que los productos amparados por los signos distintivos confrontados dentro de la clase 31 comparten un entorno funcional común, en especial en el ámbito del bienestar y nutricional animal.
En efecto, productos como los identificados por “NUTRISAL” pueden ser consumidos de manera conjunta con otros productos protegidos por “NUTRISAF”, formando parte de una misma estrategia nutricional. Esta relación funcional refuerza el riesgo de que el consumidor medio establezca un vínculo entre los productos y, por ende, entre las marcas que los distinguen, lo cual puede inducir a confusión sobre su origen empresarial, como se precisó con antelación. 87.
La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. En efecto, en el ámbito de la alimentación animal, es usual que diferentes tipos de cebo, así como granos, harinas, pasto y levadura, se consuman conjuntamente, lo que aumenta la probabilidad de asociación entre los signos distintivos enfrentados. 88.
En términos de razonabilidad, la Sala considera que existe una asociación natural en la mente del consumidor medio entre los productos identificados por ambos signos distintivos, toda vez que comparten características funcionales, finalidades nutricionales similares y se comercializan habitualmente a través de los mismos canales de distribución, como establecimientos especializados en productos Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00431-00 Demandante: Nutriagro de Colombia S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio agropecuarios, para el ganado y los animales.
Esta circunstancia aumenta el riesgo de asociación, al facilitar que el consumidor perciba los productos como parte de una misma línea o portafolio empresarial. 89. Igualmente, la similitud en los productos aumenta la posibilidad de que el consumidor medio considere que “NUTRISAF y “NUTRISAL” son líneas de una misma empresa o marcas vinculadas.
Ello, en la medida en que ambos amparan productos destinados a la alimentación animal, comercializados a través de los mismos establecimientos, estos son, tiendas agropecuarias y veterinarias, y bajo los mismos canales de distribución. 90. En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201543, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […]” (negrilla fuera de texto). 91.
Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales44: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00.
MP.: Dra. María Elizabeth García González. 44 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00431-00 Demandante: Nutriagro de Colombia S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 92. Ahora, la Sala advierte que el tercero con interés directo en el resultado del proceso argumentó que, a su juicio, es titular de varias marcas con la denominación “SAF”, por lo que, el registro de la marca “NUTRISAF” no crea un riesgo de asociación en el mercado, pues el consumidor no pensará que los productos tienen el mismo origen empresarial que “NUTRISAL”.
Al respecto, la Sala considera que, comoquiera que existe semejanza entre la denominación “NUTRISAF” y la marca previa “NUTRISAL”, la primera no es registrable al no ser distintiva extrínsecamente, pues permitir su registro crea un riesgo de confusión y asociación en el mercado. 93. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que hay una similitud entre las marcas, conexión competitiva entre los productos de la clase 31 que amparan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 94.
Por último, la Sala destaca que la parte demandante argumentó, en el escrito de demanda, que “[…] el uso en el comercio del signo NUTRISAF se puede generar un aprovechamiento injusto del Good Will o prestigio de la marca demandante en el mercado, así como la dilución de su fuerza distintiva y de su valor comercial y publicitario […]”.
Al respecto, esta Sección, considera que ante la prosperidad del cargo de nulidad de los actos acusados por violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuya consecuencia es la declaración de nulidad y la cancelación del registro concedido, la Sala no releva de pronunciarse respecto de dicho argumento. IV.5. Conclusión 95.
Por lo anterior, la Sala considera que la SIC no debió conceder el registro de la marca nominativa “NUTRISAF”, para amparar productos en la clase 31 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que es similarmente confundible con un registro previo. Igualmente, la SIC no debió expedir un certificado de registro que incluyera productos de la clase 5ª, comoquiera que la solicitud de extensión territorial de la marca en Colombia se limitó exclusivamente a la clase 31. 96.
En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de las Resoluciones 1792 de 23 de enero de 2017 y 26769 de 4 de julio de 2017, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Nutriagro de Colombia S.A.S. y se concedió el registro de la marca nominativa “NUTRISAF”, para distinguir productos comprendidos en la clase 31 del nomenclátor internacional de Niza, a favor de la sociedad Lesaffre et Compagnie. 97.
Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2017-00431-00 Demandante: Nutriagro de Colombia S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 1792 de 23 de enero de 2017 y 26769 de 4 de julio de 2017, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro 567.428 asignado a la marca “NUTRISAF”, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
CUARTO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
QUINTO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.