Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA1 Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020170017800 Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Gestión y Servicios Legales S.A.S. Temas: Riesgo de confusión. Reiteración jurisprudencial.
Se decreta la nulidad de los actos acusados. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. (en adelante Protección S.A.) contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 12031 del 16 de marzo de 2016 y 77258 del 8 de noviembre de 2016.
I.
ANTECEDENTES 1. Protección S.A.2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, adecuada a la acción de nulidad 1 El expediente originalmente fue repartido al despacho del Consejero Oswaldo Giraldo López, quien manifestó estar incurso en una causal de impedimento.
El impedimento se declaró fundado mediante auto del 12 de diciembre de 2017, que obra a folios 70 a 72 del cuaderno principal del expediente. En consecuencia, el caso pasó para estudio a este despacho. 2 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2. 3 Cfr. Folios 21 a 65. 2 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co relativa4, para que se declare la nulidad de (i) la resolución núm. 12031 del 16 de marzo de 2016, proferida por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que declaró infundada la oposición presentada por Protección S.A. y concedió el registro de la marca mixta “PROTECCIÓN INMOBILIARIA” en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, y de (ii) la Resolución núm. 77258 del 8 de noviembre de 2016, proferida por el superintendente delegado para la propiedad industrial, que confirmó la resolución anterior. 2.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de dicha marca, cuyo titular es la sociedad Gestión y Servicios Legales S.A.S.5, (antes PI PROTECCIÓN INMOBILIARIA S.A.S.) en adelante el tercero con interés directo en el resultado del proceso. Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] Que en sentencia definitiva que cause ejecutoria y haga tránsito a cosa juzgada, se hagan las siguientes o similares declaraciones: 1.
Que el signo PROTECCIÓN INMOBILIARIA (mixta) en clase 36 no cumple con los requisitos para ser registrado como marca. 2. Que son nulas las Resoluciones Nos. 12031 del 16 de marzo de 2016 y No. 77258 del 8 de noviembre de 2016 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio. 3. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro correspondiente a la marca PROTECCION INMOBILIARIA (mixta) para identificar servicios de la clase 36 internacional, en el Registro de la Propiedad Industrial a su cargo. 4 Cfr. Folio 90, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial.” 5 Dicha persona jurídica antes era conocida como P.I. Protección Inmobiliaria S.A.S. pero cambió su razón social a Gestión y Servicios Legales S.A.S. tal como consta en el certificado de existencia y representación legal obrante a folios 85 a 88 del cuaderno principal del expediente. 3 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.
Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1.
Que el 9 de junio de 2015, el tercero interesado en el resultado del proceso solicitó el registro de la marca mixta “PROTECCIÓN INMOBILIARIA” para distinguir "seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios y servicios inmobiliarios (servicios de administradores de propiedades, arrendamientos, corretaje, tasación y venta de bienes inmuebles)", servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.
Que la solicitud fue radicada bajo el expediente número 15130832 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 733 del 21 de julio de 2015. 4.3. Que el 28 de agosto de 2015 PROTECCIÓN S.A. presentó oposición en contra del registro solicitado con fundamento en la marca SOLUCIONES INMOBILIARIAS PROTECCIÓN y la familia de marcas compuesta por la partícula PROTECCIÓN. 4.4.
Que mediante la Resolución No. 12031 del 16 de marzo de 2016, la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por PROTECCIÓN S.A. y concedió el registro de la marca mixta “PROTECCIÓN INMOBILIARIA” a nombre de PI PROTECCION INMOBILIARIA S.A.S., para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 Internacional de Niza. 4.5.
Que el 6 de mayo de 2016 PROTECCIÓN S.A. interpuso recurso de apelación contra la resolución antes mencionada, y dicho recurso fue resuelto mediante la Resolución 77258 del 8 de noviembre de 2016, que la confirmó en su totalidad. Norma violada 5. La parte demandante invocó como vulnerado el literal a) del artículo 136 de la 4 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486 de 2000: "a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación." Concepto de violación 6.
Adujo que la marca mixta “PROTECCIÓN INMOBILIARIA” no puede coexistir pacíficamente en el mercado con las marcas “SOLUCIONES INMOBILIARIAS PROTECCIÓN” y “PROTECCIÓN” para distinguir servicios de la clase 36 porque presentan semejanzas susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación. 7. Sostuvo que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 consagra la prohibición de registrar como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de terceros, sean ellos consumidores que pueden ser inducidos a error o confusión con relación a los servicios que desean adquirir, o competidores en el mercado que se vean perjudicados por la obtención de ventajas por parte de otras personas que gocen de la buena reputación construida por ellos. 7.1.
En el primer caso, alegó que habría una confusión directa cuando un consumidor, pretendiendo adquirir un producto o servicio, adquiere otro, pues la marca mixta “PROTECCIÓN INMOBILIARIA” carece de elementos adicionales que permitan su diferenciación frente a la marca “SOLUCIONES INMOBILIARIAS PROTECCIÓN” y de la familia de marcas conformada por la marca “PROTECCIÓN”. 7.2.
En relación con la confusión indirecta, indicó esta también podría presentarse, pues las marcas “PROTECCIÓN INMOBILIARIA”, “SOLUCIONES INMOBILIARIAS PROTECCIÓN” y “PROTECCIÓN” son altamente confundibles, lo que conlleva que los consumidores atribuyan el mismo origen empresarial a los servicios amparados por una y otra marca. 5 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.3.
Expuso que la expresión PROTECCIÓN forma parte de una familia de marcas amparadas que cuenta con más de 40 registros marcarios concedidos a nombre de la parte demandante. En este sentido, adujo que, de acuerdo con lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “[…] Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión"6. 7.4.
Finalmente, alegó que, para la fecha de presentación de la demanda, la marca “PROTECCIÓN” estaba en proceso de ser declarada marca notoria por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Contestaciones de la demanda Parte demandada 8. La parte demandada7 contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas así: 8.1.
Expresó que con la expedición de las resoluciones acusadas no incurrió en ninguna violación de las normas previstas en la Decisión 486 de 2000, ni violentó derecho alguno de la parte demandante con la declaración de infundada de la oposición que presentó en su momento. 8.2. Sostuvo que los actos demandados fueron debidamente motivados, se ajustaron a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes, y que en el trámite administrativo se respetó el debido proceso. 6 Cfr. Interpretación prejudicial 9-IP-2011. 7 Actuando por intermedio de apoderado.
Cfr. Folio 243. 8 Cfr. Folios 215 a 242. 6 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.3. Indicó que la marca mixta “PROTECCIÓN INMOBILIARIA” no es idéntica ni similar a la marca nominativa “SOLUCIONES INMOBILIARIAS PROTECCIÓN”, y que, por lo tanto, el riesgo de confusión es inexistente, toda vez que, analizadas en su conjunto, no se observan semejanzas ortográficas o fonéticas que induzcan al error. 8.4.
Explicó que las palabras genéricas o de uso común no pueden ser consideradas en el cotejo marcario. En consecuencia, como lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dicho cotejo debe hacerse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes9. Y, en este caso, el componente figurativo de la marca del tercero con interés directo en el resultado del proceso, ausente en la marca de la sociedad demandante, le confiere suficiente distintividad para poder ser registrada como marca.
Tercero con interés directo en el resultado del proceso 9. El apoderado del tercero con interés directo en el resultado del proceso10 propuso la excepción de falta de legitimación en la causa de la parte demandante11. 9.1. Solicitó no acceder a las pretensiones de la demanda, puesto que en este caso no concurren los elementos que prohíban la registrabilidad de la marca de su representada. 9.2.
Manifestó que no hay identidad ni similitud por cuanto la marca mixta “PROTECCIÓN INMOBILIARIA” cuenta con un elemento gráfico que le confiere distintividad en relación con la marca nominativa “SOLUCIONES INMOBILIARIAS PROTECCIÓN” de la demandante. Audiencia inicial 9 Cfr. Interpretación prejudicial 56-IP-2011. 10 Actuando por intermedio de apoderado, calidad reconocida por el despacho sustanciador en la audiencia inicial.
Cfr. Folios 294 a 303. 11 Cfr. Folios 210 a 214. 7 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10. En la audiencia inicial celebrada el 12 de febrero de 202012, el Despacho Sustanciador resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6° del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; y prescindió de la celebración de audiencia de pruebas. 10.1.
Igualmente, declaró no probada la excepción denominada "falta de legitimación en la causa" propuesta por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Solicitud de Interpretación Prejudicial 11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 285-IP-2021 del 19 de octubre de 202213, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] 1.
La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486. Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. 2. De oficio se interpretarán el Literal h) del Artículo 136, y los artículos 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 para desarrollar el tema de la protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina, y la conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto. […]” 12.
Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que son aplicables. Reanudación del proceso 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto del 23 de mayo de 202514: i) declaró innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso 12 Cfr. Folios 294 a 303. 13 Cfr. Índice 61 aplicativo web “SAMAI”. 14 Cfr. Índice 71 aplicativo web “SAMAI”. 8 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Administrativo; ii) corrió traslado para alegar de conclusión y iii) informó al Ministerio Público para presentar concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 14.
La parte demandante15 reiteró los argumentos señalados en la demanda. 15. La parte demandada16 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 16. El tercero con interés en el resultado del proceso guardó silencio en esta etapa procesal17. Concepto del Ministerio Público 17. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
II. CONSIDERACIONES 18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la Interpretación Prejudicial 285-IP-2021 del 19 de octubre de 2022; y v) el análisis del caso concreto. Competencia de la Sala 19. De acuerdo con el artículo 149 numeral 8 de la Ley 1437 sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201918 referente a la distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 15 Cfr. Índice 77 del aplicativo web “SAMAI”. 16 Cfr. Índice 76 del aplicativo web “SAMAI”. 17 Cfr. Índice 79 del aplicativo web “SAMAI”. 18 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 9 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20.
Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso. Los actos acusados 21. Los actos acusados son los siguientes: 21.1. La Resolución núm. 12031 del 16 de marzo de 2016, proferida por la directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que declaró infundada la oposición presentada por Protección S.A. y concedió el registro de la marca mixta “PROTECCIÓN INMOBILIARIA” en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de la sociedad PI PROTECCIÓN INMOBILIARIA S.A.S. (hoy Gestión y Servicios Legales S.A.S.) 21.2.
La Resolución núm. 77258 del 8 de noviembre de 2016, proferida por el superintendente delegado para la propiedad industrial, que confirmó la resolución anterior. El problema jurídico 22. Con base en lo expresado en la demanda, en las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, y en la Interpretación Prejudicial 285-IP-2021 del 19 de octubre de 2022, le corresponde a la Sala determinar: 22.1.
Si las resoluciones núms. 12031 del 16 de marzo de 2016 y 77258 del 8 de noviembre de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta “PROTECCIÓN INMOBILIARIA” al tercero con interés directo en el resultado del proceso, para identificar "seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios y servicios inmobiliarios (servicios de administradores de propiedades, arrendamientos, corretaje, tasación, venta de bienes inmuebles)" servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el 10 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Registro de las Marcas, vulneran el artículo 136 literal a) y los artículos 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. 22.2.
En consecuencia, debe determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. 23. En este sentido, se analizará, en primer lugar, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca concedida y la marca nominativa “SOLUCIONES INMOBILIARIAS PROTECCIÓN”, con registro marcario núm. 517.636, que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la parte demandante. 23.1.
En segundo lugar, si la parte demandante es titular de una familia de marcas y, en ese sentido, si la marca concedida contiene elementos que incluyen el rasgo distintivo común de las marcas respecto de las cuales es titular la parte demandante; y 23.2. En tercer lugar, si la parte demandante es titular de un signo notorio y, en consecuencia, si al concederse el registro de la marca se está ocasionando un uso parasitario y se está diluyendo la fuerza distintiva del signo notorio.
Interpretación Prejudicial 285-IP-2021 del 19 de octubre de 2022 24. En relación con el caso concreto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó lo siguiente: “[…] 2. Comparación entre signos denominativos y mixtos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro PROTECCIÓN INMOBILIARIA (mixto) y la marca SOLUCIONES INMOBILIARIAS PROTECCIÓN (denominativa), es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos y por elementos denominativos y gráficos, razón por la cual es pertinente analizar el presente tema. 2.2.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, están conformados por una o varias letras, sílabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: (i) sugestivos, que son los que tienen 11 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una connotación conceptual que evoca la naturaleza, así como ciertas cualidades o funciones del producto o servicio identificado por el signo o que pretende distinguir; y, (ii) arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que distingue o pretende identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 2.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, sílabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.).
La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado. 2.4. Al realizar la comparación entre signos denominativos y signos mixtos, se deberá identificar cuál es el elemento -denominativo o gráfico- más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo. a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento gráfico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, en principio no habría lugar a generar riesgo de confusión o asociación, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial con el signo denominativo en conflicto; salvo que, los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generarse riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto. b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberán aplicarse las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deportólogo. Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 12 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto…” iii) Debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. […] 2.5.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar cuál es el elemento más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo; y, posteriormente, si corresponde, proceder al cotejo de los signos en conflicto, de conformidad con los criterios señalados en el presente acápite. 3. Familia de marcas 3.1.
En el proceso interno, Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. alegó que sería titular de una familia de marcas cuyo elemento preponderante y común sería la denominación <<<PROTECCIÓN»; razón por la cual se desarrollará el presente tema. 3.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 3.3.
En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 3.4.
El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. 13 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.5.
A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado. 4.
Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común 4.1. En el proceso interno, se alegó que algunas de las denominaciones que integran los signos en conflicto serían genéricas, descriptivas o de uso común respecto de los servicios que pretenden identificar. Al respecto, la demandante expresó que la denominación «INMOBILIARIA>> sería descriptiva.
Por otra parte, la SIC señaló que las palabras <<<PROTECCIÓN» e «INMOBILIARIA>> serían de uso común y genéricas, lo que permite que sean utilizadas para informar algo sobre el producto o servicio. En atención a ello, resulta pertinente desarrollar el presente tema. 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 4.3. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio.
No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 4.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica.
Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí mismo pueda servir para identificarlo. 4.5. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 4.6.
Se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país para identificar los productos o servicios de que se trate. No es posible aceptar como marca registrable aquellos signos que se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; esos signos usuales en el lenguaje común o en los usos comerciales en relación con los productos o servicios que 14 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pretenden representar, es decir, aquellos signos que se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio para designar los productos o servicios. 4.7.
Los signos conformados exclusivamente por denominaciones descriptivas, genéricas y comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos. El titular de una marca no puede impedir que las expresiones descriptivas, genéricas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada oposición, ya que las partículas descriptivas, genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 4.8.
No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivas, genéricas o de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 4.9.
La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento descriptivo, genérico o de uso común, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. 4.10.
El que un término sea descriptivo, genérico o de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es descriptivo, genérico o de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. 4.11.
En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 5.
La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina 5.1. En el proceso interno se argumentó que la marca SOLUCIONES INMOBILIARIAS PROTECCIÓN (denominativa) cuyo fular es Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina. En consecuencia, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. 5.2.
La Decisión 486 le dedica un acápite especial a la regulación del tema de los signos notoriamente conocidos en el Título XIII, que contiene los Artículos 224 a 236. 15 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.3. El Artículo 224 de la Decisión 486 establece lo siguiente: <<Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.>> 5.4.
De la anterior definición se pueden identificar las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente que habitualmente adquiere o comercializa los productos o servicios identificados por el signo. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriedad puede haber sido obtenida por cualquier medio.
La diferencia entre la marca notoria (comunitaria y extracomunitaria) y la marca renombrada, así como su relación con los principios de territorialidad, registral, uso real y efectivo, y especialidad 5.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, para que un signo distintivo adquiera la calidad de notorio debe ser conocido por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de producto o servicio que distingue; por las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de producto o servicio a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, producto o servicio que identifica.
Dado que los signos notorios deben ser conocidos en el sector pertinente, es posible que no sean identificado o distinguidos por otros sectores. […] 5.9. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de: a) productos o servicios idénticos, similares y aquellos con los que existe conexión; b) aquellos productos o servicios diferentes que son conocidos dentro del sector pertinente; y, c) cualquier tipo de producto o servicio cuyo uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular de la marca notoria o sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] En relación con los diferentes riesgos en el mercado 5.14.
Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la existencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados de conformidad con lo siguiente: 5.14.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto por la reproducción, imitación, 16 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co traducción, transliteración transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 5.14.2.
En relación con el riesgo de asociación; el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente económico. 5.14.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la alta capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos productos o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 5.14.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El uso parasitario se presenta cuando un competidor utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto causa un deterioro sistemático de la posición empresarial. 5. 15. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486.
Análisis del caso concreto 25. Las marcas son como se muestran a continuación: La marca nominativa previamente registrada a nombre de Protección S.A., certificado núm. 517636 SOLUCIONES INMOBILIARIAS PROTECCIÓN Para distinguir los siguientes servicios de la Clase 36: “seguros, operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios”.
La marca mixta concedida a nombre del tercero con interés directo en el resultado del proceso, 17 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co certificado núm. 562833 26. Para distinguir los siguientes servicios de la Clase 36: “"seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios y servicios inmobiliarios (servicios de administradores de propiedades, arrendamientos, corretaje, tasación y venta de bienes inmuebles. 27.
La Sala analizará las características propias de los signos en conflicto con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Para evaluar la similitud marcaria seguirá los parámetros definidos en la precitada Interpretación Prejudicial. 28. Sin lugar a dudas, las expresiones PROTECCIÓN, SOLUCIONES e INMOBILIARIA son expresiones de uso común que, por su naturaleza, no son apropiables por persona alguna.
Por lo anterior, la Sala tendrá en cuenta si los signos en cuestión contienen elementos de uso común al momento de realizar el cotejo. 29. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.
Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por 18 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen19. 30.
Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201420, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común y descriptivas al realizar el correspondiente cotejo marcario: «[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.
Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 31.
Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que en cada caso concreto debe verificarse si la conformación de los signos confrontados incluye alguna partícula de uso común para distinguir productos para posteriormente realizar el cotejo excluyendo dicha partícula de uso común: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones 19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014.
C.P. María Elizabeth García González. 19 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”21 32.
No obstante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que si la exclusión de la partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, el cotejo puede hacerse considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 3.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”22.
(Destacado fuera del texto) 33. De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que: 33.1. Respecto de las marcas enfrentadas, la Sala encuentra que las expresiones SOLUCIONES, INMOBILIARIA y PROTECCIÓN son de uso común para los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto son comúnmente usadas por los agentes del mercado para identificar servicios de la clase mencionada. 33.2.
Lo anterior encuentra fundamento al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial de la parte demandada23. En efecto se encontraron las siguientes marcas que contenían dichas expresiones y se encontraban vigentes para la fecha de expedición de los actos acusados (16 de marzo de 2016 y 8 de noviembre de 2016): 21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 565-IP-2018, pág. 11. 22 Ibidem. 23 www.sipi.gov.co. Consulta realizada el 22 de agosto de 2025 en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 12 de agosto de 2022). 20 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE SERVIENTREGA CENTRO DE SOLUCIONES SERVIENTREGA S.A. 328635 36 S SOLUCIONES 45 SOLUCIONES INTERNACIONALES S.A.S. 348992 36 OFIENLACE – SOLUCIONES EMPRESARIALES JUAN FELIPE LOPERA ÁLVAREZ 399543 36 A. PARRA SOLUCIONES EN ESPACIOS A. PARRA S.A.S. 459990 36 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE UNIÓN INMOBILIARIA DE COLOMBIA UNIÓN INMOBILIARIA DE COLOMBIA S.A. 283347 36 INMOBILIARIA LLERAS LLERAS PROPIEDAD RAIZ S.A.S. 302131 36 JM INMOBILIARIA JM INMOBILIARIA S.A.S 303295 36 INMOBILIARIA DEL PACÍFICO ASESORES INMOPACÍFICO S.A. 326869 36 MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE PLAN PROTECCIÓN GARANTIZADA GLOBAL TUITION [&] EDUCATIONINSURANCE CORPORATION 356974 36 P PROTECCIÓN PARA DISFRUTAR GRUPO BOLÍVAR S.A. 403960 36 COOMEVA PROTECCIÓN COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA COOMEVA 435718 36 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SEGURO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 538198 21 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co DE PROTECCIÓN FINANCIERA 36 33.3.
Ahora bien, la Sala precisa que, de una revisión en conjunto de la marca mixta “PROTECCIÓN INMOBILIARIA”, se concluye que predomina el elemento denominativo, comoquiera que es el que se fija en la mente del consumidor y por el cual solicitará los servicios en el mercado. Por lo que se realizará el cotejo teniendo en cuenta este elemento. 33.4.
Igualmente, la Sala precisa que: i) la marca concedida contiene el elemento “PROTECCIÓN”; y ii) se solicitó para identificar "seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios y servicios inmobiliarios (servicios de administradores de propiedades, arrendamientos, corretaje, tasación y venta de bienes inmuebles)", por lo que considera que este término es de uso común y descriptivo para los servicios reivindicados.
Tanto así, que para los servicios solicitados alude directamente a la finalidad de actividades como los seguros, operaciones financieras e inmobiliarias, cuyo propósito esencial es brindar amparo frente a riesgos, pérdidas o contingencias. 33.5. Adicionalmente, la expresión “INMOBILIARIA” es genérica en relación con los servicios reivindicados, toda vez que hace referencia de manera directa a estos. 33.6.
Por lo expuesto, la Sala considera que, en principio, se deberían excluir del cotejo las expresiones “SOLUCIONES”, “PROTECCIÓN” e “INMOBILIARIA” por ser de uso común y, por lo tanto, débiles y en principio excluibles para los servicios que pretende distinguir, pero, de hacerlo, sería imposible realizar el cotejo de las marcas. Es por ello que deben considerarse, en su conjunto, de forma excepcional para hacer el cotejo marcario. 34.
Así las cosas, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre las marcas “SOLUCIONES INMOBILIARIAS PROTECCIÓN” y “PROTECCIÓN INMOBILIARIA”. 22 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre las marcas Comparación Ortográfica 35.
El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de las marcas registradas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. 35.1. La comparación las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA P R O T E C C I Ó N I N M O B I L I A R I A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA S O L U C I O N E S I N M O B I L I A R I A S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P R O T E C C I Ó N 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 35.2.
Al comparar los elementos nominativos en su conjunto, se encuentra que la marca concedida es similar a la marca previamente registrada. 35.3. La similitud entre las marcas cotejadas que se encuentra configurada porque el signo cuestionado reproduce los términos “PROTECCIÓN” e “INMOBILIARIA” de la marca previamente registrada. La diferencia radica en que 23 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co esta última contiene el término “SOLUCIONES” y la letra “S”, en la palabra “INMOBILIARIA”, lo que no confiere suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada “SOLUCIONES INMOBILIARIAS PROTECCIÓN”. 35.4.
Debe tenerse en cuenta, asimismo, que la carga distintiva de la marca cuestionada recae sobre las palabras que de las marcas previamente registradas reproduce por completo, esto es, en “PROTECCIÓN” e “INMOBILIARIA”, lo que lleva a que el signo solicitado “PROTECCIÓN INMOBILIARIA” no sea suficientemente distintivo y diferente a la marca previamente registrada.
Comparación Fonética 36. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en el signo distintivo, para lo cual debe tener en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación, para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: SOLUCIONES INMOBILIARIAS PROTECCIÓN – PROTECCION INMOBILIARIA SOLUCIONES INMOBILIARIAS PROTECCIÓN – PROTECCION INMOBILIARIA SOLUCIONES INMOBILIARIAS PROTECCIÓN – PROTECCION INMOBILIARIA SOLUCIONES INMOBILIARIAS PROTECCIÓN – PROTECCION INMOBILIARIA 37.
La Sala advierte que, debido a las semejanzas derivadas del sonido o pronunciación similar, por cuanto las expresiones enfrentadas coinciden con las expresiones “PROTECCIÓN” e “INMOBILIARIA”, la marca concedida no tiene elementos disímiles que permitan establecer una diferencia fonética de la marca previamente registrada. Comparación Ideológica 38.
Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al 24 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor distinguir una de otra […]”24, la Sala precisa, que tal comparación es relevante en aquellos eventos en los cuales los signos distintivos tienen algún significado. 38.1.
Al respecto, la Sala advierte que: i) ambas marcas contienen las expresiones PROTECCIÓN e INMOBILIARIA, que tienen un significado definido, a saber “Acción y efecto de proteger” y “empresa o sociedad que se dedica a construir, arrendar, vender y administrar viviendas”, respectivamente. 38.2. Adicionalmente, la marca previamente registrada contiene la expresión “SOLUCIONES” que también cuenta con un significado definido en el lenguaje castellano: “Acción y efecto de resolver una duda, dificultad o problema”.
Sin embargo, en concepto de la Sala esta expresión no confiere una distintividad suficiente que permita la coexistencia de las marcas en el mercado. 38.3. Así, la Sala considera que comoquiera que la marca concedida es similar a la previamente registrada, se entiende que tienen identidad ideológica. 39. En conclusión, la Sala observa que en el presente caso se cumple el primer supuesto de la causal del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, es decir, que haya similaridad entre las marcas.
Segundo supuesto: Conexidad de los servicios 40. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala recuerda que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad de las marcas, es necesario que los servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 41.
Al respecto, la Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201825, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: 24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación Prejudicial 127-IP-2009 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia del 8 de marzo de 2018;
C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 25 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo.
La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella. La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada.
De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 42. En relación con el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los productos o servicios que las marcas enfrentadas identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado, en su jurisprudencia, unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los productos identificados por los signos distintivos en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre los mismos26: “[…] 3.4.
Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre los productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios: […] c) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos […] c) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) 26 Interpretación prejudicial 391-IP-2022. 26 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.
Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. […] 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre los productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función: el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existiría conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación y, generalmente, de ausencia de similitud. […]” 43. En este caso concreto, las marcas identifican servicios contenidos en la Clase 36: i) “seguros, operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios”, la marca de la demandante y ii) "seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios y servicios inmobiliarios (servicios de administradores de propiedades, arrendamientos, corretaje, tasación y venta de bienes inmuebles)", la marca concedida y amparada bajo el registro marcario 562.883. 44.
De lo expuesto, la Sala considera que: i) comparten la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza: ii) hay identidad de servicios, puesto que los servicios distinguidos con la marca del tercero con interés directo en el resultado del proceso comprenden todos los servicios que la parte demandante distingue con su marca; iii) al existir tal identidad, los servicios son complementarios; iv) son intercambiables, comoquiera que, se itera, son los mismos servicios, y v) tienen los mismos canales de publicidad y comercialización. 27 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 45.
Así las cosas, la Sala concluye que, en el caso sub examine, entre los servicios identificados por las marcas objeto de comparación sí existe relación o conexión competitiva que induce a confusión al público consumidor; por lo tanto, se cumple con el segundo de los supuestos fácticos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 46.
Por último, ante la prosperidad del cargo de nulidad del acto acusado por violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuya consecuencia es la cancelación del registro marcario 562.833 que ampara la marca concedida, la Sala no se pronunciará respecto de los demás cargos de la demanda, es decir, el relacionado con el argumento según el cual existe una familia de marcas constituida por PROTECCIÓN S.A., ni estudiará lo relativo a la notoriedad de la marca “PROTECCIÓN”.
Conclusión 47. La Sala, en el caso sub examine, considera que la marca mixta “PROTECCIÓN INMOBILIARIA” concedida para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación de Niza, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Adicionalmente, al concederla se desconoció lo dispuesto en el artículo 151 de la Decisión 486, esto es, en lo atinente a la conexión competitiva y riesgo de asociación 48.
Ante la vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala declarará la nulidad de los actos acusados. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III. FALLA: 28 Número único de radicación: 11001032400020170017800 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 12031 del 16 de marzo de 2016 y 77258 del 8 de noviembre de 2016 mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la marca mixta “PROTECCIÓN INMOBILIARIA” a nombre de la sociedad PI PROTECCIÓN INMOBILIARIA S.A.S. (hoy Gestión y Servicios Legales S.A.S.) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar el registro número 562.833 para la marca mixta “PROTECCIÓN INMOBILIARIA” para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.