CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 110010324000 2016 00417 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Doña Leche Alimentos S.A. Tema: Examen de registrabilidad de marcas mixtas y nominativas.
Reiteración jurisprudencial. Se niegan las pretensiones de la demanda porque la parte demandante no desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo acusado. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Ferris Enterprises Corporation contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 34296 del 30 de junio de 2015 y 6169 del 10 de febrero de 2016.
I.
ANTECEDENTES 1. La sociedad Ferris Enterprises Corporation., en adelante la parte demandante1, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de 1 Por intermedio de apoderado judicial. 2 Número único de radicación: 110010324000 2016 00417 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation nulidad relativa2, para que se declare la nulidad de las resoluciones 34296 del 30 de junio de 2015 y 6169 de febrero 10 de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Jefe de la Directora de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, respectivamente.
Pretensiones 2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…]3.1. Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 34296 del 30 de junio de 2015, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 14 - 55943, por medio de la cual se concedió el registro de la marca YOMPI DOÑA LECHE en clase 29 internacional solicitada por la sociedad DOÑA LECHE ALIMENTOS S.A. 3.2.
Sírvase declarar la NULIDAD de la Resolución 6169 del 10 de febrero de 2016, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 14 - 255943, por medio de la cual se concedió el registro de la marca YOMPI DOÑA LECHE en clase 29 internacional solicitada por la sociedad DOÑA LECHE ALIMENTOS S.A. 3.3.
Que, como consecuencia de lo anterior, ordene a la mencionada Superintendencia CANCELAR el certificado de registro No. 534861 correspondiente a la marca YOMPI DOÑA LECHE, mixta, en clase 29, propiedad de la sociedad DOÑA LECHE ALIMENTOS S.A. 3.4. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar la Sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3.5.
Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 3.6.
Finalmente, solicito que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada. […]” (Negrilla del texto original). Presupuestos fácticos expuestos por la parte demandante 2 De conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 “[…] Régimen Común sobre Propiedad Industrial […]”. 3 Número único de radicación: 110010324000 2016 00417 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation 3.
La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 3.1. Que el 21 de noviembre de 2014 la sociedad Doña Leche Alimentos S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto YOMPI DOÑA LECHE para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2. Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial y fue objeto de oposición por la parte demandante con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad frente a la familia de marcas YUPI previamente registradas a su favor en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, configurándose con ello las causales de irregistrabilidad de los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 3.3.
Que la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 34296 del 30 de junio de 2015: i) declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Ferris Enterprises Corporation; y ii) concedió el registro como marca del signo mixto YOMPI DOÑA LECHE para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Doña Leche Alimentos S.A. 3.4.
Que presentó recurso de apelación contra la Resolución núm. 34296 del 30 de junio de 2015. 3.5. Que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución núm. 6169 del 10 de febrero de 2016, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 34296 del 30 de junio de 2015. Normas violadas 4 Número único de radicación: 110010324000 2016 00417 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation 4.
La parte demandante invocó como vulnerado el artículo 136, literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000. Concepto de la violación 5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la violación con los siguientes argumentos: 5.1. Que la parte demandada al expedir los actos acusados vulneró los literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 por falta de aplicación, por cuanto no realizó el estudio de confundibilidad entre las marcas enfrentadas. 5.2.
Que la SIC concedió indebidamente la marca YOMPI DOÑA LECHE para amparar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza bajo el falso pretexto de que no era confundible con la marca YUPI, lo cual lleva a concluir que el respectivo estudio de confundibilidad y aplicación de las reglas para el cotejo marcario fueron obviados o al menos mal practicados por el examinador. 5.3.
Que las expresiones DOÑA y LECHE son de uso común en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que deben ser excluidas del cotejo marcario. 5.4. Que en el presente caso el cotejo marcario en debida forma debe efectuarse entre las expresiones YUPI y YOMPI. 5.5. Que si bien la marca YOMPI presenta variaciones al disgregarse, al ser analizadas en conjunto frente a las marcas notorias YUPI se genera un impacto similar, pues su estructura básica, el inicio con la terminación y el orden de las vocales es muy similar. 5.6.
Que los signos distintivos cotejados al ser pronunciados generan un sonido similar, teniendo en cuenta que comparten la silaba tónica PI, que comparten una misma estructura ortográfica y el orden de las letras, y los 5 Número único de radicación: 110010324000 2016 00417 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation cambios generados por la marca posteriormente registrada no son estructurales. 5.7.
Que la SIC al momento de realizar el estudio de las marcas enfrentadas, obvió considerar que la marca YUPI fue declarada un signo notoriamente conocido. 5.8. Que las marcas confrontadas coinciden en el tipo de productos, finalidad, consumidor al que están dirigidos, canales de comercialización, lo que determina que entre estas existe conexión competitiva.
Contestaciones de la demanda Parte demandada 6. La parte demandada3 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 6.1. Que con la expedición de los actos administrativos acusados no incurrió en la vulneración de las disposiciones de la Decisión 486 de 2000 indicadas por la parte demandante, pues fueron expedidos por la autoridad competente, observando las formalidades y trámites previstos en la ley. 6.2.
Que los signos cotejados se diferencian en la parte inicial y en la extensión de las expresiones, por lo que estas diferencias son claramente percibidas por el consumidor al momento de encontrarse los productos en el mercado. 6.3. Que, al no existir similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso hacer un pronunciamiento sobre la relación entre los productos identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable. 3 Actuando por intermedio de apoderado. 6 Número único de radicación: 110010324000 2016 00417 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Tercero con interés directo en las resultas del proceso - Doña Leche Alimentos S.A. 7.
El tercero con interés en las resultas del proceso4 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 7.1. Que entre las marcas enfrentadas no existe similitud desde el punto de vista ortográfico, fonético y gráfico, pues obedecen a nominaciones distintas, con extensiones y silabas dispares, alejando en mayor grado cualquier posibilidad de parecido. 7.2.
Que la notoria ausencia de similitud entre las marcas enfrentadas torna irrelevante el análisis de la conexidad competitiva entre estas, lo que determina que el signo concedido cuenta con la identidad suficiente para coexistir en el mercado. 7.3. Que para que se proteja una marca notoriamente conocida, no basta que se pruebe la notoriedad de esta, sino además se requiere el cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, los cuales no se configuran en el presente caso.
Audiencia Inicial 8. El Despacho, mediante auto de 7 de junio de 2019: i) convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) la audiencia inicial se efectuó el día 25 de junio de 2019, se declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 del CPACA, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; resolvió sobre el decreto de práctica de pruebas y realizó el respectivo control de legalidad. 4 Actuando por intermedio de apoderado. 7 Número único de radicación: 110010324000 2016 00417 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Interpretación prejudicial 9.
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 28 de noviembre de 2025, atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial5 391-IP-2022, 350-IP- 2022, 261-IP-2022 y 45-IP-2022, pronunciamientos de la Comunidad Andina proferidos a través del Tribunal de Justicia y aplicables al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, consideró: i) procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, para proferir la sentencia en el proceso de la referencia, adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones prejudiciales núms. 496-IP-2019, 208- IP-2020, 65-IP-2022, 391-IP-2022, y 49-IP-2018, dictadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ii) corrió traslado para alegar; e iii) informó al Ministerio Público que podía presentar concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 9.
La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 9.1. La parte demandada no se pronunció en esta etapa procesal6. 9.2. El tercero con interés directo en las resultas del proceso reiteró los argumentos de la contestación de la demanda. Concepto del Ministerio Público 10. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5 Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147. 6 Cfr. Índices núm.72 del expediente digital en “SAMAI”. 8 Número único de radicación: 110010324000 2016 00417 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation 11.
La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) el acto acusado; iii) el problema jurídico; iv) las interpretaciones prejudiciales a tener en cuenta conforme a la decisión del Tribunal Andino de Justicia en el sentido de aplicar el acto aclarado; y v) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 12. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 149 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20197, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la corporación. 13.
Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso. Los actos acusados 14. Los actos acusados son las resoluciones núms.34296 del 30 de junio de 2015 y 6169 del 10 de febrero de 2016, expedidas por la Directora de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, respectivamente, por medio de las cuales se concedió el registro como marca del signo mixto YOMPI DOÑA LECHE para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Doña Leche Alimentos S.A. El problema jurídico 7 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 9 Número único de radicación: 110010324000 2016 00417 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation 15.
De acuerdo con lo expuesto en la demanda, en su corrección, en las contestaciones de estas y en las interpretaciones prejudiciales aplicables al caso, el problema jurídico consiste en determinar si las resoluciones núms. 34296 de 30 de junio de 2015 y 6169 de 10 de febrero de 2016, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta YOMPI DOÑA LECHE al tercero con interés directo en el resultado del proceso, para identificar "derivados lácteos como leche, yogurt, kumis, bebidas lácteas en las que predomine la leche, bebidas a base de leche que contienen frutas, bebidas a base de leche que contienen zumo de frutas, productos lácteos, bebidas compuestas principalmente de leche", productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran el artículo 136, literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. 16.
En ese sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión o de asociación entre la marca mixta YOMPI DOÑA LECHE, concedida para identificar productos de la Clase 29 y la familia de marcas nominativas y mixtas YUPI, cuyo titular es la parte demandante; y, en segundo lugar, si la marca nominativa YUPI, identificada con el registro marcario núm. 91651, cuyo titular es la parte demandante, tenía carácter notorio al momento de solicitarse el registro de la marca mixta YOMPI DOÑA LECHE y, en ese sentido, si la marca concedida mediante los actos administrativos acusados constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de la marca previamente registrada.
Interpretaciones prejudiciales 496-IP-2019, 208-IP-2020, 65-IP-2022, 391- IP-2022, y 49-IP-2018 17. La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación de los artículos 136, literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000, normas invocadas como violadas por la parte demandante: 10 Número único de radicación: 110010324000 2016 00417 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation “[…] 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 1.5 Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6 Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba […] 2.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. […] Prueba de la notoriedad 2.8 La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. […] 2.11El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.
En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular 11 Número único de radicación: 110010324000 2016 00417 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation […]”8.
Análisis del caso concreto 18. De conformidad con los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 19. La marca concedida y las marcas previamente registradas son como se muestran a continuación: MARCA CONCEDIDA (MIXTA) YOMPI DOÑA LECHE (mixta) MARCAS NOMINATIVAS Y MIXTAS PREVIAMENTE CONCEDIDAS YUPI 8 Interpretación Prejudicial 49-IP-2018 12 Número único de radicación: 110010324000 2016 00417 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation 20.
La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos, particularmente entre marcas mixtas, nominativas y figurativas. Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 21.
La Sala pone de presente que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, determina unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que contempla los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 22.
Esta Sección9, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”10. 23.
En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está 9 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de noviembre de 2016;
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001-03-24- 000-2009-00343-00. 10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP-2013 de 25 de abril de 2013. 13 Número único de radicación: 110010324000 2016 00417 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”11. 24. El Tribunal precisó, en relación con el riesgo de asociación, que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”12. 25.
En ese orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la marca mixta YOMPI DOÑA LECHE, concedida para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, se subsume dentro de los supuestos indicados supra y, en consecuencia, si procede declarar la nulidad del registro marcario. 26. Como la controversia radica en una supuesta confusión entre unas marcas mixtas y nominativas, resulta necesario definir cuál elemento, ya sea el nominativo o el gráfico, es el que genera mayor impacto, para después proceder al cotejo aplicando los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto. 27.
En esa línea, la Sala considera que en la marca mixta YOMPI DOÑA LECHE y en las marcas mixtas y nominativas YUPI prevalece el elemento nominativo, comoquiera que este tiene mayor influencia, impacto y recordación en la mente del consumidor al determinar la impresión general que va a suscitar en los consumidores y al ser este el que utilicen en el mercado para identificar los productos.
Además, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto un concepto diferente del que se extrae de la lectura de los componentes nominativos. 11 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. 12 Ibidem. 14 Número único de radicación: 110010324000 2016 00417 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation 28.
En ese contexto, la Sala determinará si las expresiones “DOÑA” y “LECHE” son palabras de uso común y, por lo tanto, débiles e inapropiables en exclusiva para determinar su distintividad en el cotejo. 29. Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen13. 30. Sobre el particular, esta Sala, en providencia de 23 de enero de 201414, consideró que no se deben tener en cuenta las palabras de uso común al realizar el correspondiente cotejo marcario: “[…] es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, descriptivas o evocativas, al realizar el examen comparativo de las marcas.
Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando […]”. 13 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación 11001032400020070023000. Sentencia de 23 de enero de 2014. C.P. María Elizabeth García González. 15 Número único de radicación: 110010324000 2016 00417 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation 31.
En igual sentido, la Sección Primera de esta corporación en la sentencia del 11 de noviembre de 202115, consideró: “[…] Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. […]”. 32.
Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que si la exclusión de la partícula de uso común reduce el signo de forma tal que hace imposible su comparación, el cotejo puede hacerse considerando de modo excepcional esos componentes: “[…] 6.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de manera tal que resultará imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […]”16. 33.
Esta posición también ha sido adoptada por esta Sección17, al precisar que no se puede realizar el estudio de las marcas en conflicto de manera fragmentada, sino que se debe hacer en conjunto, puesto que para el consumidor medio los signos no son recibidos de manera separada, teniendo en cuenta, además, que lo que se protege es el conjunto marcario. 34.
Respecto de la marca posteriormente registrada, al revisar el Sistema de Información para la Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada se evidencia que las expresiones “DOÑA” y “LECHE” son de uso común para los productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto 15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Radicación 11001032400020090022600 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 16 Interpretación Prejudicial 537-IP-2018. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 24 de octubre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020100026500. 16 Número único de radicación: 110010324000 2016 00417 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation son comúnmente usadas por los agentes del mercado para identificar productos de las clases mencionadas: 35.
Lo anterior pone de manifiesto que las expresiones “DOÑA” y “LECHE” son de uso común en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, se excluirán del cotejo marcario. 36. En consecuencia, la Sala procederá a efectuar el cotejo marcario entre la marca concedida YOMPI y las marcas previamente registradas YUPI.
“DOÑA” MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE DOÑA LUPE SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A.S. 241675 29 DOÑA GUAYABA NUTRIUM S.A.S. 288336 29 DOÑA GALLINA MI COLOR QUALA S.A. 371385 29 DOÑA SOYA COMPAÑIA NACIONAL DE ACEITES S.A CONACEITES S.A. 293381 29 “LECHE” MARCA TITULAR CERTIFICADO CLASE DOÑA LECHE DOÑA LECHE ALIMENTOS S A 291248 29 CHOCO LECHE ALQUERIA PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.S. BIC 306241 29 LA GRAN LECHE COMPAÑIA LECHERA DEL MORTIÑO S.A.S COMLEMO S.A.S 311932 29 NUTRI LECHE COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 460584 29 17 Número único de radicación: 110010324000 2016 00417 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Primer supuesto: Identidad o semejanza entre los signos distintivos Comparación Ortográfica 37.
El aspecto ortográfico se refiere a la semejanza de las letras de la marca concedida y las marcas previamente registradas desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas y las raíces o las terminaciones comunes. 38. La comparación ortográfica de las marcas confrontadas es como sigue: MARCA CONCEDIDA Y O M P I 1 2 3 4 5 MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS Y U P I 1 2 3 4 39.
Al respecto, la Sala advierte que la marca concedida YOMPI se conforma de una (1) palabra, cinco (5) letras, tres (3) consonantes (Y-M-P) y dos (2) vocales (O-I). 40. Por su parte, las marcas previamente registradas YUPI están integradas de la siguiente manera: una (1) palabra, cuatro (4) letras, dos (2) consonantes (U-I) y dos (3) vocales (U-I); 41.
En ese orden de ideas, al efectuar el cotejo ortográfico, la Sala advierte que la marca posteriormente registrada al contar con la raíz “YOM” hace que la marca YOMPI sea distintiva y diferente con las marcas YUPI que en su inicio tiene la partícula “YU”. 18 Número único de radicación: 110010324000 2016 00417 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation 42.
Bajo esta óptica, la Sala prohíja el criterio expuesto por esta Sección en la sentencia de 4 de julio de 202418 en la cual, frente a una controversia similar, se sostuvo lo siguiente: “[…]En efecto, a diferencia de la marca previamente registrada, la marca solicitada cuenta con una raíz diferente “YOM”, por lo que se genera una marca completamente diferente y distintiva, que hace registrable a la expresión cuestionada “YOMPI”, frente a las marcas opositoras “YUPI”, que en su inicio cuentan con la partícula “YU” y permite concluir que no hay similitud ortográfica.
Se observa, entonces, que la marca cuestionada al estar acompañada en su inicio con la expresión “YOM” genera una expresión completamente distintiva, que puede ser registrable; además, aquella le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarla de las marcas previamente registradas. En otras palabras, el vocablo “YOM” de la expresión cuestionada, refuerza las diferencias entre las marcas en disputa y permiten al consumidor vincularlas con un origen empresarial determinado, dotándolas de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]19”.
Comparación Fonética 43. La similitud fonética se refiere a la semejanza de los sonidos en las marcas, para lo cual debe tenerse en cuenta la sílaba tónica, la raíz y su terminación. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciarlos de viva voz y de manera sucesiva, como lo recomienda el Tribunal Andino: YOMPI – YUPI – YOMPI – YUPI – YOMPI – YUPI – YOMPI – YUPI YOMPI – YUPI – YOMPI – YUPI – YOMPI – YUPI – YOMPI – YUPI YOMPI – YUPI – YOMPI – YUPI – YOMPI – YUPI – YOMPI – YUPI YOMPI – YUPI – YOMPI – YUPI – YOMPI – YUPI – YOMPI – YUPI 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de julio de 2024, número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00419-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 19 Número único de radicación: 110010324000 2016 00417 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation 44.
De lo anterior, la Sala colige que la pronunciación sucesiva de los signos revela diferencias acústicas sustanciales, habida cuenta de que el ritmo y la cadencia de pronunciación son distintos en cada caso. 45. Lo anterior obedece a que la raíz “YOM”, que hace parte de la marca posteriormente registrada, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante frente a las marcas YUPI previamente registradas, más aún que la entonación de sus consonantes en cada marca es clara. 46.
De otro lado, es pertinente poner de presente que la silaba tónica de las marcas cotejadas recae en las partículas “YOM” y “YU” y no en la partícula PI que acompaña ambos registros marcarios. 47. Sobre este aspecto, la mencionada sentencia de 4 de julio de 202420, indicó: “De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan raíces diferentes hace que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos y letras distintas le aportan una fuerza distintiva especial al signo cuestionado, lo que lo hace registrable, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.” Comparación Ideológica 48.
Atendiendo a que la similitud ideológica o conceptual “[…] se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra […]”21, tal comparación resulta relevante en aquellos eventos en los cuales las marcas tienen algún significado. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de julio de 2024, número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00419-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial 519-IP-2015. 20 Número único de radicación: 110010324000 2016 00417 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation 49.
En lo atinente a la palabra “YUPI” se observa, que según la Real Academia Española significa “[…] interj. U. para expresar júbilo […]”22. 50. A su vez, la expresión “YOMPI”, que hace parte de la marca cuestionada, se considera de fantasía teniendo en cuenta que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano. 51.
Sobre lo anterior, la Sala considera que al ser la expresión YOMPI de fantasía y que, si bien la expresión YUPI de las marcas previamente registradas tiene significado propio en el idioma castellano, estas no pueden ser cotejadas desde el aspecto conceptual o ideológico al ser la primera de fantasía. 52. En suma, la Sala considera que, entre la marca concedida y las marcas previamente registradas no existen similitudes ortográficas y fonéticas que puedan generar riesgo de confusión; por ende, no se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Segundo supuesto: conexidad competitiva entre productos y servicios 53. La Sala evidencia que, comoquiera que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, porque no existen, en una visión global, semejanzas entre la marca mixta concedida YOMPI DOÑA LECHE y las marcas mixtas y nominativas previamente registradas YUPI objeto de comparación de las que pueda derivarse un riesgo de confusión para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo requisito relativo a la conexidad competitiva de los productos y servicios que identifican, habida cuenta que la causal en mención exige el cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. 54.
En suma, la Sala estima, respecto del cotejo entre la marca concedida YOMPI DOÑA LECHE y las marcas previamente registradas YUPI, que no se 22. https://dle.rae.es/mu%C3%B1eco. Consultado el 8 de mayo de 2026. 21 Número único de radicación: 110010324000 2016 00417 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Respecto de la notoriedad 55. De conformidad con lo establecido en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 56.
Habida cuenta que en el presente caso no existe similitud entre los signos resulta innecesario entrar a analizar el cargo de la notoriedad de las marcas opositoras, tal y como esta Sala lo ha considerado en reiteradas oportunidades23. Respecto de la familia de marcas 57. La parte demandante argumentó que las marcas YUPI previamente registradas pertenecen a una familia de marcas. 58.
Sobre el particular la Sala prohíja lo mencionado en la sentencia de 4 de julio de 202424, donde consideró que: “Sobre el particular, el Tribunal precisó que la familia de marcas debe ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial, de la siguiente manera: “[…] 3.2.
Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, 23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de octubre de 2021. Rad.: 2009 00085 00 Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de julio de 2024, número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00419-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 22 Número único de radicación: 110010324000 2016 00417 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 3.3.
En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dada que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 3.4.
El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona. ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común […]”.
(Resaltado fuera de texto). Al revisar la expresión “YUPI” en el sistema SIPI18 de la SIC, la Sala encontró que dicha partícula está presente en una gran cantidad de marcas registradas a nombre del mismo titular, esto es, la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP, que funge en el presente proceso como actora. Lo anterior, se observa de manera clara en la siguiente tabla: EXPEDIENTE NÚM. MARCA VIGENCIA CLASE 02104189 YUPI LIZA'S 29 SEPT. 2033 29 92151638A YUPI 14 DIC. 2032 29 9218045029 YUPI´S 02 ABR. 2032 29 9218368329 YUPI 05 MAY. 2032 29 14277357 YUPI NACHOS 12 MAY. 2025 29 15002316 YUPI MANI 05 JUN. 2025 29 23 Número único de radicación: 110010324000 2016 00417 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation 15002361 YUPI CHEESE 31 JUL. 2025 29 15250864 YUPI BOCADOS 28 MAR. 2026 29 15250988 YUPI BOCA2 28 MAR. 2026 29 16076340 YUPI 24/7 19 DIC. 2026 29 14100072 YUPI TATTOO 18 DIC. 2024 29 14138013 YUPI EQUILIBRI 29 DIC. 2024 29 14138027 YUPI ORIGEN 15 DIC. 2024 29 14138051 YUPI ORGANIC 15 DIC. 2024 29 14138077 YUPI ORGANIX 12 MAR. 2025 29 16163345 VIVE LA VIDA YUPI 02 FEB. 2027 29 16172612 YUPI 11 MAY. 2027 29 14193136 YUPI POPS 31 AGO. 2025 29 14211351 YUPI ROSKOTAS 29 JUL. 2025 29 14244401 YUPI ORYGEN 30 JUN. 2025 29 SD2016/0026357 YUPI CUIDA-T + 15 MAR. 2028 29 SD2017/0058194 YUPI PALOMITAS 25 MAY. 2028 29 SD2018/0079204 SOMOS YUPI MOMENTOS NATURALES 11 MAY. 2027 29 SD2018/0092836 YUPI PALOMITAS 09 NOV. 2029 29 SD2019/0054415 YUPI POPS 25 ENE. 2030 29 SD2019/0107008 YUPI NUTRITOS 07 SEPT. 2030 29 SD2020/0051538 YUPI KASERITAS 15 JUN. 2031 29 SD2020/0051532 YUPI KASERITAS 16 JUL. 2031 29 24 Número único de radicación: 110010324000 2016 00417 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation SD2020/0109395 YUPI RIZADAS 04 OCT. 2031 29 SD2021/0070460 YUPI TOSTI NACHOS PARA DIPPEAR 16 MAY. 2032 29 SD2022/0071923 YUPI CRISPY 30 ENE. 2033 29 SD2022/0109841 YUPI GOLPE CON TODO 17 OCT. 2033 29 Como se puede advertir, la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP cuenta con varios registros de marcas que comparten la expresión “YUPI”, conformando lo que la doctrina ha convenido en denominar una “familia marcaria”, conceptualizada o entendida como el conjunto de diversas marcas que presentan un elemento distintivo común a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala estima que si bien es cierto que la expresión “YUPI” hace parte de una familia de marcas, también lo es que, como se determinó anteriormente, entre la marca cuestionada y las marcas previamente registradas no existe identidad o similitud que pueda generar riesgo de confusión.”. Conclusión 59. En el caso sub examine, la marca mixta YUMPI, concedida para identificar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es la sociedad Doña Leche Alimentos S.A. no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que no se cumplen los supuestos fácticos previstos en la normativa indicada al no existir identidad o semejanza con las marcas mixtas y nominativas YUPI. 60.
De otro lado, al no existir similitud entre los signos cotejados resulta innecesario entrar a analizar el cargo de la notoriedad de las marcas opositoras. 61. Así mismo, bien es cierto que la expresión “YUPI” hace parte de una familia de marcas, también lo es que, entre la marca cuestionada y las marcas 25 Número único de radicación: 110010324000 2016 00417 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation previamente registradas no existe identidad o similitud que pueda generar riesgo de confusión 62.
En ese orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados, se mantiene la presunción de legalidad que ampara los actos acusados y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de nulidad contenidas en la demanda. Condena en costas 63. Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que no aparecen causadas ni probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III. FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 26 Número único de radicación: 110010324000 2016 00417 00 Demandante: Ferris Enterprises Corporation Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Consejero de Estado Presidente CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO Consejero de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.