11001032400020110014900 — Consejo de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad relativa Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Demandante: Trolli Ibérica S.A. y Mederer Gmbh Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Terceros con interés: Procaps S.A. y Colmed Ltda. Temas: Confundibilidad entre una marca y un derecho de propiedad industrial extranjero; causal de irregistrabilidad marcaria por indicios de mala fe en la solicitud.

SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Trolli Ibérica S.A. y Mederer Gmbh, contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 58576 de 19 de noviembre de 2009. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Mederer Gmbh y Trolli Ibérica S.A., en adelante la parte demandante1, presentaron demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento 1 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 2-4. 2 Cfr. Folios 228-255. 2 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del derecho3, que se interpreta como acción de nulidad relativa4, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 58576 de 19 de noviembre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa TIBURÓN AZUL, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 58576 de 19 de noviembre de 2009, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo No. 03- 075038, y concede en forma definitiva el registro de la marca nominativa TIBURÓN AZUL.

SEGUNDA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A. TERCERA: Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro No. 392155, correspondiente a la marca TIBURÓN AZUL.

CUARTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial. […]”. Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones6: 3 Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984; “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo. 4 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000; por la cual se adopta el “Régimen común sobre propiedad industrial”. 5 Cfr. Folios 229-230. 6 Cfr. Folios 230-234. 3 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.1.

Colmed Ltda solicitó, el 29 de agosto de 2003, ante la parte demandada, el registro como marca del signo nominativo TIBURÓN AZUL para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional del Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó el 31 de octubre de 2003, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 533, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, argumentando que con el registro de la marca se pretendía cometer, perpetuar, facilitar y/o consolidar una conducta de competencia desleal. 4.3.

La Directora de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 14521 de 29 de junio de 2004, consideró fundada la oposición presentada por la parte demandante y negó el registro como marca del signo nominativo TIBURÓN AZUL, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional del Niza. 4.4. Procaps S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución núm. 14521 de 29 de junio de 2004. 4.5.

La Directora de Signos Distintivos, mediante la Resolución núm. 15601 de 29 de junio de 2005, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 14521 de 29 de junio de 2004 y concedió el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 58576 de 19 de noviembre de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 14521 de 29 de junio de 2004 y en su lugar, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca nominativa TIBURÓN AZUL para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de: los literales d) y f) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina7, en adelante la Decisión 486 de 2000. 7 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 4 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Concepto de violación 6.

La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así8: 6.1. Señaló que: i) Mederer Gmbh era titular del signo TROLLI, en más de 36 países9 incluyendo Perú y Ecuador; ii) una de las referencias comercializadas bajo el signo TROLLI, era TIBURÓN AZUL10; y iii) dicha situación era conocida por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, en tanto, Procaps S.A. había sido distribuidor de los productos cobijados por la marca TROLLI fabricados por la sociedad alemana MEDERER GMBH11. 6.2.

Por último, indicó que las sociedades Procaps S.A. y Colmed Ltda, formaban parte de un mismo grupo económico, y se transferían entre ellas los derechos de propiedad industrial que originalmente le pertenecían Mederer Gmbh12. Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada contestó la demanda13 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: “[…] No se configuran los presupuestos para la aplicación de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 136 de le decisión 486 […]” 7.1.

Señaló que el signo nominativo TROLLI no tienen ninguna similitud con la marca demandada TIBURÓN AZUL y que, en ese sentido, no era posible señalar que se cumpliera con las condiciones para dar aplicación a la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 200014. 8 Cfr. Folios 234-255. 9 Cfr. Folio 235. 10 Cfr. Folio 237. 11 Ibidem. 12 Cfr. Folio 247. 13 Cfr. Folios 355 a 360. 14 Cfr. Folio 358. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] No se configuran los presupuestos para la aplicación de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 137 de le decisión 486 […]” 7.2.

Indicó que los documentos obrantes en el expediente administrativo no probaban la existencia de indicios razonables de que con la conducta se quería cometer, perpetuar o facilitar una conducta de competencia desleal, toda vez que la declaración referenciada por la parte demandante, como prueba de la conducta desleal, hacía mención al uso de la marca TROLLI.

Terceros con interés directo en las resultas del proceso 8. Los terceros con interés directo en las resultas del proceso contestaron la demanda15 y se opusieron a las pretensiones formuladas, así: “[…] Excepción por pleito pendiente […]” 8.1. Indicaron que, previo a resolver este proceso, era necesario, contar con el pronunciamiento de esta Corporación respecto del proceso núm. 11001032400020110018700, donde se pretende la nulidad de los actos administrativos proferidos dentro de los trámites administrativos adelantados mediante los expedientes núms. 03-075045, 03-075039, 03-075046, 03-075043, 03 075040, 03-075042, 03-075037 y 03-075038, en tanto, comparten los mismos argumentos16.

“[…] Excepción de inepta demanda por caducidad de la acción […]” 8.2. Señalaron, que como la demanda había sido presentada bajo la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, debió haber sido rechazada de plano, en tanto, había sido presentada con posterioridad al vencimiento del término previsto en la norma17. “[…] Acerca de la aptitud de la demanda […]” 15 Cfr. Folios 318 a 338. 16 Cfr. Folios 325-326. 17 Ibidem. 6 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8.3.

Manifestaron que, la demanda no se ajustaba dentro de ningún medio de control, en tanto: i) no obedecía al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, comoquiera que no se había demostrado que los actos administrativos le causaran un perjuicio a la parte demandante; y ii) no le era aplicable lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, desde la perspectiva que, la causal de nulidad del registro no estaba prevista en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000.

“[…] Acerca de la presunta violación del artículo 137 de la decisión 486 del 2000 […]” 8.4. Refirieron que la marca TIBURÓN AZUL, en nada se relacionaba con la marca TROLLI que sirvió de sustento a la oposición, y que la parte demandante nunca ha tenido ningún derecho marcario sobre el signo TIBURÓN AZUL en Colombia ni en ningún otro país de la Comunidad Andina.

“[…] Acerca de la presunta violación del artículo 136 literal d) de la decisión 486 del 2000 […]” 8.5. Reiteraron que no había lugar a la aplicación del literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el signo frente al cual se consideraba habían sido desconocidos los derechos de propiedad industrial era TROLLI, el cual en nada se parece a la marca demandada TIBURÓN AZUL. 8.6.

Resaltaron que PROCAPS S. A. y COLMED LTDA., nunca habían sido distribuidores o representantes de las sociedades MEDERER GMBH Y TROLLI IBÉRICA, pues su relación comercial se había limitado a la de un "contrato de suministro", y que los productos cobijados por el contrato recaían sobre productos cuya marca era la expresión TROLLI, y en ningún caso productos identificados con la marca TIBURÓN AZUL.

Interpretación Prejudicial 7 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 diciembre de 201718, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 188-IP-2018 el 3 de diciembre de 201819, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] 1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales a) y f) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

Procede la interpretación prejudicial del Artículo 137 de la Decisión 486, por ser pertinente. 3. No procede la interpretación de los literales a) y f) del artículo 136 de la decisión 486, por no ser pertinente la irregistrabilidad de los signos que sean idénticos o que infrinjan un derecho de autor. 4. Más bien se interpretará de oficio el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486; toda vez que la presente controversia versa sobre una solicitud de registro formulada por un supuesto distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular. […]”20. 11.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del proceso y auto de pruebas 12. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto de 26 de abril de 201921, por un lado, reanudó el proceso, y por el otro, resolvió sobre el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas.

Alegatos de conclusión 13. El Despacho Sustanciador, una vez recibida la interpretación prejudicial, mediante auto proferido el 22 de julio de 202122, corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para que aleguen de conclusión y le 18 Cfr. Folio 373. 19 Cfr. Folios 384 – 394. 20 Cfr. Folios 385-386. 21Cfr. Folios 396-404. 22 Cfr. índice 58 del Aplicativo SAMAI. 8 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo. 14.

Durante el término legal, la parte demandante23, la parte demandada24 y los terceros con interés directo en las resultas del proceso25 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones de la demanda. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) la excepción de pleito pendiente; iii) la excepción de caducidad; iv) la excepción de inepta demanda; v) el acto administrativo acusado; vi) el problema jurídico; vii) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; viii) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ix) la interpretación prejudicial 188-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018; x) el marco normativo sobre confusión o asociación respecto de signos distintivos de personas frente a las que se hubiere sido representante, distribuidor o autorizado; xi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la irregistrabilidad de marcas solicitadas para perpetrar actos de competencia desleal; y xi) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 16. Visto el artículo 128 numeral 7 del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201126, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201927, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 23 Cfr. índice 63 del Aplicativo SAMAI. 24 Cfr. índice 65 del Aplicativo SAMAI. 25 Cfr. índice 64 del Aplicativo SAMAI. 26 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 27 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado”. 9 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala advierta vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Sobre la excepción de pleito pendiente Sobre el proceso identificado con el número único de radicación 11001032400020110018700 18.

Atendiendo a que los terceros con interés directo en las resultas del proceso, señalaron que en el caso bajo estudio era procedente declarar probada la excepción de pleito pendiente, comoquiera, que el acto administrativo acusado había sido demandado previamente por los demandantes dentro del proceso núm. 11001032400020110018700. 18.1.

Verificado el aplicativo web SAMAI, se observa que, en el proceso identificado con el número único de radicación 11001032400020110018700, mediante auto de 20 de agosto de 201928, se aceptó el desistimiento de la demanda, además no existía identidad de partes ni de materia. Sobre el proceso identificado con el número único de radicación 11001032400020100018700 18.2.

Asimismo, que la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado allegó un informe secretarial29 informando que el acto acusado había sido demandado previamente dentro del proceso núm. 11001032400020100018700, que cursa su trámite ante esta Corporación. 18.3. Verificado el aplicativo web SAMAI, la Sala advierte que: i) en la demanda presentada dentro de proceso identificado con el número único de radicación 11001032400020100018700, se solicitó la nulidad de las resoluciones núms. 58536, 58537, 58538, 58569, 58574, 58572 y 58576 de 19 de noviembre de 2009, 28 Cfr, índice 88 SAMAI. 29 Cfr. índice 66 SAMAI. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co así como, de la Resolución 65725 de 21 de diciembre de 2009; ii) el Despacho sustanciador, mediante auto de 8 de junio de 2010, admitió la demanda contra la Resolución núm. 58538 y la rechazó de plano respecto de los demás actos acusados; y iii) no se presentaron recursos contra el referido auto. 18.4.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que el acto administrativo acusado, dentro de este proceso; es decir la Resolución núm. 58576 de 19 de noviembre de 2009, no se encuentra demandada dentro del proceso informado por la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación, razón por la cual, no habría unidad de materia. 19.

En suma, la Sala considera que no se declarará probada la excepción de pleito pendiente, en tanto, que en el proceso indicado por la parte demandante como fundamento de su excepción, se aceptó el desistimiento de la demanda, además no se presentaba la identidad de partes ni de materia requerida por la norma. Asimismo, no es procedente decretarla de oficio, comoquiera que en el proceso informado por la secretaria la pretensión de nulidad recae sobre actos administrativos distintos de aquellos cuya legalidad se estudia.

Sobre la excepción de caducidad de la acción 20. Los terceros con interés directo en las resultas del proceso, propusieron la excepción de caducidad de la acción, argumentando que “[…] la demanda iniciada por las actoras, debió ser rechazada de plano, como quiera que al momento de impetrarse la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, contra los actos administrativos deprecados, el término para invocar la citada acción se encontraba de lejos vencido, toda vez que los cuatro meses se cumplieron mucho antes de la fecha de presentación de la demanda, […]”30.

En esa medida, se advierte que: 21. Visto el inciso 2 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, sobre acciones de nulidad, en virtud del cual la acción de nulidad relativa prescribirá a los cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 22. Atendiendo a que: i) la acción procedente en el caso sub examine, es la acción 30 Cfr. Folio 368 11 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de nulidad relativa y no la acción de nulidad y restablecimiento del derecho como se indicó supra; ii) la acción de nulidad relativa prescribe a los cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro cuya nulidad se pretende; iii) la Resolución núm. 58576 de 19 de noviembre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, se notificó el 15 de diciembre de 200931; y iv) la demanda se presentó el 23 de marzo de 201132. 23.

La Sala considera que, desde la concesión del registro marcario cuya nulidad se pretende hasta el momento en que se presentó la demanda, no habían transcurrido los cinco (5) años previstos para la acción de nulidad relativa y, en consecuencia, la parte demandante presentó la demanda dentro de la oportunidad prevista en la norma comunitaria, motivo por el cual, se declarará no probada la excepción propuesta.

Sobre la excepción de inepta demanda 24. Los terceros con interés directo en las resultas del proceso indicaron que la demanda esta incursa en la excepción de inepta demanda, por cuanto las pretensiones no se enmarcaban en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho invocada por la parte ni en aquellas previstas en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. 25.

Como se indicó supra, la Sala considera que el trámite procesal, se debe interpretar como de acción de nulidad relativa, comoquiera que está relacionado con las causales de nulidad del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y con aquellas que se refieren a la posible concreción de competencias de competencia desleal, esto es, de mala fe, esta Sala considera que no es procede la excepción invocada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

El acto administrativo acusado 26. El acto administrativo acusado es: 26.1. La Resolución núm. 58576 de 19 de noviembre de 200933 mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia 31 Cfr. Folio 16. 32 Cfr. Folio 255. 33 Cfr. Folios 35 - 42 12 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de Industria y Comercio revocó la Resolución núm. 14521 de 29 de junio de 2004 que consideró fundada la oposición presentada por la parte demandante y negó el registro como marca del signo nominativo TIBURÓN AZUL y, en su lugar, concedió el registro de la marca nominativa TIBURÓN AZUL para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico 27. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, en las contestaciones de la misma presentadas por la parte demandada y los terceros con interés directo en las resultas del proceso y en la Interpretación Prejudicial, determinar: 27.1. Si la Resolución núm. 58576 de 19 de noviembre de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa TIBURÓN AZUL para identificar “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería, chocolate, café, té, azúcar, arroz. tapioca. sagú soya sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza: vinagre salsas (con excepción de salsas para ensaladas), condimentos, especias hielo, alimentos enriquecidos”, productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneraron o no el literal d) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 27.2.

En este sentido, se analizará si existían indicios razonables para considerar que la solicitud de la marca TIBURÓN AZUL tenía por finalidad, perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, esto es, si para el caso concreto se había demostrado que los terceros con interés directo en las resultas de proceso, habían sido representantes, distribuidores o personas expresamente autorizadas de la parte demandante. 27.3.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial núm. 188-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018, en la cual 13 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co interpretó el artículo 137 y de oficio, el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y se abstuvo de interpretar los literales a) y f) del artículo 136 ibidem. 28.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 29. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena34, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200035 de la Comisión de la Comunidad Andina36. 34 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 35 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 36 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina37 30.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.38 31. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 32.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 33.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 34.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la 37 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo mediante la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 38 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 15 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 35.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 36. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” Interpretación Prejudicial 188-IP-2018 de 3 de diciembre de 2018 37.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso39: “[…] 1. La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Literales a) y f) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

En atención a lo anterior, resulta pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486, específicamente la causal de irregistrabilidad prevista en su literal d), cuyo tenor es el siguiente: […] 1.3. El Tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre este tema señalando que la prohibición de registro contemplada en el Literal d) del Artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero. 39 Cfr. Folios 387-394 16 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.4.

Es importante destacar que la citada causal relativa de irregistrabilidad opera incluso en los casos en los que la marca se encuentre registrada en el extranjero y no únicamente en alguno de los países miembros. En estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado³ 1.5. Por otro lado, este supuesto de irregistrabilidad constituye también una causal de nulidad relativa al registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero.

Lo que se busca cautelar es el derecho del titular legítimo de la marca frente a quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenia del signo y de la relación comercial con el titular Del mismo modo, pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión o de asociación […] 1.7.

Asimismo, para la configuración de esta prohibición o causal de nulidad relativa, la condición de representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido deberá ser fehacientemente acreditada dentro del proceso interno. No basta la sola afirmación, sino que se deberán presentar los medios probatorios pertinentes que otorguen a la autoridad los elementos suficientes de juicio para verificar la causal enunciada. 1.8.

Resulta pertinente señalar que el supuesto contemplado en el Literal d) del Artículo 136, se encuentra relacionado con la disposición prevista en el segundo párrafo del Artículo 172, que establece que procede la nulidad relativa de un registro de marca cuando se haya concedido en contravención de lo dispuesto en el Articulo 136 o cuando haya sido solicitada de mala fe. 2.

Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal […] Definición de competencia desleal 2.3. Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor […] 2.6 Lo que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares. 17 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.7 De conformidad con lo establecido en el Artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Según lo establecido en el Artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros. "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor" 2.8.

De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. 2.9 En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. 2.10 El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad. 2.11.

La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal). Veamos en detalle ambos elementos: a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la Inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe. 2.12.

La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo. 2.13.

En el Artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa los siguientes: 18 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co "a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos" 2.14.

Los actos de competencia desleal por confusión, recogidos en el literal a) previamente citado, gozan de las siguientes características: (i) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor (ii) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio.

Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos es considerada como una práctica desleal.

(ii) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: "En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

En la doctrina se ha dicho sobre el particular que "para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo () para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en si ( ) (FLINT BLANCK, Pinkas: "Tratado de defensa de la libre competencia";

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002 p. 115) 2.15 El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: "En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios licitas ( )." 19 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 2.19.

En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Articulo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. […]”. Marco normativo sobre el riesgo de confusión o asociación respecto de signos distintivos de personas frente a las que se hubiere sido representante, distribuidor o autorizado como causal de irregistrabilidad 38.

Visto el literal d), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que: i) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, protegido en Colombia o en el extranjero; ii) pueda originar riesgo de asociación o confusión; y iii) el solicitante hubiere sido un representante, distribuidor o persona expresamente autorizada.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la irregistrabilidad por indicios de que la solicitud tiene por finalidad perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 39. Visto el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, la administración podrá negar el registro de una marca solicitada cuando tenga indicios razonables de que con su registro se persigue perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 40.

Visto el artículo 259 de la Decisión 486 de 2000, se entiende, por actos de competencia desleal vinculados con la Propiedad Industrial, entre otros: “[…] a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. […]”. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 41.

Sobre la confusión esta Sala, en jurisprudencia reiterada ha considerado que “[…] Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseosos y “que no cualquier práctica que genere o planee dicho desvío encaja dentro del supuesto normativo.

Sólo puede ser por prácticas deshonestas y, por lo tanto, ganar clientela por medios ilícitos se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico […]”40. Análisis del caso concreto 42. De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y de los terceros con interés directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 43.

La marca concedida y la marca previamente registradas son como se muestran a continuación: MARCA CONCEDIDA TIBURÓN AZUL41 (Nominativo) Clase 30: “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería, chocolate, café, te, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción 40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de octubre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-24-000-2008-00405-00. 41 Cfr. Folio 1522 21 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de salsas para ensaladas), condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos.” 44.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el riesgo de confusión o asociación respecto de signos distintivos de titulares de que se hubiere sido representante distribuidor o autorizado y de la irregistrabilidad por indicios de que la solicitud tiene por finalidad perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Del cargo de violación del literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 45. Atendiendo a que: i) en el escrito de demanda se expusieron como violados los literales d) y f) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000; ii) la violación del literal f) de la Decisión 486 de 2000, no fue desarrollada en el texto de la demanda; y iii) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina solo consideró pertinente analizar, el literal d) del artículo 136 y el artículo 137 ibidem. 46.

La Sala considera que, para el caso sub examine, no procede el análisis del presunto desconocimiento del literal f) de la Decisión 486 de 2000. De los cargos de violación del literal d) del artículo 136 y del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 47. En el caso bajo estudio el debate se centra en determinar si los terceros interesados, actuaron de mala fe y con la clara intención de cometer actos de competencia desleal al solicitar le registro como marca del signo nominativo TIBURÓN AZUL, por haber sido distribuidores de los productos comercializados internacionalmente por la parte demandante y cobijados bajo la marca TROLLI, en ese sentido, es claro que las reclamaciones relacionadas con la comisión de conductas de competencia desleal se fundamentan en la presunta consolidación de la causal de irregistrabilidad prevista en literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 22 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 2000.

Sobre este punto la Sala en sentencia de 5 de mayo de 202242 consideró que: “[…] Empero, comoquiera que las actoras alegaron que la sociedad PROCAPS S.A. actuó en Colombia como distribuidor de los productos identificados con la marca “TROLLI”, de su propiedad; y que, por ello, la marca cuestionada, “BALLENA SOUR”, fue solicitada con mala fe y con la clara intención de cometer actos de competencia desleal, la Sala considera que sí procede el estudio de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486.[…]” 48.

Por lo tanto, la Sala advierte que para que se configure la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 136 en concordancia con el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, es necesario que se haya probado, en debida forma, que el registro marcario tuvo como finalidad perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, para lo cual, en el caso concreto le correspondía a la parte demandante probar que los terceros con interés directo en las resultas del proceso actuaron como representantes, distribuidores o una personas expresamente autorizadas, en ese sentido, la parte demandante debió, mediante el material probatorio, desvirtuar la presunción de buena fe que cobija el actuar del tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Sobre el particular, esta Sala en jurisprudencia reciente43 consideró que: “[…] Cabe resaltar que tanto la Interpretación Prejudicial como la Constitución Política Colombiana, han tenido como principio general de derecho que la buena fe se presume y, por tanto, la mala fe debe probarse por quien la alega, de manera que, por las razones previamente anotadas, la Sala reitera lo expresado en la sentencia de 16 de octubre de 2014, en la cual se dijo: “La mala fe en la obtención de registros marcarios ha sido referida por el Tribunal Andino en múltiples oportunidades explicándola en sentido negativo, es decir, haciendo alusión a que la buena fe es un principio general del derecho y es sustento de todo ordenamiento jurídico afirmando que constituye uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico que como tal debe regir no solo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

El mismo Tribunal sobre la mala fe ha manifestado que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual o causar un perjuicio injusto e ilegal. También ha manifestado lo siguiente: 42 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo;

Sección Primera; Sentencia de 5 de mayo de 2022; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00 43 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 7 de julio de 2023; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00180-00 23 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe.

Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume, además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.” Para ello primero se deberá valorar si la solicitud estuvo incursa en la prohibición contemplada en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 para lo cual habrá que determinar si el solicitante del signo era un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido. […]”. 49.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial aportada dentro del presente proceso, señaló lo siguiente: “[…] 2.19. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Articulo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. […]”44. 50.

Esta Sala considera que, para que se configuren la causales de irregistrabilidad invocadas, es preciso que, la parte demandante demuestre que los terceros con interés directo en las resultas del proceso eran representantes, distribuidores o personas expresamente autorizadas por los titulares del signo protegido, sobre este particular, esta Sala se pronunció en sentencia de 5 de mayo de 202245, donde se resolvió una controversia de características similares e indicó que: “[…] En virtud de lo anterior, debe establecerse si la solicitud de registro de la marca cuestionada, “BALLENA SOUR”, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, estuvo incursa en la prohibición señalada en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486, para lo cual habrá que determinar si los terceros con interés directo en las resultas del proceso eran representantes, distribuidores o personas expresamente autorizadas por los titulares del signo protegido.[…]” 51.

Dicho lo anterior, la Sala advierte, que la parte demandante, aportó unos documentos con los que pretende probar la existencia de una relación comercial entre ella y los terceros con interés directo en las resultas del proceso. Para probar su dicho, allegó: 44 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 5-IP-2013 de 17 de abril de 2013 45 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 5 de mayo de 2022; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00 24 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 51.1.

Copia de la demanda por competencia desleal presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con radicado núm. 8308675146. 51.2. Copia del título de renovación de la marca denominativa TROLLI para identificar productos de la Clase 30, en España47. 51.3. Copia del título de marca para el signo TROLLI para distinguir productos de la Clase 30, en la República Oriental del Uruguay48. 51.4.

Certificado de propiedad de la marca TROLLI para identificar productos de la Clase 30, expedido por el INDECOPI49. 51.5. Copia del certificado de registro de la marca TROLLI, para identificar productos de la Clase 30 de la República de el Salvador50. 51.6. Título de marca del signo TROLLI para identificar productos de la Clase 30 en la Republica del Paraguay51. 51.7.

Título de marca del signo TROLLI para identificar productos de la Clase 57 en la República Dominicana52. 51.8. Certificado de propiedad de la marca TROLLI para identificar productos de la Clase 30, expedido por el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica53. 51.9. Certificado de propiedad de la marca TROLLI para identificar productos de la Clase 30, expedido la República de Nicaragua54. 46 Cfr. Folios 43-62 47 Cfr. Folio 63-64. 48 Cfr. Folio 66-67. 049 Cfr. Folios 80-82. 50 Cfr. Folio 85-86. 51 Cfr. Folio 87-88. 52 Cfr. Folio 89-90. 53 Cfr. Folios 91-92. 54 Cfr. Folios 93. 25 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 51.10.

Certificado de propiedad de la marca TROLLI para identificar productos de la Clase 30, en la República de Ecuador55. 51.11. Certificado de propiedad de la marca TROLLI para identificar productos de la Clase 30, en la República de Honduras56. 51.12. Certificado de propiedad de la marca TROLLI para identificar productos de la Clase 30, en la República de Guatemala57. 51.13.

Certificado de propiedad de la marca TROLLI para identificar productos de la Clase 30, en la República de Chile58. 51.14. Impresiones de páginas Web59. 51.15. Copia de unas facturas de venta de dirigidas a la sociedad CANDYCOL Ltda. 60 61 51.16. Una autorización a la sociedad Candycol S.A. para la importación, envasado, distribución y venta de productos de caramelo de gelatina de marca TROLLI62 55 Cfr. Folios 94-95. 56 Cfr. Folios 96-97. 57 Cfr. Folios 98-99. 58 Cfr. Folios 105-106. 59 Cfr. Folios 143-158. 60 Cfr. Folios 159 61 Cfr. Folio 160 62 Cfr. Folio 161 26 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 51.17.

Comunicaciones entre la sociedad demandante y la sociedad Candycol S.A.63. 51.18. Copia de unas facturas de venta de dirigidas a la sociedad CANDYCOL Ltda64. 51.19. Copia de un correo electrónico de fecha 1 de marzo de 2001, entre la sociedad PROCAPS y TROLLI IBÉRICA65. 51.20. Copia de las facturas dirigidas a la sociedad PROCAPS S.A. E/00031066 y E/00036267. 51.21.

Copia de correos electrónicos de 12 de junio de 2001, en que se refiere una venta a PROCAPS68 51.22. Copia de unas fotografías de unos camiones cargados. 51.23. Nota de entrega de fecha 14 de junio de 2001 en la que se relaciona la entrega PROCAPS de 30 bobinas FILM. 63 Cfr. Folios 164-182. 64 Cfr. Folios 184-186. 65 Cfr. Folio 187. 66 Cfr. Folio 188-189. 67 Cfr. Folio 204. 68 Cfr. Folios 190-193. 27 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 51.24.

Copia de correos de fecha 22 de octubre de 2001, que se valoraran como pruebas documentales69. 51.25. Copia de unas facturas dirigidas TROLLI IBERICA S.L70. 51.26. Copia de 4 facturas dirigidas CANDYCOL71 Ltda. 51.27. Certificados de exportación y envió de mercancía de TROLLI IBERICA S.A.72. 51.28. Comunicación de Wolfgang judex, comunicando que la empresa MEDERER GMBH hecho uso de los dibujos para CLASSIC BEARS;

PEACHES GLOWWORMSY APFEL73. 52. En relación con los documentos indicados supra, se considera que: 52.1. Los certificados marcarios sobre la marca TROLLI para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no se relacionan con la existencia de una relación comercial y tienen como única finalidad demostrar la titularidad de la parte demandante Mederer GMBH, sobre la marca TROLLI en diferentes Estados. 52.2.

Respecto de las impresiones de páginas WEB74, tampoco es posible extraer la existencia de una relación comercial, toda vez que se limitan a mostrar algunas imágenes de unos productos identificados con la marca TROLLI, y se encuentran acompañadas de texto en idioma extranjero, los cuales no pueden ser valorados por no contar con su debida traducción al castellano. Sobre este punto es preciso traer a colación la sentencia de 5 de mayo de 202275 en que se refirió que: “[…] Frente a este asunto, debe puntualizarse que la no valoración de los documentos allegados en idioma distinto al castellano que carecen de la respetiva traducción oficial no puede ser calificada como una exigencia desproporcionada, 69 Cfr. Folios197-203. 70 Cfr. 205-208. 71 Cfr. 209-212. 72 Cfr. 213-219. 73 Cfr. Folios 223 y 224 74 Las cuales se valoran como documentos. 75 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Primera; Sentencia de 5 de mayo de 2022; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación: 11001-03-24-000-2011-00148-00 28 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sino como el debido cumplimiento de un mandato legal, conforme lo precisó la Sección Primera en la sentencia de 6 noviembre de 2020 […]” 52.3.

En relación con las pruebas, relativas a unas facturas emitidas a CANDYCOL Ltda y las comunicaciones mantenidas con dicha empresa, y relacionadas de los numerales 51.16 a 51.18 y 51.27, lo cierto es que ninguno de ellos se constituye como un indicio razonable de que las empresas Procaps S.A. o Colmed Ltda. hubieren tenido relación comercial alguna con la parte demandante ni de que hubieran pretendido perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal, toda vez que se hace referencia a una persona jurídica distinta de los terceros con interés en las resultas del proceso. 52.3.

Respecto de los correos electrónicos76 aportados en que hay comunicaciones entre Procaps S.A. encontramos que no dan cuenta de una relación de distribución, o representación, pues se habla de unos pedidos no obstante no obran pruebas de la materialización de los mismos, de igual forma, si bien se observa que en un correo se hace mención al trámite de un permiso de importación, envase, distribución y venta, de los productos de los productos de caramelo de gelatina de la marca TROLLI, no se aporta copia de la referida autorización. 52.4.

Ahora bien, respecto de las facturas emitidas a PROCAPS, tercero con interés directo en las resultas del proceso, referidas esta Sala considera que ninguna de estas hace referencia a la referencia TIBURÓN AZUL, ni permiten establecer la existencia de una relación comercial de representante, distribuidor o expresamente autorizado. Por el contrario, hacen referencia a una adquisición de los productos sin poder determinar si estos se pusieron o no a la venta. 53.

Es preciso señalar que en un caso de similares características esta Sala consideró que: “[…] En efecto, la mayoría de los documentos aportados por las actoras demuestran una relación comercial entre las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y CANDYCOL S.A.; sin embargo, no existe prueba alguna que demuestre que CANDYCOL S.A. estuviera vinculada o hiciera parte de algún grupo económico liderado por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la compañía PROCAPS S.A., quien es la actual titular de la marca cuestionada, “BALLENA SOUR”. 76 Los cuales se valoran como documentos. 29 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, si bien es cierto que se demostró que las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH son titulares de la marca “TROLLI”, para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en España, Alemania, Uruguay, Suiza, Perú, Panamá, El Salvador, Bolivia, Paraguay, República Dominicana, Honduras, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, Filipinas, Guatemala, Argentina, Australia, Brasil, Chile, Finlandia, Francia, Grecia, China, Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Italia, Austria y Noruega, de acuerdo con las copias de los certificados de registro allegados, también lo es que no aportaron ningún documento que probara que eran las propietarias de un signo idéntico o similar al aquí cuestionado, “BALLENA SOUR”.

Por consiguiente, para la Sala es evidente que la conducta reprochada no encaja dentro la citada prohibición de registro, prevista en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486, dado que no se probó que la sociedad PROCAPS S.A., titular del registro de la marca cuestionada, fuese distribuidora o la persona autorizada por las sociedades actoras, las cuales tampoco demostraron ser titulares de un signo idéntico o similar al cuestionado, “BALLENA SOUR”, para amparar productos de la Clase 30 de la mencionada Clasificación. […]”77 54.

Atendiendo a lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como al alcance de las pruebas aportadas, esta Sala considera, que para el momento de la solicitud del registro, no se advierte, que obren en el plenario pruebas suficientes para considerar, que al momento de conceder el registro, hubiera indicios razonables de que, con el registro de la marca nominativa TIBURÓN AZUL, el tercero, PROCAPS S.A., hubiera actuado como representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada o tuviera por finalidad perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal y, en consecuencia, no se cumplen los supuestos normativos del artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.

Conclusión 55. La Sala declarará no probadas las excepciones de pleito pendiente, caducidad de la acción e ineptitud de la demanda presentadas por los terceros con interés directo en las resultas del proceso. Asimismo, considera que no se demostró que, al momento de conceder el registro hubiera indicios razonables para considerar que con el registro de la marca TIBURÓN AZUL, de los terceros con interés directo en las resultas del proceso, tuvieran por finalidad perpetrar, consolidar o facilitar actos de competencia desleal. 56.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, la Sala negará las pretensiones de la demanda. 77 ibidem 30 Núm. único de radicación: 11001032400020110014900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de pleito pendiente, caducidad de la acción e ineptitud de la demanda presentadas por los terceros con interés directo en las resultas del proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, dejando las correspondientes anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejera de Estado Consejero de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.