CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Referencia: Acción de nulidad relativa Radicación núm.: 11001032400020130010500 Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez Demandante: Essential Export S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Anderson Giovanny Sánchez Martín Salvamento de voto Con el respeto de siempre frente a las decisiones mayoritarias de la Sala, me permito exponer las razones de mi salvamento de voto en relación con la sentencia de 25 de abril de 2024, proferida dentro del proceso de la referencia. En la providencia citada supra, la Sala consideró que debía declararse la nulidad de la Resolución número 6907 de 21 de febrero de 2012, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro número 448.114 correspondiente a la marca mixta TOT, para identificar productos de la clase 25 del nomenclátor internacional de Niza, cuyo titular es el señor Anderson Giovanny Sánchez Martín, al haberse acreditado el desconocimiento de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Al respecto, concluyó que entre la marca TOT y las marcas previamente registradas TOTTO, TOTTO TÚ y TOTTO UNCONDITIONAL existían similitudes ortográficas, visuales y fonéticas que generan riesgo de confusión o asociación para el consumidor en el mercado. Este Despacho se aparta de dicha decisión, por cuanto no se tuvieron en cuenta las reglas para el cotejo marcario, señaladas tanto por la jurisprudencia de esta Corporación como por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, exige que la identidad o semejanza de los signos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.

Para efectos de determinar la identidad o el grado de semejanza de los signos, deben tenerse en cuenta los aspectos de orden ortográfico, fonético y conceptual. Para iniciar el análisis de confundibilidad en el caso objeto de estudio, la Sala debió tener en cuenta que, si bien la marca cuestionada comparte una partícula de las marcas registradas con anterioridad, por ese solo hecho no se podía considerar que existía una reproducción de las mismas. 2 Radicación núm.: 11001032400020130010500 Demandante: Essential Export S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Desde el punto de vista ortográfico, no se tuvo en cuenta que aun cuando la marca TOT se constituye exclusivamente por la raíz que hace parte de las marcas de la sociedad Essential Export S.A., las terminaciones de las previamente registrada resultan disímiles, en tanto que las mismas se integran de letras y palabras adicionales, esto es, TO, TÚ y UNCONDITIONAL.

Respecto del elemento fonético, las marcas en conflicto difieren, toda vez que TOT se pronunciaría como una sola sílaba, sonando similar a "TOT", por su parte TOTTO tiene dos sílabas, "TOT-TO", la segunda sílaba otorga un sonido más prolongado y distinto. Por su parte "TOTTO TÚ" añade una segunda palabra "TÚ", creando una combinación más larga y con mayor variación fonética, con una transición directa de los sonidos de "TOTTO" a sonidos más suaves con la expresión "TÚ".

Igual ocurre con "TOTTO UNCONDITIONAL", en la medida que “UNCONDITIONAL" es una palabra compuesta por múltiples sílabas y varios tipos de sonidos. En cuanto a la similitud conceptual, las expresiones denominativas que integran los conjuntos marcarios no tienen un significado propio en el idioma castellano, razón por la cual no era posible realizar la comparación desde este aspecto.

Por tanto, al no existir una similitud entre las marcas que pudiera inducir al público consumidor en riesgo de confusión o asociación, no procedía la nulidad del acto acusado. Fecha ut supra GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: El presente salvamento de voto fue firmado electrónicamente en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.