Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 11001032400020140005300 Demandante: Bayer Cropscience N.V. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Temas: Requisitos de patentabilidad.

Nivel inventivo. Carga probatoria. Reiteración Jurisprudencial SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Bayer Cropscience N.V. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 14705 de 1.o de abril de 2013 y 49887 de 26 de agosto de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1. Bayer Cropscience N.V., en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, 1 Mediante apoderado. Cfr. Folios 2 a 6 2 Cfr. Folios 220 a 272 2 Núm. único de radicación: 11001032400020140005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 14705 de 1.o de abril de 2013, “Por la cual se deniega una patente de invención”, y 49887 de 26 de agosto de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada otorgar el título de la patente de invención titulada “MÉTODO PARA DETECTAR EL EVENTO ÉLITE EE-GH6 EN UNA PLANTA”. Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4: “[…] PRIMERA. - Que se DECLARE LA NULIDAD de las siguientes Resoluciones Administrativas: • Resolución No. 14705 de 01 de abril de 2013 expedida por la SIC en el trámite de registro de patente con Expediente No. 09-148555. • Resolución No. 49887 de 26 de agosto de 2013 expedida por la SIC en el trámite de registro de patente con expediente No. 09-148555.

SEGUNDA. - Que como consecuencia de la declaración anterior, se ORDENE a la SIC, conceder el privilegio de patente a la invención titulada “PLANTAS DE ALGODÓN RESISTENTES A INSECTOS QUE COMPRENDEN EL EVENTO ÉLITE EE-GH6 Y MÉTODOS PARA IDENTIFICAR LAS MISMAS”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2008/004652 del 9 de junio de 2008 a favor de mi representada TERCERA: Que se ORDENE la publicación de la sentencia que en este proceso se profiera en la Gaceta de Propiedad Industrial […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones5: 3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 4 Cfr. Folios 223 a 224 5 Cfr. Folio 222 a 223 3 Núm. único de radicación: 11001032400020140005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.1.

Presentó, el 29 de diciembre de 2009, ante la parte demandada, la solicitud de patente de invención titulada “MÉTODO PARA DETECTAR EL EVENTO ÉLITE EE- GH6 EN UNA PLANTA”. 4.2. La referida solicitud se publicó el 21 de febrero de 2011, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 625, sin que fuera objeto de oposición por parte de terceros. 4.3.

El Superintendente de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 14705 de 1.o de abril de 2013, negó la solicitud. 4.4. Interpuso recurso de reposición contra la Resolución núm. 14705 de 1.o de abril de 2013. 4.5. El Superintendente de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 49887 de 26 de agosto de 2013, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 14705 de 1.o de abril de 2013.

Norma violada 5. La parte demandante indicó la vulneración del artículo 18 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20006. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de violación, así7: Único cargo: Violación del artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 6.1. Manifestó que, la parte demandada al expedir los actos administrativos acusados, dentro del desarrollo del método problema-solución, erró al establecer las diferencias entre la invención solicitada y el arte previo más cercano. Adujo que la parte demandada únicamente estableció que la diferencia consiste en que la invención 6 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 7 Cfr. Folios 224 a 268 4 Núm. único de radicación: 11001032400020140005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se refiere a métodos que incluyen primer y sondas específicas para detectar el evento EE-GH6 que contiene el gen para Cry2Ae, los cuales no están presentes en D1. 6.2.

Señaló que, si bien es cierta la diferencia encontrada por la parte demandada, se omitió indicar las siguientes diferencias relevantes: i) D1 no divulga un evento élite de algodón resistente a insectos EE-GH6; ii) D1 no divulga plantas con las mismas características que el evento élite EE-GH6; iii) D1 no divulga el mismo evento de transformación que el evento élite EE-GH6. 6.3.

Argumentó que las consideraciones de la parte demandada, según las cuales no hay evidencia de un efecto técnico inesperado, toda vez que tanto la invención como la anterioridad D1 refieren al gen Cry2Ae, y la diferencia radica en el punto de inserción del mismo en el genoma de la planta y, por lo tanto, en el segmento de DNA flanqueante de la planta, son erradas. 6.4.

Para sustentar lo anterior, manifestó que la expresión fenotípica del transgén es determinada, tanto por la estructura del gen mismo, como por el sitio en el genoma de la planta. Entonces, en adición a la estructura del transgén, es su posición en el genoma de la planta lo que influencia el rendimiento élite del evento, a saber, la resistencia fenotípica, la tolerancia al glufosinato y las características agronómicas. 6.5.

Señaló que la parte demandada se equivoca al afirmar que sólo la elección del promotor es lo que determina el nivel de expresión y las características agronómicas de un evento, ya que es la combinación del gen, los elementos regulatorios, como el promotor, y el punto de inserción en el genoma, lo que hace que un evento cumpla con los requerimientos de un evento élite. 6.6.

Adicionalmente, argumentó que: i) el documento D1 no hace mención a una expresión del transgén Cry2Ae a un nivel aceptable de comercialización; ii) D1 no menciona la expresión del gen a un nivel aceptable de comercialización, pues solo menciona la regeneración de células y plántulas en un medio que contiene PPT de tal forma que la mayoría de todas las plantas regeneradas serán transformadas; iii) D1 no divulga la ausencia de atributos agronómicos negativos con respecto a plantas silvestres; y iv) D1 no define las características agronómicas que debería tener la planta. 5 Núm. único de radicación: 11001032400020140005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.7.

Agregó que la parte demandada se equivocó al manifestar que no hay evidencia técnica en los resultados divulgados en la solicitud que demuestren que el evento EE-GH6 le confiere resistencia a glufosinato a las plantas de algodón. Al respecto, manifestó que los efectos técnicos se encuentran debidamente soportados en el resumen de la solicitud, en donde se establece que las plantas que incluyen el evento élite EE-GH6 son resistentes a los insectos y tolerantes al glufosinato y conforman una relación causal entre el transgén y la tolerancia al glufosinato. 6.8.

Argumentó que los inventores identificaron un único evento comercialmente aceptable, dentro de más de 800 eventos de transformación inicialmente generados, los cuales fueron descartados durante el proceso de selección por no cumplir uno o varios de los criterios de selección, como un control de pestes inferior, efectos negativos de la expresión del gen Cry2Ae en el fenotipo de la planta, irregularidades y aberraciones en la morfología vegetal y floral en una o más de las pruebas. 6.9.

Por último, manifestó que las estructuras de ADN reivindicadas, los métodos y los kits, que son específicos para EE-GH6, no podían ser anticipados a partir de las anterioridades citadas. Asimismo, tampoco hubiesen podido ser anticipados el evento élite EE-GH6 y su rendimiento. Contestación de la demanda 7. La parte demandada8, contestó la demanda9 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación del artículo 18 la Decisión 486 de 2000 7.1.

Manifestó que el problema técnico planteado en la solicitud consiste en la necesidad de suministrar plantas de algodón resistentes a insectos plaga. Consideró que, para resolver el problema técnico, la solicitud proporciona una planta de algodón transgénica que corresponde al evento EE-GH6 y los métodos para identificación del evento. 8 Mediante apoderada.

Cfr. Folios 297 a 300 9 Cfr. Folios 287 a 300 6 Núm. único de radicación: 11001032400020140005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.2. Explicó que un evento transgénico vegetal es una planta que ha sido modificada por la introducción de un constructo que comprende un gen que provee una actividad que no es propia de la planta y un promotor que es relevante para la expresión de dicho gen.

Agregó que, de conformidad con el literal c) del artículo 20 de la Decisión 486 de 2000, tanto el evento transgénico, como la planta, no pueden ser patentados. Por el contrario, el constructo gen-promotor y el procedimiento para la detección del evento, sí son materia patentable. 7.3. Afirmó que en el trámite administrativo los capítulos reivindicatorios presentados por la parte demandante se refirieron a un método para la detección de un evento transgénico específico denominado EE-GH6; no obstante, el capítulo descriptivo no contiene pruebas técnicas asociadas al método de detección, sino a las ventajas técnicas asociadas a la obtención del evento transgénico EE-GH6. 7.4.

Argumentó que el capítulo reivindicatorio negado reclama un método para identificar un evento élite en muestras biológicas y, tal como lo sustentó a lo largo del trámite administrativo, las ventajas técnicas que se demuestran del evento EE-GH6 no pueden extrapolarse al método para identificar dicho evento, ya que una reivindicación de proceso no puede tener como características técnicas aquellas que sean propias de un producto.

El método reclamado tiene como objetivo la identificación inequívoca del evento transgénico, y las características técnicas reivindicadas del método corresponden a cada una de sus etapas, y no a las características del evento transgénico como tal. 7.5. Señaló que la diferencia entre el método reclamado y aquel divulgado en D1 en la solicitud consiste en la que la secuencia de los primer usados en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de la solicitud son diferentes, y dicha diferencia se debe a que el sitio de inserción en el genoma es diferente en la solicitud y en D1. 7.6.

Indicó que la argumentación de la parte demandante está encaminada a resaltar los efectos técnicos del evento transgénico; sin embargo, la invención reclamada no tiene por objeto el evento transgénico, sino el método de su identificación. Por lo anterior, el efecto técnico generado por las diferencias entre la invención reivindicada y las características técnicas divulgadas en D1, es la mayor selectividad de los primers al evento élite reclamado. 7 Núm. único de radicación: 11001032400020140005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.7.

Señaló que la detección de un evento de inserción específico, ya sea el reclamado en la solicitud o cualquier otro, se hace mediante técnicas moleculares rutinarias. Agregó que el diseño de primers usando el método de entrelazado térmico asimétrico usado para la recuperación y mapeo de secuencias genómicas que flanquean inserciones de ADN, ya había sido divulgado previamente en la anterioridad D2. 7.8.

Indicó que, si bien la solicitud resuelve el problema técnico correspondiente a la necesidad de detectar un evento transgénico específico, la solución que propone es obvia a la luz de las enseñanzas de D1 y D2, ya que la persona medianamente versada en la materia, ante la necesidad de encontrar un método para detectar un transgénico específico, se vería motivada a usar la técnica PCT-TAIL, divulgada por D2. 7.9.

Por último, concluyó que el capítulo reivindicatorio, respecto del cual se hizo el estudio de patentabilidad y se expidieron los actos administrativos acusados, carece de nivel inventivo. Audiencia inicial 8. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 10 mayo de 201610, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; ii) en la audiencia inicial realizada el 11 de julio de 201611, admitió la reforma de la demanda y ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación correr el respectivo traslado y, en consecuencia, suspendió la audiencia inicial; iii) mediante auto de 29 de mayo de 201912, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la continuación de la audiencia inicial; iv) mediante auto de 30 de mayo de 201913, aplazó la realización de la continuación de la audiencia inicial; v) en la continuación de la audiencia inicial realizada el 7 de junio de 201914, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación correr traslado de las excepciones propuestas y, en consecuencia, suspendió nuevamente la audiencia inicial; vi) mediante auto de 22 de julio de 201915, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la continuación de la audiencia inicial; y 10 Cfr. Folio 317 11 Cfr. Folios 322 a 327 12 Cfr. Folios 330 a 331 13 Cfr. Folio 332 14 Cfr. Folios 345 a 352 15 Cfr. Folios 356 a 357 8 Núm. único de radicación: 11001032400020140005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co vii) en la audiencia inicial realizada el 29 de julio de 201916, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y realizó el respectivo control de legalidad.

Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 24 de octubre de 201917, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 571-IP-2019 de 4 de marzo de 202118, en adelante las Interpretación Prejudicial, en las que consideró: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 18 y 20 Literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, procede la interpretación por ser pertinentes […]”19. 11.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Audiencia de pruebas, reanudación del proceso y alegatos de conclusión 12. El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 24 de octubre de 201920, resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de pruebas; y ii) mediante auto de 6 de marzo de 202321, resolvió sobre la reanudación del proceso, la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en tal sentido, corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó 16 Cfr. Folios 362 a 373 17 Cfr. Folios 493 a 494 18 Cfr. Índice 49 del aplicativo web “SAMAI” 19 Ibidem 20 Cfr. Folios 493 a 494 21 Cfr. Índice 56 del aplicativo web “SAMAI” 9 Núm. único de radicación: 11001032400020140005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 13.

Durante el término legal, las partes demandante y demandada presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda, respectivamente. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la interpretación prejudicial 571-IP-2019 de 4 de marzo de 2021; vii) la norma aplicable al caso concreto; viii) el marco normativo sobre el nivel inventivo como requisito de patentabilidad; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 15. Vistos el numeral 8.º22 del artículo 14923 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201124, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201925, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 16.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Los actos administrativos acusados 22 “[…] Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 23 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 24 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 25 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 10 Núm. único de radicación: 11001032400020140005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17.

Los actos administrativos acusados son los siguientes: 17.1. La Resolución núm. 14705 de 1.o de abril de 201326, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio negó la solicitud de patente titulada “MÉTODO PARA DETECTAR EL EVENTO ÉLITE EE-GH6 EN UNA PLANTA”. 17.2. La Resolución núm. 49887 de 26 de agosto de 201327, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado por la parte demandante, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 14705 de 1.o de abril de 2013.

El problema jurídico 18. Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación a la misma presentada por la parte demandada y en la Interpretación Prejudicial, determinar: 18.1. Si las resoluciones núms. 14705 de 1º de abril de 2013 y 49887 de 26 de agosto de 2013, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó la solicitud de patente de invención titulada "MÉTODO PARA DETECTAR EL EVENTO ÉLITE EE-GH6 EN UNA PLANTA", vulneran el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado.

En este sentido, se analizará: 18.2. Si a la fecha de la prioridad, para un experto medio en biotecnología, la mencionada solicitud se derivaba manera evidente de las divulgaciones previas contenidas en los documentos: a) D1: WO 02/057664, publicado el 25 de julio de 2002; y, b) D2: The Plan Journal 8(3), 457-463, publicado en 1995; y 26 Cfr. Folios 11 a 13 27 Cfr. Folios 8 a 10 11 Núm. único de radicación: 11001032400020140005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18.3.

Si la parte demandada incurrió en un análisis en retrospectiva de la solicitud mencionada anteriormente. 19. La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 571-IP-2019 de 4 de marzo de 2021, en las que interpretó el artículo 18 y el literal c) del artículo 20 de la Decisión 486 de 2000. 20.

En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 21. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena28, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. 28 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 12 Núm. único de radicación: 11001032400020140005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200029 de la Comisión de la Comunidad Andina30.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina31 22. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina32. 23.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico 29 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “Régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 30 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 31 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 32 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Núm. único de radicación: 11001032400020140005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros33. 24.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 25.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 26.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 27.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 28. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 571-IP-2019 de 4 de marzo de 2021 33 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 14 Núm. único de radicación: 11001032400020140005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29.

La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial 571-IP-2019 de 4 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso34: “[…]1.5. Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios: a) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado.de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. b) El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias.

La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo. c) El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano d) Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. e) En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. 1.6.

Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir, en lo posible, al método problema-solución, el cual contempla las siguientes etapas: (i) Identificación del estado de la técnica más cercano: En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? (ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad: Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención. (iii) Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. - Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente. 34 Cfr. Índice 49 del aplicativo web “SAMAI” 15 Núm. único de radicación: 11001032400020140005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co - En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo […]”.

Marco normativo sobre el nivel inventivo como requisito de patentabilidad 30. Visto el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Análisis del caso concreto 31. Conforme se indicó en el acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 18 ibidem, define el requisito de nivel inventivo, asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial 571-IP-2019 de 4 de marzo de 2021, proferida para este caso, respecto del nivel inventivo, indicó que la invención debe representar un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además no debe ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, es decir que “[…] para un experto medio en el asunto de que se trate se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica […]”35. 32.

En el caso sub examine, atendiendo a que la parte demandada negó la solicitud de patente de invención argumentando que no cumplía con el requisito de nivel inventivo, la Sala procederá a estudiar el cumplimiento de este requisito, para lo cual, en primer lugar, hará referencia a los argumentos expuestos por la parte demandada en los actos administrativos acusados; en segundo lugar, analizará los argumentos de la parte demandante y, en tercer lugar, procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes e intervinientes, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201236, 35 Cfr. Índice 49 del aplicativo web “SAMAI” 36 ”Por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones” 16 Núm. único de radicación: 11001032400020140005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda. 33.

En este sentido, es necesario precisar que, de acuerdo con los antecedentes administrativos de los actos acusados, la materia reivindicada se refiere a un método para detectar un evento élite específico en una planta de algodón. 34. La parte demanda señaló que D1 y D2 se consideraban el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, toda vez que el documento D1 divulga secuencias de nucleótidos que codifican para Cry2Ae, que se encuentra en el evento EE-GH6.

En cuanto a D2, manifestó que divulga métodos para introducir dicho gen en plantas, dentro de las cuales se encuentra el algodón37. 35. Manifestó que la diferencia entre la invención reclamada en la reivindicación 1 y la anterioridad D1 consiste en que la invención se refiere a métodos que incluyen primer y sondas específicas para detectar el evento EE-GH6, que contiene el gen Cry2Ae, los que no están divulgados previamente. 36.

La parte demandada, luego de identificar las diferencias entre el arte previo más cercano y la invención reivindicada, señaló que no hay evidencia de efecto técnico inesperado, ya que ambos documentos se refieren al gen Cry2Ae, y su diferencia radica en el punto de inserción del mismo en el genoma de la planta de algodón y, en consecuencia, en el segmento de DNA flanqueante de la planta38. 37.

Precisó que el problema técnico objetivo que resuelve la invención “[…] consiste en diseñar un método para detectar la inserción de un gen Cry2Ae en plantas de algodón […]”39. 38. Manifestó que, a su juicio, no era correcto el problema técnico planteado por la parte demandante en el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 14705 de 1.o de abril de 2013.

Esto, por cuanto que el problema técnico objetivo planteado incluye condiciones que resultan subjetivas, como señalar que el evento tiene un buen control de insectos y otras características agronómicas, lo cual no es una característica de un método de detección40. 37 Cfr. Folio 12 38 Ibidem 39 Ibidem 40 Cfr. Folio 10 17 Núm. único de radicación: 11001032400020140005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 39.

Respecto de los efectos técnicos, explicó que para la persona normalmente versada en la materia resulta evidente usar otro sitio de inserción y saber si obtendría una planta transgénica resistente según el gen insertado, pues esa técnica se encuentra ya en el estado de la técnica41. 40. Concluyó que una persona normalmente versada en la materia obtendría de manera evidente la invención reclamada en la reivindicación 1, puesto que incluiría el primer y las sondas específicas del gen Cry2Ae, divulgadas en la anterioridad D1, y les aplicaría el método de detección de algodón y plantas divulgado en la anterioridad D242. 41.

Además, se pronunció respecto del argumento de la parte demandante, según el cual el problema técnico es proporcionar una planta de algodón con alta tolerancia a los insectos lepidópteros. Al respecto, la parte demandada indicó que la invención consiste en el método para detectar el evento élite, más no en la planta como tal, pues de ser ese el caso la solicitud se encontraría dentro de las excepciones de materia patentable, según el literal c) del artículo 20 de la Decisión 486 de 200043. 42.

La parte demandante, en su escrito de demanda, reiteró varios de los argumentos expuestos en el recurso de reposición interpuesto durante el procedimiento administrativo, como las diferencias existentes entre el método reivindicado por la invención y la anterioridad D1. 43. En particular, la parte demandante centró sus argumentos en señalar que la parte demandada no reconoció correctamente las diferencias entre la invención de la reivindicación 1 y la anterioridad D1.

Así, manifestó que aparte de las diferencias señaladas por la parte demandada: i) D1 no divulga un evento élite de algodón resistente a insectos EE-GH6; ii) D1 no divulga plantas con las mismas características del evento élite EE-GH6; y iii) D1 no divulga el mismo efecto de transformación que el evento élite EE-GH6. 44. Igualmente, la parte demandante señaló que la parte demandada erró en su análisis de nivel inventivo, en cuanto a que el documento D1 en sí mismo no es capaz 41 Cfr. Folio 12 42 Cfr. Folio 12 y 13 43 Cfr. Folio 13 18 Núm. único de radicación: 11001032400020140005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de anticipar si un evento élite podría ser obtenido usando la combinación del gen- promotor divulgado.

Adujo que, por el contrario, la selección del evento señalado es el resultado de una actividad intelectual. Agregó que la invención reclamada tiene un efecto sorprendente, que consiste en las condiciones agronómicas de la planta y la resistencia del gen insecticida, que no se desprende de manera obvia del arte previo. 45. Precisado lo anterior, la Sala advierte que la parte demandante atribuye los efectos sorprendentes a las características del evento élite EE-GH6, como son el casete de expresión, en la posición específica en el genoma en la que fue integrado, las cuales señala son las que generan el efecto sorprendente de las propiedades agronómicas de la planta44. 46.

La Sala considera que le corresponde a la parte demandante demostrar que la solicitud de patente de invención cumplía con los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina, es decir, que tenía nivel inventivo y, en ese sentido, demostrar, por un lado, que el análisis de la parte demandada no se ajustó a derecho y, por el otro, que los actos administrativos acusados se encuentran incursos en las causales de nulidad invocadas en la demanda. 47.

La Sala considera que el demandante tiene la carga de demostrar los requisitos de patentabilidad; sin embargo, considera que esta carga consiste en demostrar que las consideraciones técnicas o jurídicas de la parte demandada no fueron correctas, es decir, que la parte demandada, por medio de los actos administrativos acusados, no logró desvirtuar la novedad, el nivel inventivo o la aplicación industrial de la solicitud. 48.

Lo anterior, por cuanto de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es la parte demandada la que durante el trámite administrativo tiene la carga de desvirtuar los requisitos de patentabilidad, para el caso sub examine, tiene la carga de demostrar que una solicitud de patente carece de nivel inventivo: “[…] c) El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales.

En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las 44 Cfr. Folio 262 19 Núm. único de radicación: 11001032400020140005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano […]”45.

(Destacado fuera del texto) 49. En este orden de ideas y, teniendo en cuenta que los actos administrativos acusados gozan de presunción de legalidad, no es la parte demandada la que debe demostrar en esta instancia que la solicitud de patente no cumplió los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina, lo cual se determinó en los actos administrativos acusados.

Tampoco correspondería a la parte demandante probar como tal la novedad o el nivel inventivo de su solicitud, puesto que esto implicaría que la parte demandante debe comparar su solicitud con todo el estado del arte, lo cual no es posible. 50. La Sala considera que lo que debe probar la parte demandante, como se señaló supra, es que las consideraciones técnicas o jurídicas sustento de la negación no fueron correctas y, en ese sentido, la parte demandada no cumplió con su carga probatoria dentro del trámite administrativo de desvirtuar los requisitos de patentabilidad.

En consecuencia, la parte demandante no debe probar como tal la novedad o el nivel inventivo de su solicitud, sino su carga recae en demostrar que las anterioridades citadas por la parte demandada, por un lado, no divulgan todas las características técnicas reivindicadas en la solicitud -en caso que esté en discusión la novedad-, o que no sugieren, de manera obvia para una persona medianamente versada en la materia, las características técnicas reivindicadas como solución al problema técnico objetivo planteado -en caso que esté en discusión el nivel inventivo. 51.

Esta Sección, en jurisprudencia reiterada46, ha considerado que le corresponde al solicitante demostrar el cumplimiento de los requisitos sustanciales de patentabilidad de un producto o de un proceso cuando la entidad competente ha proferido una decisión desfavorable a sus intereses, particularmente porque las solicitudes de patente involucran reglas técnicas cuyo conocimiento se atribuye a expertos medios en la materia de la patente de invención. 45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 37-IP-2021 de 9 de marzo de 2022. 46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencias de: 15 de octubre de 2009, C.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2002-00096-01; 22 de mayo de 2014, C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2005-00164-01; y 19 de noviembre de 2018, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000- 2006-00257-00. 20 Núm. único de radicación: 11001032400020140005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 52.

En este orden de ideas, esta Sección47, al estudiar si una solicitud de patente cumplía con los requisitos previstos en la normativa comunitaria andina, consideró: “[…] Pues bien, tal y como se muestran las cosas, le correspondía a la sociedad actora demostrar en este juicio, que la solicitud para patentar hidrato novedoso de sal de ácido maléico de 5-[4-2(n-metil-(2-piridil) amino) etox]benci]tiazolidin-2- 4-diona, cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, a pesar de que existen las publicaciones del estado del arte ya aludidas […].

Además, tratándose de la discusión sobre la legalidad de un acto administrativo, se debe tener en cuenta que este se presume legal, de suerte que su presunción solo puede ser desvirtuada cuando el actor prueba que alguno o algunos de los elementos esenciales del acto se encuentran incursos en un vicio invalidante […]”. (Destacado fuera del texto) 53.

En otra oportunidad, esta Sección48 consideró que la parte demandante, por ser el solicitante de la patente, es quien tiene la carga procesal de desvirtuar que las anterioridades citadas por la parte demandada restaban novedad y altura inventiva a su solicitud, por lo que reiteró el principio onus probandi incumbit actori. En efecto, indicó: “[…] El artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a esta materia por remisión expresa del artículo 168 CCA dispone que «toda decisión debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.».

Cada parte tiene la carga de probar sus afirmaciones, con las excepciones establecidas en la ley. Así se aplica desde el Derecho Romano, conforme a los aforismos «onus probandi incumbit actori» o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción, y «reus in excipiendo fit actor», es decir que el demandado cuando excepciona o se defiende se convierte en demandante para el efecto de tener que probar los hechos en que funda su defensa.

En el ordenamiento colombiano esta regla está contemplada para el Derecho Privado en el artículo 1757 del Código Civil, a cuyo tenor, «incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta» y para los procesos en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.» Acerca de la actividad de probar, uno de los grandes inspiradores del Derecho Procesal Civil ha escrito: «Probar indica una actividad del espíritu dirigida a la verificación de un juicio.

Lo que se prueba es una afirmación; cuando se habla de probar un hecho, ocurre así por el acostumbrado cambio entre la afirmación y el hecho afirmado. Como los medios para la verificación son las razones, esta actividad se resuelve en la aportación de razones. Prueba, como sustantivo de probar, es, pues, el procedimiento dirigido a tal verificación. Pero las razones no pueden estar montadas en el aire; en efecto, el raciocinio no actúa sino partiendo de un dato sensible, que constituye el fundamento de la razón. En lenguaje figurado, también estos fundamentos se llaman pruebas; en este segundo 47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2005-00164-01. 48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 21 de febrero de 2008, C.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2002-00324-01. 21 Núm. único de radicación: 11001032400020140005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co significado, prueba no es un procedimiento, sino un quid sensible en cuanto sirve para fundamentar una razón».

Síguese de lo expuesto que contra lo que esta afirma, la solicitante tenía la carga procesal de desvirtuar que las anterioridades citadas por la SIC restaban novedad y altura inventiva a su solicitud. Si quería obtener el privilegio, debía probar que su invención tenía elementos y características novedosos que la hacían patentable. Se advierte que no solicitó la práctica de pruebas, i.e. un dictamen pericial, pudiendo hacerlo.

No es dable que en esta instancia alegue a su favor la consecuencia resultante de no haber cumplido con su carga procesal. Se reitera que no basta con afirmar un hecho, puesto que el actor tiene la carga procesal de demostrarlo, lo que no ocurrió en el sub iudice […]”. (Destacados fuera del texto). 54. En este contexto, la Sala considera que en el caso sub examine, la parte demandante es quien debe demostrar, en esta instancia, que las divulgaciones previas, referidas por la parte demandada como anterioridades, no afectaban el requisito de nivel inventivo exigido por la normativa comunitaria andina como se indicó en los actos administrativos acusados. 55.

En este sentido, teniendo en cuenta que se debía determinar si, para un experto medio en la materia, la solicitud de patente se derivaba de las anterioridades citadas por la parte demandada, es necesario que exista en el expediente material probatorio técnico o científico que soporte las afirmaciones de la demanda, en la medida en que el juez no tiene los conocimientos ni técnicos ni científicos para poder llegar a la conclusión pretendida por la parte demandante.

Así las cosas, la Sala recuerda que el dictamen pericial es un medio de prueba procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos técnicos, científicos o artísticos; sin que ello implique que es el único medio de prueba para demostrar los supuestos pretendidos. 56. La Sala advierte que la parte demandante aportó una prueba documental49, con el fin de desvirtuar el análisis que llevó a la parte demandada a concluir que la solicitud de patente de invención no cumplía con los requisitos de patentabilidad. 57.

La Sala considera que el documento aportado por la parte demandante está encaminado a señalar que no se puede anticipar cual combinación de promotor-gen, y la presencia o la ausencia de un péptido, pueda resultar en la producción de un evento élite. Asimismo, el análisis técnico que el documento evidencia está 49 Cfr. Folios 304 a 310 22 Núm. único de radicación: 11001032400020140005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encaminado a explicar el desarrollo de una planta de algodón con ciertas características agronómicas que en el documento consideran inventivas; sin embargo, como la parte demandada lo señala a lo largo de los actos administrativos, la contestación de la demanda y los alegatos de conclusión, esas conclusiones son respecto de la producción del evento élite y de sus efectos de resistencia a insectos, más no respecto del procedimiento para detectar el referido efecto élite. 58.

Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que no existe prueba técnica que ofrezca certeza sobre si las consideraciones de la parte demandada, respecto de la carencia de efectos técnicos sorprendentes y, en consecuencia, carencia de nivel inventivo, fueron erradas. Las consideraciones técnicas expuestas en el documento señalado supra no refieren de manera puntual sobre las consideraciones sustento de la negación, sino que explica el paso a paso de cómo los inventores llegaron al evento. 59.

La Sala advierte que la prueba documental pretende resaltar lo inventivo de la combinación Crey2Ae 35S y la fusión del péptido para lograr producir el evento élite, el cual tiene los efectos agronómicos de mortalidad de insectos. Sin embargo, no se evidencia que el documento atribuya algún efecto sorprendente al método de detección del evento, sino que le atribuye el efecto sorprendente al evento como tal. 60.

De conformidad con lo anterior, en el expediente solo obran afirmaciones referidas al presunto nivel inventivo de la solicitud de patente y del proceso para llegar a la misma, sin que exista ningún elemento de juicio que lleve al convencimiento de la Sala de que, en el caso sub examine, la solicitud de patente no se deriva de las divulgaciones previas citadas por la parte demandada y, en ese sentido, que la solución al problema técnico planteado no es evidente para una persona medianamente versada en la materia. 61.

La Sala considera que, al no existir material probatorio en el expediente del proceso de la referencia, se desconoció la obligación prevista en el artículo 167 del Código General del Proceso, en virtud del cual “[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […] y, por lo tanto, la parte demandante debe asumir las consecuencias propias de su inactividad probatoria. 23 Núm. único de radicación: 11001032400020140005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 62.

Así las cosas, la parte demandante no allegó al proceso los medios de prueba necesarios y, en consecuencia, no demostró que la parte demandada hubiere incurrido en alguna irregularidad al concluir que la solicitud de patente no cumplía con el requisito de nivel inventivo y decidir su negación, ni que los actos administrativos acusados se encontraran incursos en algún vicio de nulidad. 63.

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado técnica o científicamente en este proceso que las consideraciones técnicas de la parte demandada, fundamento de la negación de la solicitud de patente, fueron incorrectas en el análisis de nivel inventivo del procedimiento solicitado, se tendrá como no demostrado. 64. En suma, ante la carencia de vocación de los cargos formulados, la Sala, con base en las consideraciones expuestas, negará las pretensiones de la demanda por no haber desvirtuado la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados.

Conclusión 65. La Sala concluye, siguiendo la línea jurisprudencial de esta Sección, que la parte demandante no probó que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, hubiere incurrido en alguna irregularidad al resolver que la solicitud de patente de invención no cumplía con el requisito de nivel inventivo y, en consecuencia, negará la solicitud. 66.

En este mismo sentido, la Sala concluye que la parte demandante no demostró que las consideraciones técnicas de la parte demandada, respecto de la carencia de nivel inventivo de la solicitud de patente de invención, hayan sido erradas; razón por la cual era procedente y ajustada a derecho la decisión de la parte demandada durante el procedimiento administrativo. 67.

Por último, como consecuencia de todo el análisis realizado, la Sala concluye que los actos administrativos acusados no vulneran el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 al negar la solicitud de patente de invención titulada “MÉTODO PARA DETECTAR EL EVENTO ÉLITE EE-GH6 EN UNA PLANTA”. 24 Núm. único de radicación: 11001032400020140005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 68.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos de nulidad, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 14705 de 1.o de abril de 2013 y 49887 de 26 de agosto de 2013 y, en consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la demanda y el restablecimiento del derecho solicitado.

Sobre un reconocimiento de personería 69. Visto el artículo 160 de la Ley 1437, sobre derecho de postulación y los artículos 74 y siguientes de la Ley 1564, sobre los poderes, la designación y la sustitución de apoderados, y demás normas concordantes y complementarias. 70. Atendiendo a que el abogado Jaime Alberto David Londoño, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 1.090.412.580 y con la tarjeta profesional de abogado núm. 337.977, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder50 para actuar en calidad de apoderado de la parte demandada y, considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, este Despacho le reconocerá la respectiva personería. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado Jaime Alberto David Londoño, para actuar en calidad de apoderado de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido, que obra en el expediente. 50 Índice 62 del aplicativo web ”SAMAI” 25 Núm. único de radicación: 11001032400020140005300 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.