Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Acción de nulidad relativa Número único de radicación: 11001032400020130063900 Demandante: Level up! Interactive S/A Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Level 3 Communications LLC.

Temas: Aplicabilidad del inciso 4.° artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por Level up! Interactive S/A contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 54966 de 17 de septiembre de 2013.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES 1 Cfr. Folios155 a 156. La Sala, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Número único de radicación: 11001032400020130063900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.

Level up! Interactive S/A, en adelante, la parte demandante2, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, adecuado a la acción de nulidad relativa4, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 54966 de 17 de septiembre de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca nominativa LEVEL 3 que identifica servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones: “[…] 2.1.

Sírvase ordenar a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la suspensión provisional de la Resolución No. 54966 de 17 de septiembre de 2013, por medio de la cual se revocó una decisión inicial, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la sociedad LEVEL UP! INTERACTIVE SIA y conceder el registro de la marca LEVEL 3 (Nominativa), la cual fue tramitada bajo la actuación administrativa No. 11-161415, y le fue concedido el certificado de registro No. 479114, marca que identifica proporción de instalaciones, equipos y servicios de transporte basados en servicios de comunicaciones para el uso de proveedores de computación en nube, servicios inmersos en la Clase 38 Internacional de Niza, hasta que se obtenga sentencia dentro de la presente demanda de nulidad. 2.2.

Sírvase declarar la nulidad de la Resolución No. 54966 del 17 de septiembre de 2013, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LEVEL UP! INTERACTIVE S/A y se concedió el registro de la marca LEVEL 3 (Nominativa) en la Clase 38 internacional; 2.3. Que como restablecimiento del derecho, se ordene a la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro número 479114, asignado a la marca LEVEL 3 (Nominativa), en Clase 38 Internacional de Niza; 2 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folio 2. 3 Cfr. Folios 21 a 37 4 Prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial.” 3 Número único de radicación: 11001032400020130063900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.4. Que se ordene a la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia; 2.5.

Que se ordene a la Delegatura de Propiedad Industrial adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo; y 2.6. Que se condene en costas a la parte demandada […]”5. Presupuestos fácticos 4.

La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Level 3 Communications LLC, en adelante, tercero con interés directo en el resultado en el proceso, solicitó el registro como marca del signo nominativo LEVEL 3 para distinguir servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.

La solicitud se publicó el 31 de mayo de 2012, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 645, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, con base en sus marcas mixtas LEVEL UP! que identifican productos y servicios de las clases 9, 35, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Directora de Signos Distintivos, por medio de la Resolución núm. 61822 de 22 de octubre de 2012, declaró fundada la oposición presentada por parte de la parte demandante y negó el registro del signo nominativo LEVEL 3 para distinguir servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.

El tercero con interés directo en el resultado en el proceso interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 61822 de 22 de octubre de 2012. 4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 54966 de 17 de septiembre de 2013, resolvió el recurso de 5 Cfr. Folio 52 a 54 4 Número único de radicación: 11001032400020130063900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co apelación, en el sentido de revocar la Resolución núm. 61822 de 22 de octubre de 2012 y conceder el registro de la marca nominativa LEVEL 3 que identifica servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 5.1 El literal a) del artículo 136 y el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: 6.1. La parte demandada, al efectuar el análisis de confundibilidad de la marca nominativa LEVEL 3, no aplicó a cabalidad los parámetros establecidos por la jurisprudencia para el análisis de las marcas compuestas por varios elementos distintivos. 6.2.

La marca concedida reproduce la expresión LEVEL el cual es el elemento de mayor preponderancia y distintividad de la marca previamente registrada. 6.3. La parte demandada, al afirmar que la marca concedida no estaba incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, desconoció que el número 3 no puede ser apropiado en exclusiva y, además, que la expresión LEVEL es la que predomina en ambas marcas. 6.4.

Las marcas, al compartir la expresión LEVEL, presentan una coincidencia desde el punto ortográfico, lo que no permite al consumidor individualizar una marca de la otra. 6.5. Las expresiones objeto de confrontación son fonéticamente iguales, pues ante la coincidencia de la ubicación de la sílaba tónica y la presencia de 5 Número único de radicación: 11001032400020130063900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co terminaciones y raíces comunes, no hay lugar a duda que las marcas confrontadas producen la misma tonalidad fonética al momento de su cotejo. 6.6.

Las marcas evocan el mismo concepto de fantasía ya que transmiten la misma idea al consumidor, la cual no se relaciona de forma intrínseca con las finalidades, características o cualidades de los servicios entre sí. 6.7. Se presenta entre las marcas en conflicto confundibilidad tanto directa como indirecta y, por tanto, el consumidor podría incurrir en error al encontrarlas simultáneamente en el mismo sector de servicios, el cual se caracteriza por ser un servicio restringido como lo son la gestión de negocios de telecomunicaciones. 6.8.

Las marcas cotejadas comparten los mismos canales de comercialización, medios de publicidad y existe una relación en los servicios que comparte la misma finalidad. Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada contestó la demanda6 y se opuso a las pretensiones formuladas así: 7.1. Si bien las marcas cotejadas presentan similitudes fonéticas y gramaticales, dado que coinciden en la expresión LEVEL, vistas en conjunto, se encuentra que existen claras diferencias conceptuales entre una y otra. 7.2.

La expresión UP! y el número 3 que acompañan a cada una de las marcas, no evocan la misma idea, sino que, por el contrario, hacen referencia a conceptos disimiles, lo que determina que dichas expresiones son suficientemente diferenciadoras. 6 Cfr. Folios 52 a 62 6 Número único de radicación: 11001032400020130063900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7.3.

Los consumidores de los servicios que amparan las marcas cotejadas son personas que, por su especialidad, las conocen e identifican y, aunque sean palabras en inglés, distinguen su significado. 7.4. No puede afirmarse que la coexistencia en el mercado de las marcas determine un riesgo de asociación o confusión respecto del origen empresarial de los productos y servicios enfrentados. 7.5.

Concluyó que las marcas en conflicto no se relacionan competitivamente y, con base en tal presupuesto, decidió conceder el registro de la marca LEVEL 3. Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso7, contestó la demanda8 y se opuso a las pretensiones formuladas así: 8.1.

Entre las marcas LEVEL 3 y LEVEL UP! no existen semejanzas ortográficas, fonéticas o gráficas, por lo que la marca de su propiedad si goza de fuerza distintiva necesaria para ser registrada. 8.2. La marca previamente registrada cuenta con elementos gráficos y nominativos suficientemente diferenciadores y no separables entre sí, que vistos en conjunto, le permiten al consumidor tomar una decisión consciente y sin posibles vicios o errores de confusión. 8.3.

La única similitud por el uso liberado de la expresión LEVEL queda efectivamente superada por la diferenciación gráfica y visual de cada uno de los elementos adicionales. 8.4. La marca LEVEL 3 está compuesta de dos expresiones que no pueden ser desligadas entre sí, pues de su composición gramática, fonética y conceptual son 7 Actuando por intermedio de apoderado.

Cfr. Folios 64 a 70 8 Cfr. Folios 73 a 103 7 Número único de radicación: 11001032400020130063900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co complementarias y consecutivas una de la otra, por lo que la separación o estudio de forma independiente desfigura y contraviene la esencia de la misma. 8.5.

Desde el aspecto fonético, la marca LEVEL 3 genera sonidos disímiles por el uso de letras y números que tienen una dicción diferenciadora a la de la marca LEVEL UP!, ya que cuenta con mayores elementos oclusivos, nasales y vibrantes. 8.6. Los servicios y productos de cada una de las marcas están encaminados a consumidores y medios de comercialización diferentes y, como tal, pretenden dar una idea o imagen especial, única y diferente de las demás del mercado. 8.7.

En virtud al principio de especialidad, la marca LEVEL 3 es susceptible de ser registrada por cuanto no ampara servicios que guarden una conexión competitiva con los productos identificados con la marca del opositor. Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante de 17 de junio de 20159, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 10.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 221-IP-201610, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…]1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 172 ya que no se analizará lo relativo a nulidad. […]”11 9 Cfr. Folios 116 a 118. 10 Cfr. Folios 141 a 152. 11 Cfr. Folios 144 a 145 8 Número único de radicación: 11001032400020130063900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del proceso y procedencia de la sentencia anticipada 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 24 de junio de 202412: i) decretó la reanudación del proceso; ii) consideró que el caso sub examine se subsume dentro de los supuestos fácticos previstos en el numeral 1.° del artículo 182A de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 y en consecuencia prescindió de las audiencias inicial y de pruebas, iii) fijó el objeto del litigio; iv) resolvió sobre las solicitudes probatorias; y v) corrió traslado para alegar de conclusión. Alegatos de conclusión 12.1.

La parte demandante13 guardó silencio en este momento procesal. 12.2. La parte demandada14 reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 12.3. El tercero con interés directo en el resultado del proceso15 guardó silencio en este momento procesal. Concepto del Ministerio Publico 13. El Agente del Ministerio Público16 rindió concepto en los siguientes términos: 13.1.

Desde el aspecto fonético, la marca LEVEL 3 es nominativa y la marca LEVEL UP! es de naturaleza mixta, lo que hace que puedan cohabitar en el mercado sin generar confusión en el consumidor en relación con la procedencia empresarial. 12 Cfr. Índice núm. 63 aplicativo web “SAMAI”. 13 Cfr. Índice 70 del aplicativo web “SAMAI”. 14 Cfr. Índice 69 del aplicativo web “SAMAI”. 15 Cfr. Índice 70 del aplicativo web “SAMAI”. 16 Cfr. Índice núm. 68 aplicativo web SAMAI 9 Número único de radicación: 11001032400020130063900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13.2.

Desde el punto de vista ideológico, las marcas cuentan con elementos diferenciadores que les permite convivir en el mercado de forma pacífica sin causar confusión en el público consumidor. 13.3. Si bien las marcas comparten la expresión LEVEL, no se perciben semejanzas ortográficas, pues al contar la marca concedida con el número “3”, este se constituye en el elemento diferenciador que diluye dicha semejanza, haciendo que cuente con elementos que permiten que el consumidor no incurra en confusión al adquirir los productos o servicios. 13.4.

Concluyó que el cargo de nulidad propuesto por la parte demandante no posee ninguna vocación de prosperidad, lo que, por contera, obliga a que las súplicas de la demanda deban ser despachadas desfavorablemente. 14. El Despacho sustanciador, mediante auto de 24 de julio de 202417, ordenó a la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación descargar del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- de la parte demandada, el reporte de los estados actuales de los registros marcarios núms.: i) 479114 de la marca LEVEL 3, cuyo titular es Level 3 Communications, LLC.; ii) 408359 de la marca mixta LEVEL UP! que identifica servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza; iii) 403660 de la marca mixta LEVEL UP! que identifica servicios de la Clase 38 ibidem; iv) 403658 de la marca mixta LEVEL UP! que identifica productos de la Clase 9 ibidem; y v) 403661 de la marca mixta LEVEL UP! que identifica servicios de la Clase 35 ibidem; cuyo titular es la parte demandante. 15.

La Secretaría de la Sección Primera de la Corporación18 dio cumplimiento a lo ordenado supra, los incorporó al expediente y corrió traslado a las partes e intervinientes por el término de tres (3) días, los cuales guardaron silencio en esta oportunidad procesal19. II. CONSIDERACIONES 17 Cfr. Índice núm. 71 aplicativo web “SAMAI”. 18 Cfr. Índice núm. 78 aplicativo web “SAMAI”. 19 Cfr. Índice núm. 80 aplicativo web “SAMAI”. 10 Número único de radicación: 11001032400020130063900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16.

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 221-IP-2016 de 20 de octubre de 2016; vii) el marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca; viii) el marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca; ix) desarrollos jurisprudenciales; y x) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 17. Vistos: i) el artículo 14920 numeral 8.º de la Ley 1437 de 18 de enero de 201121, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201922, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 18.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que se observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el caso sub examine. El acto acusado 19. El acto acusado es el siguiente: 19.1. La Resolución núm. 54966 de 17 de septiembre de 2013 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que resolvió el recurso de apelación interpuesto dentro del procedimiento administrativo, en el sentido de revocar la Resolución núm. 61822 de 22 de octubre de 2012 y conceder el 20 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]” 21 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 22 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 11 Número único de radicación: 11001032400020130063900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro de la marca nominativa LEVEL 3 para identificar servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

El problema jurídico 20. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones presentadas por la parte demandada y el tercero con interés directo en el resultado del proceso, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 20.1 Si es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad de registro marcario núm. 479114 de la marca nominativa LEVEL 3 que identifica servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Level 3 Communications LLC., tercero con interés directo en el resultado del proceso; y 20.2 En caso de no serlo, si la Resolución núm. 54966 de 17 de septiembre de 201, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió la marca nominativa LEVEL 3 que identifica servicios de "[ ] proporción de instalaciones, equipos y servicios de transporte basados en servicios de comunicaciones para el uso de proveedores de computación en nube [ ]", comprendidos en la Clase 38 de la Clasificación de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vulnera el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, en consecuencia, si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto acusado. 20.3 En este sentido, se analizará, si existe riesgo de confusión y/o de asociación entre el signo solicitado y la marca mixta LEVEL UP! que identifica servicios de la Clase 38 de la Clasificación de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, cuyo titular es la parte demandante. 12 Número único de radicación: 11001032400020130063900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20.4 La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y no interpretó el artículo 172 ibidem. 21.

La Sala precisa la parte demandante invocó como vulnerando el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Al respecto, la Sala advierte que la norma indicada no se citó, en la demanda, para señalar que el registro se concedió para realizar actos de mala fe, sino para referirse el medio de control procedente, por lo que, el artículo 172 ibidem no se incluye en el problema jurídico a resolver.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 22. La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización Internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena23, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200024 de la Comisión de la Comunidad 23 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 24 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;

En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;

Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, 13 Número único de radicación: 11001032400020130063900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Andina25.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina26 23. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina27. 24.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros28. 25.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 26.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 25 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 26 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 27 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 28 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 14 Número único de radicación: 11001032400020130063900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 27.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 28. En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 29.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”. Interpretación Prejudicial 221-IP-2016 de 20 de octubre de 2016 30. La Sala procede a resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, exponiendo las reglas y criterios jurisprudenciales aplicables en el caso sub examine29.

Marco normativo sobre la declaración de nulidad del registro de una marca 31. Visto el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, sobre nulidad de los registros, que prevé que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 29 Cfr. Folios 231 a 244 15 Número único de radicación: 11001032400020130063900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo sobre la caducidad del registro de una marca 32.

Visto el artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, sobre la caducidad del registro, el registro de la marca caducará de pleno derecho, por un lado, si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la decisión; y, por el otro, por falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del Estado miembro.

Desarrollos jurisprudenciales Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 33. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado sobre la caducidad de los registros marcarios producida por su falta de renovación, cuando su titular no ha presentado la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expiración del plazo de diez años contados a partir de la concesión de dicho registro marcario, o no ha pagado las tasas correspondientes, de conformidad con el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000, que este es un modo de extinción del derecho de uso exclusivo y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática30.

Consejo de Estado 34. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado que, en aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, está prohibido declarar la nulidad de un registro marcario por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, es decir, “[…] si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en 30 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 79- IP-2015 de 3 de junio de 2015. 16 Número único de radicación: 11001032400020130063900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”31. 35.

En este mismo sentido, la Sección Primera de la Corporación, en reiterada jurisprudencia32, dando aplicación al inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, ha considerado que en la norma comunitaria andina prevé que, en aquellos supuestos en los cuales la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, al momento de resolver la demanda, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo que concede el derecho de registro33.

Análisis del caso concreto 36. De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales indicados supra, la Sala procederá a determinar si, en el caso sub examine, es procedente o no la aplicación del inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en relación con la configuración de la causal de caducidad del registro marcario núm. 479114 de la marca nominativa LEVEL 3 que identifica servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. 37.

La Sala advierte que, atendiendo al acervo probatorio obrante en el expediente del proceso, como consta en el reporte del estado actual descargado del Sistema de Información para la Propiedad Industrial – SIPI -, registro marcario núm. 479114 de la marca nominativa LEVEL 3, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, se encuentra caducado34. 31 Consejo de Estado;

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de enero de 2008; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 11001032400020020044201. 32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001032400020150015400 y sentencia de 26 de enero de 2023, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020110045500. 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 11 de febrero de 2021, MP.

Roberto Augusto Serrato Valdés, núms. único de radicación 11001032400020090050300, 11001032400020090022700, 11001032400020100050500 y 11001032400020090050300. 34 Cfr. Índice núm. 75 aplicativo web “SAMAI”. 17 Número único de radicación: 11001032400020130063900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 38.

La Sala considera que, de conformidad con el inciso 1. ° del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, la caducidad del registro de una marca se configura de pleno derecho por su no renovación dentro del término legal y, en ese sentido, los derechos que tenía el tercero con interés directo en el resultado del proceso o cualquier otro tercero indeterminado, se extinguieron como consecuencia de la caducidad. 39.

Con fundamento en lo expuesto anteriormente y atendiendo a que la marca nominativa LEVEL 3, con registro marcario núm. 479114, que identifica servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra caducada, esta Sala considera que, en el caso sub examine, las causales de nulidad invocadas en la demanda dejaron de ser aplicables y, en ese entendido, se cumplen los supuestos fácticos previstos en el inciso 4.° el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por lo que la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista. 40.

La Sala ha considerado mayoritariamente que la sentencia pone fin al proceso y, en consecuencia, así lo ha resuelto conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Condena en costas 41. Visto el numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, sobre condena en costas, y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente no aparecen causadas ni probadas; la Sala considera que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 18 Número único de radicación: 11001032400020130063900 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que se configura la consecuencia jurídica prevista en el inciso 4.° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 y, en consecuencia, poner fin al proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.