1 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00432 00 Demandante: ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia: NULIDAD RELATIVA Radicación: 11001 03 24 000 2020 00432 00 Demandante: ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Litisconsorte necesario: CAMILA GARCÍA CORTÉS Tesis: Son nulos los actos administrativos que concedieron el registro como marca del signo “BRUMA” (mixto) para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, pues entre aquella y las marcas opositoras “BRUNA” (mixta y nominativa) para distinguir productos comprendidos en las clases 18, 25 y 35 internacional existen similitudes en los aspectos ortográfico y fonético, así como conexidad competitiva entre los productos que distinguen, a partir de lo cual se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA_________________________ La Sala decide, en única instancia, la demanda1 presentada por la señora Angy Carolina Gómez Pérez en contra de las resoluciones 50950 de 30 de septiembre de 2019 “Por la cual se decide una solicitud de registro” y 203804 de 7 de mayo de 2020 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”.
A través de dichos actos la Superintendencia de Industria y Comercio2 (i) declaró infundada la oposición presentada por la señora 1 Entendida como en ejercicio de la acción de nulidad relativa en los términos del inciso 2° del artículo 172 de la Decisión CAN 486 de 2000 mediante auto de 8 de marzo de 2022. 2 En adelante SIC. 2 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00432 00 Demandante: ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Angy Carolina Gómez Pérez;
(ii) concedió el registro como marca del signo “BRUMA” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la señora Camila García Cortés, y (iii) confirmó la decisión de concesión marcaria, respectivamente. I.
ANTECEDENTES I.1. LA DEMANDA La señora Angy Carolina Gómez Pérez, a través de su apoderada judicial, presentó demanda en la que formuló las siguientes: I.1.1. Pretensiones “1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 50950 del 30 de septiembre de 2019 proferida por el Director de Signos Distintivos, mediante la cual se declaró infundada la Demanda de Oposición presentada por la señora ANGY CAROLINA GOMEZ PEREZ y concedió el registro de la marca BRUMA (Mixta) solicitada por la señora CAMILA GARCÍA CORTÉS, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
Que se declare la nulidad de la Resolución No. 203804 del 7 de mayo de 2020 proferida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, mediante la cual rechazó el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución No. 50950 del 30 de septiembre de 2019 y confirmo [sic] el registro de la marca BRUMA (Mixta) solicitada por la señora CAMILA GARCÍA CORTÉS, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
Consecuentemente, se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar el certificado de registro No. 651168 referente a la marca comercial BRUMA (Mixta) para distinguir productos de la clase 25 Internacional […]”3. I.1.2. Fundamentos de hecho I.1.2.1. La señora Camila García Cortés solicitó el registro como marca del signo “BRUMA” (mixto) para identificar productos en la clase 25 de la 3 Folios 3 a 14 del expediente físico de la referencia. El expediente se encuentra digitalizado en el índice número 28 en SAMAI. 3 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00432 00 Demandante: ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue radicada con el número SD2019/0010873, y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 852 de 19 de febrero de 2019.
I.1.2.2. Contra dicha solicitud la señora Angy Carolina Gómez Pérez formuló oposición con sustento en sus marcas “BRUNA” (mixta y nominativa) registradas para identificar productos y servicios comprendidos en las clases 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. I.1.2.3. Mediante la resolución número 50950 de 30 de septiembre de 2019, la SIC declaró infundada la oposición formulada y concedió el registro como marca del signo “BRUMA” (mixto) para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza en favor de la solicitante.
I.1.2.4. Contra el acto de concesión marcaria, la opositora presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante la resolución número 203804 de 7 de mayo de 2020, a través de la cual se confirmó la decisión de conceder el registro solicitado. I.1.3. Normas violadas y concepto de la violación La parte actora estimó que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Como razones de la vulneración alegada señaló, en síntesis, lo siguiente: I.1.3.1. Afirmó que entre la marca cuestionada “BRUMA” y las previamente registradas “BRUNA” concurren suficientes similitudes ortográficas, fonéticas, visuales y conceptuales que llevarían al 4 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00432 00 Demandante: ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor a encontrarse en riesgo de confusión y/o asociación, lo cual impide su coexistencia en el mercado.
I.1.3.2. Explicó que las expresiones coinciden en la mayoría de las letras y su ubicación, siendo que la única diferencia se encuentra en el cambio de la consonante “N” por la “M” en la cuestionada. Siendo así, las consonantes pueden ser fácilmente confundidas, logrando que la perspectiva visual de las marcas sea casi idéntica, con lo cual el consumidor consideraría que los productos y servicios que distinguen tienen un origen empresarial en común. I.1.3.3.
Agregó que el número de letras y sílabas, así como la secuencia vocálica es igual en las marcas confrontadas. Además, existe coincidencia en la raíz “BRU” que contiene el acento de la expresión, mientras que la única diferencia recae sobre las terminaciones “MA” y “NA”. Sin embargo, sostuvo que esta última variación no desvirtúa el riesgo de confusión que se generaría en el consumidor al hallarlas en el mercado.
I.1.3.4. Advirtió que, en cuanto a lo conceptual, las marcas confrontadas poseen un significado propio y similar en la medida en que “BRUMA” se refiere a la oscuridad o la falta de claridad y, por su parte, “BRUNA” significa de color negro o muy oscuro, por lo que en ambos casos se alude al concepto de oscuridad. I.1.3.5. Indicó que existe conexidad competitiva porque las marcas identifican los mismos productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 5 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00432 00 Demandante: ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.2.
CONTESTACIONES DE LA DEMANDA I.2.1. La SIC, a través de su apoderada judicial, contestó la demanda de la siguiente manera4: Advirtió que la marca cuestionada y las opositoras no son similarmente confundibles, pues si bien comparten algunas letras, las expresiones encuentran diferencias en los aspectos conceptual, fonético y ortográfico.
Explicó que, en cuanto a lo conceptual, la marca cuestionada “BRUMA” significa niebla, especialmente la que se forma sobre el mar, mientras que las marcas previas “BRUNA” se refieren al color negro o muy oscuro, de modo que existe una evidente diferencia en cuanto a la idea que presentan en la mente del consumidor, con lo cual se diluye cualquier posibilidad de que este último se vea en error al elegir uno u otro producto.
I.2.2. El Ministerio Público y la señora Camila García Cortés no intervinieron en esta etapa procesal. I.2.3. Finalmente, de la contestación de la demanda presentada por la SIC se corrió traslado a la parte actora5, término durante el cual dicho extremo procesal cual guardó silencio6. I.3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante auto de 27 de marzo de 20237 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de 4 Folios 195 a 202 del expediente físico de la referencia. 5 Índice número 26 del expediente en SAMAI. 6 Índice número 27 del expediente en SAMAI. 7 Índice número 30 del expediente en SAMAI. 6 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00432 00 Demandante: ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Ley 1437 de 2011.
En la mencionada providencia, la cual no fue objeto de recurso alguno, entre otras decisiones, se fijó el litigio en los siguientes términos: “[…] El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y los respectivos escritos de contestación, consiste en determinar si las resoluciones 50950 de 30 de septiembre de 2019 “por la cual se decide una solicitud de registro” y 203804 de 7 de mayo de 2020 “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, en virtud de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio: i) declaró infundada la oposición presentada por la señora ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ, ii) concedió el registro de la marca “BRUMA” (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de la señora CAMILA GARCÍA CORTÉS, y iii) confirmó la decisión de concesión, respectivamente, infringen el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, se deberá decidir si son nulas las resoluciones 50950 de 30 de septiembre de 2019 “por la cual se decide una solicitud de registro” y 203804 de 7 de mayo de 2020 “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. De ser cierto lo anterior, corresponde resolver si hay lugar a ordenar a la entidad accionada que cancele el registro número 651168 de la marca “BRUMA” (mixta) para distinguir los productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de la señora CAMILA GARCÍA CORTÉS […]”.
I.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO I.4.1. El Ministerio Público presentó concepto8 en el que sostuvo que no hay lugar a acceder a las pretensiones de la actora, en la medida que la marca cuestionada no resulta similarmente confundible con las previas, pues entre ellas concurren diferencias en cuanto a su conformación gráfica y ortográfica, así como la idea que presentan al consumidor.
Por ello, consideró que la marca cuestionada no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad invocada por la actora. I.4.2. La parte actora9 reiteró los argumentos de la demanda. 8 Índice número 46 del expediente en SAMAI. 9 Índice número 47 del expediente en SAMAI. 7 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00432 00 Demandante: ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.4.3.
La SIC y la señora Camila García Cortés guardaron silencio. I.5. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Mediante auto de 9 de octubre de 2023, el despacho sustanciador dio aplicación a la doctrina del acto aclarado10, prescindiendo de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Para el efecto, se indicó que en el asunto de la referencia corresponde utilizar la Interpretación Prejudicial 121-IP-2020, la cual se refiere al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1. LOS ACTOS ACUSADOS Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números 50950 de 30 de septiembre de 2019 y 203804 de 7 de mayo de 2020, a través de las cuales la SIC (i) declaró infundada la oposición presentada por Angy Carolina Gómez Pérez;
(ii) concedió el registro como marca del signo “BRUMA” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de Camila García Cortés, y (iii) confirmó la decisión de concesión marcaria, respectivamente. II.2. LA NORMATIVA APLICABLE De conformidad con la demanda, la contestación y la Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 10 Índice número 36 del expediente en SAMAI. 8 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00432 00 Demandante: ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co concordante con el presente asunto, la norma aplicable es el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, cuyo texto es del siguiente tenor: “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
II.3. PROBLEMAS JURÍDICOS De conformidad con la demanda y su contestación, la Sala deberá resolver los siguientes cuestionamientos: Corresponde a la Sala determinar si entre la marca “BRUMA” (mixta) concedida para identificar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Camila García Cortés y las marcas opositoras “BRUNA” (nominativa y mixta), previamente registradas para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 18, 25 y 35 del nomenclátor internacional, de titularidad de la actora, se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
Dicha disposición exige la comprobación de dos requisitos: i) la semejanza o identidad determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos y servicios que amparan las marcas confrontadas, al punto de lograr causar confusión en aquél. Resuelto el anterior cuestionamiento, la Sala deberá establecer si son nulos, por violación de normas superiores, los actos administrativos que concedieron el registro como marca del signo “BRUMA” (mixta) para identificar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
De ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento 9 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00432 00 Demandante: ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co previo, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a ordenar a la SIC que anule el registro como marca del signo “BRUMA” (mixto) para identificar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de Camila García Cortés. II.4.
ANÁLISIS DEL ASUNTO II.4.1. De la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 La normativa comunitaria en comento es clara al señalar que, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.
Esta norma busca evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando además los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor, al adquirir un producto y/o servicio, piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto y/o servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen 10 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00432 00 Demandante: ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empresarial del producto y/o servicio, al adquirirlo piense que entre el productor y/o servicio de éste y otra empresa existe una relación o vinculación económica.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos y/o servicios distinguidos por ellos, y tener en cuenta la situación de los usuarios, que variará en función de los productos y/o servicios de que se trate.
En ese orden, al momento de realizar la comparación de la marca y los signos en conflicto, la Sala debe tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino: (i) la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica;
(ii) en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos; (iii) se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues son las semejanzas las que pueden generar el riesgo de confusión o asociación; y (iv) al realizar la comparación es relevante tratar de ubicarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por aquel.
Ahora bien, la similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: ortográfico, que se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, aumentando el riesgo de confusión el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones; fonético, que ocurre cuando, al ser pronunciados, los 11 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00432 00 Demandante: ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signos tienen un sonido similar (la similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones); e ideológica, que se produce entre el signo y la marca que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de aquellos.
Por otra parte, y en cuanto a la conexión competitiva, debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparen las marcas, para de esta forma establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios sustanciales necesarios para que concurra tal conexión. Dichos criterios se refieren a i) el grado de sustitución, ii) la complementariedad, y iii) la posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario.
II.4.2. El caso concreto Para efectos de determinar si la marca cuestionada “BRUMA” (mixta), concedida para identificar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, incurre en la causal de irregistrabilidad invocada, la Sala deberá establecer si hay identidad o semejanza entre aquella y las marcas opositoras “BRUNA” (nominativa y mixta), registradas para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 18, 25 y 35 de la Clasificación, que puedan generar error en el público consumidor.
De cumplirse con este requisito, deberá evaluarse si existe conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen las marcas en disputa, así como riesgo de asociación. Para ello, resulta pertinente corroborar la naturaleza de las marcas enfrentadas, como se observa a continuación: 12 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00432 00 Demandante: ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marca cuestionada (mixta) Certificado de registro número 651168 Para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza11 Marcas opositoras BRUNA (nominativa) Certificado de registro número 548994 Para identificar productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza12 (mixta) Certificado de registro número 569272 Para identificar productos y servicios en las clases 18, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza13 11 La marca cuestionada identifica los siguientes productos: Ropa de cachemira; ropa de confección; ropa exterior; ropa de lana. 12 La marca cuestionada identifica los siguientes productos: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. 13 La marca cuestionada identifica los siguientes productos en la clase 18: Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería. Los siguientes productos en la clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. Los siguientes servicios en la clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. 13 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00432 00 Demandante: ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Una vez verificadas las marcas confrontadas, inicialmente se encuentra que responden a la naturaleza de mixtas y nominativa, por ello la Sala advierte que para abordar el análisis de confundibilidad se debe determinar cuál es el elemento que predomina, atendiendo que, por regla general, los elementos nominativos prevalecen toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, sostuvo lo siguiente: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.
En el asunto examinado se advierte que es el elemento nominativo y no el gráfico el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la cual es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria para las marcas de dicha naturaleza. II.4.2.1. En aras de descender a la materia en estudio, es necesario traer a colación las reglas que concierne aplicar en el desarrollo del cotejo de signos nominativos, veamos: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 14 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00432 00 Demandante: ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”14.
II.4.2.2. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a efectuar la comparación de las marcas confrontadas en este asunto teniendo en consideración las reglas de cotejo consolidadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En ese sentido, en cuanto a la estructura de las marcas, la Sala observa lo siguiente: Marca cuestionada B R U M A 1 2 3 4 5 Marcas opositoras B R U N A 1 2 3 4 5 II.4.2.3.
De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis de las marcas confrontadas, la Sala advierte que entre aquellas concurren suficientes similitudes desde el punto de vista ortográfico con la virtualidad de generar error en el consumidor, como se explicará a continuación: En primer lugar, se advierte que la expresión “BRUMA”, que corresponde a la marca concedida a través de los actos administrativos acusados, tiene 14 Proceso 145-IP-2022. 15 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00432 00 Demandante: ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una extensión de una (1) palabra, cinco (5) letras, tres (3) consonantes (B-R-M), dos (2) vocales (U-A), y dos (2) sílabas (BRU-MA).
Por su parte, “BRUNA” de las marcas opositoras contienen una extensión de una (1) palabra, cinco (5) letras, tres (3) consonantes (B-R-N), dos (2) vocales (U-A), y dos (2) sílabas (BRU-NA). En ese sentido, existen entre las marcas confrontadas evidentes similitudes en lo ateniente a su composición ortográfica, pues se trata de palabras con la misma extensión y raíz, así como una marcada coincidencia en cuanto a la ubicación consonántica y vocálica que las conforman.
Así, la única diferencia que se observa en las expresiones confrontadas es el cambio de la consonante “N” por la “M” en la cuestionada, sin embargo, dicha variación es mínima e insuficiente para desvirtuar el riesgo de confusión que surgiría en el consumidor de encontrarlas en el mercado. Por otra parte, se advierte que las nominaciones confrontadas coinciden en la vocal final “A”, y que la variación en las consonantes que la acompañan en las expresiones que se examinan es “[…] tan insignificante que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor […]”15.
En consecuencia, la coincidencia en la mayoría de las consonantes y en todas las vocales no permite una efectiva diferenciación entre la marca cuestionada y las previamente registradas, por lo que la primera de ellas no es suficientemente distintiva. II.4.2.3. En lo tendiente al aspecto fonético, al pronunciar las expresiones que constituyen las marcas cotejadas, se advierte similitud 15 Proceso 273-IP-2015. 16 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00432 00 Demandante: ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co susceptible de generar confusión en el público.
Ello, por cuanto la cuestionada reproduce la raíz “BRU”, así como en la vocal final “A”, en idéntica posición, surgiendo de aquello una dicción semejante, sin que la variación en la consonante “N” por la “M” en la cuestionada, sea suficiente para desvirtuar el eventual error que generaría en el consumidor al encontrarlas en el mercado.
A lo anterior se agrega que las nominaciones poseen una coincidencia en cuanto a su estructura silábica “BRU-MA” y “BRU-NA”, en donde se advierte la potencia sonora de la raíz “BRU”, la cual ha sido reproducida por la marca cuestionada, de tal manera que la sílaba tónica ocupa la misma posición en ambas nominaciones. Siendo así, la variación en las consonantes intermedias se torna difícil de distinguir al momento de vocalizar las expresiones cotejadas.
Al respecto, conviene realizar el siguiente ejercicio de apreciación consecutiva, tal como lo propone la jurisprudencia comunitaria, de la siguiente manera: BRUMA – BRUNA – BRUMA – BRUNA BRUMA – BRUNA – BRUMA – BRUNA BRUMA – BRUNA – BRUMA – BRUNA BRUMA – BRUNA – BRUMA – BRUNA Por lo tanto, la Sala encuentra la existencia de similitud desde el punto de vista fonético, pues la variación que se advierte en la marca cuestionada es mínima, de manera que, al momento de pronunciar las expresiones, el consumidor eventualmente podría pasar por alto la dicción correcta y optar por solicitar los productos o servicios de una u otra forma. 17 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00432 00 Demandante: ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.4.2.5.
En cuanto a la similitud conceptual o ideológica, se tiene que esta hace referencia a la idea o al mensaje que el empresario quiere llevar a la mente del consumidor a través del signo distintivo empleado, de manera que se configura si se trata de una noción similar o idéntica. En ese orden, se advierte que la expresión “BRUMA” posee el siguiente significado en el idioma castellano: “[…] f. Niebla, y especialmente la que se forma sobre el mar […]”16.
En cuanto a la palabra “BRUNA”, en idioma castellano significa: “[…] adj. cult. De color negro o muy oscuro […]”17. Ahora bien, la Sala advierte que, si bien las voces BRUMA y BRUNA poseen significados distintos en idioma castellano, no puede desconocerse que ambas evocan un mismo campo semántico vinculado con la falta de visibilidad.
Por lo tanto, la Sala concluye que sí puede predicarse una asociación evocativa entre dichas expresiones la cual, sumada a las semejanzas ortográficas y fonéticas previamente analizadas, refuerza el riesgo de confusión entre los signos confrontados. Por lo tanto, al existir entre la marca cuestionada “BRUMA” y las marcas previamente registradas “BRUNA” semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales suficientes que lleven al consumidor a error al momento de adquirir los productos y servicios que distinguen, la Sala considera que en el presente asunto se encuentra configurado el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 16 https://dle.rae.es/bruma?m=form 17 https://dle.rae.es/bruno?m=form 18 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00432 00 Demandante: ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Pese a lo anterior, es claro que para que se configure la causal alegada no solo debe concurrir semejanza o identidad en las marcas confrontadas, sino que además es necesario que los productos y/o servicios que pretenden identificar resulten relacionados, en consideración a los criterios que suponen la conexidad competitiva.
II.4.2.6. Tratándose de la conexidad competitiva, esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201818, trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. a) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. b) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00314-00. 19 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00432 00 Demandante: ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]”. En el caso de estudio, la marca cuestionada “BRUMA” (mixta) con certificado de registro número 651168, distingue los siguientes productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “ropa de cachemira; ropa de confección; ropa exterior; ropa de lana”.
Por su parte, la marca opositora “BRUNA” (nominativa) con certificado de registro número 548994, distingue los siguientes productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”. En igual sentido, la marca opositora “BRUNA” (mixta) con certificado de registro número 569272, identifica los siguientes productos y servicios: (i) En la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza: “cuero y cuero de imitación; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería”.
(ii) En la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”. (iii) En la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”. 20 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00432 00 Demandante: ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para la Sala concurre conexidad competitiva entre los productos que distinguen las marcas confrontadas, en la medida que la cobertura de todas ellas incluye productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales, a su vez, coinciden en cuanto su naturaleza y finalidad.
Vistos los productos comparados, y particularmente los pertenecientes a la mencionada clase internacional, aquellos se enmarcan en la categoría de indumentaria para personas, cuya finalidad es variada, desde proteger el cuerpo del clima y facilitar actividades específicas, hasta aportar estilo e identidad a quien utiliza las prendas, el calzado o los accesorios.
Siendo así, se advierte que los productos comprendidos en la clase 25 internacional comparten canales de comercialización, pues la ropa de cachemira, ropa de confección, ropa exterior y ropa de lana, así como las prendas de vestir en general, el calzado, y los artículos de sombrerería, suelen encontrarse en las tiendas de ropa, boutiques, casas de confección, entre otros, en donde generalmente el consumidor medio puede adquirir una amplia gama de artículos de indumentaria.
Lo mismo sucede con los canales de publicidad porque los mencionados bienes de consumo masivo suelen promocionarse a través de televisión, internet, volantes y vallas. Ahora bien, en cuanto al calzado y los artículos de sombrerería, conviene precisar que, aunque existen establecimientos de comercios dedicados únicamente a la oferta de ese tipo de bienes, no es menos cierto que pueden encontrarse en los mismos establecimientos de comercio en donde se ofrece ropa exterior y prendas de vestir en general, pues es cada vez más usual que los comercios conjuguen artículos de vestimenta con accesorios y calzado, con la finalidad de facilitar la búsqueda de los consumidores que requieren este tipo de bienes. 21 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00432 00 Demandante: ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el mismo sentido, se destaca una relación en cuanto a los criterios de intercambiabilidad entre los productos mencionados, en la medida que el consumidor lograría elegir uno en lugar de otro ante un aumento mínimo en los precios, dado que la ropa de cachemira, ropa de confección, ropa exterior, ropa de lana, y las prendas de vestir en general, comparten finalidades.
Es por lo anterior que, para un consumidor medio, son de recambio entre sí. Adicionalmente, se presenta el criterio de complementariedad, en la medida que el consumidor al adquirir ropa de cachemira, ropa de confección, ropa exterior, o ropa de lana, se encontrará en la necesidad de comprar calzado o artículos de sombrerería como adición a su vestimenta, pues en este caso la finalidad es, igualmente, tanto proteger el cuerpo de las adversidades climáticas y ambientales, como lograr una apariencia que identifique a quien porta los mencionados bienes.
En consecuencia, en términos de razonabilidad, la Sala encuentra que entre los productos de la clase 25 internacional confrontados es posible establecer una asociación en la mente del consumidor. En efecto, las marcas cotejadas ofertan una amplia variedad de artículos de indumentaria que responden a la misma finalidad y naturaleza, lo cual sugiere la posibilidad de que el consumidor, al adquirir las prendas de “BRUMA” piense que está adquiriendo las de “BRUNA”, o que atribuya a los productos un origen empresarial diferente al que realmente posee, lo cual afectaría el derecho de libre decisión del público consumidor y beneficiaria la actividad comercial de la titular de la marca cuestionada, en detrimento de la previamente registrada.
De acuerdo con lo anterior, para esta Sala concurren los criterios de conexidad competitiva, dado que los productos identificados con las 22 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00432 00 Demandante: ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcas confrontadas están comprendidos en la misma clase 25 del nomenclátor internacional, coinciden en cuanto a su naturaleza y finalidad, así como en canales de comercialización y publicidad, además, son complementarios e intercambiables entre sí. En cuanto a los productos comprendidos en la clase 18 que identifica una de las marcas opositoras, esta Sala observa cumplido el criterio de complementariedad, pues el consumidor que realiza actividades para las cuales requiere "[ ] artículos de guarnicionería”, consideraría optimizar su vestimenta para facilitar o mejorar el ejercicio de dicha actividad adquiriendo "[ ] ropa de cachemira; ropa de confección; ropa exterior; ropa de lana [ ]”.
Finalmente, la Sala advierte que entre los productos de la clase 25 de la marca acusada “ropa de cachemira; ropa de confección; ropa exterior; ropa de lana”, y los servicios de la clase 35 como “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”, no confluyen los criterios de conexidad competitiva previamente analizados.
Sin perjuicio de lo anterior, la semejanza en cuanto a los aspectos ortográfico, fonético y conceptual de las marcas confrontadas, sumado a la relación que sí se advierte respecto de los productos comprendidos en la clase 25 internacional que componen la cobertura de los respectivos registros, es suficiente para considerar que el signo solicitado, en realidad, no es apto para ser registrado como marca por ser similarmente confundible con una marca previamente registrada.
II.4.2.7. En consecuencia, la Sala encuentra cumplido el segundo presupuesto de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 23 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00432 00 Demandante: ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En tal sentido, resulta factible colegir que al coexistir las marcas confrontadas en el mercado se generaría un riesgo de confusión para el público consumidor, en tanto que converge una evidente similitud ortográfica y fonética en las expresiones que los conforman, así como una relación entre los productos identificados en cada caso.
En cuanto al riesgo de confusión y/o asociación el Tribunal comunitario ha señalado lo siguiente: “[…] El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”19. Es por lo anterior que, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, debe protegerse la marca previamente registrada.
Así lo ha señalado el Tribunal comunitario20: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]”. (destacado de la Sala). Siendo así, se impone acceder a las pretensiones de la demanda y declarar la nulidad de los actos administrativos acusados a través de los cuales se concedió el registro como marca del signo “BRUMA” (mixto) para identificar productos comprendidos en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Ello, ante la constatación de que aquellos 19 Proceso 70-IP-2008. 20 Proceso 59-IP-2001. 24 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00432 00 Demandante: ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co inobservaron las normas comunitarias aplicables al asunto y erraron al considerar la viabilidad del registro marcario pretendido, pues aquel se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
II.4.3. CONCLUSIÓN Así las cosas, el examen efectuado le permite concluir a la Sala que las marcas confrontadas son confundibles, por lo que se concluye que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. Por lo tanto, se impone acceder a las pretensiones de nulidad de la demanda de la referencia, y declarar la nulidad de los actos administrativos que accedieron al registro marcario cuestionado.
II.4.4. SOBRE COSTAS La Sala no condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones números 50950 de 30 de septiembre de 2019 “Por la cual se decide una solicitud de registro”, 25 Radicado: 11001 03 24 000 2020 00432 00 Demandante: ANGY CAROLINA GÓMEZ PÉREZ Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y 203804 de 7 de mayo de 2020 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior, ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar el certificado de registro número 651168, correspondiente a la marca “BRUMA” (mixta) otorgado para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Camila García Cortés.
TERCERO: NO CONDENAR en costas por las razones señaladas.
CUARTO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
QUINTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado (E) CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.