CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Pintubler de Colombia S.A. Tema: Registro del signo nominativo “COLORSMART POR BEHR” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de las Resoluciones 21462 de 30 de abril de 20151 y 51606 de 24 de agosto de 20152, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Pintubler de Colombia S.A. y se negó el registro como marca del signo nominativo “COLORSMART POR BEHR” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Behr Process Corporation.
I.
ANTECEDENTES I.1. La demanda3 1. La sociedad Behr Process Corporation, a través de apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] 2.1.
Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: 2.1.1. Resolución N° 21462 del 30 de abril de 2015, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad PINTUBLER DE COLOMBIA SA, y negar el registro de la marca COLORSMART POR BEHR (NOMINATIVA) a la sociedad BEHR PROCESS CORPORATION, para distinguir productos de la clase dos internacional. 2.1.2.
Resolución N° 51606 de 24 de agosto de 2015, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 21462 del 30 de abril de 2015, confirmándola en su integridad, corroborando la negación de la 1 Folios 9 a 23 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 2 Folios 24 a 29 C pp.
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 3 Folios 65 a 92 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio marca COLORSMART POR BEHR (NOMINATIVA) para distinguir productos de la clase dos internacional. 2.2.
Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a título de restablecimiento del derecho a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro para la marca COLORSMART POR BEHR (NOMINATIVA) en la clase 2 Internacional de acuerdo con la solicitud No. 14-060092 en favor de mi representada. 2.3. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”4 (mayúscula del original).
I.1.1. Los hechos de la demanda5 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. La apoderada de la parte demandante señaló que la sociedad Behr Process Corporation solicitó el registro como marca del signo nominativo “COLORSMART POR BEHR”, para identificar los productos de la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] pinturas y pinturas de imprimación […]”. 4.
Anotó que, mediante la Resolución 21462 de 30 de abril de 2015, la directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Pintubler de Colombia S.A. y negó el registro de la marca nominativa “COLORSMART POR BEHR” por ser confundible con las marcas nominativas6 “BLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER” y las mixtas “PINTUBLER”, “BLER”, “ACUARELA BLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER”, “VINILBLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER”7, todas registradas en la clase 2ª, del tercero con interés en el resultado del proceso.
Puso de presente que, contra dicha decisión, el demandante presentó recurso de apelación. 5. Mencionó que, a través de la Resolución 51606 de 24 de agosto de 2015, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución 21462. 4 Folio 67 C pp. 5 Folios 67 a 70 C pp. 6 Certificados 317.528, 353.631 y 353.632. 7 Certificados 137.913, 317.524, 317.526, 317.527, 335.355, 349.296, 351.952 y 353.629. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio I.1.2.
Fundamentos de derecho y el concepto de violación8 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de la norma en que debían fundarse los actos acusados, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a).
I.1.2.2. El concepto de violación 7. La apoderada de la parte demandante aseguró que las resoluciones demandadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo nominativo “COLORSMART POR BEHR” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Behr Process Corporation, al considerar que era confundible con las marcas nominativas “BLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER” y las mixtas “PINTUBLER”, “BLER”, “ACUARELA BLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER”, “VINILBLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER, de la clase 2ª de la sociedad Pintubler de Colombia S.A., lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 136 literal a). 8.
Subrayó que el signo solicitado no es confundible con las marcas previamente registradas por cuanto no existe similitud ortográfica, fonética ni conceptual, así como tampoco conexidad competitiva. 9. Explicó que la palabra “BEHR” se integra por el sonido “ehr” y evoca la palabra en inglés “bear”, cuyo significado en español es “oso”, de ahí que la marca solicitada se traduzca al español como “COLOR INTELIGENTE POR OSO”.
Agregó que esa era la razón por la que los productos están acompañados de la silueta de un oso. 10. Por otra parte, sostuvo que las marcas previamente registradas están integradas por el sufijo “ler” y no tiene un significado idiomático, toda vez que “BLER” no evoca ninguna palabra existente en el idioma español. 11. Mencionó que, de acuerdo con varios registros otorgados a la demandante en las clases 1ª, 2ª, 3ª y 16, las marcas “BEHR” y “BLER” han coexistido en el mercado colombiano por más de 12 años, sin que el tercero con interés en el resultado del proceso hiciera alguna reclamación. 8 Folios 70 a 90 C pp. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio II.
CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio9 12. La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, argumentando que la Dirección de Signos Distintivos encontró que el signo solicitado no cuenta con la suficiente distintividad por encontrarse similarmente confundible a las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso. 13.
Afirmó que el signo y las marcas confrontadas no son diferenciables por el consumidor, toda vez que son similares en lo ortográfico y fonético. De manera que el signo solicitado por la demandante no es lo suficientemente distintivo. II.2. Contestación de la sociedad Pintubler de Colombia S.A.10 14. La sociedad Pintubler de Colombia S.A. contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante, al considerar que la SIC realizó un estudio de fondo y motivó de manera suficiente los actos administrativos demandados. 15.
Afirmó que el signo solicitado por la demandante no goza de plena distintividad en el mercado por ser semejante a las marcas previamente registradas, toda vez que existe similitud ortográfica, fonética y conexidad competitiva por tratarse de productos en la misma clase. 16. Precisó que, existe semejanza del signo solicitado con sus marcas, por cuanto tienen como rasgo común y elemento dominante la palabra “BLER”, la cual hace parte de una familia marcaria, de manera que “[…] de haberse concedido el registro de la marca solicitada […] hubiese inducido al público consumidor a asociarla con las marcas previas, alterando su decisión de consumo e impidiendo que se identifique con claridad el origen empresarial, generándose una confusión […]”.
Además, anotó que los productos solicitados a registro coinciden en la misma clase. 17. Por otra parte, sostuvo que el signo solicitado y las marcas previamente registradas no han coexistido en el mercado, por cuanto no existe un acuerdo de coexistencia para la comercialización de los productos de la clase 2ª, así como tampoco algún tipo de previsión para evitar el riesgo de confusión entre el público consumidor. 18.
Por el contrario, advirtió que, desde el 30 de junio de 1988, solicitó el registro de la marca mixta “PINTUBLER”, para identificar productos de la clase 2ª y que, a partir de ese momento, se le han concedido varios registros creando una familia marcaria que contiene la partícula “BLER”. Mientras que la demandante ha solicitado registros de las marcas “BEHR” desde el año 2000. 9 Folios 261 a 265 C pp. 10 Folios 176 a 255 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 19.
Agregó que la SIC ha cancelado, en su mayoría, las marcas de la demandante y ha declarado la notoriedad de las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso, según las Resoluciones 46037 de 31 de julio de 2012, 73190 de 3 de diciembre de 2014, 73192 de 3 de diciembre de 2014 y 52674 de 27 de agosto de 2015, a partir de diciembre de 2007 hasta mayo de 2014, para distinguir productos de la clase 2ª como pinturas, vinilos, colores, barnices y lacas.
III. TRÁMITE DEL PROCESO 20. La sociedad Behr Process Corporation presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 29 de enero de 201611 en contra de las Resoluciones 21462 de 30 de abril de 2015 y 51606 de 24 de agosto de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 21. Mediante auto de 28 de marzo de 201612 se requirió copia de los actos administrativos demandados con sus certificados de notificación y ejecutoria.
Por auto de 5 de julio de 201613 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Pintubler de Colombia S.A. El 14 de septiembre de 201614 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 22. Por autos de 19 de octubre de 2017 y 28 de agosto de 201815 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437, la cual se realizó el 10 de septiembre de 201716. 23.
En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes, se solicitó los expedientes administrativos relacionados con las marcas previamente registradas y las resoluciones que reconocieron y extendieron la notoriedad de la marca “BLER”, las cuales también se recaudaron en el proceso 2016-00125-00 y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas, prevista en el artículo 181 de la Ley 1437. 24.
Mediante auto de 8 de noviembre de 201817 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 11 Folio 65 C pp. 12 Folio 95 C pp. 13 Folios 158 a 160 C pp. 14 Folio 160 vto.
C pp. 15 Folios 271 y 280 C 2. 16 Folios 289 a 300 C 2. 17 Folios 380 y vto. C 2. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 25. Por autos de 2 de agosto de 2019 y 17 de febrero de 202018 se aceptó la renuncia de poder de la apoderada de la SIC, así como del tercero con interés en el resultado del proceso y se tuvo a la sociedad Muñoz Abogados S.A.S. como apoderada de la sociedad Pintubler de Colombia S.A. 26.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 38-IP-2018 de 29 de julio 201919 dentro de la cual interpretó el artículo136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y de oficio, los artículos 136 literal h), 151, 224, 228 y 230 ibidem, en la cual dicho tribunal consideró lo siguiente: “[…] C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada por ser pertinente. De oficio se llevará a cabo la interpretación del Literal h) del Artículo 136 y de los Artículos 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para tratar el tema de la conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto y el tema de los signos notoriamente conocidos. […] E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa. […] 2.
Comparación entre signos denominativos […] 2.4. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar si se realizó el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro COLORSMART POR BEHR (denominativo) y las marcas conformadas por la expresión BLER (denominativas). 18 Folios 414 y vto. y 433 vto.
C 2. 19 Folios 439 a 465 C 2. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio […] 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 3.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados […] 4.
Signos conformados por palabras en idioma extranjero […] 4.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. 5.
Marcas de fantasía […] 5.4. En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los productos y/o servicios que identifican. 6. Familia de marcas […] 6.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto de riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado. 5.
La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro […] 7.4. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. c) La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. […] 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 8.
Coexistencia pacífica de signos […] 8.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá adoptar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se ha compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión. […] 9.
Conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] 9.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] (mayúscula y negrilla del original). 27.
A través de auto de 26 de octubre de 202020 se prescindió de la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el artículo 182 de la Ley 1437 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 28. En el término para alegar de conclusión, la sociedad Behr Process Corporation21 y la SIC22 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente.
Por su parte, la sociedad Pintubler de Colombia S.A. y el Ministerio Público guardaron silencio. IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 29. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14923 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única 20 Folio 468 C 2. 21 Folios 474 a 488 C 2. 22 Folios 509 a 512 C 2. 23 “[…] Artículo 149.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.
La formulación del problema jurídico 30. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de las Resoluciones 21462 de 30 de abril de 2015 y 51606 de 24 de agosto de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Pintubler de Colombia S.A. y se negó el registro como marca del signo nominativo “COLORSMART POR BEHR” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Behr Process Corporation. 31.
La Sala deberá analizar si entre el signo nominativo “COLORSMART POR BEHR” solicitado para identificar productos de la clase citada y las marcas nominativas “BLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER” y las mixtas “PINTUBLER”, “BLER”, “ACUARELA BLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER”, “VINILBLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER”, de la clase 2ª de la sociedad Pintubler de Colombia S.A., previamente registradas, se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 136 literales a) y h), 151, 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000, esto últimos interpretados de oficio por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 32.
Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. IV.3. La identificación de los actos demandados 33. La sociedad demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 21462 de 30 de abril de 201524 y 51606 de 24 de agosto de 201525, por medio de las cuales la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Pintubler de Colombia S.A. y negó el registro como marca del signo nominativo “COLORSMART POR BEHR” para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad Behr Process Corporation.
IV.4. Análisis del caso concreto 34. La SIC, mediante los actos administrativos acusados, negó el registro como marca al signo nominativo “COLORSMART POR BEHR” para distinguir productos 24 Folios 9 a 23 C pp. “[…] Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario […]”. 25 Folios 24 a 29 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] pinturas y pinturas de imprimación […]”. 35.
A juicio de la parte demandante las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con las marcas nominativas “BLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER” y las mixtas “PINTUBLER”, “BLER”, “ACUARELA BLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER”, “VINILBLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER”, de la clase 2ª de la sociedad Pintubler de Colombia S.A., estos son: “[…] pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores […]”, “[…] colores, barnices, lacas, acuarelas, pinturas, materias tintóreas y resinas naturales en bruto para la industria, la artesanía y el arte; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas […]” y “[…] construcción y reparaciones […]”, respectivamente. 36.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud realizada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 38-IP-2018 de 29 de julio 2019 dentro de la cual interpretó el artículo136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 y de oficio, los artículos 136 literal h), 151, 224, 228 y 230 ibidem. 37. Así las cosas, el texto de las normas objeto de análisis es el siguiente: […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero […] Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores […]”. De la vulneración de los artículos 136 literales a) y 151 de la Decisión 486 de 2000 38. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, las cuales son del siguiente tenor26: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 39.
Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y las marcas en conflicto, así: Signo solicitado por la demandante 27 COLORSMART POR BEHR (nominativa) Clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marcas previamente registradas por el tercero con interés en el resultado del proceso28 26 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 27 Folio 133 C pp. 28 Folios 349 a 375 C 2. 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marca Tipo Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Registro “PINTU BLER” 2ª 137.913 “BLER” 2ª 317.524 “ACUARELA BLER” 2ª 317.526 “DECORAR BLER” 2ª 317.527 “ACORAZADO BLER” 2ª 335.355 “VINILBLER” 2ª 349.296 “ANTIOXIDOBLER” 2ª 351.952 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “EPOXIAGUABLER” 2ª 353.629 “BLER” (nominativa) 2ª 317.528 “ANTIOXIDOBLER” (nominativa) 2ª 353.631 “EPOXIAGUABLER” (nominativa) 2ª 353.632 40.
La Sala pone de presente que algunas de las marcas previamente registradas incluyen el símbolo ®, el cual significa “[…] marca registrada […]”29. Dicho símbolo tiene un carácter meramente explicativo e informativo, pues su función es indicar al público que el signo ha sido previamente registrado como marca. En consecuencia, no constituye un elemento distintivo del signo ni cumple una función identificadora del origen empresarial de los productos o servicios.
Por esta razón, no debe ser tenido en cuenta dentro del análisis de confundibilidad marcaria, dado que su presencia no aporta ni altera el conjunto marcario en términos fonéticos, gráficos o conceptuales. 41. De igual manera, de acuerdo con las solicitudes30 de registro de las marcas de titularidad de la sociedad Pintubler de Colombia S.A. las expresiones “anticorrosivo”, “base agua”, “ecológico”, “sin olor”, “pinturas ecológicas”, “pinturas BLER”, “tecnología y color”, “hecho en Colombia”, “exportación” y “esmalte epóxido” son explicativas, razón por la cual no hacen parte de las marcas y, por ende, no deben ser tenidas en cuenta para el análisis de confundibilidad. 29 https://www.rae.es/dpd/ayuda/simbolos-o-signos-no-alfabetizables.
Consultado el 30 de abril de 2025. 30 Consulta realizada el 16 de junio de 2025, en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024.
Registros a la fecha en el que se expidieron los actos administrativos demandados. 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 42. Como en el presente caso se va a cotejar el signo nominativo “COLORSMART POR BEHR” solicitado por el demandante y las marcas nominativas “BLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER” y las mixtas “PINTUBLER”, “BLER”, “ACUARELA BLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER”, “VINILBLER”, “ANTIOXIDOBLER” y “EPOXIAGUABLER”, previamente registradas por el tercero con interés en el resultado del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en las mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 43.
La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante las marcas mixtas objeto de análisis, no así la gráfica que las acompañan, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 44. En efecto, de la revisión del signo y las marcas mixtas distintivas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 45.
Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 46.
Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”31. 47.
De manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y las marcas confrontadas contienen elementos genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 48.
Sobre el particular, se advierte que la expresión “POR” que integra el signo de la parte demandante es de uso común, como se observa de los resultados de la consulta que se 31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio relaciona a continuación32, al momento en que se expidieron los actos administrativos demandados: “POR” MARCA TITULAR CLASE REG.
NÚM. “MENOS PESOS POR METRO CUADRADO” COLORQUIMICA S.A.S. 2ª 267.669 “PASIÓN POR TU HOGAR” PREBUILD COLOMBIA S.A.S 2ª 508.141 “PASION POR EL COLOR” PINTURAS EVERY S.A.S. 2ª 516.691 “POR 8 SANDOZ” SANDOZ S. A. 2ª 73.738 49. Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 50.
Lo anterior pone de manifiesto que la expresión “POR” es de uso común y débil, respecto de los productos de la clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza, motivo por el cual, debe ser excluida del examen comparativo, aunado a que su exclusión no reduce el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación. 51. No ocurre lo mismo con la expresión “COLORSMART” que hace parte del signo solicitado por la demandante, en tanto que de la revisión del sistema de información de propiedad industrial de la SIC no se encontró que fuera de uso común para dicha clase, razón por la cual no debe ser excluida del análisis de confundibilidad. 52.
Por otra parte, la Sala observa que las palabras “PINTU”, “ACUARELA”, “DECORAR”, “ACORAZADO”, “VINIL”, “ANTIOXIDO” y “EPOXIAGUA” que hacen parte de las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso resultan ser genéricas 32 Consulta realizada el 16 de junio de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de los productos que amparan.
Estos términos se refieren directamente al tipo de productos ofrecidos, lo cual afecta su capacidad para cumplir con la función distintiva esencial de una marca. 53. Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 22 de julio de 201033, definió el concepto de “[…] signo genérico […]”, de la siguiente manera: “[…] signo genérico34, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […]”. 54.
Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal como esta Corporación, han considerado que es necesario plantear la pregunta ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. 55. En el caso sub examine, la Sala pone de presente que los productos que distinguen las marcas previamente registradas son de la clase 2a del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, pinturas, lacas, preservativos antioxidantes, resinas, metales en hojas y polvo para pintores destinados para utilizarse en decoraciones, artesanías, maderas, arte, construcciones y reparaciones.
En este contexto, dichos términos se emplean de manera común y directa para identificar productos destinados al arte, decoración y reparaciones, lo que evidencia su carácter genérico. 56. Las marcas genéricas no son susceptibles de apropiación exclusiva porque cualquier competidor en el sector debería poder utilizarlas para describir productos o servicios con características similares. 57.
Por todo lo anterior, la Sala considera que las partículas “PINTU”, “ACUARELA”, “DECORAR”, “ACORAZADO”, “VINIL”, “ANTIOXIDO” y “EPOXIAGUA” deben ser excluidas del cotejo marcario, comoquiera que son términos que resultan ser genéricos para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, además que su exclusión no reduce el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación. 58.
Sobre el particular, esta Sección en sentencias de 15 de febrero de 2024 y 29 de mayo de 2025, en casos de similares supuestos fácticos y jurídicos35, decidió excluir las expresiones “PINTU”, “ACUARELA”, “DECORAR”, “ACORAZADO”, “VINIL”, “ANTIOXIDO” y “EPOXIAGUA”, en consideración a que eran genéricas. Así se señaló: “[…] Adicionalmente, la Sala considera que las partículas y expresiones ANTIOXIDO, EPOXIAGUA, DECORAR, ACUARELA, VINI, ACORAZADO y 33 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 22 de julio de 2010. Rad.: 2005-00378-00. MP: Dr. Marco Antonio Velilla Moreno. 34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de mayo de 2010. Rad.: 2003-00456. MP: Marco Antonio Velilla Moreno. 35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia de 15 de febrero de 2024. Rad.: 2016-00126-00, así como de 29 de mayo de 2025. Rad.: 2016-00129-00 y 2016-00338-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio PINTU son genéricas respecto de los productos que identifican las marcas toda vez que dentro de su cobertura se encuentran dichos productos: pinturas, vinilos, colores, barnices, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas mordientes, resinas, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores.
De esta forma, dichos términos incluidos en las marcas se utilizan para señalar o identificar los productos que dichas marcas identifican, por lo que es claro que se tratan de expresiones genéricas. Así las cosas, por un lado, la Sala considera que, para efectos del cotejo entre las marcas comparadas, respecto del signo mixto BEHR PREMIUM y las marcas mixtas y nominativas “BLER”, “ANTIOXIDOBLER”, “EPOXIAGUABLER”, “DECORAR BLER”, “ACUARELA BLER”, “VINILBLER”, “ACORAZADO BLER, “PINTUBLER” y “PUNTOBLER”, previamente registradas, deben excluirse las expresiones PREMIUM, ANTIOXIDO, EPOXIAGUA, DECORAR, ACUARELA, VINIL, ACORAZADO y PINTU, comoquiera que: i) se tratan de palabras genéricas; y ii) su exclusión no reduce las marcas de manera tal que imposibilite hacer su cotejo […]”. 59.
Así las cosas y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo y las marcas en conflicto “COLORSMART BEHR” de la demandante frente a “BLER” del tercero con interés en el resultado del proceso con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 60.
A la Sala le corresponde abordar el análisis del signo y las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: Signo cuestionado C O L O R S M A R T B E H R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Marcas previamente registradas B L E R 1 2 3 4 61.
De la revisión del signo y las marcas, la Sala advierte significativas similitudes, respecto del elemento denominativo de las marcas, por cuanto comparten las letras (“B – E – R”) como base de su estructura, con la diferencia en que el signo de la demandante incluye la letra “H” y las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso la letra “L”, las cuales no son significativas para su diferenciación. 62.
La Sala advierte que la inclusión de la expresión “COLORSMART” en el signo solicitado no resulta suficiente para conferirle la distintividad frente a las marcas previamente registradas. En efecto, dicha expresión actúa como un componente accesorio que, si bien añade longitud al signo, no incide de manera determinante en su elemento distintivo, el cual se concentra en la expresión “BEHR”, en tanto es donde recae la fuerza y es el que capta la atención del consumidor medio, toda vez que aparece en posición final y cumple una función marcaria predominante. 63.
Así, la adición del término “COLORSMART” no elimina el riesgo de confusión, pues se trata de una modificación secundaria que no altera sustancialmente la percepción general del signo, ni atenúa las similitudes ortográficas. 64. En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es similar, ya que coinciden en la misma secuencia vocal “E” y en similar secuencia de las consonantes, esto es, (“B – H– R”) frente a (“B – L – R”).
Donde las letras “H” y “L” en nada alteran esta percepción fonética, pues no genera una pronunciación ni modificación suficiente que permita distinguir ambos signos distintivos en el mercado, como se precisó con antelación. En esa medida, tal como se indicó previamente, la expresión “COLORSMART” no reduce dicha similitud, en tanto su ubicación al inicio del signo no impide que el consumidor centre su atención en el término final “BEHR”, que es el que cumple una función distintiva. 65.
En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal similitud: COLORSMART BEHR – BLER – COLORSMART BEHR – BLER COLORSMART BEHR – BLER – COLORSMART BEHR – BLER COLORSMART BEHR – BLER – COLORSMART BEHR – BLER COLORSMART BEHR – BLER – COLORSMART BEHR – BLER 66. De esta manera, se concluye que el signo cotejado no genera un impacto fonético suficientemente distintivo respecto de las marcas previamente registradas. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 67.
En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se advierte que la partícula “BEHR” corresponde a una expresión de fantasía, que no posee un significado concreto o reconocible en el idioma inglés y español36. Por lo que no puede argumentarse que el término evoca la palabra en inglés “bear” que en español significa “oso” toda vez que no es evidente ni directa para el consumidor medio, quien no necesariamente agrega y quita letras de los signos en otro idioma. 68.
Respecto de la expresión "COLORSMART” se observa que está compuesta por dos palabras en idioma extranjero y en relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de diciembre de 202337, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.
(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (negrilla fuera de texto). 69. Por su parte el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 36 https://dictionary.cambridge.org/es/spellcheck/ingles-espanol/?q=behr y https://dle.rae.es/behr?m=form.
Consultado el 16 de junio de 2025. 37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de diciembre de 2023. Rad.: 2013-00060-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 4.4.
Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano […]”.
(negrilla fuera del texto). 70. En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto o servicio que se pretende proteger. 71.
Se observa que los términos en idioma inglés “COLOR” y “SMART” significan, respectivamente, “color”38 e “inteligente”39. El primero corresponde a un vocablo cuya traducción al español “color” es ampliamente comprendida por el público colombiano, en tanto alude a una noción vinculada a la percepción visual. Sin embargo, el segundo término, “SMART”, no hace parte del conocimiento general del consumidor medio, razón por la cual no se le puede atribuir un significado conceptual claro dentro del contexto marcario.
En consecuencia, al presentarse ambos términos unidos, eso es, sin elementos que los separen ni clarifiquen su sentido, la expresión “COLORSMART” no ofrece una idea inteligible para el público. 72. Por su parte, la partícula “BLER” corresponde a una expresión de fantasía dado que no poseen un significado concreto o reconocible en el idioma español40, por lo que carece de una significación conceptual directa y se configura como una creación arbitraria del ingenio de su autor, por esta razón no es posible realizar una comparación desde este enfoque41. 73.
De esta manera, teniendo en cuenta la identidad en la composición de las marcas “BLER” del tercero con interés en el resultado del proceso y el signo “COLORSMART BEHR” de la parte demandante, la Sala concluye que son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético. 74. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en razón a la existencia de similitud entre la marca solicitada y las previamente registradas. 38 Consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/color 39Consultado en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/smart 40 https://dle.rae.es/BLER?m=form.
Consultado el 17 de junio de 2025. 41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio y 21 de julio de 2024. Rad.: 2015-00535-00 y 2015-00508-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 75.
Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de asociación entre los consumidores. 76. La Sala pone de presente que el artículo 151 ibidem, establece que para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional y, prevé que dicha clasificación no determina la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. 77.
Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201842 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios.
Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.
De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios 42 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 78. Sobre este tema, la Sala aclara que, para verificar la conexión entre los productos y servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 79.
En el caso sub lite, la expresión cuestionada “COLORSMART POR BEHR” fue solicitada para proteger los productos de la clase 2ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: “[…] pinturas y pinturas de imprimación […]”. 80. Las marcas previamente registradas identifican los siguientes productos de la misma clase 2ª, estos son: “[…] pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas; preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores […]”, “[…] colores, barnices, lacas, acuarelas, pinturas, materias tintóreas y resinas naturales en bruto para la industria, la artesanía y el arte; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas […]” y “[…] construcción y reparaciones […]”, respectivamente. 81.
Al analizar la relación entre los productos protegidos por el signo solicitado “COLORSMART POR BEHR” y las marcas previamente registradas “BLER”, “ANTIOXIDOBLER”, “EPOXIAGUABLER”, “PINTUBLER”, “ACUARELA BLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER” y “VINILBLER”, se advierte que comparten la misma clase, por lo que existe una conexión basada en los criterios de sustitubilidad, complementariedad y razonabilidad.
La coincidencia de estos puede generar confusión entre los consumidores respecto al origen empresarial de los productos43. 82. Sobre el criterio de sustituibilidad, la Sala observa que el signo y las marcas confrontadas comparten la misma clase 2ª cumpliendo con este criterio. 83. En cuanto a la complementariedad, desde la perspectiva del consumidor, se puede considerar que las pinturas de la demandante frente a los vinilos, acuarelas, preservativos antioxidantes, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales y metales en hojas y en polvo pueden encontrarse integrados dentro de una misma 43 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio, 21 de julio de 2024 y 21 de noviembre de 2024. Rad.: 2015-00535-00, 2015-00508-00 y 2015-00507. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón y Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio actividad de compra, especialmente en establecimientos dedicados la construcción, arte y reparaciones en almacenes por departamentos o tiendas virtuales. 84.
Además, muchos de los productos de pintura como colores y vinilos, suelen utilizarse para la madera, el metal, en la artesanía, el arte y las reparaciones, como parte de una misma propuesta de estilo y diseño, lo cual revela que estos productos no solo se complementan en el uso, sino que también pueden provenir del mismo origen empresarial o bajo una estrategia de marca compartida, lo cual aumenta el riesgo de asociación por parte del consumidor respecto al origen empresarial de los bienes o servicios ofrecidos. 85.
La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro de manera directa, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. En efecto, los productos de “COLORSMART POR BEHR” podrían ser indispensables para los productos de “BLER”, “ANTIOXIDOBLER”, “EPOXIAGUABLER”, “PINTUBLER”, “ACUARELA BLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER” y “VINILBLER” en un sentido tal que el consumidor considere que ambos están intrínsecamente ligados, que funcionan en mercados complementarios y dependientes. 86.
Finalmente, en términos de razonabilidad, la Sala encuentra que entre los conjuntos de productos existe una asociación en la mente del consumidor, los cuales se comercializan en tiendas especializadas de pintura, plataformas de e-commerce o grandes almacenes, aumentando el riesgo de asociación. Esta coincidencia incrementa la posibilidad de que el consumidor medio presuma que existe una vinculación empresarial o comercial entre los signos. 87.
Lo anterior, en la medida que el consumidor puede interpretar que los productos de “COLORSMART POR BEHR” y los productos registrados “BLER”, “ANTIOXIDOBLER”, “EPOXIAGUABLER”, “PINTUBLER”, “ACUARELA BLER”, “DECORAR BLER”, “ACORAZADO BLER” y “VINILBLER”, provienen del mismo empresario, dado que, además de que las marcas comparten similitud ortográfica y fonética, el consumidor informado no distingue que los productos de la marca demandante no se relacionan directamente con los productos de las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso, por lo que existe una base razonable para atribuirles un origen empresarial común. 88.
En virtud de lo expuesto, al aplicar los criterios de sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad, la Sala concluye que existe una conexión entre los productos del signo solicitado por la demandante y los productos de las marcas previamente registradas por el tercero con interés en el resultado del proceso, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, por cuanto se podría predicar la posibilidad de confusión y asociación en el consumidor, quien no tendría elementos para interpretar que los productos de un signo no están directamente relacionados a los productos de las marcas, asumiendo así un origen empresarial compartido. 25 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 89.
En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201544, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […] (negrilla fuera de texto). 90.
Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, deben protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales45: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.
Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 91. Sobre el particular, esta Sección en sentencias de 15 de febrero de 2024 y 29 de mayo de 2025, en casos de similares supuestos fácticos y jurídicos46, que ahora se prohíjan, decidió negar las pretensiones de la demanda, en vista de que existía similitud entre los signos de la demandante “BEHR SPECIALTY”, "PROFESSIONAL ADVANTAGE BY BEHR” y “PROFESIONAL ADVANTAGE BY BEHR” frente a las mismas marcas previas del tercero con interés en el resultado del proceso, toda vez 44 Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP: Dra. María Elizabeth García González. 45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 46 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia de 15 de febrero de 2024. Rad.: 2016-00126-00, así como de 29 de mayo de 2025. Rad.: 2016-00129-00 y 2016-00338-00. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 26 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio que existía confundibilidad ortográfica y fonética, así como conexión competitiva y riesgo de asociación. Así se consideró: “[…] Dicho lo anterior, encontramos que el signo solicitado está compuesto de dos (2) palabras, tiene cinco (5) sílabas (AD-VAN-TA-GE-BEHR), cinco (5) vocales (A-A-A-E-E) y ocho (8) consonantes (D-V-N-T-G-B-H-R); mientras que la marca previamente registrada está compuesta de una palabra, posee (1) una sílaba (BLER), una (1) vocal (E) y tres (3) consonantes (B-L-R).
Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que entre el signo cuestionado “ADVANTAGE BEHR” y la expresión previamente registrada “BLER”, existen significativas similitudes en sus terminaciones, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambos signos coinciden en las letras “B”- “E”-“R”; sin que la supresión de la letra “L”, la adición de la letra “H” y la adición del término “ADVANTAGE”, sean suficientes para dotar al signo solicitado de suficiente distintividad y contribuyan a diferenciarlo de la marca previamente registradas, cuyo elemento distintivo y preponderante es el término “BLER”.
Al respecto, se precisa que si bien es cierto que la marca cuestionada suprime la letra “L” y le agrega la letra “H” y el término “ADVANTAGE”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que la expresión cuestionada, “ADVANTAGE BEHR”, reproduce casi por completo la denominación que lleva la carga distintiva en la marca previamente registrada “BLER”, esto es, “B-ER”, lo que conlleva que el signo solicitado no sea suficientemente distintivo y diferente a las previamente registradas. […] Teniendo en cuenta lo anterior, la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “BE/R”, sin que la supresión de la letra “L” y la adición de la letra “H” y el término “ADVANTAGE”, generen un sonido distinto, dado que la letra “H” en este caso no representa sonido alguno. […] Al respecto, la Sala pone de presente que, como ya se dijo, la expresión “ADVANTAGE” proviene del idioma inglés y traduce a “VENTAJA”.
Sin embargo, su traducción no es de conocimiento por parte del consumidor promedio colombiano y, por lo tanto, debe tenerse como una expresión de fantasía. A su turno, los términos “BLER” y “BEHR” corresponden a expresiones de fantasía, de manera que, al estar constituidos el signo solicitado y las marcas previamente registradas por palabras de fantasía, éstas no pueden ser cotejadas desde este aspecto.
En este sentido, la Sala considera que entre el signo solicitado y las marcas registradas sí existen similitudes ortográficas, visuales y fonéticas. […] En este sentido, se observa que son productos y servicios complementarios, en la medida en que para la construcción y los materiales que para ello se requiere, su comercialización y publicidad, se demanda necesariamente de los elementos que distingue la marca cuestionada, tales como: pinturas, vinilos, colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración 27 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales y metales en hojas y en polvo para pintores o decoradores.
Asimismo, se evidencia que presentan una misma finalidad, pues están dirigidos al sector de la construcción, entre este, la mampostería, acabados, obra blanca y comercialización y/o publicidad de pinturas y servicios de decoración de interiores y exteriores; pertenecen al mismo género; esto es, materiales y servicios para la construcción; dichos productos y servicios comparten los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa, revistas, televisión y redes sociales y suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, tiendas, supermercados y ferreterías; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza del signo y marcas enfrentadas.
Además, considerando el análisis anteriormente efectuado, la Sala considera que es razonable pensar que el consumidor de los productos pueda asumir que dichos productos provienen del mismo empresario o pensar que los diferentes empresarios comparten una vinculación comercial para la oferta de los citados productos. Así las cosas, en consideración al criterio de razonabilidad, entre los productos de la Clase 2ª que busca identificar el signo mixto solicitado y los productos y servicios de las clases 2 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que identifican las marcas previamente registradas “BLER”, se presenta una conexidad competitiva que conlleva a un riesgo de confusión entre el público consumidor.
De esta forma, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 […]” (mayúscula del original). 92. Así pues y teniendo en cuenta que hay una similitud entre el signo y las marcas analizadas, conexión competitiva entre los productos que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por lo que el signo en controversia no puede coexistir pacíficamente en el mercado, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 93.
En consecuencia, resulta innecesario analizar el estudio de los argumentos del tercero con interés en el resultado del proceso respecto de la familia de marcas, comoquiera que se encuentra establecida la falta distintividad del signo solicitado. 94. Ahora bien, sobre los argumentos de la demandante relacionados con que la SIC le ha otorgado varios registros de marcas con la partícula “BEHR” y que han coexistido de manera pacífica en el mercado colombiano por más de 12 años con las marcas “BLER” del tercero con interés en el resultado del proceso, esta Sala ha considerado que el examen de registrabilidad es integral, debe ser motivado y autónomo47, 47 Interpretación Prejudicial 39-IP-2020 de 25 de agosto 2021. 28 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio respecto de otras oficinas de registros de marcas, como de las decisiones emitidas por su propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 95.
Se precisa que, el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. De manera que, la referida autonomía se manifiesta, no solo en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, sino además respecto de sus propias decisiones. 96.
El estudio de registrabilidad de la marca demandada en el sub examine, es independiente del análisis ya efectuado sobre signos en otros casos particulares que pudieran ser idénticos o similares. 97. Se pone de presente que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 700-IP-2018, enfatizó en que el examen de registrabilidad debe ser autónomo en las decisiones proferidas por las oficinas de registro de marcas, en el sentido de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso en particular. 98.
Además, conforme lo indicó el tercero con interés en el resultado del proceso, a través de las Resoluciones 46037 de 31 de julio de 2012, 73190 de 3 de diciembre de 2014, 73192 de 3 de diciembre de 2014 y 52674 de 27 de agosto de 201548, la SIC ha cancelado en su mayoría las marcas de la demandante y ha declarado la notoriedad de las marcas “BLER”, lo que demuestra que no existió una coexistencia pacífica.
De la vulneración de los artículos 136 literal h), 224, 228 y 230 de la Decisión 486 de 2000 99. En cuanto a la notoriedad, la sociedad Pintubler de Colombia S.A. señaló como causal de irregistrabilidad la prevista en los artículos 136 literal h), 224, 228 y 230 del de la Decisión 486 de 2000, toda vez que, a través de las Resoluciones 46037 de 31 de julio de 2012, 73190 de 3 de diciembre de 2014, 73192 de 3 de diciembre de 2014 y 52674 de 27 de agosto de 2015, la SIC ha cancelado varias marcas de la demandante por ser confundibles con las suyas y, además, ha declarado la notoriedad de las mismas entre diciembre de 2007 a mayo de 2014, para distinguir productos de la clase 2ª como pinturas, vinilos, colores, barnices y lacas. 100.
Al respecto, la Sala considera innecesario analizar este supuesto, comoquiera que se encuentra establecida la confundibilidad ortográfica y fonética, así como la conexidad competitiva y riesgo de asociación del signo y las marcas confrontadas, conforme con el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 48 Folios 342 a 355, 372 a 389, 390 a 407 y 356 a 371 C 2. 29 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 101.
Sobre el tema y en la misma decisión citada con antelación, la Sala consideró que, en efecto, no era necesario referirse a ese argumento, tal y como se observa a continuación: “[…] De la notoriedad de la marca BLER de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso Atendiendo a que: i) el tercero con interés directo en el resultado del proceso manifestó que la marca BLER fue y es reconocida en el correspondiente sector comercial como notoria; y ii) en el cargo estudiado supra se determinó que existe riesgo de confusión o de asociación entre el signo nominativo solicitado BEHR y las marcas nominativas y mixtas registradas previamente, y el nombre comercial, que contienen la expresión BLER.
Esta Sección, considera que, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados y, en consecuencia, resulta irrelevante estudiar el argumento propuesto por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, relacionado con la notoriedad de una marca cuando está determinado que el signo solicitado por la parte demandante no cumple con el requisito de distintividad y, en consecuencia, se denegarán las pretensiones de la demanda.
En este orden de ideas, la Sala considera procedente eximirse del estudio de los argumentos y pruebas relacionados con la notoriedad de la marca BLER, presentados por el tercero con interés directo en el resultado del proceso, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso; comoquiera que no se encuentra establecida la distintividad del signo nominativo BEHR, así como la existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre los signos distintivos cotejados, motivo por el cual, independientemente de la notoriedad o no de la marca BLER, no se debe conceder el registro como marca del signo nominativo solicitado […]” (mayúscula y negrilla del original). 102.
Finalmente, no se condenará en costas comoquiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 30 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2016-00128-00 Demandante: Behr Process Corporation Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.