Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Referencia: Acción de nulidad absoluta Número único de radicación: 11001032400020100017000 Demandante: Friomix del Cauca S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Fogel de Centroamérica S.A. Temas: Irregistrabilidad de la marca.
Capacidad distintiva. Palabras descriptivas y de uso común en idioma diferente al castellano. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por Friomix del Cauca S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 57350 de 30 de diciembre de 2008, 33250 de 30 de junio de 2009 y 56414 de 30 de octubre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.
ANTECEDENTES 1. Friomix del Cauca S.A.1, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad absoluta, de conformidad 1 Por medio de apoderado. Cfr. Folio 2. 2 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina2, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 57350 de 30 de diciembre de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro” y 33250 de 30 de junio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefa de la División de Signos Distintivos y la Resolución núm. 56414 de 30 de octubre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”: expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta FROSTER BY FOGEL, que identifica productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Calificación Internacional de Niza, cuyo titular es Fogel de Centroamérica S.A., en adelante el tercero con interés directo en las resultas del proceso.
Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones3: “[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 57350 del 30 de diciembre de 2008, por medio de la cual se declara infundada la oposición presentada por Friomix del Cauca S.A. y se niega el registro de la marca FROSTER by Fogel (mixta), para identificar: “aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de instalaciones sanitarias”, productos de la clase 11 de la clasificación internacional, a favor de la sociedad Fogel de Centroamerica (SIC) S.A. 2.
Se anule la resolución 33250 de 30 de junio de 2009, por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición en el sentido de revocar la decisión que niega el registro de la marca FROSTER by Fogel (mixta), clase 11, y confirma la decisión que declaró infundada por la sociedad Friomix del Cauca S.A. 3. Declarar la nulidad de la Resolución No. 56414 del 30 de octubre de 2009, por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación en el sentido de confirmar la decisión contenida en la resolución No. 33250 del 30 de junio de 2009, que otorgó el registro de la marca FROSTER by Fogel (mixta), para identificar productos de la clase 11 de la clasificación internacional, y declaró infundada la oposición interpuesta por Friomix del Cauca S.A. 2 “Régimen Común sobre propiedad industrial”. 3 Cfr. Folio 37. 3 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.
Como consecuencia de la nulidad de las resoluciones referidas en los numerales anteriores, se ordene, mediante oficio, a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del registro de la marca FROSTER by Fogel, clase 11, con certificado de registro 391199, solicitud que fue tramitada bajo el expediente No. 07.133526. […]” Presupuestos fácticos 4.
La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó, el 18 de diciembre de 2007, el registro como marca del signo mixto FROSTER BY FOGEL para distinguir productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.
La referida solicitud se publicó el 29 de febrero de 2008, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 589, la cual fue objeto de oposición por la parte demandante, quien manifestó que “[…] el signo solicitado es descriptivo y carece de distintividad […]”4. 4.3. La Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 57350 de 30 de diciembre de 2008, declaró infundada la oposición y negó el registro como marca del signo mixto FROSTER BY FOGEL, para identificar productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4.
La parte demandante y el tercero con interés directo en las resultas del proceso interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 57350 de 30 de diciembre de 2008. 4.5. La Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 33250 de 30 de junio de 2009, resolvió los recursos de reposición en el sentido de revocar la Resolución núm. 57350 de 30 de diciembre de 2008, declarar infundada la oposición presentada 4 Cfr. Folio 14. 4 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por la parte demandante, conceder el registro de la marca mixta FROSTER BY FOGEL, para identificar productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza y concedió el recurso de apelación. 4.6.
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante de la Resolución núm. 56414 de 30 de octubre de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 33250 de 30 de junio de 2009. Normas violadas 5. La parte demandante indicó la vulneración de los literales b), e) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comunidad Andina.
Concepto de violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así: 6.1. Manifestó que el elemento predominante de la marca acusada es el denominativo FROSTER, el cual, a su juicio, corresponde a una palabra utilizada en el mercado colombiano para identificar un tipo característico de refrigerador de botellas, por lo que, con la expedición de los actos administrativos acusados, el tercero con interés directo en las resultas del proceso adquirió un derecho exclusivo sobre una expresión de uso común. En ese sentido, la marca acusada carece de capacidad distintiva5. 6.2.
Añadió que, con la expedición de los actos administrativos acusados, la parte demandada violó el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 toda vez que el elemento nominativo FROSTER, en la marca acusada, es descriptivo para los productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de 5 Cfr. Folios 41 a 43. 5 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Niza, específicamente por referirse a características de las neveras destinadas al enfriamiento de botellas. 6.3.
Reiteró que la parte demandada violó el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera que, si bien la palabra FROSTER no tiene ningún significado propio en español, sí es una derivación de la palabra en inglés FROST6 y, en consecuencia, la marca acusada está compuesta por palabras de uso común. 6.4. Indicó que la marca mixta acusada, concedida mediante los actos administrativos demandados, puede engañar a los consumidores en el mercado respecto del origen empresarial de los productos ofrecidos7.
Contestaciones de la demanda La parte demandada 7. La parte demandada8 contestó la demanda9 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Indicó que la marca mixta FROSTER BY FOGEL es distintiva comoquiera que, a su juicio, no es descriptiva respecto de los productos que identifica, toda vez que, si bien la expresión FROST en inglés significa helada, la marca no está compuesta exclusivamente por esta palabra, sino que contiene la expresión FROSTER la cual no tiene significado.
En ese sentido, el elemento nominativo FROSTER no otorga directamente información de las calidades, destino o utilidad de los productos que identifica10. 7.2. Argumentó que, si bien la marca acusada puede contener elementos que de manera individual puedan ser descriptivos, esto no implica que la marca sea 6 Cfr. Folios 45. 7 Cfr. Folio 45 a 47. 8 Por intermedio de apoderado 9 Cfr. Folio 68 a 72. 10 Cfr. Folio 71. 6 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co descriptiva y, por el contrario, la distintividad se predica del conjunto marcario, compuesto por la combinación de sus elementos gráficos y denominativos11.
Tercero con interés directo en las resultas del proceso 8. El tercero con interés directo en las resultas del proceso contestó la demanda12 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Argumentó que la marca concedida mediante lo actos administrativos acusados no es descriptiva comoquiera que la expresión FROSTER carece de significado y, adicionalmente, no da respuesta a las preguntas “¿qué es?” ni “¿cómo es?” el producto que identifica13. 8.2.
Afirmó que la marca registrada sí goza de la fuerza distintiva, en tanto se trata de una idea evocativa y creativa que permite a su titular ofrecer a los consumidores productos que buscan “[…] la no generación de escarcha […]” 14. 8.3. Manifestó que, si lo que pretendía la parte demandante era argumentar que la marca era de uso común, debió adelantar un proceso de cancelación de marca por vulgarización y cumplir la carga probatoria correspondiente para la procedencia de la acción15.
Solicitud de Interpretación Prejudicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 16 de marzo de 201816, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 11 Cfr. Folio 71 y 72. 12 Cfr. Folio 77 a 90. 13 Cfr. Folio 82 y 83. 14 Cfr. Folio 84. 15 Cfr. 86 y 87. 16 Cfr. Folio 116. 7 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 311-IP-2018 de 3 de junio de 201917, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…] 1. El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literales d), e) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales únicamente se interpretarán los Literales e) y g), los cuales se interpretarán por ser pertinente.
No se interpretará el Artículo 135 Literal d) de la Decisión 486, puesto que la controversia no radica en la ventaja funcional. De oficio se interpreta el Artículo 135 Literal b) de la Decisión 486 por ser parte de la controversia la distintividad del signo solicitado […]”18 11. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.
Reanudación del proceso y auto de pruebas 12. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 5 de marzo de 202119, resolvió sobre la reanudación del proceso y el decreto, la práctica y el traslado de las pruebas solicitadas. 13. La parte demandante, mediante escrito de 17 de marzo de 202120, recibido en la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación, solicitó la corrección del auto de pruebas citado supra. 14.
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 30 de abril de 202121, resolvió corregir el ordinal undécimo del auto de 5 de marzo de 2021. 15. La parte demandante, mediante escrito de 12 de mayo de 202122, recibido en la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación, desistió de unas pruebas testimoniales. 17 Cfr. Folios 125 a 131. 18 Cfr. Folio 126. 19 Cfr. Índice núm. 32 del aplicativo web “SAMAI”.
Folios 134 a 140. 20 Cfr. índice núm. 36 aplicativo web SAMAI. 21 Cfr. Índice núm. 39 del aplicativo web “SAMAI”. 22 Cfr. índice núm. 44 aplicativo web SAMAI. 8 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 19 de julio de 202123, resolvió aceptar el desistimiento de unas pruebas testimoniales, presentado por la parte demandante.
Alegatos de conclusión 17. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 de marzo de 202224, corrió traslado común a las partes e intervinientes por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el artículo 210 del Decreto 01 de 2 de enero de 198425. 18.
Durante el término legal, la parte demandante26 reiteró los argumentos de la demanda. La parte demandada, el tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal. II. CONSIDERACIONES 19. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 311-IP-2018 de 3 de junio de 2019; vii) el marco normativo sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo; viii) marco normativo sobre los signos exclusivamente descriptivos como causal absoluta de irregistrabilidad; ix) marco normativo sobre los signos compuestos por expresiones de uso común; y xi) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala 23 Cfr. Índice núm. 48 del aplicativo web “SAMAI”. 24 Cfr. Índice núm. 51 del aplicativo web “SAMAI”. 25 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.” 26 Cfr. Folios 124 a 126. 9 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20.
Visto el artículo 128 numeral 7.° del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201127, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201928, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 21.
Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación Los actos administrativos acusados 22. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 22.1. Resolución núm. 57350 de 30 de diciembre de 200829, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió una solicitud de registro marcario, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante y negar el registro como marca del signo mixto FROSTER BY FOGEL, para identificar productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. 22.2.
Resolución núm. 33250 de 30 de junio de 200930, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, en el sentido de revocar la Resolución núm. 57350 de 30 de diciembre de 2008, declarar infundada la oposición presentada por la parte demandante y conceder el registro de la marca mixta FROSTER BY FOGEL, para identificar productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. 27 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 28 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 29 Cfr. Folios 14 a 20. 30 Cfr. Folios 21 a 27. 10 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22.3.
La Resolución núm. 56414 de 30 de octubre de 200931, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 33250 de 30 de junio de 2009. El problema jurídico 23. Le corresponde a la Sala determinar: i) Si las resoluciones núms. 57350 de 30 de diciembre de 2008, 33250 de 30 de junio de 2009 y 56414 de 30 de octubre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y se concedió el registro de la marca mixta FROSTER BY FOGEL, para identificar “aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias”, productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, vulneran los literales b), e) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. ii) En este sentido, se analizará si la marca mixta FROSTER BY FOGEL, que identifica productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, concedida mediante los actos administrativos acusados, carece de distintividad, es de naturaleza descriptiva y/o es de uso común. 24.
La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los literales b), e) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 25. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 31 Cfr. Folios 28 a 32. 11 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26.
La Sala considera importante resaltar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización Internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena32, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200033 de la Comisión de la Comunidad Andina34.
Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina35 32 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.
Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 33 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.
En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior;
En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992;
Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 34 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 35 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.
El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 12 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27.
La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial Internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina36. 28. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros37.
Interpretación Prejudicial 311-IP-2018 de 3 de junio de 2019 29. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso38: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca […] 1.1. […] 1.2.
La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 1.3.
La distintividad tiene un doble aspecto: a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.4.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse 36 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 37 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 38 Cfr. Folios 125 a 132. 13 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. 1.5.
Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas. 1.6. El análisis de este tipo de distintividad – intrínseca – se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. En ese sentido, la oficina nacional competente deberá analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto. 1.7.
Del mismo modo, tal como se explicó en párrafos precedentes, la distintividad extrínseca, también contempla en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.8. En ese sentido, para que un signo sea registrado como marca, adicionalmente debe ser susceptible de representación gráfica, deberá tener capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Decisión 486. 2.
Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común 2.1. Teniendo en cuenta que en el presente proceso interno se argumentó que la expresión FROSTER en el idioma español no tiene significado propio lo cierto es que la misma es una derivación o transformación de la palabra FROST que significa congelar y agregando con la expresión ER, en opinión del demandante, da a entender por la gramática propia del idioma inglés, que significa congelador, por lo que sostiene que es descriptiva y de uso común, resultando pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 2.2.
Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 2.3.
El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: […] 2.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la 14 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 2.5. De otro lado, el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: […] 2.6.
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marca. 2.7. No obstante lo anterior, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional de dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 2.8.
En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 3.
Signos conformados por palabras en idioma extranjero 3.1. En atención a que el signo solicitado FROSTER by Fogel (mixto) se encuentra conformado por denominaciones en inglés, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. 3.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 3.3.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 3.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua español, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. 15 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.5.
Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. Es más, determinadas palabras que un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. 3.6.
Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.
Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 3.7. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. [ ]” Marco normativo sobre la distintividad como requisito de registrabilidad de un signo 30.
Visto el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 podrá registrarse como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y que sea susceptible de representación gráfica. En este sentido, el artículo citado señala una lista no taxativa de signos que pueden constituirse como marcas, entre los cuales se encuentran “[…] las palabas o combinación de palabras […]”; y “[…] las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos […]”. 31.
Vistos el literales b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, no podrán constituirse como marcas los signos que carezcan de distintividad, comoquiera que el registro de un signo como marca se encuentra condicionado a que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica. 16 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Marco normativo sobre los signos exclusivamente descriptivos como causal absoluta de irregistrabilidad 32.
Visto el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, sobre las causales de irregistrabilidad, que prevé que los signos descriptivos son aquellos que consisten exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos servicios.
Marco normativo sobre los signos compuestos por expresiones de uso común 33. Visto el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, sobre las causales de irregistrabilidad, que prevé que los signos compuestos exclusivamente o que se hayan convertido en expresiones de uso común o usual para identificar productos o servicios en el mercado de acuerdo con el lenguaje corriente o los usos comunes en el país. Análisis del caso concreto 34.
De conformidad con los marcos normativos desarrollados supra y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada y del tercero con interés directo en las resultas del proceso, la Sala procederá a resolver los problemas jurídicos planteados supra. 35. La marca registrada es cómo de muestra a continuación: MARCA REGISTRADA 17 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Titular: Fogel de Centroamérica S.A. Reg.
Núm. 391.199 Clase 11: “aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias”. 36. La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis de las causales absolutas de irregistrabilidad citadas en el marco normativo expuesto supra.
Del cargo de violación del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 37. Conforme se indicó en un acápite supra de esta providencia, la Sala advierte que el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad absolutas de un signo, con el fin de proteger el interés general en lo que se refiere a que todo signo cumpla con las funciones atribuidas a las marcas, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado39. 38.
Dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el citado artículo se encuentra la causal prevista en el literal e) ibidem, la cual se configura cuando el signo consiste en una indicación o designación descriptiva, que informe de manera exclusiva sobre las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden distinguir.
Lo anterior, por cuanto si dichas características son comunes a los productos o servicios entonces el signo no será distintivo y por ende no será registrable. 39 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de junio de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020130040800 18 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 39.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre la irregistrabilidad de los signos exclusivamente descriptivos. También ha explicado que los signos compuestos por uno o más vocablos que individualmente son descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
Así lo ha indicado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “[…] Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil […].40” (Destacado fuera del texto). 40. En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala sobre la aplicación y el alcance de esta causal de irregistrabilidad, considerando que la descriptividad de un signo se predica de la relación directa entre éste y los productos o servicios que pretende identificar.
Así, en sentencia de 4 de octubre de 2018, consideró que: “[…] 2.2. Los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Nóvoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 2.3.
De igual manera, siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende porque el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de marca, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. 40 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 456-IP-2018 de 26 de febrero de 2019 19 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.4. Se incluyen en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.
La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. 54. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también sostuvo que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada –por un consumidor promedio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá de establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza […].41” (Destacado fuera del texto). 41.
En relación con los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan, de forma directa, inmediata, clara al consumidor, inclusive a quienes no conocen o saben sobre los productos o servicios, lo concerniente, de manera exclusiva, a las características y propiedades de los productos o servicios que pretenden identificar, tales como calidad, cantidad, peso, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, procedencia geográfica, etc., de tal forma que se puede confundir el signo descriptivo con el producto o servicio a identificar.
Así, “[…] la descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar […]”42. 42. Al respecto, el método más usual43 para identificar un signo descriptivo consiste en formular las preguntas ¿cómo es? o ¿qué es? el producto o servicio que el mismo pretende amparar y, si la repuesta suministrada espontáneamente 41 Consejo de Estado;
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 4 de octubre de 2018; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00422-00 42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 336-IP-2015 de 7 de diciembre de 2015, pág. 7 43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 11001032400020090044200 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida 31 de julio de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00433-00, en la cual se aplica lo indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 64-IP-2013.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia proferida el 31 de julio de 2018, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radiación: 11001-03-24-000-2009-00356- 00, en la cual se aplica lo precisado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 194-IP-2015 de 7 de diciembre de 2015. 20 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por el consumidor es igual a la designación o las características o propiedades de aquellos productos o servicios, es claro que el signo es descriptivo o está compuesto por palabras descriptivas. 43.
Precisado lo anterior, y atendiendo a que la marca mixta FROSTER BY FOGEL, fue concedida para identificar “aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias”, productos de la Clase 11 de la Clasificación de Niza, la Sala debe establecer si dicha marca describe de manera directa una de las características de los productos que amparara y, en consecuencia, si era un signo registrable como marca de conformidad con lo previsto en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 44.
Ahora bien, la Sala precisa que la marca mixta acusada está compuesta por tres palabras, a saber, FROSTER BY FOGEL, por lo que contiene un elemento denominativo compuesto. 45. Esta Sección, tratándose de marcas compuestas, en sentencia de 22 de mayo de 201444, consideró: “[…] Sobre las marcas compuestas, indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial allegada, lo siguiente: “Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.
(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del 44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, expediente identificado con el número único de radicación 2008-00053-00, M.P. María Elizabeth García González 21 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005) […]”.
(Resaltado fuera de texto). 46. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen la marca acusada para lo cual se debe realizar un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”45. 47.
Al respecto se tiene que, la expresión FROSTER, no tiene una definición en idioma castellano46 ni en inglés, y, en consecuencia, no es posible que refiera de manera directa a calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción o en general a una característica de los productos que pretende identificar, tratándose así de un signo de fantasía. 48.
Respecto los signos de fantasía, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los ha definido en los siguientes términos: “[…] Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. […] “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).
Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes […]”47. (Destacado fuera del texto) 45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015 46 La expresión “FROSTER” no tiene significado en el idioma castellano, tal como consta en el diccionario de la Real Lengua Española; información obtenida de la página electrónica oficial de dicha institución. Consultada el 31 de julio de 2023. 47 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 61-IP-2014 de 20 de julio de 2014 22 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 49. De lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en distintas interpretaciones prejudiciales48, la Sala considera que los signos de fantasía, por definición, tienen un alto grado de distintividad y poseen una mayor fuerza de oposición, comoquiera que se trata de signos que consisten en vocablos que no tienen significado propio y que son producto de la imaginación de su autor. 50.
Ahora bien, la Sala advierte que la marca acusada también está compuesta por las expresiones BY FOGEL. Al respecto, la Sala considera que dichas expresiones hacen referencia al origen empresarial de los productos que distingue, por lo que, da un matiz diferenciador y contundente, que la dota de la suficiente carga semántica, para identificar su origen empresarial, descartando riesgos de confusión y asociación en el público consumidor. 51.
Asimismo, la Sala advierte que la marca acusada es de naturaleza mixta y, en ese sentido, está conformada por un elemento nominativo compuesto y uno gráfico, el cual corresponde a un copo de nieve junto con el diseño de las letras que simula una capa de nieve, lo que permite que el conjunto marcario goce de suficiente distintividad, permitiendo que sea susceptible de registro. 52.
En este orden de ideas, la Sala considera que la marca concedida mediante los actos acusados no describe de manera directa una de las características de los productos que ampara, esto es, productos de la Clase 11 de la Clasificación internacional de Niza. Así las cosas, la Sala considera que la marca mixta FROSTER BY FOGEL, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.
Del cargo de violación del literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 53. Del contenido de la norma indicada en los acápites desarrollados supra en relación con la irregistrabilidad de las expresiones de uso común, se tiene que, 48 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver interpretaciones prejudiciales procesos 61-IP-2014 de 20 de julio de 2014; 254-IP-2015 de 4 de febrero de 2016; 102-IP-2008 de 11 de febrero de 2009. 23 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no podrá registrarse un signo que consista exclusivamente o se hayan convertido en expresiones de uso común o usual para referirse al producto o servicio que pretende identificar de acuerdo con el lenguaje corriente o los usos del país. 54.
Respecto de las expresiones de uso común, es pertinente señalar que son aquellos vocablos o palabras que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial para identificar productos o servicios de que se trate; es decir, son aquellos que se han convertido en habituales para designar productos o servicios determinados. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que estas no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen49. 55.
Ahora bien, la parte demandante manifestó que los actos administrativos acusados violaron el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 comoquiera, a su juicio, el elemento nominativo FROSTER, en la marca acusada, es una derivación de la palabra en inglés FROST50, que significa congelar en castellano. Por lo que, la parte denominativa de la marca acusada corresponde a una denominación común para designar productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. 56.
Por lo anteriormente expuesto, la Sala se debe analizar si la palabra FROST es de conocimiento común del consumidor promedio en el Estado de la República de Colombia, y, de ser el caso, determinar si es una denominación común para designar los productos que la marca identifica. 57. En relación con marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, la Sala51 consideró: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] 49 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 38-IP-2008, pág. 15. 50 Cfr. Folios 45. 51 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de agosto de 2019, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2007-00109-00, MP, Roberto Augusto Serrato Valdés. 24 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.
(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (Destacado de la Sala). 58. Al Respecto, la Interpretación Prejudicial consideró que52: “[…] en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua español, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano. 3.5 Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual.
Es más, determinadas palabras que un momento eran extranjerismos luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. [ ]” (Resaltado fuera del texto). 59. Al respecto, la Sala advierte que en el caso sub examine la expresión FROST pertenecen al inglés, con el significado que se señala en los actos administrativos acusados53, esto es, “[…] helada […]”54. 52 Cfr. Folios 130 y 131 53 Cfr. Folio 24 54 Significado: Helada Cfr. https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/frost Consultado el 1 de agosto de 2023. 25 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 60.
Ahora bien, la Sala precisa que, la expresión FROST no sirve de raíz equivalente en el castellano y, además, no posee gran similitud fonética con su correspondiente traducción en español, pues en dicho idioma se pronuncia helada. De manera que la inclusión la de palabra FROST en la marca solicitada no hace que sea reconocible y se relacione en la mente del consumidor con la palabra helada. 61.
En consecuencia, la expresión FROST no corresponde a una cuyo significado sea de conocimiento y comprensión del consumidor promedio al cual están dirigidos los productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, que la marca concedida identifica. 62. En suma, la Sala considera que, respecto de la expresión FROSTER, cuyo significado no es claro para el consumidor promedio, no corresponde a una expresión de uso común de los productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. 63.
En este orden de ideas, la Sala considera que la marca concedida mediante los actos acusados no está compuesta por vocablos de usanza común en la República de Colombia, para describir los productos que ampara, esto es, productos de la Clase 11 de la Clasificación internacional de Niza. Así las cosas, la Sala considera que la marca mixta FROSTER BY FOGEL, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.
Del cargo de violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 64. Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la configuración de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 está determinada por que los signos a registrar carezcan de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad. 26 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 65.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia55, se ha referido al concepto de distintividad como la capacidad que tiene una marca para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione56. En este sentido, la distintividad es la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado y constituye el presupuesto indispensable para que este cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación57. 66.
Al respecto, en la Interpretación Prejudicial, precisó que “[…] la falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca […]” y que la distintividad extrínseca “[…] se encuentra referida a la capacidad del signo para diferenciarse plenamente de otros signos que operan u ofertan en el mercado, lo cual a su vez permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir realmente.
En este supuesto, la oficina competente deberá evaluar si el signo posee aptitud distintiva para diferenciarse de otros signos en el mercado […]”58. 67. La Sala considera que, es necesario para analizar la distintividad, realizar un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”59. 68.
La Sala determinará si la marca mixta FROSTER BY FOGEL, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados supra y, en consecuencia, si era procedente su registro. 55 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretaciones prejudiciales 185-IP-2016 de 15 de septiembre de 2016; 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016; 585-IP-2015 de 5 de abril de 2017; y 639-IP-2018 de 26 de febrero de 2019. 56 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 316-IP-2015 de 23 de junio de 2016. 57 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 235-IP-2016 de 5 de septiembre de 2016. 58 Cfr. Folio 127. 59 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial Proceso 321-IP-2015. 27 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 69. Al respecto, la Sala considera que la marca mixta FROSTER BY FOGEL, en su conjunto, goza de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.
Lo anterior comoquiera que, tal como fue expuesto supra, en primera medida, el elemento denominativo FROSTER es una palabra de fantasía y, en segunda medida, los elementos denominativos BY FOGEL, hacen alusión expresa al origen empresarial de los productos que distingue. Asimismo, la marca posee un elemento gráfico que aumenta la fuerza distintiva y la dota de perceptibilidad. 70.
En ese sentido, la parte demandada, al expedir los actos administrativos acusados, no violó la causal de irregistrabilidad prevista en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. Conclusión 71. En suma, la Sala considera que, en el caso sub examine, la marca mixta FROSTER BY FOGEL, de titularidad del tercero con interés directo en las resultas del proceso, en su conjunto, es distintiva y perceptible.
Asimismo, al ser un signo cuya parte denominativa se encuentra conformado por una palabra de fantasía y otras que hace alusión expresa al origen empresarial de los productos que identifica, no está compuesto por expresiones descriptivas ni de uso común respecto de los productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, no se cumplen los supuestos fácticos para la configuración de las causales de nulidad previstas en los literales b), e) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, motivo por el cual, no prosperan los cargos de la demanda. 81.
En ese orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 57350 de 30 de diciembre de 2008, 33250 de 30 de junio de 2009 y 56414 de 30 de octubre de 2009, y la Sala habrá de negar las pretensiones de la demanda. 28 Número único de radicación: 11001032400020100017000 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente del proceso de la referencia, previas las anotaciones de ley. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente Consejero de Estado Consejera de Estado HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.