Radicado: 11001 0324 000 2010 00450 00 Demandante: Corporación Club Puerto Peñalisa Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C. veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Nulidad Relativa Radicación: 11001-03-24-000-2010-00450-00 Demandante: Corporación Club Puerto Peñalisa Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Constructora Fernando Mazuera S.A. Consejera Ponente: Hernando Sánchez Sánchez ACLARACIÓN DE VOTO Con el acostumbrado respeto por los integrantes de la Sala, me permito expresar las razones por las cuales encuentro necesario aclarar mi voto respecto de la decisión adoptada en la sentencia de 22 de febrero de 2024, mediante la cual se resolvió, por una parte, declarar nulas las resoluciones núms. 23287 de 30 de abril de 2010, “Por la cual se concede un registro”, y 27571 de 28 de mayo de 2010, “Por la cual se rechaza un recurso”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y, por otra, ordenar a la SIC que cancele el registro de la marca nominativa PUERTO PEÑALISA, con certificado núm. 402635, concedido para identificar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
Ahora bien, a pesar de que acompañé la decisión de acceder a las pretensiones de la demanda, aclaro mi voto en cuanto atañe a la conclusión relativa al análisis de los criterios de conexidad competitiva en el asunto examinado. Radicado: 11001 0324 000 2010 00450 00 Demandante: Corporación Club Puerto Peñalisa Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En efecto, en la sentencia se señaló lo siguiente sobre los supuestos que darían lugar a que se encontrara demostrada la violación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000: “[…] Interpretación Prejudicial 290-IP-2016 de 7 de julio de 2017 30.
La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso: […] 5. La conexión competitiva 5.1. Como el signo denominativo PUERTO PEÑALISA se solicitó para amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza ("Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina"), y el nombre comercial del demandante representa actividades económicas propias de un club social, abarcando la construcción reparación y servicios de instalación, como por ejemplo en los proyectos de urbanización y construcción que se realizan en el club, se abordará el tema planteado siguiendo los antecedentes jurisprudenciales que ha adoptado el Tribunal. […] 5.5.
Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro […] 56. Teniendo en cuenta lo anterior y con fundamento en el marco normativo expuesto supra, relativo al literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada sea idéntica o se asemeje a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, pero, siempre que su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. […] 59.
En este sentido, para establecer la existencia de un riesgo de confusión o asociación, es necesario determinar si existe identidad o semejanza entre la marca registrada y el nombre comercial entre sí, considerando, además, la situación de los usuarios. […]”. (Resaltado del despacho) A continuación, tras realizar el cotejo entre el nombre comercial y la marca nominativa en disputa con el fin de advertir la existencia de similitudes entre ellos, en la sentencia de de 22 de febrero de 2024 se concluyó: Radicado: 11001 0324 000 2010 00450 00 Demandante: Corporación Club Puerto Peñalisa Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “88.
Corolario de lo expuesto, la Sala considera que entre la marca concedida y el nombre comercial existe similitud ortográfica y fonética por lo que son semejantes. 89. En este orden, la Sala reitera que en los casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de un nombre comercial, para que esta sea registrable, debe tener una partícula que sea lo suficientemente distintiva y diferente, a tal grado que le otorgue un matiz diferenciador y contundente, que la dote, por sí misma, de la suficiente carga semántica, y de una eficacia particularizadora que conduzca a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor. 90.
De otro lado, en el presente caso, comoquiera que el cotejo se efectuó entre un nombre comercial y una marca nominativa y, en consecuencia, se considera que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, incurrió en la violación del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no resulta procedente el análisis respecto de conexión competitiva.” (Resaltado del despacho) Teniendo en cuenta los apartes destacados de la providencia citada, me permito aclarar mi voto pues no comparto la conclusión conforme la cual no era procedente el estudio de la conexión competitiva en el asunto.
Por el contrario, considero que al evidenciar la existencia de semejanza entre los signos en conflicto1, le correspondía a la Sala abordar seguidamente el estudio sobre los criterios de conexidad competitiva que dan lugar a la existencia de riesgo de confusión o asociación, conforme el supuesto normativo del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y tal como se indicó en la interpretación prejudicial dictada para este proceso2.
En efecto, el literal b) del artículo 136 de la decisión 486 de 2000 señala que no podrá concederse el registro como marca de un signo cuando: i) sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, y ii) su uso pudiera generar riesgo de confusión o de asociación. En ese orden, para que se configure dicha causal de irregistrabilidad deben concurrir los dos presupuestos anotados.
En esos términos lo sostuvo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial rendida para este proceso, al indicar que debía establecerse la existencia de conexión competitiva entre los productos o servicios que identificaban los 1 Nombre comercial “CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA” vs. la marca “PUERTO PEÑALISA nominativa” 2 Interpretación Prejudicial 290-IP-2016 de 7 de julio de 2017 Radicado: 11001 0324 000 2010 00450 00 Demandante: Corporación Club Puerto Peñalisa Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co signos en conflicto, tomando en consideración los criterios jurisprudenciales fijados por el Tribunal para el efecto.
En estos términos me permito con todo respeto dejar sentado mi aclaración de voto. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente aclaración de voto fue firmado electrónicamente en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con