11001032400020140058700 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00587-00 Referencia. Acción de nulidad relativa Actora: COLOMBINA S.A. TESIS: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA TRIDIMENSIONAL DE FORMA DE UNA CHUPETA Y LA PREVIAMENTE REGISTRADA FIGURATIVA DE DISEÑO DE UNA CHUPETA BON BON BUM SPINNER, DE LA ACTORA, NO EXISTE RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN QUE PUEDA GENERAR ERROR EN EL CONSUMIDOR.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad COLOMBINA S.A., mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de de la Resolución núm. 24516 de 14 de abril de 2014, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00587-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio3.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°- Que el 12 de diciembre de 2011 la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo TRIDIMENSIONAL en forma DE CHUPETA, para identificar productos comprendidos en la Clase 304 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5. 2°- Indicó que, publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial presentó oposición, por cuanto, a su juicio, el signo solicitado era similarmente confundible con la marca previamente registrada de FIGURA DE UNA CHUPETA BON BON BUM SPINNER en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular. 3En adelante SIC. 4 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”. 5 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00587-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3º- Señaló que mediante la Resolución núm. 65091 de 30 de octubre de 2012, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo TRIDIMENSIONAL en forma DE CHUPETA, para distinguir productos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 6º- Sostuvo que contra la citada decisión la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. interpuso recurso de apelación, siendo resuelto a través de la Resolución núm. 24216 de 2014, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC que, revocó la decisión anterior y, en consecuencia, concedió el registro de la marca TRIDIMENSIONAL en forma DE CHUPETA, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la empresa mencionada.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada, violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto, a su juicio, la marca tridimensional solicitada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, es similarmente confundible con la 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00587-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marca figurativa previamente registrada de diseño de CHUPETA BON BON BUM SPINNER, en la misma clase, de la cual es titular.

Señaló que las semejanzas visuales que se presentan entre los diseños de las marcas cotejadas son los siguientes: i) consisten en chupetas semi circularres en su parte inferior; ii) contienen una franja gruesa en su parte inferior y que rodea toda la chupeta; iii) su parte superior tiene una forma curva; y iv) presentan una terminación de forma empinada y semi puntiaguda.

Sostuvo que la coexistencia en el mercado de las marcas confrontadas genera un evidente riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor, por cuanto presentan similitudes y semejanzas en su estructuración y diseño que hacen imposible identificar el origen empresarial de los mismos. Indicó que la marca TRIDIMENSIONAL en forma DE CHUPETA incorpora los elementos esenciales de la marca previamente registrada de diseño de CHUPETA BON BON BUM SPINNER, lo que induce al consumidor en error, toda vez que no tendría la certeza de su origen empresarial. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00587-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Alegó que desde el punto de vista conceptual, las marcas enfrentadas evocan el mismo concepto referente a un trompo y, por lo tanto, llevan a la mente del consumidor la idea de que la chupeta gira cuando se hace cierto movimiento con ella.

Concluyó que las marcas objeto de controversia no pueden coexistir en el mercado, por cuanto presentan semejanzas desde los puntos de vista gráfico y conceptual, capaces de inducir al público en error. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por carecer de apoyo jurídico y sustento legal.

Para el efecto, manifestó que las marcas enfrentadas presentan diferencias estructurales que permiten una diferenciación visual entre los consumidores que permiten su distinción en el mercado. Aseguró que lo anterior se debe a que la marca cuestionada tiene una forma circular que se hace un poco más estrecha en las puntas superiores teniendo una forma ovalada que da la impresión de ser cortada en diferentes partes del óvalo; mientras que la previamente registrada consiste en una forma cónica, de manera que tiene diseño de un cono que da la impresión de ser un helado al revés. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00587-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mencionó que al efectuar el análisis de confundibilidad entre las marcas objeto de controversia, es posible afirmar que éstas son disímiles y, por lo tanto, no presentan semejanza alguna, de manera que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, teniendo en cuenta que ello permite que los consumidores puedan distinguir cada uno de los productos amparados por la marca.

II.-2. La sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en debida forma6, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 15 de octubre de 2020, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20207, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20218, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que 6 Folios 89 y 92 del cuaderno físico principal. 7 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 8 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00587-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. A través de providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1.- La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, aseguró que las marcas enfrentadas presentan características completamente diferentes, ya que la marca previamente registrada evoca en su parte superior la forma espiral del helado, tiene una forma triangular con punta mucho más inclinada y distinta a la de la marca cuestionada, de manera que los conceptos que evocan son totalmente diferentes y en tal sentido bien puede ser registrable la marca tridimensional solicitada. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00587-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.2.- La actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda.

Al respecto, manifestó que entre la marca TRIDIMENSIONAL de forma de una CHUPETA y la marca previamente registrada FIGURATIVA de diseño de una CHUPETA DE BON BON BUM SPINNER, existen muchas coincidencias en su estructuración y diseño que hacen imposible su diferenciación por parte del consumidor. Que, contrario a lo manifestado por la SIC, las marcas enfrentadas sí resultan confundibles entre sí al generar un impacto visual casi idéntico.

IV.3.- En esta etapa procesal tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dio respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, en los siguientes términos9: 9 Proceso 222-IP-2020. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00587-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020140058700, constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350- IP- 2022 y 391-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147 del 13 de marzo de 2023.

TERCERO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: Disponer el archivo del expediente. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 24516 de 14 de abril de 2014, concedió el registro de la marca TRIDIMENSIONAL en forma DE CHUPETA a la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A., para distinguir “[…] Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo o […]”, comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00587-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A juicio de la actora, la marca tridimensional, solicitada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, es similarmente confundible con la marca figurativa previamente registrada de diseño de CHUPETA BON BON BUM SPINNER, en la misma clase, de la cual es titular.

Por su parte, la SIC mencionó que las marcas enfrentadas presentan diferencias estructurales que permiten una diferenciación visual entre los consumidores que permiten su distinción en el mercado. Aseguró que lo anterior se debe a que la marca cuestionada tiene una forma circular que se hace un poco más estrecha en las puntas superiores teniendo una forma ovalada que da la impresión de ser cortada en diferentes partes del óvalo; mientras que la previamente 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00587-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registrada consiste en una forma cónica, de manera que tiene diseño de un cono que da la impresión de ser un helado al revés. El Tribunal, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial deprecada por esta Corporación, profirió la Interpretación Prejudicial 408-IP-2022, en la cual indicó que la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos contenidos en las interpretaciones prejudiciales núms. 145-IP-202210, 261-IP-202211, 350-IP-202212 y 391-IP-202213, en las que se interpretó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486.

Así las cosas, el texto de la norma aludida es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo 10 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5154 de 12 de abril de 2023. 11 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5146 de 13 de marzo de 2023. 12 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5303 de 7 de septiembre de 2023. 13 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00587-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co marcario, que señaló el Tribunal en los referidos pronunciamientos comunitarios, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA TRIDIMENSIONAL CUESTIONADA14 14 Folio 81 del cuaderno físico principal. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00587-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA FIGURATIVA PREVIAMENTE REGISTRADA15 Ahora, la Sala destaca que las marcas enfrentadas son de naturaleza tridimensional y figurativa, por lo que estima pertinente hacer alusión al concepto de éstas y las reglas para su comparación. En ese sentido, tratándose de comparación de marcas figurativas, esta Sección en la sentencia proferida el 22 de enero de 2015, precisó lo siguiente: “[…] Tal y como lo recomendó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andino es preciso atender los lineamientos que sobre la comparación se signos figurativos ha expuesto esa Corporación, no sin antes definir qué se entiende por signos figurativos.

El citado Tribunal define estas marcas como aquellas que se “encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto”16. Siendo ello así, las expresiones figurativas tienen dos elementos, a saber: 1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 15 Folio 10 del cuaderno físico principal. 16 Folio 138 ibídem. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00587-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El cotejo de dos signos figurativos debe entonces atender a la distinción de esos elementos, ya que la confusión bien puede darse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan.

En la Interpretación Prejudicial se indicó lo siguiente: “El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…)”.

(Proceso N° 23-IP-2004. Interpretación prejudicial del 5 de mayo de 2004, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1075, de 02 de junio de 2004).”17 […]” (Destacado fuera de texto). 18 Por su parte, en cuanto al cotejo de las marcas tridimensionales el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 145-IP-2022, a la cual dicha 17 Folios 138 y 139 ibídem. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2015, expediente identificado con el número único de radicación 2009-00022-00.

M.P. Guillermo Vargas Ayala. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00587-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Corporación precisó que la Sala debía remitirse, manifestó lo siguiente: a) “[…] Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o la forma del cuerpo provisto de volumen, sino también en la idea o concepto que el signo mixto o el tridimensional suscite en la mente de quien la observe. b) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, trazos o colores, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en riesgo de confusión. […] d) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. e) Se debe excluir del cotejo las formas de uso común y necesarias en relación con los productos o servicios del signo tridimensional en conflicto.

No obstante, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir el signo tridimensional de tal manera que hace inoperante la comparación, el cotejo deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario. f) La comparación entre marcas tridimensionales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, relieves, ángulos, el elemento denominativo integrante de las mismas, entre otros, para establecer si los signos en conflicto no son confundibles y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor y el riesgo de asociación y/o confusión. […]” (Destacado fuera de texto). 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00587-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al aplicar los anteriores criterios al caso bajo examen, la Sala considera que desde el punto de vista gráfico las marcas cotejadas son diferenciables, al analizarlas de manera conjunta y sucesiva.

En efecto, la marca TRIDIMENSIONAL de forma de una CHUPETA cuestionada si bien es cierto que evoca el concepto de una chupeta, también lo es que cuenta con elementos adicionales diferenciadores que le otorgan distintividad frente a la marca FIGURATIVA de diseño de CHUPETA BON BON BUM SPINNER previamente registrada por la actora, dado que está compuesta por una forma ovalada que en su vista superior permite observar circunferencias o espirales en diferentes partes del óvalo que dan la impresión como si éste estuviese cortado en cada espiral.

Adicionalmente, desde su vista frontal, se observa un tubo en el que reposa la chupeta. Por su parte, la marca FIGURATIVA de diseño de de CHUPETA BON BON BUM SPINNER, previamente registrada por la actora, se compone de una figura de una chupeta de forma cónica, casi triangular, en su parte superior, la cual está mucho más inclinada que la de la figura de la marca solicitada y no cuenta con la particularidad de las esferas o espirales de la marca cuestionada.

Asimismo, se 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00587-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co observa que la figura en comento también da la impresión de la forma de un cono de helado en forma invertida. Lo anterior, puede corroborarse al examinar la vista frontal de la marca tridimensional cuestionada y la marca figurativa previamente registrada: 19 En ese sentido, se evidencia claramente una diferencia fundamental en los trazados de los diseños, ya que la marca solicitada cuenta con una forma superior mucho más ovalada, mientras que la previamente registrada tiene un aspecto de cono casi triangular.

Cabe señalar que el Tribunal, en las interpretaciones prejudiciales traídas a colación para el caso bajo examen, señaló en cuanto al cotejo de marcas tridimensionales, que éste “[…] deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, relieves, ángulos, el elemento 19 Folio 81 del cuaderno físico principal. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00587-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co denominativo integrante de las mismas, entre otros, para establecer si los signos en conflicto no son confundibles y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor y el riesgo de asociación y/o confusión. […]”.

Adicionalmente, la Sala pone de presente que aunque desde el punto de vista conceptual ambas marcas comparten el concepto de una chupeta, no es posible fundamentar la existencia de riesgo de confusión sobre ese único elemento, ya que ello sería reconocer derechos exclusivos a un solo titular respecto de un elemento que corresponde por sí mismo a la forma usual20 para representar dulces de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 20 Criterio señalado por la Sala en sentencia de 26 de junio de 2020, de la siguiente manera: “[…] 54.

La Sala, con el fin de obtener elementos adicionales de análisis, consultó la base de datos pública de registros marcarios de la parte demandada encontrando las siguientes formas de chupetas, para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: FORMAS CHUPETAS 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00587-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese sentido, al corresponder las chupetas a la manera en cómo se representa el producto mismo no pueden ser apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser las chupetas unas figuras usuales, éstas pueden ser usadas por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan elementos adicionales que posean fuerza distintiva, como ocurre en el caso sub examine.

Es por ello que la actora no puede impedir la inclusión de dicha figura (de chupeta) en marcas de terceros y fundar en esa circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que se le estaría otorgando un privilegio sobre un elemento de uso general e inapropiable. […] 58.La Sala considera que la forma tridimensional registrada es usual en el mercado para los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto no difiere significativamente de lo que acostumbra un consumidor promedio a encontrar para esos productos en el mercado, en particular chupetas (dulces), toda vez que la presentación de los productos de la citada clase y los empresarios del sector acudirían para indicarles a los consumidores que su producto es precisamente una chupeta, […]”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 2015-00148-00. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00587-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y, en este caso, no cabe duda que en el presente caso prevalecen las diferencias ya mencionadas en los trazados de las marcas en conflicto.

En este orden de ideas, la Sala encuentra que debido a que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada (artículo 136, literal a) de la Decisión 486), es decir, que existan similitudes entre las marcas cotejadas, de las que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, resulta innecesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas debido a que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. Así las cosas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala concluye que no se transgredieron las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder la marca TRIDIMENSIONAL de forma de una CHUPETA, para amparar los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00587-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co legalidad que ampara al acto administrativo acusado, el cual está acorde con los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que allí se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2014-00587-00 Actora: COLOMBINA S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 23 de mayo de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.