Radicado: 11001 0324 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES, LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 11001 0324 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES, LLC Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero interesado: APPLE INC. Tema: Interpretación prejudicial AUTO El artículo 123 de la Decisión 500 de 2001, Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, prevé que: “De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.
En estos casos, según el artículo 124 ibídem, el proceso interno quedará suspendido hasta tanto se reciba la interpretación prejudicial solicitada. Comoquiera que este es un asunto de única instancia, en el cual deben aplicarse las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad (se invocaron como normas violadas las previstas en los artículos artículo 134 y artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina), y que mediante auto de 26 de mayo de 2021 se fijó el litigio y se decidió sobre las solicitudes probatorias elevadas por las partes, es preciso suspender el proceso, de acuerdo con lo dispuesto en las normas comunitarias citadas.
Radicado: 11001 0324 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES, LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Esta suspensión, se advierte, no tiene los mismos efectos de la suspensión procesal a que se refiere el artículo 161 del Código General del Proceso, sino la connotación específica de que el juez nacional no puede proferir sentencia hasta que conozca y obre en el proceso la respuesta del Tribunal Andino de Justicia a la consulta obligatoria.
En consecuencia, todas las actuaciones procesales distintas a la de dictar sentencia se entenderán excluidas de la suspensión y deberán ser tramitadas. En este orden, para la formulación de la consulta al Tribunal se advierte lo siguiente, en los términos del artículo 125 de la Decisión 500 de 2001: I. El nombre o instancia del Juez o Tribunal que hace la solicitud es el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, proceso de única instancia número 11001 0324 000 2018 00298 00.
II. Las normas del ordenamiento jurídico comunitario cuya interpretación se requiere son los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. III. La solicitud se origina en los mandatos del inciso segundo del artículo 33 de la Decisión 472 de la Comunidad Andina y del artículo 123 de la Decisión 500 o Estatuto del Tribunal, que exigen al Juez Nacional solicitar la interpretación prejudicial en todos los procesos en que deba aplicarse alguna norma comunitaria y cuya sentencia no sea susceptible de recursos en derecho interno. IV.
Los hechos en los cuales se fundamenta la demanda son los siguientes: La sociedad Beacon Pictures, LLC., a través de apoderado, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con la cual pretende la declaratoria de nulidad de las resoluciones 31205 del 1 de junio de 2017, “Por la cual se niega un registro” y 4933 del 29 de enero de 2018, “Por la cual se resuelve un Radicado: 11001 0324 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES, LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 recurso de apelación”, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Como consecuencia de dicha declaración, solicitó que se ordene a la entidad demandada conceder a su favor el registro de la marca nominativa «BEACON» en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. Como concepto de la violación la demandante planteó que los actos acusados violan los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, por cuanto el signo «BEACON» es apto para distinguir productos en el mercado y puede coexistir en el mercado con la marca registrada «IBEACON», sin que represente un riesgo de confusión o asociación para el público consumidor.
Al respecto, explicó que la expresión está dotada de un significado propio y que en la misma clase coexisten varias marcas que la contienen, por lo que es un signo débil. Así mismo, afirmó que la distintividad de las marcas registradas a favor de APPLE INC., como lo es la que fundamentó la negativa del registro que solicitó, consiste en la letra «i» al inicio de cada expresión, y enfatizó que no existe conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir con el signo «BEACON» y aquellos que se identifican con la marca «iBEACON», pues tienen naturaleza, finalidades y formas de comercialización diferentes.
V. Intervenciones dentro del proceso V.1. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda1 oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones ante la inexistencia de violación de las normas invocadas. En ese sentido, manifestó que el signo cuyo registro pretende la demandante carece de distintividad extrínseca, por ser ortográfica, fonética y conceptualmente similar a la marca mixta «iBEACON» registrada en las Clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional.
Igualmente, destacó que la demanda pretende 1 Folios 107 a 112 del expediente. Radicado: 11001 0324 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES, LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 obtener el registro para identificar productos dentro de la misma Clase 9 en la que se encuentra registrado la marca que fundamentó la negación, y afirmó que los productos y servicios se encuentran estrechamente relacionados con los protegidos por la marca «iBEACON» y que estos se ubican dentro del mismo género, comparten canales de comercialización y medios de publicidad.
Finalmente, adujo que luego de evaluado el acuerdo de coexistencia marcaria suscrito entre Apple Inc. y Beacon Pictures LLC., se pudo concluir que no se adoptaron las medidas suficientes para evitar la confusión en los consumidores, razón por la que no es procedente otorgar el registro del signo solicitado. V.2. La sociedad Apple Inc. fue debidamente notificada2; sin embargo, no contestó la demanda.
Por lo anterior, el despacho RESUELVE:
PRIMERO: SUSPENDER el proceso para los efectos previstos en el artículo 124 de la Decisión 500 de la CAN.
SEGUNDO: SOLICITAR al Tribunal Andino de Justicia su interpretación prejudicial en este proceso.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección remitir vía electrónica al Tribunal Andino de Justicia la documentación necesaria para rendir concepto junto con una copia de la presente decisión.
CUARTO: CONTINUAR el trámite procesal de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia. 2 Folios 76 y 81 del expediente. Radicado: 11001 0324 000 2018 00298 00 Demandante: BEACON PICTURES, LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 QUINTO: ORDENAR a la Secretaría que una vez sea allegada la interpretación prejudicial pase el expediente al despacho para continuar con el trámite procesal.
Notifíquese y cúmplase. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado CONSTANCIA: Esta providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado que lo suscribe en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.