CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., primero (1°) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Referencia: Nulidad absoluta Radicación números: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (expedientes acumulados) Actor: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Duna Enterprises S.L. / Italian Beauty LTDA (hoy Gama Colombia LTDA) Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL – Propiedad Industrial – Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Causales de Irregistrabilidad – Competencia desleal – Mala fe – Marcas: G GA.MA ITALY PROFESSIONAL (mixta) – G GA.MA ITALY PROFESSIONAL (mixta) SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, las demandas que, a través de sus apoderados judiciales, presentó la Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A., en contra de las Resoluciones Nos. 12987 del 29 de abril de 2008 y 12986 del 29 de abril de 2008, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió los registros de las marcas G GA.MA ITALY PROFESSIONAL (mixta) y G GA.MA ITALY PROFESSIONAL (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 y productos amparados en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Duna Enterprises S.L. 1.
ANTECEDENTES 1.1. La demanda 1. Mediante escritos radicados ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado1, el apoderado judicial de la Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A. en ejercicio de la acción de nulidad, consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, que se interpreta como de nulidad absoluta conforme al inciso 1° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina2, solicitaron que se realicen las siguientes declaraciones y condenas: 1 El 24 de febrero de 2011 (folios 1 a 46 del expediente con radicación No. 2011-00074-00) y el 24 de febrero de 2011 (folios 1 a 37 del expediente con radicación No. 2011-00078-00). 2 Toda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de actos administrativos respecto de los cuales se concedieron registros marcarios, con fundamento en la presunta infracción del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000. 2 Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados) Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Expediente No. 2011-00074-00: «[…] 1.- Declarar la nulidad de la Resolución 12987 del 29 de abril del año 2.008, proferida dentro del expediente 07 086455 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial y Comercio – la Nación, mediante la cual se concede a DUNA ENTERPRISES S.L., sociedad comercial con domicilio en BILBAO ESPAÑA, el registro de la marca “G GA.MA ITALY PROFESSIONAL”, MIXTA, para distinguir productos de la Clase 16 Internacional. 2.- Consecuencialmente, ORDENAR la cancelación del certificado de registro No. 352.057 de la marca “G GA.MA ITALY PROFESSIONAL”, para distinguir los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de DUNA ENTERPRISES S.L. 3.- Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial […].
Expediente No. 2011-00078-00: «[…] 1.- Declarar la nulidad de la Resolución 12986 del 29 de abril del año 2.008, proferida dentro del expediente 07 086453 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial y Comercio – la Nación, mediante la cual se concede a DUNA ENTERPRISES S.L., sociedad comercial con domicilio en BILBAO ESPAÑA, el registro de la marca “G GA.MA ITALY PROFESSIONAL”, MIXTA, para distinguir productos de la Clase 20 Internacional. 2.- Consecuencialmente, ORDENAR la cancelación del certificado de registro No. 352.046 de la marca “G GA.MA ITALY PROFESSIONAL”, para distinguir los productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de DUNA ENTERPRISES S.L. 3.- Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial […]»3. 2.
Mediante auto de 2 de marzo de 20164, el despacho a cargo de la sustanciación del proceso dispuso acumular en uno solo expediente los dos procesos ordinarios de la referencia, al verse satisfechos los presupuestos establecidos en el artículo 157 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al asunto por remisión expresa del artículo 145 del Código Contencioso Administrativo, a saber: a) igual procedimiento; b) misma instancia o etapa procesal; c) iguales pretensiones susceptibles de acumularse en una sola demanda; d) identidad de la parte demandada y, finalmente, e) que las excepciones propuestas se fundamenten en hechos y/o supuestos fácticos similares. 3 Folios 9 a 10 del expediente ordinario con radicación núm. 2011-00074-00 y folios 9 a 10 del expediente ordinario con radicación núm. 2011-00078-00. 4 Folios 182 a 184 del expediente con radicación núm. 2011-00074-00. 3 Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados) Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.2.
Los hechos5 3. Los procesos acumulados se fundamentan en iguales supuestos fácticos, los cuales se resumen a continuación: 4. Manifestó el apoderado de la parte actora que, mediante escritos de fecha 23 de agosto de 2007, la sociedad Duna Enterprises S.L., presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de las marcas «G GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta) y «G GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta) para amparar productos incluidos en las Clases 16 y 20 del nomenclátor internacional. 5.
Señaló que las mencionadas solicitudes, se publicaron en las Gacetas de la Propiedad Industrial Nos. 580, el día 28 de septiembre de 2007. 6. Recordó que, una vez publicados los extractos de las solicitudes en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se presentaron oposiciones. 7. Indicó que, mediante las Resoluciones Nos. 12987 del 29 de abril de 2008 y 12986 del 29 de abril de 2008, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, otorgó el registro de las marcas «G GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta) y «G GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta) a la sociedad Duna Enterprises S.L., para identificar productos de las Clases 16 y 20 de la Clasificación Internacional de Niza, quedando así agotada la vía gubernativa. 8.
Finalmente, puso de presente, que la sociedad Duna Enterprises S.L. concedió licencia de uso de las marcas registradas a la sociedad Italian Beauty Ltda. (hoy Gama Colombia Ltda). 1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación6 9. Adujo la parte actora que, con ocasión de la expedición de los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, vulneró los artículos 135 literales e), f), i) y l), 136, 137 y 172, de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 10.
Sostuvo que, en el presente caso, los signos «G GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixto) y «G GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixto), no cumplen con los requisitos exigidos por la norma comunitaria para que sea procedente su registro, ya que ninguna de las palabras que los componen son reivindicables y protegibles. 5 Folios 10 a 16 de la causa ordinaria con radicado No. 2011-00074-00 y folios 10 a 16 de la causa ordinaria con radicado No. 2011-00078-00. 6 Folios 17 a 26 del expediente No. 2011-00074-00 y folios 17 a 26 del expediente No. 2011-00078-00. 4 Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados) Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señalaron, además, que las marcas registradas son descriptivas y, por lo tanto, carecen de distintividad. 11.
Mencionó que uno de los principales requisitos para determinar si una expresión pueda ser utilizada como marca es que no induzca en engaño al público consumidor, “lo que en el caso concreto no lo hace con uno de los elementos sino con todos; ya que son palabras descriptivas e indicativas y además engañosas, ya que sus productos no son italianos”. 12.
Indicó que la sociedad Duna Enterprises S.L, actuó de mala fe al engañar y hacer creer a los consumidores el origen italiano de los productos que amparan las marcas cuestionadas. 13. Fundamentó la mala fe de la titular de las marcas controvertidas en que, previamente al registro de las mismas, se tramitaron procesos ejecutivos y penales en contra del tercero con interés en las resultas del proceso relativo a la utilización del signo en Colombia, y que con artimañas y amenazas la obligó a renunciar a la solicitud de cancelación presentada ante la autoridad marcaria respecto del signo en comento. 14.
En igual sentido, precisó que había suscrito un acuerdo respecto de la utilización del signo con los abogados Triana Uribe Michelsen y Monica Wolf Wasserman, apoderados en Colombia y España de la sociedad Duna Enterprises, domiciliada en Panamá y España y que, con ocasión a ello, DESISTIERON de la oposición presentada contra el registro de la marca en referencia. 15.
Finalmente, afirmó que dicha sociedad materializó actos de competencia desleal al solicitar el registro de las marcas objeto de controversia.
2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio7 16. Los apoderados judiciales de la entidad demandada contestaron las demandas acumuladas en iguales términos, para lo cual adujeron que, con la expedición de las resoluciones acusadas por parte de la SIC, no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues las mismas se fundamentan en esta decisión, en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto. 17.
Inicialmente, los apoderados de la SIC, de manera idéntica, propusieron la excepción de «caducidad de la acción», para lo cual expresaron que, siendo los 7 Folios 78 a 96 del radicado núm. 2011-00074-00 y folios 79 a 94 del radicado núm. 2011-00078-00. 5 Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados) Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co actos administrativos demandados de carácter particular, la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento y no la de nulidad simple consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, motivo por el cual las demandas debieron ser presentadas antes del 8 de septiembre de 2008, pero las mismas fueron radicadas ante el Consejo de Estado el 24 de febrero de 2011. 18.
De otra parte, en cuanto al fondo del asunto manifestaron que como se evidencia a lo largo de las actuaciones administrativas, el análisis de registrabilidad se realizó teniendo en cuenta los conjuntos marcarios, lo que permite entender que gozan de las características de originalidad y fantasía, haciéndolos distintivos dentro del mercado. 19.
Aseveraron que las marcas concedidas son claramente distinguibles, toda vez que se refieren a productos con características particulares que no son comunes en el área andina o en productos competidores. 20. Respecto al cargo relacionado con la violación del artículo 137 y 172 de la Decisión 486 de 2000, advirtieron que la SIC a la fecha del registro, no tenía indicios razonables que le permitieran inferir que el registro se hubiera solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal y, mucho menos, que se haya realizado de mala fe. 21.
Finalmente, expresaron que el demandante no mencionó cual sería el acto de competencia desleal perpetrado mediante la solicitud marcaria de acuerdo a lo consagrado en la Ley 256 de 1996, ni la persona natural o jurídica que lo realizó, tampoco los efectos reales del acto considerado desleal, la existencia pasada, presente o futura, de acción alguna en tal sentido. 2.2.
Intervención del tercero interesado – Sociedad Duna Enterprises S.L.8 22. Los apoderados judiciales del tercero interesado en las resultas en el proceso, propusieron la excepción de «indebida identificación de la acción impetrada y los fines que se persiguen con la misma», indicando que las pretensiones de la demanda no corresponden a una acción de nulidad simple, sino a una de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que el término para interponerla ha caducado. 23.
En lo relacionado con un presunto acto de mala fe al efectuar el registro, afirmaron que el demandante era consciente y conocedor de su calidad de importador y distribuidor de las marcas objeto de la demanda, lo cual no le hacía titular del derecho frente a las marcas en comento; y, como consecuencia de ello, derivar una supuesta mala fe del tercero interviniente. 8 Folios 111 a 125 de la causa ordinaria con radicado No. 2011-00074-00 y folios 66 a 78 de la causa ordinaria con radicado No. 2011-00078-00. 6 Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados) Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24.
Explicaron que las expresiones “G GA.MA ITALY PROFESSIONAL” (mixtas), en sus respectivas Clases 16 y 20 internacionales, no obedecen de forma directa y clara a características propias de productos tales como: “[…] papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación: fotografías: papelería: adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas: pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases) y caracteres de imprenta: clichés […]”; y, de otra parte, a productos tales como: “[…] muebles, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas; sillas, sillas metálicas, sofás, sillones para peluquería, vidrio plateado (espejería), mesa de tocador, piezas de mobiliario, muebles metálicos y monturas de cepillos […]”. 25.
Así mismo, anotaron que: «[…] si no existe una conexidad entre las características propias del lugar indicado y los productos para los cuales se solicita protección, los signos se convierten en registrables, como sucedió frente al caso en estudio, en efecto, como se puede apreciar, al incluir la expresión ITALY (ITALIA) en productos como los solicitados, no se está haciendo alusión a cualidades propias de los productos derivadas del lugar de origen; nótese, como Italia no es una zona geográfica, que se caracterice o individualice de forma particular por su producción de los productos antes señalados, más aún si se tiene en cuenta que se incorporan otros elementos de las marcas en mención, los cuales les otorgan suficiente distintividad […]». 26.
Por último, aseguraron que no se encontró prueba alguna de la cual se puedan constatar los supuestos actos de competencia desleal atribuidos a la sociedad Duna Enterprises S.L.
3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 27. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 15-IP-2013 del 11 de julio de 20139, en la que expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al asunto bajo examen; en particular, respecto de los artículos 135 literales e), f) e i), 137 y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; excluyendo del análisis el literal i) del artículo 135 y el artículo 136, al considerar que no tenía pertinencia directa en el análisis del proceso interno. De oficio, interpretó los artículos 134 literales a), b) y g), 150 y 172 (párrafos 1 y 2) 9 Folios 152 a 168 del expediente ordinario de la referencia, con radicación No. 2011-00074-00.
Los procesos ya se encontraban acumulados a esta fecha. 7 Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados) Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la misma normativa.
Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: […]
PRIMERO: […] La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. […] De conformidad con lo anterior, y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria que goza de prevalencia sobre la norma nacional.
SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
TERCERO: El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, iconos, etc. […]
CUARTO: (…) La Corte consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo mixto G GA.MA ITALY PROFESSIONAL es descriptivo para los productos de la Clase 16 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. También deberá determinar si las palabras GAMA, PROFESSIONAL e ITALY son de uso común y/o descriptivas para la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta la debilidad de la marca que la contiene.
QUINTO: La Corte consultante deberá establecer si el signo mixto G GA.MA ITALY PROFESSIONAL es evocativo y, de esta manera, continuar con el respectivo análisis de registrabilidad.
SEXTO: La Corte consultante deberá determinar si el signo mixto G GA.MA ITALY PROFESSIONAL, podría generar engaño en cuanto a la procedencia del producto y, como efecto, en relación con sus características y propiedades, para así determinar su registrabilidad.
SÉPTIMO: El artículo 137 consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar. El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas; es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro marcario.
Y el tercero se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal; esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que 8 Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados) Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tienen como fin realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro marcario.
La Corte consultante deberá determinar si el signo mixto G GA.MA ITALY PROFESSIONAL fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.
OCTAVO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto. […].
4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 28. Mediante auto de 15 de febrero de 201810, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y se rindiera el respectivo concepto; dentro de dicho plazo la parte demandante11, reiteró los argumentos de la demanda ordinaria impetrada.
La parte demandada, el tercero interviniente y el Ministerio Público, por su parte, guardaron silencio en esta etapa procesal12.
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 5.1. Competencia 29. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201913, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2.
Excepción de caducidad 30. Los apoderados de la parte demandada y del tercero interviniente propusieron la excepción de caducidad de la acción incoada, argumentando que la acción procedente en el presente proceso era la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de nulidad, por lo que estas debieron ser presentadas antes de transcurrido el término de cuatro (4) meses de que trata el numeral 2° del artículo 136 del CCA, lo cual no ocurrió en el caso sub judice. 31.
Refirieron que, como quiera que la fecha para presentar las demandas venció el 8 de septiembre de 2008, este plazo feneció conforme a lo establecido en el artículo 136 del CCA, pues fue presentada el 24 de febrero de 2011. 10 Folio 230 del expediente de la referencia con radicación No. 2011-00074-00. 11 Folios 231 a 241 del plenario ordinario con radicado núm. 2011-00074-00. 12 Folio 242 de la causa ordinaria. 13 Reglamento Interno del Consejo de Estado. 9 Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados) Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32.
En relación con este aspecto, la Sala recuerda que, como se indicó en la presente providencia, la acción procedente para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados es la de nulidad absoluta, en tanto se está demandando la nulidad de actos administrativos respecto de los cuales se concedieron registros marcarios con fundamento en la presunta infracción del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 33.
Por lo tanto, al haberse invocado como vulnerados algunos literales del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, lo cierto es que la acción de nulidad absoluta descrita en el inciso 1° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 es la que resulta procedente en el proceso de la referencia. Con fundamento en la anterior premisa también debe resaltarse que tal acción no prescribe, tal y como lo dispone la norma en comento, cuyo contenido es el siguiente: “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”. 34.
Así las cosas, la excepción de caducidad de la acción formulada por la parte demandada y por el tercero interviniente, no está llamada a prosperar, y así se declarará en la parte resolutiva de la presente providencia. 5.3. El problema jurídico 35. Los apoderados judiciales de la sociedad IMPOBE S.A., solicitaron a la Sala de Decisión decretar la nulidad de las Resoluciones Nos. 12987 del 29 de abril de 2008 y 12986 del 29 de abril de 2008, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió los registros de las marcas «G GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta)14 y «G GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta)15, para distinguir productos comprendidos en las Clases 16 y 20 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Duna Enterprises S.L. 36.
La parte actora manifestó que los actos administrativos demandados son nulos, pues considera que las marcas «G GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta) y «G GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta), registradas para distinguir productos amparados en las Clases 16 y 20 del nomenclátor internacional, contienen palabras de naturaleza meramente descriptiva para la clase para la cual se concedieron los registros; sumado a ello, asegura que se está induciendo a error al consumidor, al simular que los productos que distinguen las marcas registradas son de origen italiano; a lo que agrega que existió mala fe y competencia desleal al solicitar los referidos registros. 14 Registro No. 352.057. 15 Registro No. 352.046. 10 Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados) Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5.4.
Violación de los artículos 135 literal l) y 136 de la Decisión 486 de 2000 37. En primer lugar, la Sala encuentra que, aunque es cierto que el demandante, en su libelo inicial indicó como normas violadas los artículos 135 literales e), f), i) y l), 136, 137 y 172, de la Decisión 486 de 2000, también lo es que al exponer el concepto de violación no lo desarrolló en lo atinente a la presunta violación de los artículos 135 literal l) y 136 de la Decisión 486 de 2000. 38.
Ciertamente, el cargo de violación se circunscribe a considerar que los signos son descriptivos para la clase para la cual se concedieron los registros; que los mismos inducen en error al consumidor al creer que los productos tienen un origen extranjero, y que existió mala fe y competencia desleal al solicitar los respectivos registros. 39.
En este orden de ideas, la Sala considera que, para el caso que nos ocupa, no procede el análisis del presunto desconocimiento del artículo 135 literal l) y 136 de la Decisión 486 de 2000, teniendo en cuenta que el libelo de demanda se refiere a las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 literales e) y f) y 137, y al desconocimiento de lo previsto en los artículos 134 literales a), b) y g), 150 y de los párrafos primero y segundo del artículo 172, tal y como lo concluyó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 5.5.
Las causales de irregistrabilidad en estudio 40. Ahora bien, en el caso sub judice, las normas comunitarias aplicables al proceso de la referencia son los artículos 134 literales a), b) y g), 135 literales e), f) e i), 137, 150 y 172 (párrafos 1 y 2) de la Decisión 486 de 2000, tal y como lo señaló y concluyó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación rendida en este proceso16, normas cuyo tenor literal es el siguiente: “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
(…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) 16 Folios 152 a 168 del expediente ordinario de la referencia (Interpretación Prejudicial No. 15-IP-2013). 11 Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados) Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
(…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (…) Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.
Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. […]”. 5.6.
El caso concreto 41. La sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. - IMPOBE S.A., por intermedio de sus apoderados judiciales, presentó sendas demandas17 encaminadas a que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 12987 del 29 de abril de 2008 y 12986 del 29 de abril de 2008, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió los registros de las marcas «G GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta) y «G GA.MA ITALY PROFESSIONAL» (mixta), para distinguir productos comprendidos en las Clases 16 y 20 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Duna Enterprises S.L. 42.
Pues bien, los signos mixtos registrados y objeto de controversia, son los siguientes: 17 Expedientes Nos. 2011-00074-00 y 2011-00078-00 (acumulados). 12 Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados) Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (Mixto – Clase 16 – Registro No. 352057) (Mixto – Clase 20 – Registro No. 352046) 43.
Como primer cargo, la parte actora afirmó que la SIC al conceder el registro de las marcas controvertidas, violó los literales e), f), e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, al considerar que las marcas son descriptivas y, por lo tanto, carecen de distintividad. Aunado a ello, señaló que las mismas contienen algunas expresiones que determinan la procedencia geográfica de los productos que amparan y otras que no son reivindicables ni protegibles. 44.
Para resolver, la Sala pone de presente, en primer lugar, que la primera marca objeto de análisis se concedió para amparar productos que pertenecen a la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente los siguientes: «papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de 13 Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados) Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés»18. 45.
A su turno, la segunda marca objeto de estudio, fue concedida para distinguir productos comprendidos en la Clase 20 del nomenclátor internacional, a saber: «muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas; sillas, sillas metálicas, sofás, sillones para peluquería, vidrio plateado (espejería), mesas de tocador, piezas de mobiliario, muebles metálicos, monturas de cepillos»19. 46.
Dicho lo anterior, resulta claro que, para un consumidor promedio, los signos mixtos «G GA.MA ITALY PROFESSIONAL» y «G GA.MA ITALY PROFESSIONAL», en definitiva, no representan una idea evocativa, indicativa y, muchos menos, resultan descriptivos. En efecto, no obedecen de forma directa y clara a características propias de los productos que se pretenden amparar. 47.
Cabe poner de relieve que los signos serán considerados descriptivos cuando entregan al público consumidor, de manera directa, información sobre una o varias características, cualidades u otros antecedentes esenciales que pueden servir para designar las particularidades del producto, servicio o establecimiento de que se trate, circunstancia que no se presenta en el sub lite. 48.
En efecto, los referidos signos no señalan las características específicas de los productos que pretende amparar, tales como los servicio o establecimiento de que se trate, su género o naturaleza, destinación, peso, valor o cualidad. 49. Asimismo, tampoco se consideran dichos signos como evocativos en la medida que no poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre los productos, esto es, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor de los productos amparados. 50.
Ahora bien, la parte actora expresó que los signos cuestionados determinan la procedencia geográfica de los productos que amparan y, por lo tanto, inducen en error y engaño al público consumidor. 51. Consideró que el consumidor podría incurrir en error al pensar que los productos que amparan las marcas mixtas «G GA.MA ITALY PROFESSIONAL» y «G GA.MA ITALY PROFESSIONAL» son fabricados en Italia, por lo que resulta procedente abordar el alcance de los signos engañosos por el lugar de procedencia. 18 Registro marcario No. 352.057. 19 Registro marcario No. 352.046. 14 Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados) Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 52.
Sobre el particular, resulta oportuno traer a colación lo que al respecto ha señalado el Tribunal de Justicia: «[…] El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio.
En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal e) de la Decisión 486, no podrá ser registrado. El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Las Indicaciones Geográficas comprenden las Indicaciones de Procedencia y las Denominaciones de Origen.
Las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan en la mente del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o menor grado, al medio geográfico del mismo, y que lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza. […] Ahora bien, entre los elementos no susceptibles de registro como signos distintivos se encuentra el denominado lugar de origen; esta prohibición que radica en el hecho de que esa utilización produce que en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica.
(negrillas fuera del texto) En caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, conviene la correcta aplicación de lo dispuesto en los artículos 221 y 222 de la aludida Decisión 486 […] Para que se configure el supuesto expresado, es importante que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia, para lo cual es necesario que concurran los siguientes presupuestos: * Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado. * Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos. * Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión. 15 Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados) Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que lo puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado […]»20. 53.
Sobre las indicaciones geográficas como signos engañosos que podrían llevar a confusión al consumidor, el Tribunal de Justicia ha dejado considerado que: «[…] 1.5. El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.
La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. 1.6.
El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo. Un consumidor al pensar que determinadas productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio […]»21.
(negrillas fuera del texto) 54. En la interpretación prejudicial que hizo el Tribunal de Justicia en el presente proceso22, sostuvo en relación con la indicación de procedencia: «[…] El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo.
Un consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio […]». (negrillas fuera del texto) 55. Así las cosas, la jurisprudencia andina, cuyo contenido ha sido prohijado por esta Sala, señala que la marca que se compone de forma exclusiva de un signo equivalente a una indicación de procedencia es irregistrable por el engaño o el riesgo de confusión que podría causar en el consumidor, al creer que está adquiriendo un producto fabricado, elaborado o producido en determinado lugar, lo que eventualmente haría inclinar su intención de compra. 56.
Empero, el Tribunal ha precisado que, aunque la marca incluya en su denominación el nombre de un lugar, ciudad o ubicación geográfica que evoque el lugar de procedencia de los productos que ampara, puede registrarse si está acompañada de otros signos o elementos que la hagan distinguible, siempre que cumpla con los demás requisitos que la norma andina señala para ello. 20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 598-IP-2015. 21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 543-IP-2016. Decisión de 17 de noviembre de 2017. 22 Folios 152 a 168 del expediente ordinario de la referencia (Interpretación Prejudicial No. 15-IP-2013). 16 Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados) Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 57.
Ahora bien, esta Sala23 ha tenido la oportunidad de considerar que el obstáculo para el registro de estas marcas se presenta cuando su denominación incluye una indicación geográfica o de procedencia que haga pensar al consumidor ese origen sin que ello corresponda a la realidad; ello por cuanto se incurría en una conducta engañosa hacia el consumidor, en especial, cuando los productos que tienen ese origen son reconocidos nacional o internacionalmente y son apetecidos bien por su calidad, por sus diseños o por otras características que atraen al consumidor y hacen inclinar ostensiblemente su intención de compra; situación que ocurre frecuentemente con los perfumes, las carteras, ciertas marcas de ropa, zapatos, joyas, etcétera. 58.
Ante esta situación, el Tribunal se refiere al concepto del «carácter engañoso relativo», es decir, que no es absoluto el carácter de irregistrable de una marca en cuya denominación se incluye un lugar de procedencia o una indicación geográfica, porque la configuración del engaño dependerá de los productos o servicios que la marca ampara. 59.
Del concepto de engaño relativo que se indica en la jurisprudencia citada, se puede colegir que la inclusión de una denominación de procedencia o geográfica en una marca no resulta engañosa cuando, por la indicación de un lugar la misma no destaca la calidad, el costo, o algunas propiedades de los productos que ampara y que harían inclinar la intención de compra del consumidor. 60.
La Sala destaca que, en lo que se refiere a la procedencia de los productos, el engaño ocurre cuando el signo provoca distorsión en la realidad en relación con el lugar de producción o fabricación, por el aprovechamiento que del prestigio de esa procedencia pueda tener el empresario. 61. En el caso sub examine, la Sala encuentra que si bien en Italia se produce papel, cartón; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina; material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés, entre otros, lo cierto es que tales productos no se destacan en el mercado mundial, de manera que no pueda predicarse el aprovechamiento de una marca que incluya esa procedencia. 62.
Lo mismo se puede predicar de los productos que pretende amparar la segunda marca, en tanto se refiere a «muebles, espejos, marcos; productos, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sillas, sillas metálicas, sofás, sillones para peluquería, espejería, mesas de tocador, piezas de mobiliario, muebles metálicos, monturas de cepillos», los cuales 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 2 de diciembre de 2021, Exp.
No. 11001-0324-000-2011-00077-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 17 Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados) Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co si bien son producidos en muchos países, no tiene una relevancia e importancia especial en el mercado mundial. 63.
En este sentido, para la Sala los signos en comento no provocan en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. 64. Particularmente, los productos que la marca ampara no generan engaño en relación con su procedencia, circunstancia que, por lo demás, no fue acreditada por la parte actora en su libelo introductorio, incumpliendo así con la carga contemplada en el artículo 167 del CGP24. 65.
Nótese que la expresión ITALY se encuentra acompañada de otras palabras que le otorgan distintividad, por lo que al no ser una marca que designe exclusivamente o describa un lugar de origen, la misma puede susceptible de registro. 66. En efecto, siguiendo las indicaciones del Tribunal de Justicia, el análisis de registrabilidad debe tener en cuenta el conjunto marcario, el cual para el caso que nos ocupa es el que le otorga distintividad al mismo, contrario a lo afirmado por la parte actora. 67.
La extensión del conjunto marcario G GA.MA ITALY PROFESSIONAL, hace que sea la primera palabra la que genere la mayor recordación; en efecto, en el mercado el consumidor medio conoce comúnmente esta marca como GA.MA y, por lo tanto, puede decirse que la expresión ITALY es secundaria para el consumidor. 68. Por lo tanto, no le asiste razón al actor al señalar que la inclusión de la palabra ITALY en el conjunto marcario representa un engaño para el consumidor, porque la expresión que genera mayor recordación en el consumidor medio es la primera palabra, esto es, GA.MA y es la que permite que a los consumidores reconocerla en el mercado. 69.
Sobre el presunto carácter descriptivo de la marca GA.MA ITALY PROFESSIONAL, así como su posibilidad de inducir a error al consumidor provocada por la indicación engañosa de procedencia, la Sala recuerda que ya tuvo la oportunidad de pronunciarse cuando el ahora actor demandó, con fundamento en los mismos supuestos fácticos y jurídicos, el registro de la marca GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER ION, esto es, en la sentencia de 2 de diciembre de 202125, la cual se prohíja en esta oportunidad.
En la decisión señalada se plasmaron, entre otras, las siguientes consideraciones: 24 Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 2 de diciembre de 2021, Exp.
No. 11001-0324-000-2011-00077-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Actor: Sociedad 18 Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados) Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co «[…] en el presente caso, pese a que los productos de belleza italianos no son desconocidos en el ámbito comercial, lo cierto es que no se caracterizan por tener un renombre que trascienda las fronteras, de manera que pueda predicarse el aprovechamiento de una marca que incluya su supuesto origen.
Para la Sala, el signo en comento no provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error […]. Nótese que la expresión ITALY se encuentra acompañada de otras palabras que le otorgan distintividad, por lo que al no ser una marca que designe exclusivamente o describa un lugar de origen, la misma puede susceptible de registro […].
En el sub examine, la extensión del conjunto marcario «GA.MA ITALY PROFESSIONAL LASER ION», hace que sea la primera palabra la que genere la mayor recordación; en efecto, en el mercado el consumidor medio conoce comúnmente esta marca como «GA.MA» y, por lo tanto, puede decirse que la expresión «ITALY» es secundaria para el consumidor.
Por lo tanto, no le asiste razón al actor al señalar que la inclusión de la palabra ITALY en el conjunto marcario representa un engaño para el consumidor, porque la expresión que genera mayor recordación en el consumidor medio es la primera palabra, esto es GA.MA y es la que permite que a los consumidores reconocerla en el mercado […]» (negrillas fuera de texto). 70.
De otra parte, el demandante argumentó la violación del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en cuanto a que el registro del signo se realizó de mala fe por parte de la sociedad Duna Enterprises S.L., no solo porque la inclusión de la indicación geográfica en su de nominación daba a entender que los productos que amparaba eran fabricados en Italia, sino debido a que, según lo afirmó, sus vendedores estaban entrenados para que ofrecieran sus productos de esa manera, creando con el consumidor el convencimiento de la procedencia italiana. 71.
El actor también sustentó la mala fe de la titular de la marca controvertida en que, previamente al registro de la misma se tramitaron procesos ejecutivos y penales en contra del tercero con interés en las resultas del proceso por la utilización del signo en Colombia, y que con artimañas y amenazas la obligó a renunciar a la solicitud de cancelación por no uso presentada ante la autoridad marcaria respecto del signo en comento. 72.
Es preciso resaltar que, en la interpretación prejudicial que el Tribunal de Justicia hizo en el presente proceso, se sostuvo lo siguiente: «[…] El Juez Consultante deberá tomar en cuenta “los indicios razonables” que le permitan llegar a la Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A., demandado: SIC, tercero interesado: sociedad Duna Enterprises S.L. 19 Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados) Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conclusión de que el solicitante presentó la solicitud de mala fe con la intención de aprovecharse de manera indebida de un signo que no es apropiable […]». 73.
En el caso de autos, la Sala no encuentra los indicios razonables que le permitan llegar a la conclusión consistente en que el solicitante presentó la solicitud de mala fe con la intención de aprovecharse de manera indebida de un signo que no es apropiable. 74. Tampoco obran en el plenario medios probatorios que permitan concluir que dicho registro se realizó por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos, o con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. 75.
Cabe resaltar que el actor no demostró que la sociedad solicitante tuvo la intención o de la conciencia de violar una disposición legal, o causar un perjuicio injusto o ilegal, como se precisó con antelación. 76. Respecto de la carga de prueba cuando se alega que un tercero obró de mala fe, el Tribunal de Justicia ha dicho que: «quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento.
Se presume, además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo […]». 77. La Sala pone de presente que si bien es cierto que la actora manifestó que «[d]e conformidad con el acuerdo celebrado entre nuestra representada y los abogados Triana Uribe Michelsen y Monica Wolf Wasserman apoderados en Colombia y España de la sociedad DUNA ENTERPRISES, domiciliada en Panamá y España, manifestó a su despacho que DESISTO de la oposición presentada contra el registro de la marca en referencia […]», también lo es que no se anexó el acuerdo que se refiere en el referido desistimiento y que de la simple referencia del mismo no se puede concluir que se le obligó o constriñó a desistir de la oposición presentada. 78.
De lo expuesto se infiere que, habiendo desistido de la oposición en sede administrativa, la demandante era consciente de la posibilidad que existía de que se concediera la marca, por lo que no le es dable ahora, en sede jurisdiccional argumentar actos de mala fe. 79. Igual suerte corre el argumento consistente en que a la parte actora se le obligó a renunciar a la solicitud de cancelación por no uso de la marca objeto de análisis, afirmación que no tiene soporte y sustento en el plenario y del cual se puede desprender un acto de mala fe. 20 Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados) Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 80.
La parte actora señala que posterior al registro, IMPOBE S.A., demandó a la sociedad Duna Enterprises S.L. por competencia desleal y publicidad engañosa, con argumentos similares a los expuestos en la demanda. Sobre el particular, la Sala pone de presente que se trata de demandas presentadas con posterioridad al acto de registro, lo cual las torna en improcedentes para corroborar esa clase de actos; no debe olvidarse que los actos administrativos se juzgan de conformidad con las circunstancias fácticas y jurídica vigentes al momento de su expedición. 81.
En este orden de ideas, lo cierto es que los actos y hechos a los que puede atribuírsele mala fe por parte del tercero interesado deben ser anteriores a la fecha de solicitud del registro contenido en el acto administrativo que se demanda y no pueden estar asociados a hechos sobrevinientes, como erróneamente lo pretende la parte demandante. 82.
Finalmente, y en cuanto a la presunta vulneración del artículo 137 de la Decisión 486, la Sala advierte que la parte actora no mencionó cuál sería el acto de competencia desleal perpetrado mediante la solicitud marcaria y tampoco sustento su proposición jurídica. 83. Tal y como lo sostuvo el apoderado del tercero con interés en las resultas del proceso, la parte actora no señaló la persona natural o jurídica que presuntamente perpetró esa clase de actos, tampoco los efectos reales y las consecuencias de los mismos.
Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que la Sala tampoco encuentra elementos probatorios de los cuales se pueda constatar los supuestos actos de competencia desleal por parte de la sociedad Duna Enterprises S.L. 84. De conformidad con los argumentos precedentes, se encuentra que la actora no probó ni la mala fe, ni los actos de competencia desleal. 85.
En conclusión, esta Sala de Decisión hace suyas las consideraciones esbozadas en la precitada providencia del 2 de diciembre de 202126, por cuanto en el sub lite y al igual que como ocurrió en aquel pronunciamiento27, la parte actora no probó ni acreditó la supuesta mala fe y, menos aún, los presuntos actos de competencia desleal efectuados por el tercero interesado en las resultas del proceso (sociedad Duna Enterprises S.L.). 86.
En consonancia con lo anterior, la Sala estima que se deben negar las pretensiones de las demandas ordinarias incoadas, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de la presente decisión. 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 2 de diciembre de 2021, Exp. No. 11001-0324-000-2011-00077-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Actor: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A., demandado: SIC, tercero interesado: sociedad Duna Enterprises S.L. 27 Expedientes acumulados Nos. 2011-00074-00 y 2011-00078-00 y anexos. 21 Radicacion: 11001032400020110007400 y 11001032400020110007800 (acumulados) Demandante: Sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. – IMPOBE S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de caducidad de la acción formulada por la entidad demandada y el tercero interviniente.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de las demandas impetradas, en los expedientes Nos. 2011-00074-00 y 2011-00078-00 (acumulados), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente Aclara voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P (20)