11001032400020140052300 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Núm. único de radicación: 11001032400020140052300 Demandante: Sanford Colombia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero con interés: Eberhard Faber de Colombia S.A.S. Temas: Protección del signo notoriamente conocido.

Cotejo entre marcas nominativas. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala decide1, en única instancia, la demanda presentada por la sociedad Sanford Colombia S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 17452 de 17 de marzo de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1 La Sala, mediante auto de 30 de enero de 2018, declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Número único de radicación: 11001032400020140052300 1. La sociedad Sanford Colombia S.A.2, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho3, para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 17452 de 17 de marzo de 2014, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo nominativo “MONGOL” para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones: “[…] 1.

Declarar la nulidad de la Resolución No. 17452 del 17 de Marzo de 2014, notificada por listado único de notificaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio del día 25 de Marzo de 2014, mediante la cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Eberhard Industria Colombiana de Lápices S.A. en liquidación, y negó el registro de la marca MONGOL(Nominativa) en la clase 16 internacional a favor de Sanford Colombia S.A. 2.

Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho: • Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, anotar la anulación de lo dispuesto en el acto demandado y específicamente que: - Se revoque la decisión contenida en la Resolución17452 de fecha 17 de Marzo de 2014. - Se conceda el registro de la marca MONGOL en favor de la sociedad Sanford Colombia S.A. […]”.

Presupuestos fácticos 2 Actuando por intermedio de apoderada. 3 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 3 Número único de radicación: 11001032400020140052300 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1.

Que solicitó el 21 de diciembre de 2011 el registro como marca del signo nominativo “MONGOL” para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. Que la referida solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial, siendo objeto de oposición por la sociedad Eberhard Faber de Colombia S.A.S., en adelante el tercero con interés directo en las resultas del proceso, con base en su marca “MONGOL” registrada en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y la notoriedad de esa marca. 4.3.

Que la directora de signos distintivos por medio de la Resolución núm. 8144 de 28 de diciembre de 2012, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta “MONGOL” para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Que el tercero con interés directo en las resultas del proceso presentó recurso de apelación contra la Resolución núm. 8144 de 28 de diciembre de 2012. 4.5.

Que el superintendente delegado para la propiedad industrial, a través de la Resolución núm. 17452 de 17 de marzo de 2014, resolvió el recurso de apelación contra la Resolución núm. 8144 de 28 de diciembre de 2012, en el sentido de declarar fundada la oposición y negar el registro de la marca nominativa “MONGOL” para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Normas violadas 5. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: 4 Número único de radicación: 11001032400020140052300 5.1. Los artículos 154, 155, 156, 166, 167, los literales a), c), f) y k) del artículo 228 y 235 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486 de 2000.

Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación así: 6.1. Indicó que la parte demandada, al expedir los actos administrativos acusados, violó el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000 al reconocer la notoriedad de la marca MONGOL toda vez que, a su juicio: i) la solicitud de reconocimiento de la notoriedad no fue solicitada por el titular legítimo de la marca; y ii) no se demostró que la marca MONGOL del tercero con interés directo en el resultado del proceso era notoria al momento de la presentación de la solicitud de registro de la marca MONGOL presentada por la parte demandante. 6.2.

Explicó que el tercero con interés directo en el resultado del proceso no aportó pruebas que cumplieran los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad para que la parte demandada pudiera declarar la notoriedad de su marca MONGOL y con ello, no se cumplió con los presupuestos previstos en el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, para declarar la notoriedad de una marca. 6.3.

Manifestó en este mismo sentido, que el tercero con interés directo en el resultado del proceso, no aportó pruebas que probaran el uso de la marca cuya notoriedad se declaró, para el momento en que se solicitó el registro de la marca cancelada por los actos administrativos acusados. 6.4. Argumentó que muchas de las pruebas aportadas por el tercero con interés directo en el resultado de proceso, corresponden a la marca MONGOL y su uso en el exterior por parte de compañías que no guardan ninguna relación con este y que, por el contrario, sí hacen parte del mismo grupo empresarial al que pertenece la parte demandante, a saber, Grupo Newell Rubbermaid, Inc. 5 Número único de radicación: 11001032400020140052300 6.5.

Por último, afirmó que no se acreditó el uso por el tercero con interés directo en el resultado del proceso de la marca cuya notoriedad se declaró por la parte demandada. Contestación de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada4 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 7.1. Señaló que, con la expedición de los actos administrativos acusados, no incurrió en ninguna de las violaciones a la Decisión 486 de 2000 alegadas por la parte demandante, pues fueron expedidas por la autoridad competente, observando las formalidades y trámites previstos en la ley y con el único fin de mantener el orden jurídico que demanda el régimen de propiedad industrial. 7.2.

Argumentó que, la parte demandante no expuso un argumento válido y legítimo que desvirtué la legalidad de los actos acusados, razón por la cual los cargos no están llamados a prosperar. 7.3. Mencionó que la notoriedad de la marca “MONGOL” está plenamente demostrada y no es necesario explicar que tiene un significado ulterior. 7.4.

Sostuvo que entre los signos cotejados existen similitudes en los campos fonéticos, ortográfico y conceptual, toda vez que el signo solicitado reproduce la marca notoria “MONGOL”, lo que genera que el consumidor podría fácilmente vincularlos a un mismo origen empresarial y al reconocimiento propio de la marca notoria. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 4 Actuando por intermedio de apoderada.

Cfr. Folio 225. 6 Número único de radicación: 11001032400020140052300 8. El tercero con interés directo en el resultado del proceso5 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 8.1. Mencionó que la normatividad aplicable en nuestro país restringe hacer uso de registros marcarios reconocidos en países de fuera de la región andina con el fin de impedir el reconocimiento de un derecho marcario avalado y consolidado. 8.2.

Agregó que la sociedad Industria Colombiana de Lápices S.A. – En Liquidación, celebró un contrato de cesión, el cual fue debidamente inscrito ante la parte demandada, con el fin de permitirle al tercero con interés directo en el resultado del proceso, hacer uso de la marca nominativa MONGOL en el territorio colombiano y aprovecharse del reconocimiento y posicionamiento que esta marca tenía en la República de Colombia con ocasión de su uso por parte de otros titulares. 8.3.

Precisó que, en el caso sub examine, se configuró una situación de fuerza mayor que impidió al entonces titular de la marca nominativa MONGOL, Industria Colombiana de Lápices S.A. – En Liquidación, hacer uso de esta, comoquiera que se encontraba en liquidación obligatoria y, en ese sentido, se encontraba en las excepciones al deber de uso previstas en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000. 8.4.

Indicó que no es sensato concluir que por el mero hecho que la marca MONGOL no se usó durante un tiempo determinado por una situación jurídica especial, esto conlleve a que el titular de buena fe del registro pierda los derechos adquiridos sobre la marca, y más aún, la marca pierda el reconocimiento y recordación que venía teniendo en el mercado colombiano durante 30 años. 8.5.

Argumentó que las pruebas aportadas dan cuenta del uso y reconocimiento por el público de la marca desde el año 2008 y hasta el año 2012, periodo durante el cual la parte demandante no era titular de ningún registro marcario sobre la marca nominativa MONGOL. Audiencia Inicial 5 Actuando por intermedio de apoderado. Cfr. Folio 185. 7 Número único de radicación: 11001032400020140052300 9.

El Despacho Sustanciador: i) mediante auto de 29 de mayo de 2019, convocó y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el 7 de junio de 2019, declaró saneado el proceso; resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y realizó el respectivo control de legalidad.

Interpretación Prejudicial 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 de febrero de 2022, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486 de 2000. 11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 80-IP-2022, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: “[…]

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020140052300, constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 243-IP- 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023; 426-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023; 153-1P-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023; y, 184-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5389 del 14 de diciembre de 2023, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino. […]” 8 Número único de radicación: 11001032400020140052300 12. Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 13. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de agosto de 2024, atendiendo a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial solicitada: i) decretó la reanudación del proceso; y ii) consideró innecesaria la realización de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y ordenó a las partes e intervinientes la presentación por escrito de los alegatos de conclusión e informó al Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad procesal, podría rendir concepto si a bien lo tenía. Alegatos de conclusión 13.1.

La parte demandante guardó silencio en esta etapa procesal. 13.2. La parte demandada, reiteró los argumentos señalados en la contestación de la demanda. 13.3. El tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio en esta etapa procesal. Intervención del Ministerio Publico 14. El Agente del Ministerio Público consideró que en el presente asunto el cargo de nulidad propuesto por la parte demandante, no posee vocación de prosperidad, lo que obliga a que las súplicas de la demanda deban ser desechadas desfavorablemente.

CONSIDERACIONES DE LA SALA 9 Número único de radicación: 11001032400020140052300 15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) El acto administrativo acusado; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 80-IP-2022 de 30 de julio de 2024; vii) el marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido; viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 16. Vistos el artículo 149 numeral 8.º6 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20117, sobre competencia del Consejo de Estado en única instancia, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20198, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 17.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala advierta vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. El acto administrativo acusado 18. El acto administrativo acusado es el siguiente: 18.1. La Resolución núm. 17452 de 17 de marzo de 2014, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación contra la Resolución núm. 8144 de 28 de diciembre de 2012, en el sentido de declarar fundada la oposición y negar el registro de la marca nominativa “MONGOL” para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 6 “[…] Artículo 149.

Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley. […]”. 7 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 8 Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. 10 Número único de radicación: 11001032400020140052300 El problema jurídico 19.

Le corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, las contestaciones de la misma, la fijación del objeto del litigio y la Interpretación Prejudicial, determinar: 19.1. Si la Resolución núm. 17452 de 17 de marzo de 2014, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro como marca del signo nominativo MONGOL, para identificar "papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendida en otras clases); caracteres de imprenta; clichés", productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, vulneran los artículos 154, 155, 156, 166, 167, 228, literales a), c), f) y k); y 235 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en consecuencia, determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto administrativo acusado y al restablecimiento del derecho solicitado. 19.2.

En ese sentido, se analizará, por un lado, si el acto administrativo acusado se refiere al trámite de una cancelación por notoriedad de un registro marcario y, en caso afirmativo, se estudiará si se cumplieron los presupuestos establecidos en la norma comunitaria para dicha cancelación. 19.3. En este mismo sentido, se estudiará si la parte demandada, en el acto administrativo acusado, reconoció la notoriedad de la marca nominativa MONGOL, identificada con el registro marcario núm. 451709, y, en caso afirmativo, determinará si las pruebas aportadas demostraban tal calidad. 19.4.

Por otro lado, si para la fecha en la cual se solicitó el registro como marca del signo nominativo MONGOL, para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es para el año 2011; la marca nominativa MONGOL, fundamento de la negación, identificada con el registro marcario núm. 11 Número único de radicación: 11001032400020140052300 451709, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso. tenía la calidad de marca notoria. 19.5.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó los artículos 154, 155, 156, 166, 167, 228 (literales a, c, f y k) y 235 de la Decisión 486 de 2000. 19.6. La Sala excluirá del problema jurídico los artículos 154, 155 y 156 de la Decisión 486 de 2000 teniendo en cuenta que hacen parte de la regulación de la acción de infracción de derechos de propiedad industrial, lo cual no corresponde al objeto de la presente controversia, la cual gira en torno a la legalidad de un acto administrativo de registro marcario.

En consecuencia, a pesar de haber sido alegadas como vulneradas e interpretadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a través de la figura del acto aclarado, deben ser excluidos del análisis de fondo. 19.7. Así mismo, al no tratarse de un trámite de cancelación por notoriedad, el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000 tampoco resulta aplicable, por lo que se excluirá igualmente del problema jurídico.

Igualmente, tampoco se hará pronunciamiento sobre la alegada fuerza mayor en el uso del signo, al estar referida dicha circunstancia referida a la acción de cancelación. 20. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos administrativos acusados expedidos por la parte demandada. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 21.

La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena9, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 9 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 12 Número único de radicación: 11001032400020140052300 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 14 de septiembre de 200010 de la Comisión de la Comunidad Andina11.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina12 22. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina13. 10 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 11 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 12 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 13 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 13 Número único de radicación: 11001032400020140052300 23.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros. 24.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 25.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 26.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 27.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 28. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]” 14 Número único de radicación: 11001032400020140052300 Interpretaciones Prejudiciales 153-IP-2022, 243-IP-2022 y 426-IP-2022 29.

La Sala procede a destacar los principales criterios relacionados con la interpretación de los artículos 166, 167, y 228 literales a), c), f) y k) de la Decisión 486 de 2000, normas invocadas como violadas por la parte demandante. 30. Respecto de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de 200014: “[…] [3] Carga de la prueba en la cancelación de un registro por falta de uso de la marca [3.1] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba del uso en el trámite de cancelación corresponde al titular de la marca objeto de la referida cancelación y no al solicitante; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento de que se cancele dicha marca. [4] El uso efectivo de la marca.

La puesta o disponibilidad de los productos o servicios en el comercio. La exportación de un producto desde los Países Miembros como forma de uso de una marca [4.1] La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular, por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. […] [4.25] En efecto, si estamos ante productos respecto de los cuales no hay comercialización en el territorio de cualquier País Miembro de la Comunidad Andina, sino solo su producción a efectos de su exportación (dentro o fuera de la Comunidad Andina), dicha producción y exportación califican como tráfico económico a efectos de demostrar el uso de la marca de que se trate en el mencionado territorio.

De esta forma, quedan protegidas las marcas vinculadas, por ejemplo, a las actividades de maquila (con marca), o a aquellas situaciones en las que una empresa, por el motivo que fuese, si bien no comercializa sus productos en el territorio de un País Miembro de la Comunidad Andina, ha instalado en él una fábrica que produce dichos productos únicamente para fines de exportación (hacia dentro o fuera de la Comunidad Andina). [4.26] Con lo expuesto, corresponde a la autoridad nacional competente “analizar con detenimiento las pruebas presentadas para probar el uso de la marca y si estas prueban o no que la marca ha sido usada en la exportación de un producto desde un País Miembro. […]”. 14 Interpretación Prejudicial 426-IP-2022 15 Número único de radicación: 11001032400020140052300 31.

Respecto del artículo 228 de la Decisión 486 de 200015: “[…] [2.] La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina Definición [2.1] La Decisión 486 le dedica un acápite especial a la regulación del tema de los signos notoriamente conocidos en el Título XIII, que contiene los artículos 224 a 236. […] [2.18] La calidad de notoriedad de un signo puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se considere notoriamente conocido puede perder dicha calidad si su titular no realiza acciones conducentes a conservarla: mantener la calidad del producto o servicio, promover su difusión y publicidad, mantener o incrementar el volumen de ventas, entre otros.

En este orden de ideas, para probar la notoriedad de un signo no basta con demostrar la existencia de un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para acreditar la calidad de notoriedad en cada caso concreto. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida únicamente para dicho caso particular. […] [2.22] En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga cierto grado de protección a la marca notoria no registrada en un determinado País Miembro, el examen de registrabilidad que debe realizar la oficina nacional competente cuando se solicita su registro como marca en ese País Miembro, debe ser independiente y autónomo, es decir, la entidad competente tiene discrecionalidad para, luego del correspondiente análisis, conceder o no el registro como marca del signo notoriamente conocido solicitado, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. […]”.

Marco normativo de la protección del signo distintivo notoriamente conocido 32. El literal h) del artículo 136 y los artículos 224 a 230 de la Decisión 486 que conforman el conjunto normativo andino que regula la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos. 15 Interpretación Prejudicial 153-IP-2022 16 Número único de radicación: 11001032400020140052300 33.

El artículo 224 de la Decisión 486, menciona que se entiende por signo distintivo notoriamente conocido, el que fuese reconocido como tal en cualquier Estado Miembro por el sector pertinente. 34. El artículo 228 de la Decisión 486, establece que para determinar la notoriedad de un signo distintivo, la Sala debe tomar en consideración factores tales como: i) su grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente; ii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su uso; iii) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción; iv) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo; v) las cifras de ventas y de ingresos de su titular; vi) su grado de distintividad; vii) su valor contable como activo empresarial; viii) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo; ix) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento; x) los aspectos del comercio internacional; o, xi) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo. 35.

El artículo 226 de la Decisión 486, indica que se entiende como uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que aplique.

Asimismo, constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: i) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; ii) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, iii) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. 17 Número único de radicación: 11001032400020140052300 36.

El artículo 235 de la Decisión 486, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 165 ibidem, establece que se configura una causal de cancelación del registro marcario cuando este corresponda a una marca idéntica o similar a una marca notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro, la cual puede ser solicitada por el titular legítimo de la marca notoria.

En consecuencia, le corresponde a la autoridad competente, determinar si, al momento de solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar: i) existía una marca notoriamente conocida y ii) la marca registrada es idéntica o similar a la primera. Análisis del caso concreto 37. Revisadas las normas indicadas en el acápite desarrollado supra del marco normativo de la protección al signo distintivo notoriamente protegido; y atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada, y el tercero con interés directo en el resultado del proceso; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 38.

En ese sentido, las marcas objeto de estudio son como se muestran a continuación: SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA MONGOL MONGOL Titular: Sanford Colombia S.A. Titular: Eberhard Faber de Colombia S.A.S. Reg. Núm. 249.339 Clase 16: “papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta, artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas: pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza Clase 16: “lápices de grafito” 18 Número único de radicación: 11001032400020140052300 (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta, cliches”. 39.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con la protección de signos distintivos notoriamente conocidos. 40. Precisado lo anterior y con el fin de resolver problema jurídico planteado, la Sala advierte que el acto acusado se expidió durante un trámite administrativo de solicitud de un registro marcario, el cual se inició por la parte demandante y frente al cual el tercero con interés directo en el resultado del proceso presentó oposición al mencionado registro. 41.

Sobre el asunto, la Sala considera que el acto acusado no fue expedido durante el trámite de una cancelación de un registro marcario por notoriedad y, en consecuencia, no procede el estudio sobre si se cumplieron los presupuestos previstos en la norma comunitaria para ordenar dicha cancelación. 42. Conforme a lo mencionado, le corresponde a la Sala establecer si, para la fecha en que se negó la solicitud de registro como marca del signo nominativo “MONGOL”, la marca nominativa “MONGOL” del tercero con interés directo en el resultado del proceso, y fundamento de la negación del registro, solicitado por la parte demandante, tenía el carácter de marca notoria.

Respecto de prueba de la notoriedad de la marca opositora 43. Por su parte, la Sala advierte que el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000 prevé un listado no taxativo de los factores que se pueden considerar con el fin de determinar la notoriedad de una marca, dentro de los cuáles se encuentran “[…] el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro […]”;

“[…] el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique […]”; y “[…] las cifras de ventas y de ingresos de la empresa 19 Número único de radicación: 11001032400020140052300 titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección […]”, entre otros. 44.

Aclarado lo anterior, resulta necesario entrar a analizar si, para la fecha de presentación de la solicitud de registro de marca MONGOL por la parte demandante, esto es, el 21 de septiembre de 2005, la marca nominativa MONGOL, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, era notoria o no. 45. Vistas las normas indicadas en los acápites desarrollados supra, en relación con la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos, se tiene que: i) una marca goza de notoriedad cuando sobresale o tiene la suficiente acreditación entre los consumidores o posibles consumidores y la competencia, y se ha difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado; y ii) se configura una causal de irregistrabilidad cuando la marca solicitada reproduce, imita, traduce, translitera o transcribe, total o parcialmente, un signo notoriamente conocido y puede causar confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 46.

Sin embargo, la notoriedad de la marca no se encuentra implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria demostrar su existencia de manera suficiente, a través de la prueba. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su jurisprudencia indicó lo siguiente “[…] la notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso […]”16 para lo cual se debe tener en cuenta los factores previstos en el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000. 47.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su jurisprudencia, ha precisado adicionalmente que la prueba de la notoriedad debe demostrarse caso a caso, teniendo en cuenta el estatus de notoriedad puede cambiar con el paso del tiempo: 16 Cfr. Folio 271. 20 Número único de radicación: 11001032400020140052300 “[…] el estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros.

En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinente para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso en particular […]”17 48.

Para el efecto, en la actuación administrativa, el tercero con interés directo en el resultado del proceso aportó las siguientes pruebas para demostrar la notoriedad de su marca18: “1. www.google.com, ingresando como criterio de búsqueda la expresión "MONGOL LAPIZ EBERHARD 2. http://relatividadycontexto.blogspot.com/2011/03/el-dia-que-encontre-el- lapiz mongol.html 3. http://eberhard-faber-de-coaguinegocio.co/ 4. www.google.com al digitarse en el buscador las expresiones "MONGOL LÁPIZ EBERHARD 5.

Breve recuento histórico de la sociedad inicialmente titular y creadora de la marca MONGOL, la sociedad EBERHARD FABER INC de los Estados Unidos, sociedad fundada en 1849. la cual sería absorbida por la sociedad FABER CASTELL CORP en 1988 y posteriormente comprada en 1994 por la sociedad SANFORD CORP, extraída del sitio Web: http://www.prenhall.com/hssvelasquezbusethics 6/38/9873/2527715 cw/index.html, con su respectiva traducción. 6.

Ensayo de Leonard Read en idioma original, inspirado en la marca MONGOL para identificar lápices, titulado 1, Pendi', publicado por primera vez en diciembre de 1958 en The Freeman. 7. Traducción al castellano del ensayo de Leonard Read "Yo, el Lápiz, por Mises Daily. 8. Extracto explicativo sobre la historia del ensayo titulado "Yo, el Lápiz" de Leonard Read, extraído del sitio Web: www.es/Wikipedia.org/wiki/Yo, el lápiz 9.

Tres (3) pantallazos de la página oficial de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO) referentes al registro de las marcas MONGOL en Clase 18 internacional a nombre de la sociedad EBERHARD FABER PENCIL COMPANY CORPORATION 17 Cfr. Folio 272. 18 Cfr. Folio 33 a 36 21 Número único de radicación: 11001032400020140052300 10.

Copia simple del contrato de cesión de la marca MONGOL en clase 16 internacional en Colombia, celebrado entre la sociedad EBERHARD FABER, INC. y la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAPICES SA (ICOLAPIZ SA), el día 18 de julio de 1988. 11. Copia simple del acta de asamblea general de copropietarios de los bienes muebles representados en maquinaria y equipos, marcas nacionales e internacional de propiedad de la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAPICES SA.

EN LIQUIDACION, llevada a cabo el día 16 de diciembre de 2007, por medio de la cual se autoriza la venta y cesión de la marca MONGOL en clase 16 internacional a la sociedad OCTAVIO PAREDES E.U. en Colombia 12. Copia simple del contrato de compraventa de cuotas partes celebrado entre la sociedad OCTAVIO PAREDES EU (comprador) y los acreedores de la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAPICES SA.

EN LIQUIDACIÓN (vendedor) de la marca MONGOL, en clase 16 internacional 13. Copia del pantallazo del registro de la marca MONGOL (Nominativa) en clase 16 internacional certificado No. 249339, extraído del sitio oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio (www.sic.gov.co), donde consta la inscripción de la cesión de la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAPICES SA EN LIQUIDACIÓN a la sociedad OCTAVIO PAREDES EU., y posterior cambio de nombre a EBERHARD FABER DE COLOMBIA SAS 14.

Certificación de la compra de la marca MONGOL (Nominativa) en clase 16 internacional a la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAPICES SA EN LIQUIDACIÓN en el año 2008, manejo contable de la adquisición 15. Copia simple referente al informe de valoración de las marcas adquiridas de INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAPICES SA EN LIQUIDACIÓN, donde se incluye la marca MONGOL (Nominativa) 16.

Certificado de inversión realizado por la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA SA S. en compras y promoción de la marca MONGOL (Nominativa) en clase 16 internacional en Colombia desde 2008. 1. Certificado de ventas de los productos identificados con la marca MONGOL (Nominativa) en clase 16 internacional (especialmente lápices, borradores y colores) desde febrero de 2008 a agosto de 2012, con su respectivo soporte de relación de facturas emitidas por las ventas realizadas por EBERHARD FABER DE COLOMBIA SAS. 18.

Certificado de ventas de lápices identificados con la marca MONGOL entre el año 2008 al 2012 por da sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S., discriminado por unidades vendidas y valores. 19. Publicidades en almacenes reconocidos a nivel nacional y revistas de diversos medios publicitarios donde se promocionan los productos identificados con la marca MONGOL por la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. 22 Número único de radicación: 11001032400020140052300 20.

Estados financieros de la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA EU a diciembre 31 de 2008. Se evidencia el valor contable del signo como active empresarial para el año 2008. 21. Estados financieros de la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA EU a diciembre 31 de 2009 Se evidencia el valor contable del signo como activo empresarial para el año 2009. 22.

Estados financieros de la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA EU a diciembre 31 de 2010. Se evidencia el valor contable del signo como activo empresarial para el año 2010. 23. Estados financieros de la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA EU. a diciembre 31 de 2011. Se evidencia el valor contable del signo como activo empresarial para el año 2011. 24.

Estados financieros certificados por contador desde 2008 a 2012 de las operaciones comerciales de la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA SAS 25. Estudio de recordación y notoriedad de la marca MONGOL a la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA SA.S., efectuado por la firma auditora DATEXCO COMPANY S.A. en hogares (personas del común entre los 13 a 45 años de edad de todos los estratos sociales en las 8 ciudades principales de Colombia). 26.

Estudio de recordación y notoriedad de la marca MONGOL a la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA SAS., efectuado por la firma auditora DATEXCO COMPANY SA en distribuidores (personas especializadas en la distribución al por mayor y detal de útiles para la escritura en las 8 ciudades principales de Colombia). 2. Catorce (14) certificados de clientes que conocen y compran los productos identificados con la marca MONGOL y otras en Colombia de la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA SAS para la reventa o distribución 28.

Declaración extrajuicio realizada ante notario público del señor GUSTAVO SANCHEZ MONCALEANO, ex-empleado de la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAPICES SA EN LIQUIDACIÓN, quien hace un recuento sobre la historia de la marca MONGOL en Colombia y la relación de su inicial titular y la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA SAS. 29. Copia simple de un escrito de acusación formulado por la Fiscalía 4ta de la Unidad Nacional de Propiedad Intelectual, presentado dentro del radicado No 1100160902010-00004, el día 02 de diciembre de 2012, en la ciudad de Barranquilla por el delito de usurpación de la marca MONGOL contra la sociedad IYETECA SA y el señor JAIME AUQUE CUELLO, al pretender introducir al país en enero de 2010 la suma de 2.102.400 lápices no autorizados por la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA SAS identificados con las marcas MONGOL Y EBERHARD FABER 30. http://www.penciltalk.org/2011/01/mongol-pencils-colombia 31. http://www.amazon.com/EF-Eberhard-Faber- OriginalAuthetic/dp/B003GR281U 23 Número único de radicación: 11001032400020140052300 32. http://www.ebay.com/sch/sis.html?nkwEBERHARD FABER-NCPENCIL MONGOL- 33.http/wps prenhall.com/hssvelasquezbusethics6/38/9873/2527715 c w/index.html 34 htt:// www.pencilpages.com/gallery/eberhard-faber/mongol.htm 35.

CD con 10 videos extraídos del sitio Web: www.youtube.com referentes a diversas publicidades a través del mundo sobre la marca MONGOL y su inspiración para obras teatrales, discursos presidenciales, comparaciones con otras marcas, entre otros, los sitios Web enunciados en el anexo anterior y otros más y una publicación referente a la historia del lápiz MONGOL en el mundo 36.

Imagen de un cuadro de NEGRET de 1979 inspirado en los productos MONGOL de EBERHARD FABER 37. Imagen de la actual bodega de la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA SAS. donde se almacena todos los productos identificados con la marca MONGOL en Colombia 38. Informe sobre la forma cómo se distribuye y emplea el material publicitario para difundir y expandir en Colombia la marca MONGOL por parte de su titular, la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.AS. 39.

Carpeta publicitaria de la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAPICES SA referente a la marca MONGOL para identificar productos comprendidos en clase 16 internacional 40. Cartuchera y anuncio publicitario referente a la marca MONGOL 41. Volantes publicitarios de los diversos productos identificados con la marca MONGOL 42. Catálogo de productos identificados con la marca MONGOL de EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S 43.

Sticker referentes a la publicidad de la marca MONGOL para identificar productos comprendidos en Clase 16 internacional de EBERHARD FABER DE COLOMBIA SAS 44. Tres (3) hojas didácticas para que los niños pinten en los puestos de ventas de los productos MONGOL. 45. Caja con diversos productos identificados con la marca MONGOL, entre los que se incluyen los siguientes: i) Una Caja de lápices de 12 unidades identificados con la marca MONGOL de EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. ii) Dos borradores cortos identificados con la marca MONGOL de EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. 24 Número único de radicación: 11001032400020140052300 iii) Una caja de 6 (seis) temperas identificados con la marca MONGOL de EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. iv) Una caja de plastilina de 8 unidades identificada con la marca MONGOL de EBERHARD FABER DE COLOMBIA SAS y un pendón con pita que publicita la marca MONGOL de EBERHARD FABER DE COLOMBIA SAS vi) Paquete individual con un lápiz y una publicidad referente a la marca MONGOL de EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. vi) Paquete individual con un borrador y una publicidad referente a la marca MONGOL de EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. viii) Caja con dos borradores largos identificados con la marca MONGOL de EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. ix) Una bomba desinflada con su palo identificado con la marca MONGOL de EBERHARD FABER DE COLOMBIASA.S x) Papel de empaque amarillo identificado con la marca MONGOL de EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. xi) Anuncios publicitarios enrollados que publicitan los productos identificados con la marca MONGOL de EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. xii) Dos (2) camisetas amarillas publicitarias identificadas con la marca MONGOL de EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.A.S. xiii) Pendón plástico semiduro que contiene todas las marcas de la sociedad EBERHARD FABER DE COLOMBIA S.AS, incluida la marca MONGOL 49.

La parte demandada mediante la Resolución núm. 81844 de 28 de diciembre de 2012 declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca nominativa “MONGOL” para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 50. De otro lado, la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución núm. 17452 de 17 de marzo de 2014, revocó la Resolución núm. 81844 de 28 de diciembre de 2012, negando el registro como marca del signo nominativo “MONGOL” para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la parte demandante, teniendo como fundamento el reconocimiento de la notoriedad de la marca nominativa “MONGOL” del tercero con interés directo en el resultado del proceso en la Resolución núm.. 52995 de 30 de agosto de 2013. 25 Número único de radicación: 11001032400020140052300 51.

Ahora bien, respecto de la Resolución núm. 17452 de 17 de marzo de 2014, acto administrativo acusado en el presente proceso, esta Sala advierte que este fundamentó su decisión en las siguientes consideraciones: “[…] 1.3. Valoración La Delegatura encuentra que bajo el expediente No. 05-095702 la Dirección de Signos Distintivos mediante la Resolución No. 52995 de 30 de agosto de 2013 reconoció la notoriedad del signo marcario MONGOL (nominativo), con certificado de registro N* 451709 para el período comprendido entre septiembre de 2002 a septiembre de 2012, para identificar "lápices de grafito” propios de la clase 16 Internacional, la cual fue confirmada por este Despacho mediante la Resolución No. 8004 del 14 de febrero de 2014, por lo tanto, la notoriedad de la marca MONGOL se encuentra plenamente demostrada y abarca el periodo dentro del cual se presentó la presente solicitud marcaria. […] 2.

Caso concreto 2.1. Análisis comparativo de los signos En el presente caso, se observa que entre los signos existen similitudes en el campo fonético, ortográfico y conceptual, toda vez que el signo solicitado reproduce la marca notoria MONGOL, sin agregar otro elemento diferenciador, lo que genera que el consumidor podría fácilmente asociarlos a un mismo origen empresarial y al reconocimiento propio de la marca notoria, razón por la cual se deberá continuar el estudio para determinar la conexidad entre el signo solicitado y la marca notoria. 2.2.

Relación de productos o servicios En el presente caso los productos a identificar por el signo solicitado son “papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés” productos de la clase 16 Internacional y los productos identificados por la marca notoria consisten en “lápices de grafito”, comprendidos en la misma clase 16 internacional.

Así las cosas, este Despacho reitera que la marca MONGOL es notoriamente conocida para distinguir productos consistentes en lápices de grafito, productos comprendidos en la clase 16 Internacional. Ahora bien, se observa que el signo solicitado reivindica precisamente éstos productos entre otros relacionados con la clase 16 Internacional por lo que la identidad de los productos es plena y teniendo en cuenta precisamente dicho grado de notoriedad encuentra este Despacho que el signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de 26 Número único de radicación: 11001032400020140052300 confusión o de asociación con la sociedad titular de la marca notoria o con la marca notoria MONGOL.

En este sentido, este Despacho encuentra que el consumidor, al encontrar productos identificados con la marca MONGOL, podría asociarlos con la marca notoria MONGOL, dado su nivel de recordación, y podrá pensar que sus productos hacen parte del portafolio de productos a nombre de la sociedad titular. Lo anterior, teniendo en cuenta que el signo notoriamente conocido, a la luz de la normatividad vigente en materia de marcas, se protege del riesgo de confusión o asociación bien sea con el signo como tal o con su titular o los productos/servicios prestados/ofrecidos por este; del aprovechamiento injusto de su prestigio; o de la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario.

En el presente caso, el signo solicitado reivindica los mismos productos, esto es, lápices en general, y por lo que dado precisamente dicho carácter haría que se encontrara en un riesgo latente, puesto que el consumidor podría eventualmente asociarlas, pudiendo causar una eventual dilución de la marca y un aprovechamiento indebido del prestigio y el esfuerzo ajeno. 3.

Conclusión Según las consideraciones antes expuestas, existe total identidad entre los conjuntos confrontados derivadas de la reproducción total de la marca notoria. Adicionalmente, los signos confrontados amparan productos relacionados, circunstancias que refuerzan la idea de que su coexistencia en el mercado acarrearía riesgo de asociación. En conclusión, este Despacho considera que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal h) del articulo 136 de la Decisión 486. […]”. 52.

En este aparte, la Sala prohíja la Sentencia de 29 de febrero de 202419 de esta Sala, donde se analizó la legalidad de las resoluciones núms. 52995 de 30 de agosto de 2013, y 8004 de 14 de febrero de 2014, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se reconoció la notoriedad de la marca nominativa MONGOL, cuyo titular es Eberhard Faber de Colombia S.A.S y en la cuales se aportaron las mismas pruebas que en la actuación administrativa objeto del presente proceso, determinando lo siguiente: “[…] 57.

De lo anterior, la Sala considera que la parte demandada, para expedir los actos administrativos acusados en los cuales resolvió reconocer la notoriedad de la marca nominativa MONGOL para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, valoró principalmente: i) el 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29 de febrero 2024.

C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Núm. único de radicación: 11001032400020140045500 27 Número único de radicación: 11001032400020140052300 estudio elaborado por la firma Rubio & Asociados que da cuenta del reconocimiento de la marca MONGOL con anterioridad al día 28 de enero de 2003, fecha anterior a la solicitud del registro de la marca cancelada, a saber, el 21 de septiembre de 2005; ii) el estudio elaborado por Datexco Company S.A. que da cuenta del reconocimiento de la marca nominativa MONGOL entre septiembre de 2002 y septiembre de 2012; y iii) las certificaciones sobre ventas, ingresos, gastos y costos relacionados con los productos identificados con la marca nominativa MONGOL. 58.

La Sala advierte, en relación con las anteriores pruebas, en primer lugar, que el estudio elaborado por la firma Rubio & Asociados no es una prueba conducente que permita acreditar la notoriedad de la marca nominativa MONGOL. Lo anterior, comoquiera que se refiere a hechos anteriores al 28 de enero de 2003, esto es, más de dos años antes de la presentación de la solicitud de registro de marca por la parte demandante, a saber, el 21 de septiembre de 2005, y sin que, con ello, se pueda evidenciar que la marca previamente registrada era notoria al momento del registro de la marca MONGOL de la parte demandante. 59.

En segundo lugar, las certificaciones de ventas, ingresos, costos y gastos relacionados con los productos identificados con la marca nominativa MONGOL, no son pruebas útiles para el caso sub examine. Ello comoquiera que dan cuenta de hechos posteriores a la presentación de la solicitud de registro de la marca cancelada, toda vez que se refieren a los años 2008 y siguientes, esto es, al menos tres años con posterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud de registro de marca por la parte demandante, a saber, el 21 de septiembre de 2005. 60.

Ahora bien, la Sala advierte, respecto de las demás pruebas citadas supra, como lo son, por ejemplo, las “páginas web”, los ensayos, las traducciones, los volantes publicitarios y las cajas con diversos productos, que estas no indican, en manera alguna, volúmenes de ventas o inversiones en publicidad que el tercero con interés en el resultado del proceso hubiere efectuado con el fin de promocionar y/o dar a conocer los productos distinguidos con la marca MONGOL requisito que se debe cumplir, tal como lo ha considerado la Sección Primera de esta Corporación. 61.

Así mismo, los certificados de compra (año 2008), inversión (año 2008) y ventas (años 2008 a 2012) y los estados financieros (años 2008 a 2011) para acreditar la notoriedad, son posteriores a la solicitud de la marca cancelada, a saber, el 21 de septiembre de 2005. 62. En consecuencia, la única prueba pertinente, conducente y útil que podría utilizarse para acreditar el reconocimiento de notoriedad la marca, para la fecha de presentación de la solicitud de registro de marca por la parte demandante, es el estudio elaborado por Datexco Company S.A. 63.

No obstante lo anterior, la Sala advierte que el estudio indicado supra no es suficiente por sí solo para acreditar la notoriedad de la marca, comoquiera que sólo refleja uno de los factores para determinar la notoriedad de conformidad con lo previsto en el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, a saber, el previsto en el literal a) del artículo 228 ibidem57, y, en consecuencia, debería estar complementado con material probatorio adicional que aborde otros factores que 28 Número único de radicación: 11001032400020140052300 den certeza sobre la notoriedad de la marca y los eventuales riesgos que generaría su uso no autorizado. 64.

Asimismo, Sala no advierte, en el expediente del proceso de la referencia, que se hayan aportado otras pruebas que permitan dar cuenta de la notoriedad de la marca MONGOL para la fecha de presentación de la solicitud de registro, de conformidad con el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000. 65. En suma, la Sala considera que no se acreditó la notoriedad de la marca nominativa MONGOL de propiedad del tercero con interés directo en el resultado del proceso para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, para el día 21 de septiembre de 2005, fecha en la cual la parte demandante presentó la solicitud de registro como marca del signo nominativo MONGOL.

En consecuencia, se considera que los actos administrativos acusados vulneraron los artículos 228 y 235 de la Decisión 486 de 2000. 66. Ante la prosperidad del cargo estudiado, la Sala considera innecesario analizar si existe similitud confundible o identidad entre la marca nominativa MONGOL de titularidad de la parte demandante y la marca nominativa MONGOL, que identifica productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso.

Lo anterior comoquiera que, al no haberse demostrado la notoriedad, no se configuran los presupuestos fácticos previstos en el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000 para la cancelación de una marca por notoriedad y, por ende, no es necesario analizar los demás presupuestos fácticos para su configuración, como sería la confundibilidad entre las marcas. 67.

Así las cosas, al haber desvirtuado la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, la Sala declarará la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales: i) se reconoció la notoriedad de la marca nominativa MONGOL para identificar “lápices de grafito”, productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso; y ii) se canceló el certificado de registro núm. 451.709 de la marca nominativa MONGOL.

Conclusión 68. En conclusión, la Sala considera que no se encuentra probada la notoriedad de la marca nominativa MONGOL para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, para el 21 de septiembre de 2005, fecha en la cual la parte demandante presentó la solicitud de registro como marca del signo nominativo MONGOL, de tal manera que se evidencia que los actos administrativos acusados vulneraron los artículos 228 y 235 de la Decisión 486 de 2000.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, I.

RESUELVE

29 Número único de radicación: 11001032400020140052300 PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 52995 de 30 de agosto de 2013, “Por la cual se decide la cancelación de un registro marcario por notoriedad”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 8004 de 14 de febrero de 2014 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. “[…] 53.

Dicho lo anterior, la Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 153-IP-2022 concluyó que: “[…] [2.18] La calidad de notoriedad de un signo puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se considere notoriamente conocido puede perder dicha calidad si su titular no realiza acciones conducentes a conservarla: mantener la calidad del producto o servicio, promover su difusión y publicidad, mantener o incrementar el volumen de ventas, entre otros.

En este sentido, el Tribunal ha indicado que “[…] Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad o fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca […]”20. 55.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala advierte que, de acuerdo con lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el acto administrativo que reconoce la notoriedad de una marca no es prueba de la referida notoriedad y que, en consecuencia, la notoriedad se debe analizar caso a caso. 56. En ese sentido, y de conformidad con los apartes citados con anterioridad de la Resolución núm. 17452 de 17 de marzo de 2014, la Sala encuentra que la parte demandada no analizó si se cumplían o no con los presupuestos previstos en la 20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso IP- 17-IP-96. 30 Número único de radicación: 11001032400020140052300 normativa comunitaria andina, para determinar la notoriedad de la marca nominativa “MONGOL” de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 57. Lo anterior comoquiera que dicha notoriedad se reconoció, mediante las resoluciones núms. 52995 de 30 de agosto de 2013 y 8004 de 14 de febrero de 2014, expedidas por la parte demandada, para el periodo comprendido entre septiembre de 2002 y septiembre de 2012. 58.

Ahora bien, la Sala considera que la parte demandada incumplió la carga impuesta por la normatividad andina, teniendo en cuenta lo siguiente: 58.1. La parte demandante reconoció la notoriedad de la marca nominativa MONGOL para identificar “lápices de grafito”, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, mediante la Resolución núm. 52995 de 30 de agosto de 2013, confirmada mediante la Resolución núm. 8004 de 14 de febrero de 2014, en el marco de una solicitud de cancelación de un registro marcario de la marca nominativa MONGOL que identifica productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular era la parte demandante. 58.2.

En el curso del trámite administrativo que resultó en la expedición de la Resolución núm. 52995 de 30 de agosto de 2013, se analizó la notoriedad de la marca nominativa MONGOL para identificar “lápices de grafito”, productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es el tercero con interés directo en el proceso y, en particular, su riesgo de confundibilidad con la marca nominativa MONGOL, para identificar productos de la clase mencionada supra, cuyo titular era la parte demandante. 58.3.

La parte demandada concluyó, en dicha oportunidad, que el tercero con interés directo en el resultado del proceso demostró la notoriedad de su marca durante el periodo entre septiembre de 2002 y septiembre de 2012. 59. Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso sub examine, se estudia la posibilidad de registrar como marca el signo nominativo MONGOL para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la 31 Número único de radicación: 11001032400020140052300 parte demandante, y a la cual se opuso el tercero con interés directo en el resultado del proceso con fundamento en su marca nominativa MONGOL, la cual había sido reconocida como notoria para el periodo entre septiembre de 2002 y septiembre de 2012, en otra actuación administrativa adelantada ante la parte demandada. 60.

En este aparte, la Sala advierte que, de acuerdo con lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el acto administrativo que reconoce la notoriedad de una marca no es prueba de la referida notoriedad y que, en consecuencia, la notoriedad se debe analizar caso a caso. 61. En virtud de lo anterior, la autoridad administrativa no podía análogamente aplicar las consideraciones de las resoluciones núms. 52995 de 30 de agosto de 2013 y 8004 de 14 de febrero de 2014 al caso sub examine, más allá de que estos actos administrativos hayan sido expedidos en el marco de un proceso de cancelación por notoriedad, pues como se mencionó anteriormente, no basta solo con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. 62.

En el presente asunto, la parte demandada dentro del acto administrativo acusado omitió realizar un análisis de los medios de prueba para demostrar la notoriedad de la marca “MONGOL” de propiedad del tercero con interés en el resultado del proceso, omisión que trajo como consecuencia que se negara el registro del signo “MONGOL” de propiedad de la parte demandante. 63.

De otro lado, la Sala en sentencia de 29 de febrero de 202421, al resolver un caso con identidad de partes e iguales supuestos facticos y jurídicos al sub examine, consideró que: “[…] 44. Así las cosas, la mención sobre la notoriedad de la marca opositora, tiene lugar con ocasión de la expedición de la Resolución núm. 15084 de 3 de marzo de 2014, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, donde 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de febrero de 2024, expediente identificado con el número único de radicación 20140049600, M.P. Hernando Sánchez Sánchez. 32 Número único de radicación: 11001032400020140052300 la parte demandada consideró que se debía confirmar la decisión de negar la solicitud de registro, pero con fundamento en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. 45.

Lo anterior comoquiera que el signo nominativo MONGOL que se pretendía registrar por la parte demandante, era similarmente confundible con la marca notoriamente conocida MONGOL, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso. 46. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala concluye que, comoquiera que los actos administrativos acusados no reconocieron la notoriedad de la marca nominativa MONGOL, para identificar “lápices de grafito”, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso, no procede analizar si, durante el trámite administrativo se aportaron pruebas pertinentes, conducentes y útiles para demostrar la notoriedad de dicha marca. […]”. 64.

En conclusión, la Sala considera que al no acreditarse la notoriedad de la marca nominativa “MONGOL” de propiedad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, se evidencia que la parte demandada al negar el registro de la marca “MONGOL” (nominativa) de propiedad de la parte demandante, vulneró el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000. 65.

Por último, ante la prosperidad del cargo de nulidad del acto acusado por violación del artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, la Sala no se pronunciará respecto de los demás cargos propuestos por la parte demandante. 66. Así las cosas, al haber desvirtuado la presunción de legalidad del acto acusado, la Sala declarará la nulidad de la Resolución núm. 17452 de 17 de marzo de 2014 por medio de la cual se negó el registro del signo nominativo “MONGOL” de propiedad de la parte demandante, para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III FALLA: 33 Número único de radicación: 11001032400020140052300 PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 17452 de 17 de marzo de 2014, por medio de la cual se negó el registro como marca del signo nominativo MONGOL para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo nominativo “MONGOL” para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA Presidenta Consejero de Estado Consejera de Estado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.