CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintitrés (2023) Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Radicado: 11001-03-24-000-2010-00490-00 Referencia: Nulidad Relativa Demandante: Tercero Interesado Sociedad BEIERSDORF A.G. Sociedad L’Oreal Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Tema: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA / Registrabilidad / Causales de Registrabilidad / Reglas de Cotejo / Marcas en Conflicto: INEA – NIVEA SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que instauró la sociedad BEIERSDORF A.G.– en adelante BEIERSDORF -, a efectos de que se declare la nulidad de las Resoluciones números 13386 de 10 de marzo de 2010, la 22287 de 28 de abril de 2010 y la 28623 de 31 de mayo de 2010, por medio de las cuales, la Superintendencia de Industria y Comercio – en adelante SIC- concedió el registro de la marca «INEA» (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad L’Oreal.
I-.
ANTECEDENTES I.1. La demanda 1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la apoderada judicial de la sociedad Beiersdorf presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «1.
Que se decrete la nulidad de los siguientes actos administrativos: 1.1. Resolución No. 13386 de 10 de marzo de 2010, mediante la cual, la Jefe de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad BEIERSDORF AG y otorgar el registro de la marca INEA (nominativa) a la sociedad L’Oreal, para distinguir productos de la clase tres (3) internacional. 2 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00490-00 Demandante: Sociedad BEIERSDORF A.G. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 1.2.
Resolución No. 22287 de 28 de abril de 2010, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 13386 de 10 de marzo de 2010, confirmándola en su integridad. 1.3. Resolución No. 28623 de 31 de mayo de 2010, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 13386 de 10 de marzo de 2010, decidiendo confirmarla en su integridad y declarar agotada la vía gubernativa. 2.
Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del Certificado de Registro No. 403313 asignado a la marca INEA (nominativa), para identificar productos de la clase tres (3) internacional, en el registro de la propiedad industrial a su cargo. 3. Que se ordene a la dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.» I.2.
Los hechos 2. El 26 de junio de 2009, la sociedad L’Oreal, solicitó ante la SIC el registro del signo «INEA» (nominativo)1 para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3. La mencionada solicitud, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 607 del 31 de agosto de 2009, respecto de la cual, BEIERSDORF presentó oposición, alegando tener la titularidad de las marcas «NIVEA» (nominativa), registro Nos. 86834 y NIVEA + GRÁFICA (mixtas), con certificados Nos. 335954 y 358166, previamente registradas para identificar productos de la clase 3ª internacional. 4.
Mediante Resolución 13386 del 10 de marzo de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC decidió declarar infundada la oposición formulada y, concedió el registro de la marca nominativa «INEA» (nominativa), a favor de la sociedad L’Oreal. 5. Contra la mencionada decisión, la sociedad demandante interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las resoluciones Nos. 22287 del 28 de abril de 2010 y 28623 del 31 de mayo de 2010, respectivamente, confirmando el acto administrativo que concedió el registro marcario.
I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación 6. La parte actora, manifestó que los actos acusados, vulneran los artículos 136 literales a) y h) y 224, 225, 226 en consonancia con los artículos 228, 229 y 230 de 1 Expediente 04083783. Vigencia hasta el 27 de junio de 2025 3 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00490-00 Demandante: Sociedad BEIERSDORF A.G. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio la Decisión 486 de 2000, afectando indebidamente el derecho de uso exclusivo de la marca «NIVEA» en la clase 3ª del nomenclátor internacional y favoreciendo a la sociedad L’Oreal. 7.
Señaló que el signo «INEA» es confundible con las marcas notorias «NIVEA» (nominativa) con registro No. 86.8342 y «NIVEA (mixtas)» con registros Nos. 335.9543 y 358.1664, al considerar que tienen similitud fonética, ortográfica, e ideológica entre ellos. 8. Aseveró respecto del aspecto ortográfico, que los signos en conflictos están compuestos por tres sílabas, que a su vez comparten las vocales «I-E-A» en el mismo orden, al igual que la consonante «N», lo que denota la similitud entre los mismos al momento de ser apreciados en forma sucesiva. 9.
En relación con el aspecto fonético, manifestó que las vocales «I-E-A» están dispuestas en forma idéntica en los signos, aportando una particular y fuerte sonoridad propia de la marca «NIVEA», aunado ello a la coincidencia de la consonante «N» en el signo «INEA», lo que puede crear riesgo de confusión. 10. En cuanto al aspecto ideológico, indicó que los signos en conflicto al estar conformados por una combinación arbitraria de letras, los hace marcas de fantasía5, lo que impide predicar una diferencia ideológica entre las mismas y conlleva a que el consumidor asocie el signo «INEA» con la marca previamente registrada «NIVEA». 11.
Mencionó, finalmente, que las marcas de BEIERSDORF identifican los productos de la clase 3ª internacional, especialmente aquellos relacionados con el cuidado personal, siendo de público conocimiento que fabrican, producen y comercializan diferentes productos para el cuidado personal desde hace más de ciento veinte años en el mercado internacional y desde hace más de cincuenta años en el mercado colombiano, lo que le permite contar con un excelente prestigio y liderazgo en ese campo. 2 Certificado de Registro No. 86.834 para distinguir los siguientes productos en la clase 3ª internacional: «preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir desengrasar y pulimentar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos» 3 Certificado de registro No. 335.954 para distinguir los siguientes productos de la clase 3ª internacional: «jabones, perfumes, cosméticos, lociones para el cabello, desodorantes y antitranspirantes para uso personal» 4 Certificado de registro No. 358.166 para distinguir los siguientes productos de la clase 3ª internacional: «jabones, perfumería, cosméticos aceites esenciales, preparaciones para el cuidado del cabello, preparaciones para protección solar, desodorantes y antitranspirantes para uso personal» 5 Folio 922 cuaderno 3 4 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00490-00 Demandante: Sociedad BEIERSDORF A.G. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO II.1.
Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio-. 12. El apoderado judicial de la entidad demandada adujo que los actos administrativos acusados no vulneraron ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, pues éstos se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las mismas. 13. Manifestó que en la marca previamente registrada «NIVEA» (nominativa y mixtas) cuyo titular es BEIERSDORF, predomina el elemento denominativo sobre el figurativo, toda vez que los elementos visuales no añaden algún concepto diferente de los que se extraen de la lectura del componente verbal.
Por tal razón, consideró que su coexistencia en el mercado no genera riesgo de confusión o asociación en los consumidores.6 14. Destacó, que los signos «INEA» y «NIVEA» no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, por cuanto el primero, cuenta con elementos adicionales que lo hacen diferenciable del segundo, sin importar que comparta el mismo orden de las vocales «I-E-A».
Es por ello, que la posición inicial de las sílabas en cada signo tiene un valor destacado, toda vez que son éstas las que el consumidor más recuerda. De ahí que, al diferir el signo solicitado en la sílaba inicial «I» respecto de las registradas «NI», demuestra que cuenta con elementos adicionales que le permiten diferenciarse de las marcas previamente registradas7. 15.
Agregó que al concluir que los signos enfrentados no son confundibles, consideró que no era necesario pronunciarse respecto de la relación de productos, pues nada impide la coexistencia de dos signos distintivos que identifiquen productos conexos o incluso idénticos, siempre y cuando sean distintivos entre sí, y por ende no susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación. 16.
Respecto de la presunta infracción de los artículos 224, 225 y 226 de la Decisión 486 de 2000, precisó que al no materializarse el supuesto que supone la existencia de alguna semejanza o similitud entre signos, las mencionadas normas no aplican al caso sub examine, por lo que la notoriedad alegada se torna irrelevante8. II.2. Intervención de la Sociedad L’Oreal 17.
La sociedad L’Oreal tercera con interés directo en las resultas del proceso, no obstante haber sido notificada de la demanda guardó silencio. 6 Folio 1105 cuaderno 3 7 Folio 1106 cuaderno 3 8 Folio 1107 cuaderno 3 5 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00490-00 Demandante: Sociedad BEIERSDORF A.G. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio III.
LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 18. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -en adelante el Tribunal de Justicia- emitió la Interpretación Prejudicial 407-IP-2016 del 11 de junio de 2018, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen.
Al respecto, consideró que las únicas normas aplicables y sujetas a interpretación prejudicial, eran los artículos 136 literal a) y h), 224, 225, 228, 229 y 230 de la Decisión 486. 19. En ese orden de ideas, el Tribunal se pronunció en los siguientes términos: «D. TEMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. 2.
Comparación entre signos denominativos y denominativos compuestos. 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos. 4. La marca notoriamente conocida. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. 1.1.
En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado INEA (denominativo) y las marcas NIVEA (denominativa y mixtas), son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […] 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor […]. 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud de dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] d) Gráfica o figurativa […] 1.4.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 6 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00490-00 Demandante: Sociedad BEIERSDORF A.G. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que la conforman […] b) En la comparación se debe emplear el método de cotejo sucesivo […] c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias […] d) Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo el criterio del consumidor especializado, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor general […] 2.
Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo INEA (denominativo), y la marca NIVEA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 2.2.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdivide en: sugestivos […] y, arbitrarios […] 2.3.
En consideración a que la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética [ ] b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. […] c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirían una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.
Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado INEA (denominativo) y las marcas NIVEA (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o de un significado o concepto. 3.2.
Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor por lo tanto se deberá tener en cuenta el numeral 2.3. […] 3.3. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor 7 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00490-00 Demandante: Sociedad BEIERSDORF A.G. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 3.4.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico […] 4. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce las marcas notorias NIVEA (DENOMINATIVA Y MIXTA), se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia […] 4.2. […] 4.3.
En efecto, al Artículo 224 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier país Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. 4.4.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente […] 4.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 4.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio En relación con el principio de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo […] En relación con los diferentes riesgos en el mercado […] Prueba de la notoriedad […]» IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 20.
Mediante auto del 11 de julio de 20189, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión. La parte demandante10 y la parte demandada11 reiteraron en esencia sus argumentos. El tercero interviniente y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal. 9 Folio 1181 cuaderno 3 10 Folios 1191 a 1223 cuaderno 3 11 Folios 1182 a 1186 cuaderno 3 8 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00490-00 Demandante: Sociedad BEIERSDORF A.G. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio V-.
CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- Competencia 21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. V.2.
Cuestión previa 22. El despacho a cargo de la sustanciación del presente proceso, mediante auto del 18 de noviembre de 2022, estimó necesario conocer el estado actual de los registros números 335954 y, 358166 correspondientes a la marcas NIVEA (mixta), cuyo titular es la sociedad BEIERSDORF A.G., con miras a establecer si los mismos se encuentran cancelados, caducados, anulados o si han sido objeto de renuncia por parte de su titular. 23.
Con miras a establecer lo anterior, se ordenó que, por la Secretaría de la Sección, se descargue -del Sistema de Información de Propiedad Industrial - SIPI - de la SIC- el reporte correspondiente al estado actual de los registros marcarios Nos. 335954 y 358166, correspondientes a la marca mixta «NIVEA», cuyo titular es la sociedad Beiersdorf A.G. 24.
Dando cumplimiento a lo anterior, la Secretaría de la Sección remitió con destino a este proceso los certificados del SIPI12 de la consulta realizada el día 11 de diciembre de 2022, conforme con el cual, las marcas «NIVEA» (mixtas) con registros Nos. 335954 y 358166 caducaron por falta de renovación dentro del término legal, así: Registro 335.954 Expediente 07130809 Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) - Reporte detallado de solicitudes Fecha y hora: 11 dic. 2022 08:30:30 p.m. Número de solicitud: 07130809 Referencia de solicitante: Fecha de presentación: 11 dic. 2007 Estado de la solicitud: Caducado Fecha de registro: 27 jun. 2008 Tipo de Signo: Marca Vigencia: 27 jun. 2018 Naturaleza del Signo: Mixta Bajo oposición: No Nombre del Signo: NIVEA Signo distintivo Caducado El signo distintivo ha caducado por falta de renovación 28 dic. 2018 12 Índice Samai 60. 9 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00490-00 Demandante: Sociedad BEIERSDORF A.G. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Registro 328.166 Expediente 06116001 Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) - Reporte detallado de solicitudes Fecha y hora: 11 dic. 2022 08:32:37 p.m. Número de solicitud: 06116001 Referencia de solicitante: Fecha de presentación: 16 nov. 2006 Estado de la solicitud: Caducado Fecha de registro: 06 jun. 2007 Tipo de Signo: Marca Vigencia: 06 jun. 2017 Naturaleza del Signo: Mixta Bajo oposición: No Nombre del Signo: NIVEA Signo distintivo Caducado El signo distintivo ha caducado por falta de renovación 07 dic. 2017 25.
De la anterior información, se dio traslado a las partes, por el término de tres (3) días, para que se pronunciaran al respecto y ejercieran, si lo estimaban pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. Dentro del mencionado traslado, ni la parte demandante ni el tercero interesado se manifestaron en algún sentido. 26. En atención a las constancias precedentes, la Sala encuentra que los registros mencionados estuvieron vigentes hasta el 28 de diciembre de 2018 y 7 de diciembre de 2017, respectivamente, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, el cual incluye el periodo de gracia, sin que fuera renovado el mismo. 27.
Sobre el particular, la Sala ha de resaltar que de conformidad con el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, es necesario tener en cuenta que no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubieran dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. 28. Así pues, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibídem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. 29.
Sobre la aplicación del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, esta Sala en sentencia de 26 de junio de 202013, consideró lo siguiente: «[…] 55. Sobre la prohibición de declarar la nulidad de un registro por causales que hubieren dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad, la Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 24 de enero de 2008, citando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su Interpretación Prejudicial 05-IP-2006 de 14 de junio de 2006, dispuso: “[…] El cuarto párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud correspondiente […]”.
Y explicó que “[…] la disposición prohíbe la declaratoria de la nulidad del registro en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicación, es decir, si se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Radicado 11001032400020120029500.
Sentencia de 26 de junio de 2020. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 10 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00490-00 Demandante: Sociedad BEIERSDORF A.G. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la norma sustancial aplicable a la solicitud de registro […]”. 57.
Aunado a lo anterior, la Sala precisa que, la finalidad de la acción de nulidad relativa es proteger el interés de un tercero determinado, en consideración a que es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce los derechos subjetivos de terceros. En este sentido, es claro que cuando estos derechos dejan de existir, igualmente desaparece el interés del demandante en que se profiera una decisión que los proteja.
Así lo ha entendido esta Sección: “[…] la existencia de cualquiera de las situaciones que implican que deje de ser aplicable una causal de nulidad relativa, como sería la cancelación por no uso de una marca, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido ante la jurisdicción, que la demanda incoada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar emitir un pronunciamiento de nulidad […]” (Destacado fuera del texto) 30.
De lo anterior se desprende que, debido a que los registros números 335954 y 358166, correspondientes a la marca mixta «NIVEA» para identificar productos de la clase 3ª del nomenclátor internacional se encuentran caducados, serán excluidos del examen de confundibilidad de los signos distintivos en conflicto, realizando el cotejo únicamente respecto de la marca «NIVEA» (denominativa) con Registro No. 86.834.
V.3. Problema Jurídico 31. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la apoderada de la sociedad demandante en contra de las Resoluciones números 13386 de 10 de marzo de 2010, la 22287 de 28 de abril de 2010 y 28623 de 31 de mayo de 2010, a través de las cuales la SIC concedió el registro de la marca «INEA» (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad L’Oreal 32.
La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, por cuanto la SIC desconoció que el signo solicitado carece de distintividad por ser similarmente confundible con la marca previamente registrada «NIVEA» (denominativa) permitiendo así, que el consumidor pueda pensar que se trata de productos con el mismo origen empresarial y que además, no tuvo en cuenta que este signo es notoriamente conocido.
V.4.- Las causales de irregistrabilidad en estudio 33. La apoderada de la parte demandante señaló como normas vulneradas los artículos 136 literales a) y h), 224, 225, 226 en concordancia con los artículos 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de 2000. Sin embargo, la Sala advierte que en el sub lite, el cargo de violación se circunscribe a establecer si el signo «INEA» es similarmente confundible con la marca previamente registrada «NIVEA» 11 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00490-00 Demandante: Sociedad BEIERSDORF A.G. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (denominativa).
De ser así, la Sala deberá establecer si la marca previamente registrada es notoriamente conocida. 34. En ese orden de ideas, la Sala observa que las normas presuntamente vulneradas, son del siguiente tenor literal: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.
Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.
Artículo 228- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: 12 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00490-00 Demandante: Sociedad BEIERSDORF A.G. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Artículo 229- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.
Artículo 230- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, 13 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00490-00 Demandante: Sociedad BEIERSDORF A.G. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. (Resaltado y subrayado fuera de texto) V.5.- El examen de registrabilidad 35. De la lectura detallada de las normas en cita, la Sala evidencia que no es posible registrar aquellos signos que, de una parte, sean idénticos o se asemejen a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. 36.
Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos identificados por éstos, sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 37. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que «[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]»14. 38.
Lo anterior significa que para establecer la existencia de riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: i) si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, ii) en relación con los productos distinguidos por ellos, y, iii) considerar la situación de los consumidores o usuarios. 39. En este sentido, el mencionado Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado con la creencia de que está adquiriendo o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque dicho vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común15. 40.
Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el 14 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 14 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00490-00 Demandante: Sociedad BEIERSDORF A.G. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”16. 41. En resumen, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, comoquiera que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.
V.6.- Las reglas de cotejo marcario 42. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria17 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: «[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 4.
Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]» (Resaltado fuera de texto). 43.
De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden ortográfico, fonético y conceptual. V.7.- El caso concreto 44. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados.
V.7.1. Comparación de los signos 45. La Sala procede a establecer que la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: 16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. 17 Ibídem. 15 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00490-00 Demandante: Sociedad BEIERSDORF A.G. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio Marca registrada Marca previamente registrada INEA Nominativa Reg. 40331318 NIVEA Nominativa Reg. 8683419 46.
Una vez verificados los signos distintivos objeto de controversia, inicialmente encontramos que ambos son nominativos, por ello la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar atendiendo estos elementos. 47. En efecto, el elemento nominativo es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 48.
La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: Marca Registrada I N E A 1 2 3 4 Marcas registradas previamente N I V E A 1 2 3 4 5 49. En cuanto a la similitud ortográfica, es preciso señalar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión y distinta secuencia consonántica, puesto que «INEA» está compuesta por cuatro (4) letras (I-N-E-A), una (1) consonante (N) y tres (3) vocales (I-E-A); mientras que la marca opositora «NIVEA» está conformada por cinco (5) letras (N- I- V-E A), dos (2) consonantes (N-V) y tres (3) vocales (I-E-A). 50.
Asimismo, se observa que la marca solicitada además de las vocales «I-E-A» que la conforman, están acompañadas de la consonante «N» ubicada después de la vocal I, contrario a lo que se presenta en la marca previamente registrada que se encuentra al inicio de la expresión, generando una clara diferenciación. No debe olvidarse que el Tribunal de Justicia ha señalado que la primera sílaba guarda especial trascendencia en el conjunto marcario y debe dársele preponderancia. 18 Vigencia hasta el 10 de marzo de 2030 19 Vigente hasta el 14 de noviembre de 2030 16 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00490-00 Demandante: Sociedad BEIERSDORF A.G. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 51.
En relación con la similitud fonética, la Sala encuentra que la pronunciación del signo solicitado «INEA» es diferente a «NIVEA», por cuanto la primera sílaba compuesta por la letra «I» le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante, toda vez que su pronunciación requiere de una ligera apertura de la boca acompañada del aire comprimido que viene de los pulmones a través del tracto vocal, sin que requiera de ningún desplazamiento de la lengua hacia la parte superior del paladar, como sí sucede en el caso de la primera sílaba «NI» de la marca previamente registrada. 52.
Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de las marcas previamente registradas se puede concluir que visualmente NO presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Ello se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: INEA –NIVEA- INEA –NIVEA- INEA –NIVEA INEA –NIVEA- INEA –NIVEA- INEA –NIVEA INEA –NIVEA- INEA –NIVEA- INEA –NIVEA INEA –NIVEA- INEA –NIVEA- INEA –NIVEA 53.
Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma diferente. 54. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala destaca que la expresión «IVEA» no se encuentra en el Diccionario de la Real Academia Española, por lo que debe entenderse que se trata de un signo de fantasía, al no tener un significado conceptual propio en el idioma castellano. Por su parte, la expresión «NIVEA» según el diccionario de la Real Academia Española tiene significado de blanco, esto es, “que tiene una blancura semejante a la de la nieve”, por lo cual no resulta posible hacer una comparación desde este punto de vista. 55.
Habida cuenta que en el presente caso no existe similitud entre los signos confrontados no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto relativo a la conexidad competitiva de los productos que identifican las marcas en conflicto, el riesgo de asociación en el mercado y, menos aún, entrar a determinar si las marcas de la sociedad demandante son notorias.
V.8.- Conclusión 56. Siguiendo los criterios jurisprudenciales20 21 22 23, la Sala considera que entre las 20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. 21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. 17 Radicado: 11001-03-24-000-2010-00490-00 Demandante: Sociedad BEIERSDORF A.G. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio marcas en conflicto no existen similitudes ortográficas, fonéticas e ideológicas sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión, a tal punto que impida la coexistencia pacífica de dichos signos, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR que se configura lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 en relación con los registros marcarios números 335954 y 358166 correspondientes a la marca mixta «NIVEA», por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia SEGUNDO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.
CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. (P:27)