CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000- 2021-00334-00 Referencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: SANTA REYES S.A.S. TESIS: NO ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN, POR NOTORIEDAD, DEL CERTIFICADO DE REGISTRO NÚM. 601248 DE LA MARCA NOMINATIVA “BIO FELIZ SANTA RITA”, PARA DISTINGUIR PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 29 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, DADO QUE DICHO REGISTRO NO RESULTA SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON LA MARCA NOTORIA “GALLINA FELIZ”, DE PROPIEDAD DE LA ACTORA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad SANTA REYES S.A.S., mediante apoderada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1ª.

Son nulas las resoluciones núms. 36072 de 7 de julio de 2020, “Por la cual se decide la cancelación de un registro marcario”; y 3625 de 3 de febrero de 2021, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas, respectivamente, por el director de Signos Distintivos y la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC. 2ª.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se cancele totalmente por notoriedad del certificado de registro núm. 601248 de la marca mixta “BIO FELIZ SANTA RITA”, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1°- Que el 20 de enero de 2020 presentó acción de cancelación por notoriedad contra el registro de la marca “HUEVOS BIO FELIZ SANTA RITA” (MIXTA), de propiedad de la sociedad AVICOLA SANTA RITA S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso. 2º- Que el 30 de abril de 2020 AVICOLA SANTA RITA S.A.S. dio respuesta a la solicitud de cancelación por notoriedad, en la cual expuso argumentos frente a la diferencia entre las marcas cotejadas. 3º- Que el director de Signos Distintivos de la SIC, mediante la Resolución núm. 36072 del 07 de julio de 2020, resolvió: i) extender la notoriedad de la marca “GALLINA FELIZ” para identificar “huevos” de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; y ii) negó la cancelación del registro de la marca “HUEVOS BIO FELIZ SANTA RITA” (MIXTA), decisión contra la cual interpuso recurso de apelación. 4º- Que a través de la Resolución núm. 3625 de 3 de febrero de 2021, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC confirmó la decisión recurrida.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación así: 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la SIC al expedir los actos acusados violó los artículos 136, literales a) y h), y 235 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina1, toda vez que entre las marcas enfrentadas “HUEVOS BIO FELIZ SANTA RITA” y “GALLINA FELIZ” se presentan semejanzas desde los puntos de vista ortográfico, visual, fonético e ideológico, ya que reproduce totalmente la partícula “FELIZ”, siendo ésta la preponderante en ambos registros.

Señaló que las partículas adicionales con las que cuenta la marca cuestionada “HUEVOS BIO FELIZ SANTA RITA”, esto es, “HUEVOS” y “BIO” son de uso común para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; y que la frase “SANTA RITA” corresponde a una marca ya protegida, por lo que no cuenta con elementos que permitan diferenciarla de su marca notoria “GALLINA FELIZ”.

Manifestó que los signos distintivos enfrentados en su conjunto son susceptibles de crear confusión, comoquiera que se evidencia que la marca solicitada, en su percepción fonética, reproduce idénticamente, a su juicio, la expresión previamente registrada; y que tal semejanza fonética, no se desvirtúa, con la adición de otras palabras, de manera 1 En adelante Decisión 486. 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que la marca objeto de controversia “HUEVOS BIO FELIZ SANTA RITA” carece de la posibilidad de ser individualizada por el consumidor y no puede diferenciarse de las marcas registradas, existiendo riesgo de confusión. Señaló que para que proceda la cancelación por notoriedad de una marca, deben cumplirse dos requisitos: i) que la marca base de la cancelación sea una marca notoria; y ii) que haya identidad o semejanza entre el signo cuya cancelación se solicita y la marca notoria, requisito este último que sí se cumple en el caso bajo examen, por lo que el registro marcario “HUEVOS BIO FELIZ SANTA RITA” debía ser cancelado.

Afirmó que negar la cancelación por notoriedad de la marca “HUEVOS BIO FELIZ SANTA RITA” va en completa contravía de la normativa comunitaria, toda vez que la declaratoria de notoriedad de la marca “GALLINA FELIZ” según las diversas decisiones proferidas por la SIC implican que dicha marca se encuentra revestida de una protección mucho más amplia de la que se había podido tener cuando no se había reconocido tal calidad. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que en las decisiones objeto de demanda las marcas enfrentadas no fueron comparadas bajo los parámetros de la impresión de conjunto, pues de ser así, a su juicio, las habría declarado semejantes y confundibles; y que, además, no se tuvo en cuenta que el tipo de consumidor es un consumidor medio, es decir, desprevenido para la adquisición de los productos o servicios cuyo comportamiento general no lo llevaría a diferenciar entre una marca u otra.

Indicó que el primer presupuesto para para hacer efectiva la figura de la cancelación por notoriedad de un registro marcario sí se cumple, en la medida que se demostró ante la entidad demandada que la marca “GALLINA FELIZ” tuvo una gran difusión y reconocimiento en el periodo en el cual fue presentada la marca para huevos “HUEVOS BIO FELIZ SANTA RITA”.

Comentó que los productos que identifica la marca “HUEVOS BIO FELIZ SANTA RITA” y la marca notoria “GALLINA FELIZ” son los mismos, esto es huevos, presentándose una relación género – especie, es decir, por lo que existe conexidad competitiva. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.1.

La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que no es cierto que la marca cuestionada sea “HUEVOS BIO FELIZ SANTA RITA”, puesto que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, al momento de solicitar el registro, indicó que las expresiones “GALLINA DE PASTOREO”, “OMEGA” y “HUEVOS” eran explicativas, de manera que éstas no hacen parte de dicho signo y, por lo tanto, su denominación correcta es “BIO FELIZ SANTA RITA”, como se advierte en la siguiente imagen obtenida de SIPI2: 2 Índice 11 del expediente digital. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que al realizar la comparación entre las marcas enfrentadas “BIO FELIZ SANTA RITA” y “GALLINA FELIZ” se advierten diferencias ortográficas y fonéticas, toda vez que su composición morfológica es totalmente disímil, máxime si se tiene en cuenta que presentan diferente orden de letras y vocales, así como distintas raíces y terminaciones.

Alegó que no puede basarse la presunta confusión entre las marcas objeto de controversia en el hecho de compartir la partícula “FELIZ”, toda vez que ésta es inapropiable de manera exclusiva por ser de uso común, ya que se encuentra presente en varias marcas registradas para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Expuso que si bien es cierto que la actora logró demostrar que su marca “GALLINA FELIZ” es notoria, también lo es que no logró acreditar el segundo supuesto de que trata el artículo 235 de la Decisión 486 para la procedencia de las cancelaciones por notoriedad, esto es, que existe semejanzas entre las marcas enfrentadas, susceptibles de generar riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Insistió en que tanto la marca “BIO FELIZ SANTA RITA” como “GALLINA FELIZ” comparten un término que se emplea en varios signos distintivos que identifican productos de la citada Clase 29.

II.2. La sociedad AVICOLA SANTA RITA S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a ser notificado en debida forma, guardó silencio3. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 30 de junio de 2023, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el artículo 182ª de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20215, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales. 3 Índice 6 del expediente digital. 4 CPACA. 5 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto.

Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos: Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda y la contestación de la misma, consiste en determinar si las resoluciones núms. 36072 de 7 de julio de 2020 y 3625 de 3 de febrero de 2021, mediante las cuales la SIC denegó la cancelación por notoriedad del registro de la marca mixta “BIO FELIZ SANTA RITA” para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, de propiedad de la sociedad AVICOLA SANTA RITA S.A.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulneran o no lo previsto en los artículos 136, literales a) y h), y 235 de la Decisión 486.

Las partes no tuvieron objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados con la demanda y la contestación de la misma. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1- La sociedad actora insistió en acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo que entre las marcas enfrentadas “HUEVOS BIO FELIZ SANTA RITA” y “GALLINA FELIZ” existen semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión para el público consumidor, aunado al hecho de que su registro previo es notorio, razón por la cual, a su juicio, es procedente la cancelación por notoriedad de la marca cuestionada.

IV.2 La SIC se ratificó en lo expuesto en el escrito de contestación. Al respecto, adujo que la marca objeto de cancelación, “BIO FELIZ SANTA RITA”, no es similar a la marca notoria “GALLINA FELIZ”, pues presentan diferencias desde los puntos de vista ortográfico, fonético y visual. Alegó que aunque declaró la notoriedad del signo distintivo “GALLINA FELIZ”, este hecho no implica per se la cancelación de la marca objeto de estudio “BIO FELIZ SANTA RITA”.

Ello, en razón a que como manifestó en los actos acusados, ambas marcas están conformadas por partículas débiles como lo es la expresión “FELIZ”, y por ende, el análisis debe centrarse en cada uno de los elementos adicionales que incorporan las marcas objeto de estudio. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.3 El Agente del Ministerio Público, mediante Concepto núm. 23-402, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

Al respecto, alegó que la actora no probó que la marca cuestionada “BIO FELIZ SANTA RITA” sea similarmente confundible con la marca notoria “GALLINA FELIZ”, para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Mencionó que la misma notoriedad de la marca “GALLINA FELIZ” demuestra que en la mente del consumidor hay claridad respecto del origen empresarial de cada marca.

IV.4 En esta etapa procesal, el tercero con interés directo en las resultas del proceso guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Mediante providencia de 28 de julio de 2023, se ordenó dar aplicación a la doctrina interpretativa del acto aclarado en los siguientes términos: “[…]

PRIMERO: DAR aplicación a la doctrina del acto aclarado en lo relacionado con la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Con el fin de efectuar el análisis de las normas comunitarias que se requieren, se utilizarán para ello las 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co interpretaciones prejudiciales 391-IP-2022 (artículo 136, literal a), ibidem), 49-IP-2018 (artículo 136, literal h), ibidem), 366-IP- 2021 (artículo 136, literales a) y h), ibidem), 173-IP-2020 (artículo 235), ibidem) y 45-IP-2021 (artículo 235, ibidem).

TERCERO: En firme el presente proveído, regrese el expediente al Despacho a efectos de correr traslado para alegar de conclusión. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 36072 de 7 de julio de 2020 y 3625 de 3 de febrero de 2021, negó la cancelación por notoriedad la marca “BIO FELIZ SANTA RITA” (mixta), registrada con el certificado núm. 601248, a la sociedad AVICOLA SANTA RITA S.A.S., para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por no resultar similarmente confundible con la marca previamente registrada y notoria “GALLINA FELIZ”, de propiedad de la sociedad SANTA REYES S.A.S. A juicio de la actora entre las marcas enfrentadas “HUEVOS BIO FELIZ SANTA RITA” y “GALLINA FELIZ” se presentan semejanzas desde los puntos de vista ortográfico, visual, fonético e ideológico, ya que reproduce totalmente la partícula “FELIZ”, siendo ésta la preponderante en ambos registros. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que las partículas adicionales con las que cuenta la marca cuestionada “HUEVOS BIO FELIZ SANTA RITA”, esto es, “HUEVOS” y “BIO” son de uso común para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; y que la frase “SANTA RITA” corresponde a una marca ya protegida, por lo que no cuenta con elementos que permitan diferenciarla de su marca notoria “GALLINA FELIZ”.

Por su parte, la SIC sostuvo que no es cierto que la marca cuestionada sea “HUEVOS BIO FELIZ SANTA RITA”, puesto que el tercero con interés directo en las resultas del proceso, al momento de solicitar el registro, indicó que las expresiones “GALLINA DE PASTOREO”, “OMEGA” y “HUEVOS” eran explicativas, de manera que éstas no hacen parte de dicho signo y, por lo tanto, su denominación correcta es “BIO FELIZ SANTA RITA”.

Adujo que al realizar la comparación entre las marcas enfrentadas “BIO FELIZ SANTA RITA” y “GALLINA FELIZ” se advierten diferencias ortográficas y fonéticas, toda vez que su composición morfológica es totalmente disímil, máxime si se tiene en cuenta que presentan diferente orden de letras y vocales, así como distintas raíces y terminaciones. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Alegó que no puede basarse la presunta confusión entre las marcas objeto de controversia en el hecho de compartir la partícula “FELIZ”, por cuanto ésta es inapropiable de manera exclusiva por ser de uso común, ya que se encuentra presente en varias marcas registradas para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Bajo el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, el Despacho sustanciador estimó que para el caso sub examine era dable remitirse a los pronunciamientos comunitarios rendidos en los procesos núms. 391-IP-20226, 49-IP-20187, 366-IP-20218, 173-IP-20209, y 45-IP- 202110 en las que se interpretaron los artículos 136, literales a) y h) y 235 de la Decisión 486.

Por consiguiente, a la Sala le corresponde determinar si, de conformidad con dichas normas, procedía o no la cancelación por notoriedad de la marca “BIO FELIZ SANTA RITA”, para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, al resultar similarmente confundible con la marca notoria “GALLINA FELIZ”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: 6 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5147 de 13 de marzo de 2023. 7 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3388 de 3 de octubre de 2018. 8 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5028 de 13 de agosto de 2021. 9 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5028 de 10 de septiembre de 2021. 10 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4450 de 7 de abril de 2022. 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Decisión 486 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. […].” Comoquiera que el debate esencial gira en torno a establecer si procede o no la cancelación por notoriedad de la marca “BIO FELIZ SANTA RITA” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, al resultar similarmente confundible con la marca notoria “GALLINA FELIZ”, es necesario abordar, previamente, el alcance de la marca notoria. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al respecto, en las interpretaciones prejudiciales traídas a colación en el presente proceso, el Tribunal sostuvo: “[…] 1.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba Definición 1.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. 1.3.

En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. […] La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada […] La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro.

Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto. De todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Decisión 486 rompe el principio de especialidad de forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentre en el sector pertinente. […] 1.10.

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. […]” En consecuencia, la marca notoria, regulada en la Decisión 486, al encontrarse revestida de una protección especial, rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de marcas idénticas o similares y también frente a aquellas marcas que identifiquen productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.

Ahora bien, la acción de cancelación por notoriedad se encuentra regulada en el artículo 235 de la Decisión 486, el cual es del siguiente tenor: “[…] Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. […]”. 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En cuanto a la acción de cancelación por notoriedad, el Tribunal, en la interpretación prejudicial rendida en el presente proceso, precisó lo siguiente: “[…] 2.

Cancelación por notoriedad de una marca. […] 2.3. Por su parte, el trámite a seguirse será el contemplado en el artículo 170 de la Decisión 486. “Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada par que, dentro del plazo de setenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución”. 2.4. Para que opere la acción de cancelación por notoriedad, se deben cumplir con los siguientes requisitos: a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido. b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria. c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. a) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido. […] 2.6 Dentro de una acción de cancelación por notoriedad, el signo que se pretende cancelar debe ser idéntico o similar a la marca notoriamente conocida, por lo que se deberá analizar los signos 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en conflicto utilizando los parámetros de comparación adoptados por este Tribunal. 2.7 En primer lugar, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.7.1 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de tos signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de fas palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.7.2 Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.7.3 Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.9.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden pretensarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. b) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria 2.1.

De acuerdo con el artículo 235 de la Decisión 486, se encuentra legitimado para interponer acción de cancelación por notoriedad de una marca, quien ostente la calidad de legítimo titular del signo. […] 2.12. En el caso de análisis, se debe verificar que el actual titular de la marca BLER (MIXTA) sea quien propuso la acción de cancelación en contra de la marca BEHR PREMIUM PLUS ULTRA (mixta). 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. 2.13.

El primordial requisito para que la acción de cancelación por notoriedad tenga eficacia jurídica, es el hecho de que la marca respecto de la cual se soporta la acción haya sido notoriamente conocida a la fecha en que se solicitó el registro de la marca que se pretende cancelar. […]”. Al respecto, la Sala observa que para la configuración de una cancelación por notoriedad deben concurrir los siguientes presupuestos: i) Que a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. ii) Que se solicite un signo similar o idéntico a un signo notoriamente conocido; y iii) Que la acción de cancelación la solicite el legítimo titular de la marca notoria.

En ese orden de ideas, la Sala procederá a examinar los presupuestos anteriormente descritos con la finalidad de determinar si, para el caso 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co bajo examen, era procedente o no la cancelación por notoriedad de la marca ““BIO FELIZ SANTA RITA”, para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Primer Requisito. Si a la fecha de la solicitud de registro de la marca que se pretende cancelar, la marca que solicita la cancelación haya sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. Al respecto, la Sala pone de presente que tanto la actora como la SIC únicamente debaten el requisito alusivo a la identidad o semejanza de los signos, sin controvertir la notoriedad de la marca “GALLINA FELIZ” para productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

En este orden de ideas, la Sala observa que la notoriedad de la marca “GALLINA FELIZ”, para identificar huevos, productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no es objeto de debate y se tendrá como probada dentro del proceso. Por lo expuesto en precedencia, la Sala concluye que se cumple el primer requisito, de manera que la marca “GALLINA FELIZ” era 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co notoria al momento de la presentación de la solicitud de registro de la marca “BIO FELIZ SANTA RITA” y, por lo tanto, debe gozar de una protección especial respecto a las marcas comunes.

Segundo requisito. Si la marca cuestionada es similarmente confundible con una marca previamente registrada y notoria. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA MIXTA OBJETO DE CANCELACIÓN11 12 MARCAS NOTORIAS PREVIAMENTE REGISTRADAS13 Al respecto, la Sala precisa que, de conformidad con el formulario de solicitud radicado ante la SIC14 por el tercero con interés directo en las resultas del proceso y de acuerdo con las resoluciones de concesión de dicho registro núms. 26656 de 18 de mayo de 2017 y 61846 de 27 de agosto de 201815, la denominación de la marca cuestionada es “BIO FELIZ SANTA RITA” y las expresiones “GALLINA DE PASTOREO”, 11 Índice 2 del expediente digital. 12 De conformidad con el formulario de solicitud radicado por la actora ante la SIC, la denominación de la marca es “GALLINA FELIZ” y la frase “HUEVO 100% NATURAL” es explicativa, por lo que no hace parte de dicho signo. https://sipi.sic.gov.co.

Consultado el 10 de octubre 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 13 Índice 2 del expediente digital. 14 https://sipi.sic.gov.co. Consultado el 10 de octubre 2024, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 15 Índice 9 del expediente digital. 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “OMEGA” y “HUEVO” son explicativas, de manera que éstas no hacen parte de la marca cuestionada y su denominación corresponde a “BIO FELIZ SANTA RITA”.

Precisado lo anterior, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “BIO FELIZ SANTA RITA”, como lo es la objeto de cancelación, con otras marcas mixtas, “GALLINA FELIZ”, de propiedad de la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en éstas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas enfrentadas, no así las gráficas que la acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a un expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellas. 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, es menester precisar que el Tribunal, en numerosas interpretaciones prejudiciales16 ha enfatizado en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas mixtas: “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 16 Entre otras, las interpretaciones prejudiciales núms. 22-IP-2018, 499-IP-2019, 382-IP-2019. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en las interpretaciones prejudiciales traídas a colación en este proceso: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. […]”.

Ahora, es del caso señalar que la interpretación prejudicial 398-IP- 2019, estableció que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común, pero que estos tienen la posibilidad de ser registrados cuando formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Así, lo expresó: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. De acuerdo con lo anterior, se considera necesario analizar si el término “GALLINA”, presente en las marcas previamente registradas es genérica, respecto de los productos de la Clase 29, que identifican.

Sobre el particular, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de julio de 201017, en la cual esta Sección definió el concepto de signo genérico, de la siguiente manera: “[…] signo genérico18, entendido como aquel que se refiere exclusivamente al género de los productos o servicios que pretende distinguir […]”. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de julio de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000-2005-00378-00. 18 “Sentencia de 20 de mayo de 2010 de la Sección Primera del Consejo de Estado.

Exp. 2003-00456. Consejero Ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actores: Alejandro Castaño Cano y otra.” 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata.

En el caso sub examine, los productos que distinguen las marcas cuestionadas son de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza19, particularmente aves, por lo que la respuesta lógica sería que sí es genérica, dado que se trata del producto en sí mismo, pues la “GALLINA” es un tipo de ave. Por lo anterior, la Sala considera que al ser un término genérico “GALLINA”, éste resulta inapropiable de manera exclusiva para amparar productos de la citada Clase 29, al ser un tipo de ave que se encuentra dentro de la cobertura de esa Clase.

Ahora, según la actora y la SIC, las partículas “BIO” y “FELIZ” que hacen parte, respectivamente, de la marca cuestionada y de las expresiones enfrentadas, son de uso común para los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza 19Las marcas previamente registradas “GALLINA FELIZ” amparan los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles [ ]”.

Las marcas previamente registradas distinguen los siguientes productos de la citada Clase 29: “[…] carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles […]”. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y, por lo tanto, inapropiables de manera exclusiva, de manera que deben excluirse del cotejo marcario.

En el caso sub examine, la Sala comprobó que en la página web de la entidad demandada20, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, figuraban registradas para la citada Clase 29 las siguientes marcas, que contienen las expresiones “BIO” y “FELIZ”, como se puede observar en el siguiente listado:.- “BIO”: MARCA TITULAR REG.

NÚM. BIOSURE (NOMINATIVA) BIOQUIMICO PHARMA S.A. 298145 BIO-ACTIVO (NOMINATIVA) ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. - BIC. 315638 ALGARRA BIO (NOMINATIVA) GLORIA COLOMBIA S.A.S 319573 BIOMILK (MIXTA) IDEARIUM S.A. 322311 BIOTIPEL (NOMINATIVA) LABORATORIO CAPHILARHELP COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CI S.A.S. 334219.- “FELIZ”: MARCA TITULAR REG.

NÚM. CAJITA FELIZ (NOMINATIVA) MCDONALD´S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD 373316 20 https://sipi.sic.gov.co. Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas el 10 de octubre, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co FELIZ CUMPLEANOS RAMO (NOMINATIVA) PRODUCTOS RAMO S.A.S. 106516 SANAMENTE, FELIZMENTE (NOMINATIVA) KRIMA S.A.S 590623 HUEVOS ORO FELIZ (MIXTA) NUTRIENTES AVICOLAS S.A.S NUTRIAVICOLA S.A.S 688671 DOS PALABRAS QUE TE HACEN FELIZ COMO TU BON YURT (NOMINATIVA) ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S. - BIC 607826 Lo anterior pone de manifiesto que “BIO” y “FELIZ” son expresiones de uso común y débiles respecto de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Y al tratarse de unas partículas de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, que como son vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, el Tribunal ha precisado lo siguiente21: “[…] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, 21 Interpretación Prejudicial 318-IP-2019. 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]”.

(Resaltado fuera de texto) Por lo tanto, la Sala considera que el término “BIO” debe ser excluidos del cotejo marcario. Sin embargo, se precisa que si bien es cierto que, en principio, la palabra de uso común “FELIZ”, que forma parte de las marcas cotejadas, no debe ser tenida en cuenta al realizar el examen comparativo de las mismas, dado que no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, también lo es que al excluirla, frente a la marca opositora, la cual está acompañada de un término genérico (“GALLINA”), ésta se reduciría de tal manera que resultaría imposible hacer una comparación, razón por la cual el Juez debe hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto.

Siendo ello así, respecto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que la marca cuestionada “FELIZ SANTA RITA” y las marcas opositoras “GALLINA FELIZ”, cuentan con diferente extensión y terminaciones, así como distinta secuencia vocálica y consonántica, pues la marca solicitada, “FELIZ SANTA RITA”, se conforma por tres (3) palabras, seis (6) sílabas (FE-LIZ-SAN-TA-RI-TA), catorce (14) letras, ocho (8) consonantes (F-L-Z-S-N-T-R-T) y seis (6) vocales (E- 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I-A-A-I-A), mientras que las marcas previamente registradas “GALLINA FELIZ” están compuestas por dos (2) palabras, cinco (2) sílabas (GA-LLI-NA-FE-LIZ), doce (12) letras, siete (7) consonantes (G-L-L-N-F-L-Z) y cinco (5) vocales (A-I-A-E-I).

En efecto, si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten la partícula de uso común, “FELIZ”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que la marca cuestionada a diferencia de las opositoras, está compuesta en su final por la frase “SANTA RITA”, que al ser combinada con la palabra “FELIZ”, genera una marca completamente distintiva (“FELIZ SANTA RITA”), que hace registrable a la expresión solicitada y permite concluir que no hay similitud ortográfica.

Se observa, entonces, que la marca cuestionada al estar acompañada en su final con la frase “SANTA RITA”, genera una expresión completamente distintiva, que puede ser registrable; además, aquella le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarla de las marcas previamente registradas, “GALLINA FELIZ”. En otras palabras, la frase “SANTA RITA” de la marca cuestionada refuerza las diferencias entre las marcas en disputa y permiten al 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor vincularlas con un origen empresarial determinado, dotándolas de mayor distintividad y otorgándoles “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”22, lo que incide en que no se genere riesgo confusión o asociación. En relación con la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que la frase “SANTA RITA”, presente en la marca cuestionada, le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante, más aún cuando la entonación de sus consonantes en cada marca es clara.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal diferencia: FELIZ SANTA RITA – GALLINA FELIZ – FELIZ SANTA RITA – GALLINA FELIZ FELIZ SANTA RITA – GALLINA FELIZ – FELIZ SANTA RITA – GALLINA FELIZ FELIZ SANTA RITA – GALLINA FELIZ – FELIZ SANTA RITA – GALLINA FELIZ FELIZ SANTA RITA – GALLINA FELIZ – FELIZ SANTA RITA – GALLINA FELIZ 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 11001032400020000653501. 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De lo anterior, se advierte que el hecho de que las marcas cotejadas tengan terminaciones diferentes hace que el impacto visual y fonético no sea similar, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de sufijos distintos le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas, lo que las hace registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación.23 En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala considera que la palabra “FELIZ”, presente en las marcas enfrentadas, significa, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia24: “[…] 1. adj.

Que tiene felicidad. […]”. Por su parte, se advierte que las expresiones “SANTA RITA” hacen alusión al nombre de una Santa de la religión católica, esto es, a Santa Rita de Casia, quien fue una religiosa de nacionalidad italiana del monasterio ermitaño de Santa María Maddalena y beatificada por el Papa Urbano VIII en 1626 y luego fue canonizada por el Papa León XIII en 1900. 23 Así lo ha sostenido esta Sección. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2012-00275-00.

Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), número único de radicación 2014-00121-00. Reiterado en sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2011-00061-00. 24 https://dle.rae.es/feliz?m=form consultado el 10 de octubre de 2024. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, la palabra “GALLINA” que hace parte de las marcas opositoras, ha sido definida como25: “[…] 1. f. Principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. […]”.

Así las cosas, comoquiera que cada una de las marcas enfrentadas evoca un concepto propio, siendo la cuestionada relativa a la felicidad de Santa Rita y las opositoras a la felicidad de una gallina, la Sala advierte diferencias conceptuales que permiten su distinción en el mercado. Por todo lo anterior, del análisis de los conceptos reseñados y de las marcas confrontadas, la Sala no advierte similitud ortográfica, fonética ni conceptual que lleve a considerar que se configura riesgo de confusión, dado que la marca cuestionada, “BIO FELIZ SANTA RITA”, es lo suficientemente distintiva y diferente de las marcas opositoras.

En ese orden de ideas, en la medida en que la actora no demostró con pruebas que entre las marcas “BIO FELIZ SANTA RITA” y “GALLINA FELIZ”, se presentaran semejanzas susceptibles de generar confusión en el público consumidor y que con ello se cumplía el segundo requisito 25 https://dle.rae.es/alma?m=form consultado el 10 de octubre de 2024. 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para la prosperidad de la acción de cancelación por notoriedad, la Sala encuentra acertada la decisión de la entidad demandada.

Ante el incumplimiento el segundo y primordial requisito para que opere la cancelación por notoriedad, la Sala se relevará de estudiar el último requisito alusivo a la titularidad de los registros. De lo precedente, la Sala concluye que no se violaron las normas alegadas como violadas por la actora, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal, al negar la cancelación por notoriedad de la marca “BIO FELIZ SANTA RITA” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 601248, bajo la titularidad de la sociedad AVICOLA SANTA RITA S.A.S., para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por último, se le reconocerá personería a la doctora LEYDY NOHELIA CUBIDES VARGAS como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y documentos anexos obrantes en el índice 45 del expediente digital.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor. 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2021-00334-00 Actora: SANTA REYES S.A.S. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTO: TENER a la doctora LEYDY NOHELIA CUBIDES VARGAS como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y documentos anexos obrantes en el índice 45 del expediente digital.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de octubre de 2024. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.