11001032400020150045400 — Consejo de Estado

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Actora: CARNICOS S.A. TESIS: LOS SIGNOS MIXTOS CUESTIONADOS “EL CORRAL FELIZ CARNICOS” Y “EL CORRAL FELIZ” TIENEN SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA Y CONCEPTUAL CON LAS MARCAS NOMINATIVAS Y MIXTAS, “EL CORRAL”, “LACTEOS EL CORRAL” Y “EL CORRAL GOURMET”, PREVIAMENTE REGISTRADAS A FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO, EN CUANTO REPRODUCEN TOTALMENTE LA EXPRESIÓN “EL CORRAL”, CONTENIDA EN LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS, ADEMÁS DE QUE PRESENTAN CONEXIÓN COMPETITIVA, POR LO QUE NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CARNICOS S.A., mediante apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 65008 de 30 de octubre de 2014, 65011 de 30 de octubre de 2014 y 65687 de 31 de ese mes y 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co año, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; 29151, 29217 y 29178 de 29 de mayo de 2015, emanadas del Superintendente Delegado de dicha entidad. 2ª.

Que, como consecuencia de la declaración de nulidad de las resoluciones en mención, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SIC conceder los registros como marcas de los signos mixtos “EL CORRAL FELIZ CARNICOS” y “EL CORRAL FELIZ”. 3ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 14 de abril de 2014, solicitó los registros como marcas de los signos mixtos “EL CORRAL FELIZ CARNICOS”, para distinguir 1 En adelante SIC. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos comprendidos en las clases 292 y 303 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4; y “EL CORRAL FELIZ”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 355 ibidem. 2°: Que, publicadas las solicitudes en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad EL CORRAL INVESTMENT INC. presentó oposición contra los registros solicitados, con fundamento en el alto grado de confundibilidad frente a las marcas “EL CORRAL”, “LACTEOS EL CORRAL” y “EL CORRAL GOURMET”, previamente registradas a su favor en las clases 29, 30, 32, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

Asimismo, la sociedad SANTA REYES S.A., pero solamente respecto de los productos distinguidos en la Clase 29 ibidem, por cuanto, a su juicio, el signo solicitado era similarmente confundible con la marca “LA GALLINA FELIZ”, previamente registrada a su favor en dicha Clase. 2 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] carne de ave; carne de caza; carne de cerdo; carne de res; extractos de carne, filete de carne o pollo; grasa de carne, patés; jamones; embutidos; salchichas; salchichones; huevos; grasas comestibles; cecinas; productos de charcutería […]”. 3 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes productos: “[…] Salsas, condimentos, especias, aderezo, adobo, aliño, sustancias, sopas, cremas, vinagre-sal-mostaza. […]” 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 5 El signo fue solicitado para distinguir los siguientes servicios: “[…] Gestión de negocios comerciales, en general servicios prestados por establecimiento de industria y comercio, dedicados a la importación, exportación, distribución y comercialización de alimentos, tales como productos cárnicos, procesados y no procesados […]”. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3º: Que mediante la Resolución núm. 65687 de 31 de octubre de 2014 la Directora de Signos Distintivos de la SIC extendió el período de notoriedad de la marca “EL CORRAL”, para identificar servicios de restauración, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad EL CORRAL INVESTMENT INC., e infundada la propuesta por la sociedad SANTA REYES S.A. y, en consecuencia, denegó el registro como marca del signo “EL CORRAL FELIZ CARNICOS”, para distinguir productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra el citado acto administrativo interpuso recurso de apelación, siendo resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 29178 de 29 de mayo de 2015, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. 5º- Que, mediante resoluciones núms. 65011 y 65008 de 30 de octubre de 2014, la Directora de Signos Distintivos de la SIC extendió el período de notoriedad de la marca “EL CORRAL”, para identificar servicios de restauración, declaró fundadas las oposiciones presentadas y, en consecuencia, denegó los registros como marcas de los signos “EL CORRAL FELIZ CARNICOS” y “EL CORRAL 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co FELIZ”, para distinguir productos y servicios en las clases 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 6º- Manifestó que contra las citadas decisiones interpuso recursos de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria a través de las resoluciones núms. 29217 y 29151 de 29 de mayo de 2015, emanadas del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 134, literales a) y b), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20006, de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto, a su juicio, no existe riesgo de confusión ni conexidad competitiva entre las expresiones cotejadas, toda vez que amparan productos y servicios diferentes y, además, no tienen los mismos canales de comercialización, medios de publicidad, no son complementarios y su finalidad es diferente.

Manifestó que la protección de una marca notoria se da frente a aquellas expresiones que puedan generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. 6 En adelante Decisión 486. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que los signos solicitados pretenden amparar productos entre los que se cuentan las carnes crudas y de charcutería e identificar servicios prestados por un establecimiento dedicado a la importación, exportación, distribución y comercialización de productos cárnicos, procesados y no procesados, mientras que la marca “EL CORRAL”, distingue servicios de restaurante donde se preparan y consumen hamburguesas, papás fritas, ensaladas y malteadas.

Reiteró que las expresiones “EL CORRAL”, “EL CORRAL FELIZ” y “EL CORRAL FELIZ CARNICOS”, pueden coexistir en el mercado, por cuanto no existe similitud entre ellas, no amparan iguales productos y/o servicios, tienen disimiles canales de distribución y de comercialización y desde los puntos de vista ortográfico, fonético ni conceptual, no existe similitud.

Expresó que los signos cuestionados y la marca “EL CORRAL” no comparten elementos gráficos que los hagan similarmente confundibles, toda vez que esta última contiene una figura específica, mientras que las expresiones solicitadas tienen gráficos diametralmente opuestos, pues se componen de las figuras de un pollo, una gallina y un gallo, evocando la imagen de una familia feliz en un corral. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señaló que los signos solicitados están compuestos por expresiones de uso común, acompañadas de figuras que les otorgan suficiente distintividad desde los puntos de vista fonético y visual.

Indicó que la expresión “EL CORRAL”, presente en las expresiones cotejadas, es de uso común que puede ser utilizada por infinidad de empresarios que la requieran para identificar sus productos y/o servicios, toda vez que es inapropiable por un único titular, además el signo “EL CORRAL FELIZ CARNICOS”, está compuesto por 21 letras, mientras que la marca previamente registrada contiene solo 8 de ellas.

Concluyó que los signos y marca cotejados presentan diferencias con respecto a su objeto social, por cuanto la marca “EL CORRAL” se utiliza para comercializar servicios de restaurante, específicamente la venta de productos preparados y listos para su consumo, tales como hamburguesas, papas fritas, ensaladas, malteadas y otros alimentos, a diferencia del signo solicitado, “EL CORRAL FELIZ”, el cual se ha venido usando para identificar la actividad de expendio de carne cruda de res, pollo y pescado, desde hace varios años. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Aseguró que el registro de los signos solicitados puede conllevar un uso parasitario de la marca previamente registrada “EL CORRAL”, ya que el consumidor podría llegar a pensar que la cadena de restaurantes EL CORRAL empezó a comercializar la carne con la cual prepara sus productos, así como lo hace la cadena KOKORIKO, la cual vende productos cocinados y crudos para que los consumidores se alimenten en sus hogares.

Señaló que al analizar las expresiones cotejadas se observan semejanzas en el campo ortográfico y conceptual, dado que utilizan una estructura similar y coinciden en el elemento fonético más contundente, esto es, en la partícula “EL CORRAL”; y que, además, los productos y servicios que éstas identifican comparten finalidad, naturaleza e iguales características. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co II.-2.

La sociedad CORRAL INVESTMENTS INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Aseguró que las expresiones enfrentadas comparten parte de su composición gramatical, así como relación con los productos y servicios que estas identifican, lo que genera un riesgo de confusión inminente en el mercado.

Alegó que su marca “EL CORRAL” es notoriamente conocida y que, por lo tanto, al permitirse el registro de los signos solicitados “EL CORRAL FELIZ” y “EL CORRAL FELIZ CARNICOS”, se generaría en el mercado un riesgo de confusión o asociación entre los productos y servicios que estos amparan y un aprovechamiento injusto de su reputación comercial.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 30 de septiembre de 2020, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20207, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20218, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso. Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial. 7 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 8 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1.

La actora insistió en que se acceda a las pretensiones de la demanda y, además, señaló que las expresiones enfrentadas pueden coexistir de manera pacífica en el mercado. Aseguró que el signo “EL CORRAL FELIZ CARNICOS” no identifica servicios de restauración ni algo similar que el público pueda asociar con los establecimientos identificados bajo la marca “EL CORRAL”.

Sostuvo que los signos solicitados pueden coexistir pacíficamente en el mercado con la marca opositora por cuanto no existe similitud entre estos, no amparan iguales productos y/o servicios y difirieren en los canales de distribución y comercialización. IV.-2. La SIC reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Además, señaló que no es razonable que las resoluciones demandadas sean declaradas nulas, pues conllevaría un desgaste administrativo teniendo en cuenta el proceso y estudios realizados en sede administrativa, en la que se resolvió negar los registros solicitados en salvaguarda de los consumidores. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-3.

La sociedad EL CORRAL INVESTMENTS INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, insistió en que se despachen desfavorablemente las súplicas incoadas. Indicó que la SIC ha reconocido como marca notoria la expresión “EL CORRAL”, desde el 2006, otorgándole especial protección contra todo riesgo de dilución y facultándola para oponerse a cualquier registro de otro signo idéntico y/o similar que pueda causar el debilitamiento de su capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene de esta.

Aseguró que los signos solicitados reproducen en su totalidad la expresión “EL CORRAL”, lo que lleva a que sean fonética y ortográficamente similares. IV.-4. En esta etapa procesal, el Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó9: 9 Proceso 225-IP-2021. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 2.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. […] 3.Signos conformados por denominaciones de uso común […] 3.8.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro. […] 4.3 En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido (…)”. […] La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y su uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada […] En relación con los diferentes riesgos en el mercado […] Prueba de la notoriedad […] La cancelación por falta de uso y la prueba de uso tratándose de marcas renombradas y notorias […]. 5.

Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] 5.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. […] 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) La complementariedad de los productos o servicios […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) […] 5.6.

Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza. […] - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. […] 5.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario. […]” VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las resoluciones núms. 65687 de 31 de octubre de 2014, 65011 y 65008 de 30 de ese mes y año y 29178, 29217 y 29151 de 29 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de mayo de 2015, denegó los registros como marcas de los signos mixtos “EL CORRAL FELIZ CARNICOS” y “EL CORRAL FELIZ” a la actora, para amparar productos y servicios comprendidos en las clases 29 y 30; y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, al estimar que resultaba similarmente confundible con las marcas mixtas previamente registradas “EL CORRAL”, “LACTEOS EL CORRAL” y “EL CORRAL GOURMET”, que amparan productos y servicios en las clases 29, 30, 32, 35, 42, 43 y 45; y que entre los productos y servicios que distinguían, existe conexidad competitiva.

A juicio de la demandante, las expresiones “EL CORRAL”, “EL CORRAL FELIZ” y “EL CORRAL FELIZ CARNICOS” pueden coexistir en el mercado, por cuanto no existe similitud entre ellas, no amparan iguales productos y/o servicios, tienen disimiles canales de distribución y de comercialización y desde los puntos de vista ortográfico, fonético ni conceptual, no existe similitud.

Por su parte, la SIC señaló que al analizar las expresiones cotejadas se observan semejanzas en el campo ortográfico y conceptual, dado que utilizan una estructura similar y coinciden en el elemento fonético más contundente, esto es, en la partícula “EL CORRAL”. Además, los 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos y servicios que éstas identifican comparten finalidad, naturaleza e iguales características.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literales a) y h), 151, 224, 228 y 23010 de la Decisión 486, “[…] con la finalidad de tratar los temas referentes a la irregistrabilidad de un signo cuando afecte el derecho de un tercero cuando constituya una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido; la conexión entre productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza; y la protección de los signos notoriamente conocidos […]”; no así la del artículo 134, literales a) y b), “[…] por cuanto no es materia controvertida el concepto de marca, ni sus requisitos […]”.

Al respecto, la Sala precisa que aunque la actora invocó como vulnerado el artículo 134, literales a) y b), de la Decisión 486, al exponer el concepto de violación, entre otros, adujo que los signos cuestionados son diferentes a las marcas opositoras, es decir, alegó 10 Dichos artículos fueron interpretados de oficio por el Tribunal. 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que aquellos no incurrían en falta de distintividad extrínseca, la cual está prevista en el artículo 136, ibidem.11 De igual manera, como ya se dijo, el Tribunal también estimó que no resultaba procedente el estudio del artículo 134, literales a) y b), de la Decisión 486, habida cuenta que en el presente caso no está en discusión el concepto de marca y sus requisitos.

En este orden de ideas, la Sala considera que en el caso sub lite no procede el análisis de vulneración del artículo 134, literales a) y b), de la Decisión 486, razón por la cual el estudio del supuesto previsto en el literal a) del artículo 136, ibídem, se incluye en el problema jurídico a resolver12. Precisado lo anterior, el texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486.

“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios 11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 2009-00167-00. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. […] Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las expresiones en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y la marca en conflicto, así: SIGNOS MIXTOS CUESTIONADOS13 EL CORRAL LACTEOS EL CORRAL 13 Folio 75 y 128 del cuaderno núm. 1 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCAS NOMINATIVAS Y MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS14 Como en el presente caso se va a cotejar unos signos mixtos, “EL CORRAL FELIZ” y “EL CORRAL FELIZ CARNICOS”, como lo son los cuestionados, con unas marcas nominativas y mixtas, “EL CORRAL”, “LACTEOS EL CORRAL” y “EL CORRAL GOURMET”, a nombre del tercero con interés directo en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en las marcas mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en los signos y marcas mixtas enfrentados, no así las gráficas que lo acompañan, pues son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 14 Folio 77 del cuaderno núm. 1 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 exige que se consideren probados dos requisitos: i) la semejanza determinante de error en el público consumidor; y ii) la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con la marca, al punto de poder causar confusión en aquél. A efectos de evaluar la similitud entre los signos y marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

Es del caso señalar, como se indicó en la interpretación prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común […] 4.2.

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

En dicha interpretación también se indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultare imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, de ahí que un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. Ahora, se considera necesario analizar si los signos solicitados están compuestos por expresiones de uso común, como lo afirmó la actora; y si la partícula “EL CORRAL”, que hace parte de las expresiones enfrentadas es de uso común para los productos y servicios de las clases 29, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, en atención a lo sostenido también por la parte demandante.

En el caso sub examine, no se encontró en la página web de la entidad demandada15 que “EL CORRAL” sea de uso común, para los referidos 15 www.sipi.gov.co. Consultado el 16 de noviembre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos y servicios, de manera que no puede estimarse como tal.

Por el contrario, se observa que las marcas registradas con dicha partícula pertenecen únicamente al tercero con interés directo en las resultas del proceso. No obstante lo anterior, se advirtió que en la página web de la entidad demandada16, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas las siguientes marcas, en las clases 29, 30 y 35, que contenían la expresión “FELIZ”: Clase 29: MARCA TITULAR GALLINA FELIZ (mixta) SANTA REYES S.A.S. CAJITA FELIZ (nominativa) MCDONALD´S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD GREEN LA MARCA FELIZ (mixta) LUIS EDUARDO LONDOÑO CEBALLOS MI CASITA FELIZ (mixta) MARIO GERMAN VARGAS FORERO FELIZ CUMPLEAÑOS RAMO (nominativa) PRODUCTOS RAMO S.A.S. Clase 30: 16 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 16 de noviembre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA TITULAR DIENTE FELIZ (nominativa) AKTION ZAHNFREUNDLICH CAJITA FELIZ (nominativa) MCDONALD´S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD GREEN LA MARCA FELIZ (mixta) LUIS EDUARDO LONDOÑO CEBALLOS QUEREMOS HACERTE FELIZ (nominativa) SOLUNOVA S.A.S. FELIZ CUMPLEAÑOS RAMO (nominativa) PRODUCTOS RAMO S.A.S. Clase 35: MARCA TITULAR ORLANDO ME HACE FELIZ (nominativa) ORLANDO / ORANGE COUNTY CONVETION C + FELIZ (nominativa) CCP COLOMBIA PUBLICIDAD S.A.S. SOY DEL VERDE SOY FELIZ (nominativa) ATLETICO NACIONAL S.A. VALE LA PENA SER FELIZ (nominativa) GLORIA EUGENIA ATUESTA MONDRAGÓN SABEMOS LO QUE TE HACE FELIZ (nominativa) CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO CALI Lo anterior, pone de manifiesto que la partícula “FELIZ” se trata de una expresión de uso común y débil respecto de los productos y servicios de las clases 29, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Igualmente, ocurre con la partícula “GOURMET” que hace parte de las marcas opositoras, pues se evidenció en la página web de la 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co entidad demandada17 que a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados se encontraban las siguientes marcas registradas en las clases 29, 30 y 35, que contenían tal expresión: Clase 29: MARCA TITULAR GOURMET LIGHT (nominativa) GRASAS S.A. GOURMET LIGTH (mixta) GRASAS S.A. PIMPOLLO LINEA GOURMET (mixta) OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S. NAPOLES GOURMET (mixta) SANTA ANITA NAPOLES S.A. ROMANA GOURMET (mixta) AVICOLA LA ROMANA LIMITADA Clase 30: MARCA TITULAR REDONIA GOURMET (mixta) INVERSIONES U. DIEZ S.A.S. GOURMET MODERNA (mixta) CORPORACION MARIMAR S.A. REFISAL GOURMET (nominativa) BRINSA S.A. ASIAN HOME GOURMET (nominativa) CEREBOS PACIFIC LIMITED REFISAL GOURMET (mixta) BRINSA S.A. Clase 35: 17 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 16 de noviembre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCA TITULAR EXPOGOURMET(mixta) MARKETING DE IDEA S.A.S. AMBIENTE GOURMET (mixta) DISTRIBUIDORA MATEC S.A.S. GOURMET & TRAVEL (nominativa) FIDELITY MARKETING GROUP S DE R.L. DE C.V. FERIA GOURMET POMONA (mixta) ALMACENES ÉXITO S.A. ALIANZA GOURMET (mixta) ALIANZA GOURMET LTDA Respecto de la partícula “LACTEOS”, ocurrió lo mismo, esto es, que en la página web de la entidad demandada18, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, se encontraban registradas las siguientes marcar en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían tal expresión: MARCA TITULAR PHARMALACTEOS (mixta) PHARMALACTEOS S.A. LACTEOS ZIPAQUIRA (mixta) NERH LACTEOS DE ZIPAQUIRA S.A.S. LA MAPORITA INDUSTRIA DE LACTEOS (mixta) JOSÉ HUMBERTO MAYA MONTOYA LACTEOS MI VAQUITA (nominativa) INVERSIONES VAQUITA S.A. LACTEOS DOÑA RATONA (nominativa) CM INVERSIONISTAS LIMITADA 18 www.sipi.gov.co.

Así entonces, si bien es cierto que en el análisis sobre si una expresión es usual o común debe hacerse respecto de una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza y/o de unos productos o servicios específicos, atendiendo a los criterios decantados por el Tribunal en varias de sus interpretaciones prejudiciales, esta Sala ha destacado que en dicho examen es igualmente relevante tener en cuenta que existen productos y servicios que tienen una estrecha conexidad competitiva19.

Por ende, en la evaluación de si una expresión es o no de uso común, es necesario considerar tanto los productos identificados con el signo como aquellos con los que presente conexidad competitiva. Sobre el particular, en sentencia de 13 de agosto de 202020, se dijo: 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Sentencia 29 de octubre de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 2009-00426-00. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020), C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 11001- 03-24-000-2015-00348-00. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] 56.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también ha precisado que el término que sea de uso común para una clase de la Clasificación Internacional de Niza, puede no serlo para otra, toda vez que, por regla general, las palabras de uso común lo son respecto de los productos o servicios de la clase de la Clasificación Internacional de Niza que el signo pretende identificar. 57.

No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido de manera reiterada que el término o expresión que es de uso común para una clase puede serlo para otra siempre y cuando exista una estrecha relación o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifica cada una de las clases. […]” (Resaltado fuera de texto).

De conformidad con la regla jurisprudencial citada, corresponde evaluar si las expresiones “CARNICOS” y “LACTEOS”, que hacen parte, respectivamente, de los signos solicitados, “EL CORRAL FELIZ CARNICOS” y de la marca opositora “LACTEOS EL CORRAL”, son de uso común en productos de otra Clase que tenga conexidad competitiva con la Clase 29, para la cual fue solicitado inicialmente el signo. En ese sentido, la Sala observa que los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza presentan conexidad competitiva con aquellos de la Clase 3021, puesto que ambos pertenecen al mismo género (productos alimenticios), tienen una 21 “[…] Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. […]” 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co misma finalidad (alimentar), son complementarios y suelen expenderse en los mismos establecimientos, porque generalmente se venden en supermercados, tiendas o almacenes de grandes superficies.

Así las cosas, en el caso sub examine se encontró que en la página web de la entidad demandada22 figuraban las siguientes marcas, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, registradas para productos alimenticios en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían la expresión “CARNICOS”: MARCA TITULAR CARNICOS EL CORDERO (mixta) JOSÉ MAURICIO URIBE JIMÉNEZ CARNICOS ANGELUS (mixta) CARNICOS ANGELUS LTDA CARNICOS DE LA SIERRA (mixta) SEBASTIAN SIERRA VELÁZQUES CARNICOS CATALAN (mixta) COMERCIALZIADORA AGROSIGO S.A.S. CARNICOS EXTRA (mixta) CARNICOS EXTRA S.A. 22 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 16 de noviembre de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Igualmente, ocurre con la partícula “LACTEOS” que en la página web de la entidad demandada23 figuraban las siguientes marcas, a la fecha de la expedición de los actos administrativos acusados, registradas para productos alimenticios en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que contenían tal expresión: MARCA TITULAR QUESO CASERO COLACTEOS (mixta) COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA PRODUCTOS LACTEOS DEL HOGAR (mixta) JENRY ARENAS ROJAS PRODUCTOS LACTEOS VALLEBLANCO (mixta) NOLVERTO CRUZ LEÓN LACTEOS EL RECUERDO (mixta) EDGAR GRACILIANO HUERTAS BUITRAGO LACTEOS PROLACMA (mixta) PEDRO MANUEL HOLGUIN GÓMEZ Lo anterior, pone de manifiesto que las partículas “CÁRNICOS” y “LACTEOS” se tratan de expresiones de uso común y débiles respecto de los productos de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 23 www.sipi.gov.co.

Consultada el 16 de diciembre de 2023 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012 y en virtud del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al ser unas partículas de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, que los vocablos usuales pueden ser utilizados por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva.

Sobre el particular, el Tribunal precisó: “[…] 3.7. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]” (Resaltado fuera de texto) Por todo lo anterior, la Sala considera que las partículas “FELIZ”, “GOURMET”, “LACTEOS” y “CARNICOS” deben ser excluidas del cotejo marcario, comoquiera que son términos de uso común para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 29, 30 y 35; y 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Cabe señalar que al ser unos términos de uso común son inapropiables, de tal forma que el titular de una marca que incluya las expresiones “FELIZ”, “GOURMET”, “LACTEOS” y “CARNICOS”, 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no podrá evitar que otros empresarios puedan utilizarlas en la conformación de sus marcas.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos y las marcas en controversia, “EL CORRAL”, “EL CORRAL” y “EL CORRAL”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis de los signos y las marcas confrontados, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre las denominaciones “EL CORRAL”, “EL CORRAL” y “EL CORRAL”, existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis.

Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la palabra “CORRAL”, que conforman los signos cuestionados y las marcas enfrentadas, según el Diccionario de la Real Academia24 tienen el mismo 24 De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, consultado el 16 de noviembre de 2023, https://dle.rae.es/corral 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co significado, esto es: “[…] 1. m. En las casas o en el campo, sitio cerrado y descubierto que sirve habitualmente para guardar animales […]”.

En ese sentido, la Sala estima que los signos y las marcas confrontados evocan el mismo concepto, esto es, el de unas casas en el campo que contienen un espacio cerrado para guardar animales. De lo precedente, la Sala concluye que al presentarse identidad ortográfica, fonética y conceptual entre los signos cuestionados y las marcas previamente registradas existe riesgo de confusión directa.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor. 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 201825 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.

Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). 25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00314-00. 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”.

Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. En el caso sub lite, los signos mixtos cuestionados, “EL CORRAL FELIZ CARNICOS” y “EL CORRAL FELIZ”, fueron solicitados para amparar los siguientes productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza:.- Clase 29: “[…] Carne de ave; carne de caza, carne de cerdo, carne de res; extractos de carne, filete de carne o pollo; grasa de carne, patés; jamones; embutidos; salchichas; salchichones; huevos; grasas comestibles; cecinas, productos de charcutería […]”..- Clase 30: “[…] Salsas, condimentos, especias, aderezo, adobo, aliño, caldo, sustancias, sopas, cremas, vinagre-sal-mostaza […]”. 43 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Clase 35: “[…] Gestión de negocios comerciales, en general servicios prestados por establecimientos de industria y comercio, dedicados a la importación, exportación, distribución y comercialización de alimentos, tales como productos cárnicos, procesados y no procesados […]”.

Por su parte, la marcas nominativas y mixtas previamente registradas “EL CORRAL”, “LACTEOS EL CORRAL” y “EL CORRAL GOURMET”, distinguen los siguientes productos y servicios en las siguientes clases:.- Clase 29: “[…] Esencialmente productos alimenticios de origen animal, tales como carne, pescado, extractos de carne; a excepción de pollo […]”;

“[…] Productos alimenticios de origen animal, tales como carne, pescado, aves, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, productos lácteos, salsas para ensaladas […]”; “[…] Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles […]” y “[…] Crema, crema de leche, crema de mantequilla, crema batida, fermentos lácteos para uso culinario, productos lácteos, queso, leche, yogurt, batidos de leche, bebidas lácteas, en las que predomine la leche, kéfir, kumis, leche albuminosa, 44 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co leche de soya, suero de leche, leche malteada, leche evaporada, frutas, frutas en conserva, frutas congeladas, frutas secas, frutas cocidas, jaleas, confituras, mermeladas, grasas comestibles, manteca de cacao, mantequilla, mantequilla de coco, mantequilla de maní, manteca, nata, nata montada, pectina para uso culinario, pulpa de fruta, refrigerios a base de fruta, mezclas que contienen grasa para untar […]”..- Clase 30: “[…] Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles […]”;

“[…] Los principalmente productos alimenticios tales como salsas para carnes, entre ellas, salsa bar-b-q […]”; “[…] Café, cacao, azar, arroz, tapioca, sucedáneos del café harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo y todos los demás productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza “[…] y “[…] Hamburguesas, hamburguesas comestibles, hamburguesas con queso, hamburguesas con carne, hamburguesas con pollo, hamburguesas con pescado; sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado y sándwiches de pollo, aderezos para ensalada, adobos, alcaparras, alimentos a base de 45 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co harina, arroz, avena, azúcar, bebidas a base de té, bebidas a base de chocolate, bebidas a base de café, especia de canela, preparaciones a base de cereales, chocolate, sal, crema batida, curry, especias, galletas, helados, hielo, polvo de hornear, maíz, pan, panecillos, pan molido, pastas alimenticias, pasteles, refrigerios a base de cereales, salsas (condimentos), harina de soya, té, té helado, vinagres […]”..- Clase 32: “[…] Productos tales como bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas comprendidas en la clase 32 […]”;

“[…] Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]” y “[…] Aguas, aguas gaseosa, aguas minerales, bebidas sin alcohol, batidos de frutas, bebidas de frutas sin alcohol, siropes para bebidas, cervezas, cocteles sin alcohol, jugos de frutas, licuados, limonadas, sodas (aguas), zumos de frutas, zumos vegetales (bebidas) […]”..- Clase 35: “[…] Publicidad, gestión de negocios comerciales y administración comercial relacionados con los servicios de restaurantes y/o alimentación, bar, cafetería, taberna, exportación, importación, comercialización, bebidas no alcohólicas, alcohólica y licores, explotación industrial y comercial de productos alimenticios 46 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co derivados de la pesca y de subproductos alimenticios de origen animal y vegetal, al igual que los servicios de importación, exportación; y comercialización de y la representación de compañías nacionales y extranjeras dedicadas a la prestación de servicios relacionados con las ramas o actividades de su objeto social […]”;

“[…] Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina […]” y “[…] Servicios de publicidad, publicidad a través de redes informáticas, publicidad radiofónica, publicidad exterior, publicidad televisada, redacción de textos publicitarios, relaciones públicas, promoción dirigida a terceros, negocios comerciales, estudio de mercados, mercadotecnia, servicios de marketing, difusión de anuncios publicitarios, servicios de comunicación, administración comercial, servicios de importación y exportación de materias primas […]”..- Clase 43: “[…] Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal […]”;

“[…] Servicios de restaurantes y/o alimentación, bar, cafetería, taberna […]” y “[…] Servicios de restaurantes, servicios de comidas y bebidas preparadas, restaurantes de autoservicio, servicios de catering, servicios de bar, reserva de alojamiento temporal, servicios de comida y bebida para llevar, servicios de restaurante de comida rápida, servicios de restaurante y bar incluyendo domicilios […]”. 47 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos y servicios que reivindican los signos cuestionados y aquellos que distinguen las marcas previamente registradas en las clases 29, 30, 32, 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, además de que algunos pertenecen a una misma Clase del nomenclátor, esto es, 29, 30 y 35 y, por lo tanto, son productos y servicios coincidentes, pueden compartir los mismos canales de comercialización y de publicidad, debido a que se promocionan por los mismos medios: folletos, prensa, televisión y redes sociales; suelen expenderse en los mismos establecimientos, esto es, almacenes de cadena, supermercados y tiendas; poseen el mismo género (productos alimenticios y bebidas); tienen la misma finalidad, es decir, alimentar a los seres vivos; y sus consumidores podrían asumir que los productos y servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la identidad de los signos y marcas enfrentadas.

También existe una relación entre los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue el signo cuestionado “EL CORRAL FELIZ” y los servicios de la Clase 43 de la clasificación Internacional de Niza, que identifican las marcas previamente registradas, ““EL CORRAL” y “EL CORRAL GOURMET”, en cuanto 48 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ambos pertenecen al mismo género, esto es, al de servicios y/o comercialización relacionados con productos alimenticios y bebidas, además de que sus consumidores podrían asumir que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, por la identidad existente en dichas marcas.

Así las cosas, al existir identidad entre las expresiones confrontadas y una relación entre los productos y servicios que distinguen, debe concluirse que las mismas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos y servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante, en caso de registrar su signo. Ello, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de la identidad antes anotada, lo que 49 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen ambas expresiones provienen del mismo titular.

Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos y servicios identificados con esas expresiones son productores y/o expendedores relacionados económicamente. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 201526, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 2008-00065-00. 50 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

(…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas mixtas previamente registradas, estas son, “EL CORRAL”, “LACTEOS EL CORRAL” y “EL CORRAL GOURMET”. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales27: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”). […]”. Por último, el tercero con interés directo en las resultas del proceso alegó que su marca “EL CORRAL” es notoriamente conocida y que, 27 Entre otros, en las interpretaciones prejudiciales emitidas con los núms. 32-IP-96, 13-IP-98 y 59-IP- 2001. 51 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por lo tanto, al permitirse el registro de los signos solicitados “EL CORRAL FELIZ” y “EL CORRAL FELIZ CARNICOS”, se generaría en el mercado un riesgo de confusión o asociación entre los productos y servicios que estos amparan y un aprovechamiento injusto de su reputación comercial.

En relación con las marcas notorias y su protección, es del caso traer a colación la sentencia de 22 de mayo de 201428, en la que se precisó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] Con relación a la notoriedad de las marcas y su prueba, el mismo Tribunal de Justicia precisó: “El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la 28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080005300. 52 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

(Las negrillas y subrayas fuera de texto) En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba […].” (Resaltado fuera de texto). En consecuencia, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba. 53 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el caso concreto, el tercero con interés directo en las resultas del proceso no allegó documentos que demuestren la notoriedad de la marca “EL CORRAL”, para amparar productos y servicios en las clases 29, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Cabe resaltar que para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial en el cual se haya reconocido dicha condición, sino que es necesario presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio en cada asunto en particular. Así lo ha considerado la Sección, entre otras, en sentencia de 30 de abril de 202029, en la que se precisó, con fundamento en la Interpretación Prejudicial aplicable para ese caso, lo siguiente: “[…] 3.11.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realizar acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular […]”. 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de abril de 2020, número único de radicación 2008-00017-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 54 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En este orden de ideas, la Sala concluye que no se violó la norma alegada como vulnerada por la actora; y que le asistió razón a la SIC al denegar los registros como marcas de los signos mixtos “EL CORRAL FELIZ CARNICOS” y “EL CORRAL FELIZ”, para amparar productos y servicios de las clases 29, 30 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan a los actos administrativos acusados, los cuales están acordes a los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico comunitario y en los que se argumentaron de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que en cada uno de ellos se adoptó. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 55 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00454-00 Actora: CARNICOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de noviembre de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.