CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025) CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero: Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros Tema: Registro del signo “GRUPO DE LIMA” (mixto) para distinguir servicios comprendidos en las clases 36 y 45 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida en contra de la Resolución 1315 de 23 de enero de 20201, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se revocó la Resolución 22325 de 2 de abril de 2018, se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros y se negó el registro como marca del signo mixto “GRUPO DE LIMA” para distinguir servicios comprendidos en las clases 36 y 45 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad De Lima Grupo Empresarial Ltda. I.

ANTECEDENTES I.1. La demanda2 1. La sociedad De Lima Grupo Empresarial Ltda., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, presentó demanda en contra de la SIC, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: “[…] Primera: Declarar la nulidad del Acto Administrativo contenido en la Resolución Nº 1315 del 23 de enero de 2020 Por la cual se resuelve un recurso de apelación expedida por la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Segunda: Que como consecuencia de lo anterior se ordene el restablecimiento del derecho en el sentido de confirmar lo contenido en la Resolución Nº 22325 del 2 de abril de 2018, a efectos de conceder el registro de la marca en mención “Grupo de Lima”, mixta, en clase 36 Internacional y clase 45 Internacional. 1 Folios 31 a 36 C pp. “[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 2 Folios 3 a 27 C pp. 2 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercera: Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial en la cual se informe que es nula la Resolución Nº 1315 del 23 de enero de 202 Por la cual se resuelve un recurso de apelación expedida por la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Cuarta: Ordenar a la Dirección de Signos Distintivos, expedir la Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”3 (negrilla del original).

I.1.1. Los hechos de la demanda4 2. Como fundamentos fácticos de las pretensiones se indicaron, en síntesis, los siguientes: 3. El apoderado de la parte demandante señaló que De Lima Grupo Empresarial Ltda. solicitó el registro como marca del signo mixto “GRUPO DE LIMA”, para identificar los servicios de las clases 36 y 455 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 36 “[…] seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios […]”.

Clase 45 “[…] jurídicos, servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales […]”. 4. Anotó que, mediante la Resolución 22325 de 2 de abril de 2018, el director de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros y concedió el registro de la marca mixta “GRUPO DE LIMA”.

Puso de presente que, contra dicha decisión, el tercero con interés en el resultado del proceso presentó recurso de apelación. 5. Mencionó que, a través de la Resolución 1315 de 23 de enero de 2020, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución 22325, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros y negó el registro como marca del signo mixto “GRUPO DE LIMA”, para distinguir los referidos servicios por ser confundibles con las marcas nominativas “DELIMA”6, “DELIMA MARSH LOS CORREDORES DE SEGUROS”7 y las marcas mixtas 3 Folio 3 y vto.

C pp. 4 Folios 3 vto. C pp. 5 Versión 11. 6 Certificado 471.085. 7 Certificado 523.251. 3 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “DELIMA”8 y “DELIMA PLUS”9, de la clase 36 de la sociedad Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros.

I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación10 I.1.2.1. Fundamentos de derecho 6. La parte demandante propuso como cargo de nulidad el relacionado con el desconocimiento de las normas en que debían fundarse el acto acusado, para lo cual señaló como quebrantada la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a).

I.1.2.2. El concepto de violación 7. El apoderado de la parte demandante aseguró que la resolución acusada se encuentra viciada de nulidad, en razón a que la SIC negó el registro como marca del signo mixto “GRUPO DE LIMA” para distinguir servicios comprendidos en las clases 36 y 45 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad De Lima Grupo Empresarial Ltda., al considerar que era confundible con las marcas nominativas “DELIMA”11, “DELIMA MARSH LOS CORREDORES DE SEGUROS” 12 y las marcas mixtas “DELIMA”13 y “DELIMA PLUS”14, de la clase 36 de la sociedad Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros, lo que implicó el desconocimiento de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a). 8.

Subrayó que el signo solicitado por el demandante no es similarmente confundible con las marcas previamente registradas por cuanto los apellidos son inapropiables, por lo que toda persona tiene derecho legítimo de utilizar su nombre como marca. En ese sentido, aseguró que la expresión “DE LIMA” era de uso común que en el presente asunto “[…] corresponde al padre – abuelo – bisabuelo de los socios de mi poderdante Mortimer de Lima y Jovanny de Lima, y por lo mismo, es el apellido del socio fundador de la opositora Ernesto De Lima Junior […]” 9.

Sin perjuicio de lo anterior, advirtió que pese a que por regla general en las marcas mixtas predomina el elemento nominativo, ello no implicaba que el elemento gráfico del signo solicitado deba excluirse del cotejo marcario, el cual refleja la letra “d” de la dinastía De Lima. 8 Certificado 842.442. 9 Certificado 225.739. 10 Folios 3 vto. a 11 vto. del C pp. 11 Certificado 471.085. 12 Certificado 523.251. 13 Certificado 842.442. 14 Certificado 225.739. 4 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 10.

Subrayó que existían diferencias ortográficas y fonéticas entre el signo y las marcas confrontadas, además que los servicios que ofrecen son diferentes por cuanto tienen consumidores especializados por lo que pueden coexistir pacíficamente en el mercado. II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA II.1. Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio15 11.

La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC contestó la demanda en la que se opuso a las pretensiones de la parte demandante al considerar que la Dirección de Signos Distintivos encontró que el signo solicitado era similarmente confundible con las marcas del tercero con interés en el resultado del proceso, además que tienen conexión competitiva por cuanto amparan los mismos servicios en la clase 36.

II.2. Contestación de la sociedad Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros16 12. El apoderado de la sociedad Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros contestó la demanda y señaló que el acto administrativo demandado estaba acorde con lo previsto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser similarmente confundible con su familia de marcas. 13.

Afirmó que, el hecho de que los socios de la demandante se apelliden De Lima no les otorga el derecho automático de obtener el registro de una marca que lo incluya, cuando constituya riesgo de confusión. Además, dicha expresión no es de uso común 14. Explicó que el elemento “GRUPO” resulta genérico y de uso común en las clases 36 y 45 por lo que no le agrega distintividad, así que presentan similitudes en sus aspectos ortográfico y fonético. 15.

Finalmente, indicó que el signo solicitado y las marcas previamente registradas guardan un alto grado de conexidad por cuando se refieren a la clase 36. Sobre la clase 45, manifestó que los servicios de seguros y financieros como los servicios jurídicos y los servicios personales y sociales prestados por terceros son similares, por lo que pueden estar dirigidos a los mismos consumidores y que son prestados por la misma empresa.

III. TRÁMITE DEL PROCESO 16. La sociedad De Lima Grupo Empresarial Ltda. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 19 de agosto de 202017 en contra de la Resolución 1315 15 Índice 44 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 16 Índice 43 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 17 Folio 2 C pp. 5 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de 23 de enero de 2020, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 17.

Mediante auto de 14 de octubre de 202018 se inadmitió la demanda. A través de auto de 29 de enero de 202119 se requirió a la SIC para que remitiera copia de la constancia de publicación, notificación, comunicación o ejecución de la Resolución 1315 de 23 de enero de 2020. 18. Por auto de 17 de marzo de 202120 se remitió el expediente para que resolviera la solicitud de acumulación procesal con el radicado 11001-03-24-000-2017-00008-00.

A través de auto de 15 de junio de 202121 se negó la acumulación, en consideración a que el proceso de la referencia no se había emitido auto admisorio de la demanda y, por lo tanto, no se había establecido la relación jurídica procesal. 19. Mediante auto de 20 de septiembre de 202122 se admitió la demanda y se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio y al representante legal de la sociedad Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros.

El 8 de octubre de 202123 se dio traslado de la demanda por el término de 30 días. 20. Por auto de 9 de febrero de 202224 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, la cual se realizó el 9 de septiembre de 202225. 21. En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes, se fijó el litigio, se decretaron como pruebas los documentos aportados por las partes y se decretó la práctica del testimonio del señor Jovanny De Lima como representante legal de la parte demandante y se ordenó a la SIC que remitiera copia del expediente administrativo de la marca mixta “DELIMA” previamente registrada. 22.

Mediante auto de 16 de diciembre de 202226 se solicitó ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial en lo referente a la precisión del contenido y alcance de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo que se suspendió el proceso. 23. Por auto de 6 de marzo de 202327 se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia de pruebas consagrada en el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, la cual se realizó el 27 de abril de 202328. 18 Folio 42 y vto.

C pp. 19 Folio 52 y vto. C pp. 20 Folio 55 y vto. C pp. 21 Folio 56 a 57 C pp. 22 Folio 60 a 61 C pp. 23 Índice 40 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 24 Índice 49 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 25 Índice 58 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 26 Índice 67 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 27 Índice 78 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 28 Índice 84 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 6 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 24.

En la citada audiencia se reconoció personería a los apoderados de las partes y se recibió el testimonio del señor Jovanny De Lima como representante legal de la parte demandante. Mediante auto de 27 de abril de 202329 se comisionó a un magistrado auxiliar para que practicara las pruebas que fueron decretada en la audiencia inicial. 25.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 26-IP-2023 de 27 de julio 202330 dentro de la cual señaló que para la interpretación de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 se debía remitir a las interpretaciones prejudiciales 344-IP-2022 de 11 de abril de 2023 y 261- IP-2022 de 13 de marzo de 2023, en las cuales dicho tribunal consideró lo siguiente: 344-IP-2022 “[…] 4.

Al respecto, resulta pertinente señalar que los artículos 134, 135 (literales […] b) […] ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos: [1] Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas Concepto de marca […] [1.2] De conformidad con lo anterior definición normativa, se podría concluir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos o servicios que se ofertan en el mercado […] Requisitos para el registro de marcas [1.8] Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. […] [2.] Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.

El origen empresarial de una marca […] [2.2] La distintividad es la capacidad que tiene un signo para identificar, individualiza y diferenciar en el mercado productos o servicios, haciendo posible que el consumidor los distinga, selecciones ya adquiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e inclusive la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor (negrilla del original). 29 Índice 85 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 30 Índice 88 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 7 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 261-IP-2022 “[…] 1.1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos […] 1.2. De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo.

Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica […] b) Fonética […] c) Conceptual o ideológica […] Gráfica o figurativa. […] 2.

Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo con su naturaleza […] Comparación entre signos mixtos 2.5. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, sílabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.).

La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado. […]” (negrilla y subrayado del original). 26. A través de auto de 1° de septiembre de 202331 se prescindió de la realización de las audiencias de alegaciones y juzgamiento previstas en el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. 27.

En el término para alegar de conclusión, las sociedades De Lima Grupo Empresarial Ltda.32 y Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros33 y la SIC34 reiteraron sus argumentos de nulidad y defensa, respectivamente. Por su parte, el 31 Índice 91 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 32 Índice 101 y 104 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 33 Índice 100 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 34 Índice 97 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 8 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Ministerio Público rindió concepto 23-35035, para lo cual señaló que las palabras usuales pueden ser utilizadas por cualquier empresario, de manera que el signo demandado podía coexistir con las marcas previamente registradas.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA IV.1. Competencia 28. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 14936 del CPACA, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos relativos a propiedad industrial, norma que resulta armónica con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación. IV.2.

La formulación del problema jurídico 29. Corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Resolución 1315 de 23 de enero de 2020, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, por medio de la cual se negó el registro como marca del signo mixto “GRUPO DE LIMA” para distinguir servicios comprendidos en las clases 36 y 45 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad De Lima Grupo Empresarial Ltda. 30.

La Sala deberá analizar si entre el signo mixto “GRUPO DE LIMA” solicitado para identificar servicios de las clases citadas y las marcas nominativas “DELIMA”37, “DELIMA MARSH LOS CORREDORES DE SEGUROS” 38 y las marcas mixtas “DELIMA”39 y “DELIMA PLUS”40, de la clase 36 de la sociedad Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros, previamente registradas, se presenta riesgo de confusión, conexión competitiva y riesgo de asociación al tenor de lo dispuesto en los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000. 31.

Para lo anterior, la Sala abordará la identificación de los actos administrativos demandados y el análisis del caso concreto. 35 Índice 99 del aplicativo de gestión judicial SAMAI. 36 “[…] Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 8.

De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 37 Certificado 471.085. 38 Certificado 523.251. 39 Certificado 842.442. 40 Certificado 225.739. 9 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio IV.3.

La identificación de los actos demandados 32. La sociedad De Lima Grupo Empresarial Ltda. solicita se declare la nulidad de la Resolución 1315 de 23 de enero de 202041, por medio de la cual la SIC negó el registro como marca del signo mixto “GRUPO DE LIMA” para distinguir servicios comprendidos en las clases 36 y 45 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

IV.4. Análisis del caso concreto 33. La SIC, mediante el acto administrativo acusado, negó el registro como marca al signo mixto “GRUPO DE LIMA” para distinguir servicios comprendidos en las clases 36 y 4542 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 36 “[…] seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios […]”.

Clase 45 “[…] jurídicos, servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales […]”. 34. A juicio de la parte demandante la resolución acusada está viciada de nulidad por cuanto la SIC negó el registro antes mencionado sin considerar que no era confundible con las marcas nominativas “DELIMA”43, “DELIMA MARSH LOS CORREDORES DE SEGUROS” 44 y las marcas mixtas “DELIMA”45 y “DELIMA PLUS”46, de la clase 36 de la sociedad Delima Marsh S.A., estos son “[…] seguros, corretaje de seguros y seguridad social, servicios de mercadeo y promoción de seguros, reaseguros, negocios financieros, asistencia, consultoría en seguros y riesgos […]” y “[…] seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios […]”. 35.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en atención a la solicitud de interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, profirió la interpretación prejudicial 26-IP-2023 de 27 de julio 2023 en la que indicó que los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 constituyen un acto aclarado para lo cual debía remitirse al proceso 344-IP-2022 de 11 de abril de 2023 y 261-IP-2022 de 13 de marzo de 2023. 36.

Al respecto, la Sala precisa que, aunque la demandante invocó como vulnerados los artículos 134 y 135 literal b) ejusdem, al exponer el concepto de violación de estos adujo que las marcas del tercero con interés directo no resultaban similarmente confundibles con el signo solicitado “GRUPO DE LIMA”, esto es, alegó el 41 Folios 31 a 36 C pp.

“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”. 42 Versión 11. 43 Certificado 471.085. 44 Certificado 523.251. 45 Certificado 842.442. 46 Certificado 225.739. 10 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio incumplimiento del requisito de distintividad extrínseca el cual está previsto en el artículo 136, ibidem47. 37.

Por lo anterior, serán excluidos de la controversia el estudio de los supuestos previstos en los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000. 38. Así las cosas, el texto de la norma objeto de análisis es el siguiente: […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. De la vulneración del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 39.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad del signo y las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para efectuar el cotejo marcario, los cuales son del siguiente tenor48: “[ ] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate [ ]”. 40.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan el signo y las marcas en conflicto, así: 47 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Rad.: 2009-00167-00. MP. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. 48 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP- 2022 y 391-IP-2022. 11 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Signo cuestionado de la sociedad De Lima Grupo Empresarial Ltda.49 (mixto) Clases 36 y 45 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Marcas previamente registradas por la sociedad Delima Marsh S.A. Los Corredores de Seguros50 Marca Gráfica Clase del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza Registro “DELIMA” nominativa 36 471.085 “DELIMA MARSH LOS CORREDORES DE SEGUROS” nominativa 36 523.251 “DELIMA” 36 84244.2 49 Folio 45 vto. y 72 vto.

C pp. 50 Consulta realizada el 3 de abril de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 12 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “DELIMA PLUS” 36 225.739 41.

La Sala pone de presente que, de acuerdo con la solicitud de registro de la marca mixta “DELIMA” del tercero con interés en el resultado del proceso, la expresión “los corredores de seguros”, así como del signo solicitado, la expresión “años trabajando por Colombia” son explicativas, razón por la cual no hacen parte de la marca y el signo, y, por ende, no debe ser tenidas en cuenta para el análisis de confundibilidad.

Respecto de la letra “d” del signo solicitado se observa que la solicitud no la determinó como parte de la denominación del mismo, sino como gráfico. 42. Como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto “GRUPO DE LIMA” solicitado por la demandante las marcas nominativas “DELIMA”, “DELIMA MARSH LOS CORREDORES DE SEGUROS” y las marcas mixtas “DELIMA” y “DELIMA PLUS”, previamente registradas por el tercero con interés en el resultado del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina en ellas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que se capta con mayor facilidad y genera mayor recordación en la mente del consumidor. 43.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en el signo y las marcas objeto de análisis, no así la gráfica que las acompañan, toda vez que son las palabras las que cumplen un papel diferenciador porque de su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor la información que la distingue. 44. En efecto, de la revisión del signo y las marcas distintivas se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 45.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. 46.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, estimó que “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la 13 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”51. 47.

Cabe advertir que la parte demandante señaló que la palabra “DE LIMA” es de uso común para identificar productos en las clases 36 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza. 48. De manera previa a realizar el cotejo marcario correspondiente, la Sala encuentra necesario determinar si el signo y las marcas confrontadas contienen elementos descriptivos, genéricos o de uso común, para establecer su carácter distintivo y, posteriormente realizar el cotejo, ya que, de contener partículas de estas características, las mismas deben ser excluidas. 49.

Sobre el particular, la Sala advierte que las partículas “GRUPO”, “LOS”, “CORREDORES”, “SEGUROS” y “PLUS”, que hacen parte del signo solicitado y de las marcas del tercero con interés, son de uso común para las clases internacional referidas, al momento de la expedición de los actos acusados, como se observa de los resultados de la consulta que se relacionan a continuación:52 “GRUPO” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. “GRUPO BBVA” BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 36 249.988 “SEGURO DE VIDA GRUPO EMPRESARIOS DEL COMERCIO” TORRES GUARIN Y CIA LTDA. ASESORES DE SEGUROS 36 255.915 “GRUPO ISA” INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. 36 269.576 “GRUPO ARGOS” GRUPO ARGOS S.A. 36 298.299 51 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 52 Consulta realizada el 4 de abril de 2025 en el sistema de información SIPI de la SIC en aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del CGP y en el estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la referida autoridad administrativa el 24 de agosto de 2020, el cual fue prorrogado el 24 de agosto de 2022 y el 12 de agosto de 2024. 14 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “GRUPO SALUDCOOP” SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP 45 308.921 “GRUPO ACCION PLUS” ACCION S.A. 45 327.111 “SURTITODO - GRUPO EMPRESARIAL CALA” COMPAÑÍA COMERCIAL UNIVERSAL SAS 45 331.748 “GRUPO UNIÓN” UNIÓN ELÉCTRICA S.A. 45 359.915 “SMC SEGURIDAD MÓVIL DE COLOMBIA S.A MIEMBRO DEL GRUPO THOMAS SIR” SEGURIDAD MOVIL DE COLOMBIA S.A. 45 388.372 “GRUPO RECORDAR” RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S.A.S. 45 388.619 “LOS” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. “EN TODOS LOS MOMENTOS” VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION (VISA) 36 250.905 “ACERCA A LOS COLOMBIANOS A SU CASA PROPIA” CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A. SIGLA CONAVI 36 300.265 15 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “PLAN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PREVENSIÓN DE LOS RIESGOS PROFESIONALES PDI” SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 36 282.377 “POR USTED Y POR LOS SUYOS” AMERICA LIFE INSURANCE COMPANY 36 313.759 “TAXI PUNTO LOS COCHES” DISTRIBUIDORA LOS COCHES DE LA SABANA S.A. 36 298.297 “CORREDORES” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. “CORREDORES DEL CARIBE CORCARIBE S.A.” CORREDORES DEL CARIBE CORCARIBE S.A. 36 299.037 “CORREDORES ASOCIADOS” CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA. 36 308.671 “CORREDORES DE SEGUROS DEL VALLE” CORREDORES DE SEGUROS DEL VALLE S.A. 36 318.777 “CORREDORES EN RED” ALEJANDRO FERNANDO LECOURS FERNÁNDEZ 36 325.503 “PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS” PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S.A. 36 382.774 16 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “SEGUROS” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. “BBVA SEGUROS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 36 236.864 “W F E ASESORIA EN SEGUROS” WILFREDY ECHEVERRI CORREA 36 340.276 “AGRICOLA DE SEGUROS SU BUENA COMPANIA” SURAMERICANA S.A. 36 269.103 “FACIL SEGUROS” SURAMERICANA S.A. 36 279.705 “CENTRAL DE SEGUROS” COMPAÑIA CENTRAL DE SEGUROS DE VIDA S.A. 36 294.060 “PLUS” MARCA TITULAR CLASE REG.

NÚM. “FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS HORIZONTE PLUS” BBVA HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIAS S.A. 36 284.412 “FUTURO PLUS” FUTURO PLUS S.A. 36 285.054 “CUENTA CORRIENTE RENTABLE PLUS” BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A 36 290.284 17 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio “INNOVA PLUS” BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 36 302.832 “CDAT PLUS COMULTRASAN” COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER LIMITADA, FINANCIERA COMULTRASAN O COMULTRASAN 36 302.599 “RENTA PLUS 90” STANFORD BOLSA & BANCA S.A. 36 304.871 “CDT REGALO PLUS” COMPAÑÍA COMERCIAL UNIVERSAL SAS 36 314.547 50.

Cabe advertir que las expresiones de uso común no pueden ser utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, el titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. 51.

Por lo anterior, la Sala excluirá las expresiones “GRUPO”, “LOS”, “CORREDORES”, “SEGUROS” y “PLUS” del cotejo marcario, ya que son de uso común y no deben ser consideradas para determinar la posible existencia de confusión entre los signos distintivos cotejados. Asimismo, la Sala considera procedente excluir la expresión “DE” del signo “DELIMA MARSH LOS CORREDORES DE SEGUROS” del cotejo marcario, por cuanto se trata de una preposición gramatical carente de fuerza distintiva, cuyo uso también es común y necesario en la formación de oraciones, razón por la cual su presencia no contribuye a generar distintividad ni a establecer riesgo de confusión entre las marcas comparadas. 52.

No ocurre lo mismo con las expresiones “DE LIMA”, “DELIMA” y “MARSH” que hacen parte del signo cuestionado y las marcas previamente registradas, en tanto que de la revisión del sistema de información de propiedad industrial de la SIC no se encontró que en su conjunto fuera de uso común para dicha clase, razón por la cual no deben ser excluidas del análisis de confundibilidad. 18 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 53.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo del signo en conflicto “DE LIMA”, de las clases 36 y 45, así como las marcas “DELIMA” y “DELIMA MARSH”, en la clase 36, con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas que determinen la existencia de un riesgo de confusión y asociación para el público consumidor, de acuerdo con los conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]” (negrilla del original). 54.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias del signo “DE LIMA” de la demandante y las marcas “DELIMA” y “DELIMA MARSH” del tercero con interés en el resultado del proceso, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales o ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión y riesgo de asociación que pueda existir entre las mismas, de acuerdo con los conceptos aludidos en las precitadas interpretaciones prejudiciales. 55.

A la Sala le corresponde abordar el análisis del signo y las marcas confrontadas respecto de la unidad de las expresiones que las conforman. En ese sentido, en cuanto a la estructura de cada uno de los signos, la Sala observa lo siguiente: Signo cuestionado D E L I M A 1 2 3 4 5 6 Marcas previamente registrada D E L I M A 1 2 3 4 5 6 D E L I M A M A R S H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 56.

De la revisión del signo y las marcas, la Sala advierte significativas similitudes en sus raíces, por cuanto comparten la expresión “DE LIMA” como base de su estructura, con la diferencia en que una de las marcas previamente registradas incluye la expresión “MARSH” y la solicitada tiene un espacio, lo cual no es significativo para su diferenciación; dado que la fuerza distintiva recae en la expresión “DELIMA” la cual es reproducida en el signo cuestionado. 57.

En sentencia de 9 de julio de 202053, esta Sección señaló que cuando un signo reproduzca los elementos de otra marca, debe incluir elementos adicionales que le otorguen una carga semántica distintiva. Sin estos elementos, no procede su registro, ya que persistiría el riesgo de confusión: “[…] 57. Con fundamento en lo anterior, la Sala acoge como regla, que aquellos casos en los cuales una marca o signo reproduzca elementos de otra marca, es necesario que contenga elementos adicionales, que la doten de una carga semántica particularizadora y, en ese sentido, permitan otorgarle la suficiente distintividad para diferenciarla de otras marcas.

De no cumplirse lo anterior, no procederá el registro de la marca, comoquiera que no se elimina el riesgo de confusión o de asociación y tampoco permitiría identificar su origen empresarial. […]” (negrilla fuera de texto). 58. Por tanto, en el caso sub examine, el signo cuestionado “DE LIMA” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permita otorgarle suficiente distintividad para diferenciarla de las marcas previamente registradas “DELIMA” y “DELIMA MARSH”. 59.

Cabe advertir que el simple espacio entre las palabras “DE” y “LIMA” no constituye un elemento diferenciador relevante desde el punto de vista marcario, pues no altera la estructura ortográfica del signo. 60. En relación con la similitud fonética, es importante señalar que la pronunciación de las expresiones comparadas es similar, ya que coinciden en la raíz “DE” y terminación “LIMA”, la misma secuencia vocal “E-I-A” e igual secuencia de las consonantes, esto es, ("D-L-M" frente a " D-L-M ").

El espacio entre “DE” y “LIMA” en nada altera esta percepción fonética, pues no genera una pausa ni modificación suficiente que permita distinguir ambos signos en el mercado. 61. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio de pronunciación sucesiva y no simultánea para apreciar tal identidad: DE LIMA – DELIMA MARSH – DE LIMA – DELIMA MARSH – DE LIMA DE LIMA – DELIMA MARSH – DE LIMA – DELIMA MARSH – DE LIMA DE LIMA – DELIMA MARSH – DE LIMA – DELIMA MARSH – DE LIMA DE LIMA – DELIMA MARSH – DE LIMA – DELIMA MARSH – DE LIMA 53 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 9 de junio de 2020. Rad.: 2009-00118-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. Criterio reiterado: Sentencia de 18 de ese mes y año. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 20 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 62.

Ahora bien, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala pone de presente que la expresión “MARSH” se encuentran en idioma extranjero y en relación con este tipo de palabras, la Sala en sentencia de 15 de febrero de 202454, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto en la interpretación prejudicial 042-IP-2013, se indicó que: […] Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que, a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.

(Proceso 16-IP-98, ya citado). Al respecto, el Tribunal ha manifestado “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.

(Proceso 70-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012) […]” (negrilla fuera de texto). 63. Por su parte el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 91-IP-2021, en relación con las marcas compuestas por expresiones en idioma extranjero, precisó lo siguiente: “[…] 4.2. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. 4.3.

Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. 4.4. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país 54 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de febrero de 2024. Rad.: 2016-00126-00.

MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 21 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al castellano […]” (negrilla fuera del texto). 64.

En ese contexto, la Sala considera que, además de que el significado ideológico o conceptual de las palabras en idioma extranjero se haya hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, también puede ocurrir que: i) la palabra en idioma extranjero sirva de raíz equivalente en la lengua española; o ii) dichas palabras sean de uso común en relación con el producto que se pretende proteger. 65.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que la palabra “MARSH” se encuentra escrita en inglés, la cual no sirve de raíz equivalente55 a su traducción al castellano “PANTANO”, máxime si se tiene en cuenta que fonéticamente no se escuchan de manera idéntica, razón por la cual, en este caso, no puede tratarse como si fuese una expresión local, por lo tanto, es de fantasía. 66.

Ahora bien, la palabra "DELIMA" la cual no tiene un significado en el idioma castellano56 y en la mente del consumidor resulta desconocida, toda vez que, si bien puede referirse a un nombre propio, este no es comúnmente utilizado por algunas personas en Colombia, por lo que carece de connotación conceptual o significado idiomático alguno, lo que resulta ser una expresión de fantasía. Por esta razón, no es posible realizar una comparación desde este enfoque57. 67.

Adicionalmente, esta Sala considera pertinente destacar que, según lo expuesto por la parte demandante, el término “DE LIMA” corresponde al apellido de los socios fundadores de la sociedad demandante. En efecto, se precisó que dicha expresión alude al linaje familiar de Mortimer de Lima y Jovanny de Lima, padre y abuelo de los socios actuales, así como del señor Ernesto De Lima Junior, fundador de la sociedad opositora. 68.

Al respecto, la Sala precisa que la utilización del apellido “DE LIMA” por parte de la demandante refleja un vínculo con su identidad empresarial y origen familiar. No obstante, tal circunstancia, por sí sola, no resulta suficiente para desvirtuar el riesgo de confusión derivado de la reproducción ortográfica y fonética del elemento distintivo “DELIMA”, ya que, tal y como lo ha considerado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el hecho de que un signo coincida con un apellido no le confiere automáticamente carácter distintivo ni excluye su posible confundibilidad cuando este ya ha sido registrado como marca por un tercero. 55 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de octubre de 2023. Rad.: 2014-00418-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 56 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de septiembre de 2024. Rad.: 2016-00010-00 M.P. Dra. Nubia Margoth Peña Garzón. 57 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio, 21 de julio de 2024 y 21 de noviembre de 2024. Rad.: 2015-00535-00, 2015-00508-00 y 2015-00507. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón y Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 22 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 69.

Sobre el particular, para la Sala resulta pertinente traer a colación lo que ha precisado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina58: “[…] 4.3. Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes criterios: 4.3.1.

Entre más común sea el nombre, menos probabilidad tendrá de ser distintivo. En este caso se deberá realizar un análisis más prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado o depositado como distintivo y, en consecuencia, realizar un adecuado análisis de distintividad. 4.3.2. Entre menos común sea el signo, más probabilidad tendrá de ser distintivo.

Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un examen integral y de oficio. 4.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo y, en consecuencia, protegible en relación con la utilización, el registro o el depósito de signos idénticos o similares. Se debe evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o reconocido. 4.3.4.

Si el nombre común además es una palabra de “uso común” en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo acompañen elementos que le otorguen distintividad. En este último evento, el elemento de uso común debe ser excluido del cotejo marcario. […]”. 70. En tratándose de nombres propios la Sala en la sentencia de 12 de febrero de 201559 precisó lo siguiente: “[…] 7.3.

Los nombres propios como marcas De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirla de las demás de su especie o familia” Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss).

Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio. Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o 58 Interpretación prejudicial 232-IP-2022. 59 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 12 de febrero de 2015. Rad.: 2010-00150-00. MP. Dr. Guillermo Vargas Ayala. 23 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio servicios que ofrecen en el mercado. [A título ejemplo en este fallo se relacionan varios casos puntuales] […] De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios.

En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora ROGER & GALLET.

En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación. […] En el caso bajo examen, el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario.

Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido. […] La anterior circunstancia, aunada al hecho de que existe una semejanza ortográfica y fonética indiscutible entre ambos signos marcarios y a la circunstancia de no estar acompañado el signo cuestionado por ningún elemento diferenciador que contribuya a su individualización, la Sala tendrá por desvirtuada la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado y por ello accederá a las pretensiones de la parte actora, no sin antes advertir que no se condenará a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago de las costas y agencias en derecho, teniendo en cuenta la conducta asumida por el apoderado de esa entidad en el curso del proceso […]”. 24 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 71.

En el caso sub examine, la Sala reitera que el apellido “DE LIMA”, aunque corresponde al linaje familiar de los socios de la sociedad demandante, no cuenta con elementos adicionales que le otorguen una distintividad suficiente que permita su registro como marca frente a las marcas previamente registradas, esto es, al reproducir el elemento de mayor fuerza distintiva. 72.

Aunque los nombres propios pueden ser utilizados como marcas, ello está condicionado a que el signo presente un conjunto distintivo que permita diferenciarlo de otros existentes en el mercado, lo cual no se configura en este caso, pues el signo “GRUPO DE LIMA” carece de elementos adicionales que diluyan su similitud con los previamente registrados. 73.

En consecuencia, el hecho de que “DE LIMA” sea el apellido de los fundadores de la sociedad demandante no es razón suficiente para desvirtuar el riesgo de confusión o de asociación del origen empresarial. Ello, máxime si se tiene en cuenta que, como se señaló líneas atrás, dicha expresión carece de reconocimiento general, por lo que no puede afirmarse que se trate de un apellido ampliamente conocido y que, por ello, tiene suficiente carácter distintivo frente a los signos previamente registrados por el tercero con interés en el resultado del proceso. 74.

En consecuencia, se cumple el primer supuesto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, en el sentido de que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión para el público consumidor. 75. Ahora bien, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, la conexión competitiva y el riesgo de asociación entre los consumidores. 76.

Esta Sección en sentencia de 26 de noviembre de 201860 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios. 60 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Rad.: 2009-00314-00. MP: Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 25 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [ ]” (negrilla del original). 77. Sobre este tema, la Sala aclara que, para verificar la conexión entre los servicios amparados, en ocasiones basta con uno o dos criterios para establecer la relación competitiva, sin que se requiera la concurrencia de todos para lograr el objetivo de determinar dicha conexidad. 78.

En el caso sub lite, la expresión cuestionada “DE LIMA” fue solicitada para proteger los servicios de las clases 36 y 4561 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, estos son: Clase 36 “[…] seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios […]”. Clase 45 “[…] jurídicos, servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales […]”. 79.

Las marcas previamente registradas identifican los siguientes servicios de la clase 36, esto son: “[…] seguros, corretaje de seguros y seguridad social, servicios de mercadeo y promoción de seguros, reaseguros, negocios financieros, asistencia, 61 Versión 11. 26 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio consultoría en seguros y riesgos […]” y “[…] seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios […]”. 80.

Al analizar la relación entre los productos protegidos por el signo solicitado “DE LIMA” y las marcas previamente registradas con la misma expresión, se advierte que, además de compartir la clase 36 del nomenclátor internacional, existe una conexión basada en los criterios de sustituibilidad, complementariedad y razonabilidad en los canales de comercialización. La coincidencia de estos pueden generar confusión entre los consumidores respecto al origen empresarial de los servicios62. 81.

Desde el criterio de sustituibilidad, se observa que la marca solicitada ampara servicios de seguros, operaciones financieras, jurídicos y de seguridad, los cuales son idénticos o altamente similares a los protegidos por las marcas previamente registradas. Dado que estos servicios pueden cumplir funciones equivalentes dentro del mismo mercado, los consumidores podrían considerar que provienen de empresas vinculadas. 82.

Lo anterior se debe a que los servicios financieros y de seguros suelen ofrecerse dentro de un mismo portafolio, al igual que los servicios de asesoría jurídica y de consultoría en riesgos, frecuentemente integrados en firmas o grupos empresariales que brindan soluciones financieras y legales de forma conjunta. En este contexto, la sustitución no se limita a la función técnica del servicio, sino que abarca la percepción del consumidor respecto a su procedencia, funcionalidad e incluso su propósito preventivo, como ocurre con los seguros y la consultoría jurídica. 83.

Respecto del criterio de complementariedad, la Sala advierte que los servicios de seguros, corretaje y negocios financieros protegidos por las marcas previamente registradas pueden servir como accesorios en la prestación de los servicios amparados por el signo solicitado, pertenecientes a las clases 36 y 45. En efecto, los servicios de operaciones financieras y negocios inmobiliarios (clase 36), así como los jurídicos (clase 45), suelen requerir de productos complementarios como pólizas de seguros, reaseguros o asesoría financiera, particularmente en actividades como la contratación, estructuración de negocios o resolución de conflictos. 84.

La complementariedad implica que el consumo de un producto o servicio fomente el uso del otro, generando una interdependencia en la percepción del consumidor. La relación de complementariedad sugiere la obtención de servicios de seguros y jurídicos, los cuales se complementan con los servicios de seguros de las marcas previamente registradas.

Esta relación complementaria puede llevar a los consumidores a percibir ambos con el mismo origen empresarial, más aún al tener en cuenta la identidad entre los signos, tal y como se analizó con anterioridad. 62 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 27 de junio, 21 de julio de 2024 y 21 de noviembre de 2024.

Rad.: 2015-00535-00, 2015-00508-00 y 2015-00507. MP: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón y Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 27 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio 85. Aunado a lo anterior, ambos productos utilizan canales de comercialización similares, como folletos, prensa, revistas especializadas y plataformas digitales.

Estas coincidencias en los medios de publicidad generan un punto de contacto directo entre los signos y fortalecen la posibilidad de confusión respecto a su origen empresarial. 86. Además, los productos están dirigidos a un público objetivo similar, compuesto tanto por individuos como por personas o empresas interesadas en la actividad seguros y jurídicos, lo cual amplifica la percepción de relación entre ambos. 87.

Finalmente, en términos de razonabilidad, resulta claro suponer que el consumidor pudiera interpretar que los servicios de “GRUPO DE LIMA” de la demandante y los servicios de “DELIMA”, “DELIMA MARSH LOS CORREDORES DE SEGUROS”, “DELIMA” y “DELIMA PLUS”, del tercero con interés en el resultado del proceso provienen del mismo empresario. 88.

En virtud de lo expuesto, al aplicar los criterios de intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad, la Sala concluye que existe una conexión entre los servicios del signo solicitado por la demandante y los servicios de las marcas previamente registradas por el tercero con interés en el resultado del proceso, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, por cuanto se podría predicar la posibilidad de confusión y asociación en el consumidor, quien no tendría elementos para interpretar que los productos de un signo no están directamente ligados a los productos de las marcas, asumiendo así un origen empresarial compartido. 89.

En relación con la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 201563, que ahora se prohíja, indicó lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). […] Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de 63 Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de febrero de 2015. Rad.: 2008-00065-00. MP: Dra. María Elizabeth García González. 28 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado […] (negrilla fuera de texto). 90.

Por tal razón, en aplicación de los principios “prior tempore”, “potior iure e in dubio pro signo priori”, deben protegerse las marcas previamente registradas. Así, lo ha señalado el Tribunal en numerosas interpretaciones prejudiciales64: “[…] la confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en el derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda (“in dubio pro signo priori”) […]” (negrilla del original). 91. Así pues y teniendo en cuenta que hay una identidad entre el signo y las marcas analizadas, conexión competitiva entre los productos que representan y riesgo de asociación en el mercado, esta Sala considera que se configura la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, porque el signo en controversia no puede coexistir pacíficamente en el mercado, razón por la cual se negarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. 92.

Finalmente, no se condenará en costas como quiera que las mismas no aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 306 del CPACA. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina. 64 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver, entre otras, la interpretación prejudicial 59-IP-2001. 29 Radicación núm.: 11001-03-24-000-2020-00332-00 Demandante: De Lima Grupo Empresarial Ltda. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el proceso dejando las anotaciones correspondientes en el aplicativo de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejera de Estado Consejero de Estado Presidenta Ausente con permiso GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejero de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.