CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00476-00 Referencia. Acción de nulidad absoluta Actora: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC TESIS: SE DECLARA PROBADA, DE OFICIO, LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA FRENTE A LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN NÚM. 6493 DE 31 DE MARZO DE 1995, EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y, EN CONSECUENCIA, DEBE ESTARSE A LO RESUELTO EN LA SENTENCIA DE NULIDAD DE 23 DE MAYO DE 2013, PROFERIDA POR ESTA SECCIÓN, DENTRO DEL RADICADO NÚM. 11001-03-24-000-2005-00277-01.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad absoluta, de conformidad con el artículo 113 de la Decisión 344 de 29 de octubre de 19931, de la Comisión de la Comunidad Andina2, que se interpreta como de nulidad absoluta de acuerdo con el artículo 172 de 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 344. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00476-00 Actora: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Decisión 486 de 1o. de diciembre de 20003, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 6493 de 31 de marzo de 1995, "Por la cual se concede un registro”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio4.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 20 de diciembre de 1994, la sociedad FIBERGLASS COLOMBIA S.A. presentó solicitud de registro del signo nominativo “DUCTWRAP”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 175 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas6. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentó oposición alguna. 3 Ello, por cuanto la solicitud de nulidad del registro se promovió en vigencia de la Decisión 486 (14 de octubre de 2010). 4 En adelante SIC. 5 La marca fue solicitada para distinguir todos los productos: “[…] Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos […]” 6 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00476-00 Actora: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3º: Que mediante la Resolución núm. 6493 de 1995, la Jefe de la División de Signos Distintivos7 de la SIC concedió el registro de la marca nominativa “DUCTWRAP”, para distinguir productos en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad FIBERGLASS COLOMBIA S.A. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 81 y 82, literales a), d) y e), de la Decisión 344, por indebida aplicación. Señaló que la expresión “DUCTWRAP” es genérica, toda vez que es una palabra de uso común en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que de permitir su coexistencia en el mercado se vería afectada gravemente, dado que restringe la posibilidad de que los comerciantes soliciten el registro de un signo que contenga esa palabra.
Sostuvo que la expresión “DUCTWRAP” hace referencia al recubrimiento de conductos y/o canales, toda vez que los términos que la componen, esto es, “DUCT” y “WRAP”, significan, respectivamente, ducto, conducto, canal o paso y envolver o envoltura. 7 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00476-00 Actora: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Añadió que la expresión “DUCTWRAP” es utilizada comúnmente en el vocabulario propio del sector de la construcción a nivel nacional e internacional, dado que los productos que identifica son empleados para limitar la pérdida de calor y frío de los ambientes, corregir fallas de flujo de aire, aislar los ductos, reducir la pérdida o ganancia de calor, conservar la energía y el control de la humedad.
Indicó que la envoltura de los ductos, conocida como “DUCTWRAP”, en inglés, o manta de aislamiento térmico, se presenta en diferentes estilos y materiales, tales como espiral, fibra de vidrio, plástico de burbujas y láminas. Afirmó que las expresiones genéricas corresponden al género o la especie de productos y/o servicios que identifican, razón por la que deben permanecer al dominio del público, dado que no contienen un concepto abstracto, esto es, señalan o identifican el producto o servicio de que se trata.
Indicó que la característica común de todos los productos pertenecientes a la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, corresponde a materiales sellantes, aislantes o revestimientos, y la 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00476-00 Actora: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expresión “DUCTWRAP” es el nombre genérico empleado para identificarlos.
Sostuvo que la expresión “DUCTWRAP” no puede ser utilizada exclusivamente por ningún empresario, dado que genera un monopolio injustificado y restringe a la industria de aislantes de la utilización de un término esencial, por lo que en caso de mantenerse esta situación se estaría atentando contra la libre competencia económica. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1.
La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico. Para el efecto, adujo que el fundamento legal del acto administrativo acusado, se ajustaba plenamente a derecho y según lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Adujo que el signo cuestionado “DUCTRWAP” sí goza de la distintividad intrínseca suficiente para ser registrado como marca, toda vez que, contrario a lo afirmado por la actora, no tiene la capacidad de inducir a confusión o engaño al consumidor en cuanto a las características, calidad y otras propiedades de los productos que 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00476-00 Actora: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pretende identificar en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza.
Señaló que la marca solicitada “DUCTWRAP” no es descriptiva, habida cuenta que dicha expresión proviene del idioma inglés; y que su significado en español no es conocido por la población colombiana ni por un consumidor promedio. II.-2. La sociedad FIBERGLASS DE COLOMBIA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.
Indicó que al estar conformada la marca cuestionada “DUCTWRAP”, por una expresión que corresponde a un idioma extranjero, no puede presumirse como de conocimiento común, sino que, por el contrario, debe tenerse como de fantasía y, por lo tanto, plenamente registrable. Aseguró que, por lo anterior, la palabra “DUCTRWAP” no es genérica ni descriptiva respecto de los productos que distingue en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00476-00 Actora: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que la configuración del signo cuestionado “DUCTWRAP”, responde a lo que la doctrina ha clasificado como signos evocativos, en atención a que no es una expresión que exclusivamente se utilice en el comercio para designar o describir de manera directa los productos de la Clase 17 de la citada Clasificación. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La SIC adujo que mediante sentencia de 23 de mayo de 2013, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la nulidad del acto administrativo, aquí acusado. Que, por lo anterior, la Resolución núm. 6493 de 31 de marzo de 1995, desapareció del campo jurídico, por lo que la Sala debe declararse inhibida para pronunciarse de fondo en el asunto.
IV.-2. La sociedad FIBERGLASS DE COLOMBIA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, indicó que no tiene sentido 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00476-00 Actora: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co darle continuidad al proceso, toda vez que la marca cuestionada, objeto del presente litigio, fue anulada por el Consejo de Estado mediante la sentencia de 23 de mayo de 2013, dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2005-00277-01.
Solicitó estudiar de oficio la excepción de cosa juzgada al existir una decisión previa, que tácitamente acepta las pretensiones expuestas en la demanda por la aquí actora. IV.-3. En esta etapa procesal, tanto la actora como el Agente del Ministerio Público guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina8, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó9: “[…] 1.
Irregistrabilidad de un signo por estar conformado por denominaciones descriptivas o de uso común 1.1. Dado que el demandante alegó que el signo DUCTWRAP (denominativo) es de uso común y descriptivo respecto a los 8 En adelante el Tribunal 9 Proceso 544-IP-2019. 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00476-00 Actora: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, corresponde analizar el tema propuesto. 1.2.
Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 1.3.
El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, dispone lo siguiente: “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, lugar de expedición, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; […]”. 1.4.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 2.5.
Por su parte, el literal e) (sic) de la Decisión 344, establece lo siguiente: “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; […]” 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00476-00 Actora: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 1.7.
No obstante si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 1.8.
Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos técnicos, descriptivos o de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 2. Marcas evocativas 2.1. En atención a que en el proceso interno se alegó que DUCTWRAP (denominativo) alude al recubrimiento de conductos y canales, resulta pertinente analizar el presente tema. 2.2.
Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 2.3.
Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretenda registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a un signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 2.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00476-00 Actora: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad del signo es marcadamente fuerte. 2.5.
En este sentido se deberá establecer el grado evocativo del signo DUCTWRAP (denominativo) solicitado a registro y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 3. Signos conformados por palabras en idioma extranjero […] 3.5. Hay palabras en otros idiomas que son utilizados frecuentemente por los hispanohabientes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual.
Es más, determinadas palabras que en un momento eran extranjerismos, luego forman parte del idioma castellano cuando son recogidas por la RAE, con las reglas propias de este idioma. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 6493 de 1995, concedió el registro de la marca nominativa “DUCTWRAP”, al titular FIBERGLASS DE COLOMBIA S.A., para amparar los siguientes productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos […]”.
Al respecto, la demandante alegó que la expresión “DUCTWRAP” es genérica, toda vez que es una palabra de uso común en la Clase 17 de 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00476-00 Actora: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Clasificación Internacional de Niza, por lo que de permitir su coexistencia en el mercado se vería afectada gravemente, dado que restringe la posibilidad de que los comerciantes soliciten el registro de un signo que contenga esa palabra.
VI.1.- DE LA COSA JUZGADA La Sala antes de entrar a considerar el fondo del asunto, analizará de oficio la configuración del fenómeno de cosa juzgada en el caso sub lite, bajo la óptica de lo resuelto en la sentencia de 23 de mayo de 201310, proferida por esta Sección, en el marco de un proceso en el que se accedieron a las pretensiones de la demanda frente a la resolución núm. 6493 de 31 de marzo de 1995, expedida por la SIC, la cual, precisamente, dio lugar a la acción de la referencia. Al respecto, el Código Contencioso Administrativo -CCA-, en concordancia con el Código General del Proceso -CGP-, prevén, en cuanto a la cosa juzgada, respectivamente, que: “[…]
ARTÍCULO 175. COSA JUZGADA. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada "erga omnes". La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada "erga omnes" pero sólo en relación con la "causa petendi" juzgada. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 23 de mayo de 2013, expediente identificado con el número único de radicación 2005-00277-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala. 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00476-00 Actora: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios […]” (Resaltado fuera de texto). “[…]
ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento. La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión […]”. En relación con el fenómeno de la cosa juzgada, esta Corporación ha indicado que: “[…] Pues bien, en cuanto al fenómeno de la cosa juzgada11, cabe advertir que se le ha asimilado al principio del <<non bis in ídem>> y tiene por objeto que los hechos y conductas que han 11 Se reiteran en este punto las consideraciones efectuadas por la Subsección, mediante sentencias de 18 de julio de 2012, expedientes 20.079 y 19.205 y de 16 de agosto de 2012, expediente 21.985, entre otras providencias. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00476-00 Actora: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sido resueltos a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior.
Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por lo tanto, goza de plena eficacia jurídica, por ello la cosa juzgada comprende todo lo que se ha disputado […]”12. También ha señalado que: “[…] Sobre la cosa juzgada, ha dicho la Corte Constitucional13 que es una cualidad inherente a las sentencias ejecutoriadas, por la cual aquellas resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace que el asunto sobre el cual ellas deciden no pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, ni dentro de otro entre las mismas partes y que persiga igual objeto.
El fin primordial de este principio radica en impedir que la decisión en firme sea objeto de nueva revisión o debate, o de instancias adicionales a las ya cumplidas, o que se reabra el caso judicial dilucidado mediante el fallo que reviste ese carácter, con total independencia de su sentido y alcances, dotando de estabilidad y certeza las relaciones jurídicas y dejando espacio libre para que nuevos asuntos pasen a ser ventilados en los estrados judiciales14.
La cosa juzgada responde a la necesidad social y política de asegurar que las controversias llevadas a conocimiento de un juez tengan un punto final y definitivo, a partir del cual la sociedad pueda asumir sin sobresaltos la decisión así alcanzada15. El fenómeno de la cosa juzgada opera cuando mediante decisión de fondo, debidamente ejecutoriada, la jurisdicción ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la causa petendi juzgada en proceso posterior.
Como tal, dicha figura jurídica impide que se expidan pronunciamientos futuros sobre el mismo asunto, dada su previa 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”. C.P. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia de 3 abril de 2013, expediente identificado con el número único de radicación 1997-08582-01.
Reiterado de sentencia de 31 de julio de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00115-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 13 Sentencia C_522 de 2009. 14 Sentencia C-543 de 1992 15 Ídem 11 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00476-00 Actora: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co definición o juzgamiento a través de providencias en firme, en clara salvaguarda de la seguridad jurídica […]”.16 En este contexto, la cosa juzgada se estructura a partir de dos premisas: una objetiva, relacionada con el objeto y la causa de la controversia, y otra subjetiva, relativa a los sujetos que intervienen en un proceso.
Así lo ha precisado la Sala Plena del Consejo de Estado, entre otras, en sentencia de 26 de julio de 200517, así: “[…] La institución de la cosa juzgada, como lo ha reiterado esta Corporación, está sujeta a dos límites: el objetivo, que mira hacia el asunto sobre el que versó el debate y la causa petendi de la prestación, y el subjetivo, que tiene que ver con las personas que fueron parte en el proceso.
Así mismo, la cosa juzgada se predica de los puntos que han sido materia expresa de la decisión de una sentencia y sólo puede extenderse a aquellos que por ser consecuencia necesaria o depender indispensablemente de ella, se reputan tácitamente decididos. Los principios tutelares de esta institución jurídica son los establecidos en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, los cuales son aplicables al proceso contencioso administrativo, por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.
Según el artículo 332 ibídem, cabe plantear la cosa juzgada con éxito solo si concurren los tres elementos señalados en ella, esto es, que en ambos procesos exista identidad de partes, de objeto y de causa. La jurisprudencia y la doctrina han señalado que la identidad de partes no es física sino jurídica, lo cual explica la previsión del inciso segundo del precitado artículo, al entender que hay identidad de partes cuando los del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de los que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto intervivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda.
Así mismo la 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, sentencia de 25 de noviembre de 2014, expediente identificad con el número único de radicación 2007-01330-02. Reiterado de sentencia de 31 de julio de 2018, expediente identificado con el número único de radicación 2010-00115-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; número único de radicación 11001- 03-15-000-1999-00217-01(REV), C.P. Ana Margarita Olaya Forero, 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00476-00 Actora: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co jurisprudencia ha dicho que este tercer requisito, denominado límite subjetivo de la institución de la cosa juzgada, no tiene aplicación alguna en los procesos contencioso administrativos de nulidad, pues las sentencias que sobre ellos recaiga tienen un valor erga omnes, como lo establece el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, lo cual implica que son oponibles a cualquier demandante que pretende, por los mismos motivos, iniciar nuevamente el debate judicial.
Además, en estos procesos la parte actora no promueve la acción en interés particular, sino en interés del orden jurídico […]”. (Destacado fuera de texto) Ahora, esta Sala también ha señalado en reiteradas ocasiones18 que en los procesos de nulidad, si la sentencia accede a las pretensiones de la demanda, producirá efectos de cosa juzgada erga omnes, “[…] lo cual significa que la decisión judicial en firme que haya declarado la nulidad de un acto administrativo, se hace extensiva a aquellos procesos en los cuales el acto demandado sea exactamente el mismo, independientemente de cuál sea la causa invocada para sustentar la nulidad deprecada […]”, es decir, que la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tiene fuerza de cosa juzgada erga omnes, para todo el mundo y sin importar la causa petendi o los argumentos alegados, situación que impide que pueda presentarse un nuevo pronunciamiento en relación con el acto acusado.
VI.2.- De la cosa juzgada frente a la resolución acusada núm. 6493 de 31 de marzo de 1995, expedida por la Jefe de la División 18 Sentencia de 7 de diciembre de 2017, expediente núm. 05001-23-33-000-2015-02253-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Reiterado en sentencia de 14 de octubre de 2021, expediente núm. 11001-03-24-000-2009-00100-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00476-00 Actora: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de Signos Distintivos de la SIC.
Como quedó reseñado ab initio, en el presente asunto, en ejercicio de la acción del artículo 84 del CCA, en armonía con el artículo 113 de la Decisión 344, se pretende la nulidad de la resolución núm. 6493 de 31 de marzo de 1995, expedida por la SIC, dado que, a juicio de la parte actora, la expresión “DUCTWRAP” es genérica, toda vez que es una palabra de uso común en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que de permitir su coexistencia en el mercado se vería afectada gravemente, dado que restringe la posibilidad de que los comerciantes soliciten el registro de un signo que contenga esa palabra.
La providencia sobre la cual se edifica la existencia del fenómeno de la cosa juzgada es la sentencia de 23 de mayo de 2013, proferida por esta Sección en el expediente identificado con el número único de radicación 11001-03-24-000-2005-00277-0119, en la que se declaró la nulidad de las resoluciones núms. 6493 y 6494 de 31 de marzo de 1995, y de las renovaciones realizadas a las mismas, proferidas por la SIC que, respectivamente, concedían y renovaban el registro del signo “DUCTWRAP” (nominativo), en las clases 11 y 17 de la Clasificación Internacional de Niza.
En dicha oportunidad se dijo: 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de mayo de 2013, expediente identificado con el número único de radicación 11001-03-24-000-2005-00277-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala. 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00476-00 Actora: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “[…] F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones Nos. 6493 y 6494 de 31 de marzo de 1995, y de las renovaciones realizadas a las mismas, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio concediendo y renovando el registro del signo DUCTWRAP (nominativo), solicitado para distinguir productos de la Clases 11 y 17 de la Clasificación Internacional de Niza. […]”.
Y los dos procesos judiciales aquí estudiados, corresponden a acciones de nulidad reguladas en el artículo 113 de la Decisión 344, en los que se está demandando la misma resolución, esto es: Expediente 2005-00277-01 Expediente 2010-00476-00 - Las resoluciones núms. 6493 y 6494 del 31 de marzo de 1995 y la Resolución sin número que resolvió renovar los efectos de estas, adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo que decidió conceder el registro de la marca nominativa DUCTWRAP para distinguir todos los productos de la Clase 17 y de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.
“[…]La Resolución núm. 6493 de 1995, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, concedió el registro de la marca nominativa “DUCTWRAP”, para distinguir productos en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad FIBERGLASS COLOMBIA S.A. Ahora, en cuanto a la identidad jurídica de partes, al tratarse de una demanda de nulidad, el análisis resulta irrelevante por las razones expuestas anteriormente pues, se reitera, que en tratándose de procesos de nulidad como el caso sub examine, dicho aspecto carece de relevancia para la configuración de la cosa juzgada en la medida en que estando habilitado todo ciudadano para interponer acciones 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00476-00 Actora: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co públicas en defensa de la Constitución Política y de la Ley, no es necesario que la parte demandante en el segundo proceso sea la misma en el proceso primigenio, precisamente, porque entre uno y otro existe un interés común, como es la defensa de la legalidad, resultando, como ya se indicó, irrelevante la identidad de las personas que participaron en el proceso.
Y esta Sala en la citada sentencia de 23 de mayo de 2013, debidamente ejecutoriada, luego de analizar la presunta transgresión del artículo 82, literal e), de la Decisión 344, al expedirse el ya citado acto administrativo, que concedió el registro del signo nominativo “DUCTWRAP”, accedió a las pretensiones, al encontrar que el mismo equivalía a referirse a un aislante térmico utilizado para los ductos de aire acondicionado, lo cual demostraba que era común para el consumidor especializado a quien se encontraba destinado, para lo cual adujo: “[…] Atendiendo las disposiciones andinas aplicables al caso bajo examen, un signo puede registrarse como marca cuando reúna las características de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y no se vea incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Ahora bien, como se trata de una marca denominativa en el idioma inglés, debe tenerse en cuenta si su significado es del conocimiento común, posición que se soporta en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00476-00 Actora: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Andina que en lo referido a signos integrados por palabras en idioma extranjero ha dispuesto: “En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.
A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.” (Resaltado de la Sala) Así las cosas, la expresión en idioma distinto al español no será registrable cuando su traducción conceptual sea conocida por una gran parte de los consumidores a los cuales se encuentra dirigido el producto o servicio, de forma tal que si aquellos asumen la denominación foránea como de uso común, la misma no tendrá la entidad suficiente para ser registrada como marca.
Para determinar si la denominación en idioma extranjero es común es necesario constatar qué tipo de consumidor es el que adquiere los productos correspondientes, en ese orden se tiene que bajo la marca DUCTWRAP registrada para amparar los productos de las clases 11 y 17 de la clasificación internacional, se ofrece el producto descrito “como aislamiento térmico extremo de los ducto (sic) metálicos de transporte de aire acondicionado en instalaciones comerciales, residenciales e industriales”, que se encuentra dirigido o a un consumidor profesional o experto.
Precisamente al respecto, el testigo ÁLVARO TAPIAS HOYOS llamado a declarar al proceso por solicitud del tercero interesado señaló: “PREGUNTADO: Qué productos se identifican con la marca DUCTWRAP. CONTESTÓ: DUCTWRAP es un aislamiento térmico que se utiliza en las conducciones de aire frío para evitar pérdidas térmicas y condensación de humedad sobre la cara del conducto.
(…) PREGUNTADO: Indique al despacho quiénes son los consumidores de los productos identificados con DUCTWRAP. CONTESTÓ: Los consumidores de este producto son las firmas contratistas que ejecutan la instalación de sistemas de aire acondicionado.” Se comprueba entonces que el producto identificado con la marca DUCTRAP no corresponde a los productos de consumo masivo sino a aquellos dirigidos a un nicho específico de 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00476-00 Actora: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidores que por sus necesidades y conocimientos especiales son los interesados en adquirirlos, esto es, aquellos que se dedican a la instalación de aires acondicionados.
Por consiguiente la expresión foránea que conforma la marca denominativa DUCTWRAP para distinguir productos de la clase 11 y 17 de la clasificación internacional, sólo podrá tenerse como una denominación de uso común si los consumidores especializados la consideran habitual y general para referirse al producto que se busca distinguir según lo dispuesto en el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 que a la letra dice: “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;” Pues bien, los testimonios de descargo solicitados por el tercero interesado titular de la marca cuestionada y rendidos por los señores GABRIEL JIMÉNEZ y ÁLVARO TAPIAS, quienes dijeron tener experiencia y conocimiento en el mercado de los aires acondicionados al ser cuestionados sobre este preciso aspecto sostuvieron: ÁLVARO TAPIAS “PREGUNTADO: Dentro del mercado colombiano, cuáles empresas usted conoce que vendan aislantes térmicos.
CONTESTÓ: Si hablamos de aislantes términos en general hay varias empresas que los producen, pues existen aislantes térmicos de icopor, de vibra de roca, etc. Los aislantes térmicos los vende toda empresa que haga instalaciones mecánicas en general en donde se requieran estos productos para frío o calor. PREGUNTADO. Recuerda usted el nombre de algunas de esas empresas: CONTESTÓ: Son innumerables, por ejemplo DISMEC LTDA, TERMOANDINA LTDA, SERVIPARAMO, TECNAIRE, AIRECARIBE que quizá son las más representativas de Bogotá. PREGUNTADO: Estas empresas que usted mencionó utilizan la expresión DUCTWRAP para referirse a los aislantes térmicos.
CONTESTÓ: Para referirse a los aislantes térmicos de conductos específicamente, sí. PREGUNTADO: Cómo lo utilizan. CONTESTÓ: En la instalación de los conductos que requieren estos aislantes.” 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00476-00 Actora: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co GABRIEL JIMÉNEZ “PREGUNTADO: En relación con la marca DUCT WRAP dígale al despacho si se utiliza para significar algún producto en especial de la industria en la cual usted se desempeña profesionalmente.
CONTESTÓ: Identifica el asilamiento típico para conductos en lámina galvanizada en sistemas de aire acondicionado. PREGUNTADO: Dígale al despacho si en el medio de su actividad esa expresión es utilizada en el lenguaje común. CONTESTÓ: Efectivamente, así se reconoce como un producto típico de FIBERGLAS para la aplicación expresada.” Atendiendo a la sana crítica en la valoración de los testimonios el dicho de los mismos le merece credibilidad a la Sala, en tal sentido, el lenguaje expresado por estos y la consistencia en el relato dan cuenta del conocimiento que cada uno tiene del mercado en el cual se comercializa el producto identificado con la marca cuestionada, a lo que se suma que no incurren en contradicciones ni desvaríos que conlleven a descartar su dicho.
Por esto se vislumbra con claridad, luego de examinar las pruebas en su conjunto, que la expresión DUCTWRAP es usualmente utilizada para hacer referencia directa a los productos que ella distingue. Precisamente, los testigos técnicos expresan claramente que dentro del mercado de instalación de aires acondicionados la expresión DUCTWRAP equivale a referirse a un aislante térmico utilizado para los ductos de aire acondicionado, circunstancia que a todas luces demuestra la denominación es común para el consumidor especializado a quien se encuentra destinado.
En conclusión, la respuesta al problema jurídico planteado a la Corporación tendiente a dilucidar si el signo denominativo cuyo registro se demanda es de uso común es afirmativa y en consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda. […]”. Por lo tanto, conforme se extrae de la precitada sentencia, la Sección ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en torno a la legalidad de la Resolución núm. 6493 de 31 de marzo de 1995, expedida por la SIC, escenario en el que accedió a las pretensiones frente a las mismas 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00476-00 Actora: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co situaciones de hecho, normas transgredidas, concepto de violación e inconformidades a las esbozadas en la presente acción, por lo que para la Sala se impone declarar probada de oficio la excepción de cosa jugada y, como consecuencia de ello, estarse a lo resuelto en dicha providencia judicial, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia. Por último, se reconocerá personería a la doctora INGRITH PALACIOS CARDONA como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 55 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR probada, de oficio, la excepción de cosa juzgada frente a la nulidad de la Resolución núm. 6493 de 31 de marzo de 1995, expedida por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y, en consecuencia, ESTÉSE A LO RESUELTO en la sentencia de 23 de mayo de 2013, proferida por 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00476-00 Actora: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co esta Sección, dentro del expediente identificado con el número único de radicación 11001-03-24-000-2005-00277-01, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
TERCERO: TENER a la doctora INGRITH PALACIOS CARDONA como apoderada de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes en el índice núm. 55 del expediente digital agregado al sistema SAMAI. CÓPIESE,
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 17 de marzo de 2022. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2010-00476-00 Actora: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL LLC Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.