CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) Número único de radicación: 110010324000201600326 Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Demandante: Arista S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: Arista S.A.S. Temas: Riesgo de confusión o asociación como causal de irregistrabilidad.

Conexidad competitiva. Reiteración jurisprudencial. SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA La Sala1 decide, en única instancia, la demanda presentada por Arista S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 47967 de 31 de julio de 2015 y 91161 de 24 de noviembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación. I.

ANTECEDENTES La demanda 1 Mediante auto de 12 de diciembre de 2017, se declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, Doctor Oswaldo Giraldo López. 2 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 1. Arista S.A.2, en adelante la parte demandante, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho4 para que se declare la nulidad de la Resolución núm. 47967 de 31 de julio de 2015, “Por la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 91161 de 24 de noviembre de 2015, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

A título de restablecimiento de derecho, solicitó que se ordene a la parte demandada conceder el registro como marca del signo mixto ARISTA, para identificar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones 3.

La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5: “[…] Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución N° 47967 del 31 de julio de 2015 expedida por (sic) Directora de Signos Distintivos de la SIC, mediante la cual se declaró infundada la oposición de la sociedad colombiana ARISTA S.A.S. y negó el registro de la marca ARISTA (mixta) para identificar servicios de clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por ARISTA, S.A. (GUATEMALA).

Segunda: Que se declare la nulidad de la Resolución N° 91161 del 24 de noviembre de 2015 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la cual resolvió un recurso de apelación y confirmó la Resolución N° 47967 del 31 de julio de 2015 expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC. Tercera: Que como consecuencia de la nulidad declarada se ordene a la SIC conceder a ARISTA, S.A. (GUATEMALA) el registro de la marca ARISTA (mixta) para identificar servicios de “construcción, reparación, servicios de instalación”, comprendidos en clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

Cuarta: Que se ordene a la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en el proceso. 2 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 2 a 7 3 Cfr. Folios 48 a 62 4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 5 Cfr. Folio 49 3 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 QUINTA: Que se ordene a la SIC adoptar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 192 del C.P.A.C.A. […]”.

Presupuestos fácticos 4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones6: 4.1. La parte demandante solicitó, el día 11 de abril de 2011, el registro como marca del signo mixto ARISTA, para identificar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. La referida solicitud se publicó, el 20 de mayo de 2011, en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 628, la cual fue objeto de oposición por parte de Arista S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso, con fundamento en su marca mixta ARISTA, que identifica servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3.

La Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 47967 de 31 de julio de 2015, declaró infundada la oposición y negó el registro como marca del signo mixto ARISTA, para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.4. Interpuso recurso de apelación contra la Resolución núm. 47967 de 31 de julio de 2015. 4.5.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución núm. 91161 de 24 de noviembre de 2015, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 47967 de 31 de julio de 2015. Normas violadas 6 Cfr. Folios 49 a 50 4 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 5.

La parte demandante indicó la vulneración del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 20007. Concepto de la violación 6. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de violación, así8: Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 6.1. Indicó que la parte demandada, con la expedición de los actos administrativos acusados, violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que consideró que existe conexidad competitiva entre los servicios de la cobertura de la marca opositora y los servicios de la cobertura de la marca solicitada. 6.2.

Señaló que la parte demandada, con los actos administrativos acusados, incurrió en varios errores, entre ellos, la errada interpretación de la naturaleza de los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza de la cobertura de la marca opositora, y la no consideración de que a la marca opositora le negaron protección en la Clase 37 ibidem, con base en el nombre comercial que acreditó tener la parte demandante para actividades de construcción y arquitectura. 6.3.

Argumentó que los servicios de diseño y de arquitectura están clasificados en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, y los cuales excluyen los servicios de evaluación de negocios comerciales. Agregó que los servicios de estructuración, en el sentido de instalar, realizar o reparar estructuras de obras de construcción, están clasificados en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.4.

Argumentó que al tercero con interés directo en el resultado del proceso le fue negada una solicitud de registro como marca del signo mixto ARISTA en Clase 37 ibidem, con base en una oposición interpuesta por la parte demandante, con fundamento en un nombre comercial usado para actividades de construcción arquitectura y diseño. 7 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” 8 Cfr. Folios 50 a 59 5 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 6.5.

Agregó que si los servicios de diseño y arquitectura están en la Clase 42 ibidem, y los servicios de estructuración, entendida como la instalación y mantenimiento de estructuras de construcción, están en la Clase 37, los servicios de la cobertura de la marca opositora en Clase 36 tienen naturaleza y finalidad, diferentes a aquellos relativos al diseño arquitectónico, o de estructuración de obras de construcción. De acuerdo con las notas explicativas de la Clase 36, los servicios que esta clase comprende son aquellos prestados en el marco de operaciones financieras monetarias. 6.6.

Argumentó que la parte demandada erró, en los actos administrativos acusados, toda vez que dio a los servicios de la cobertura de la marca opositora un alcance de servicios complementarios a los servicios de construcción, reparación e instalación, de la cobertura del signo solicitado como marca. 6.7. Manifestó que, por un lado, los proyectos de negocios o inversiones inmobiliarias son planes de inversiones en inmuebles con el propósito de obtener, a través de dichos servicios, rentas o plusvalías.

Por lo que estos servicios son altamente sofisticados, que no persiguen el simple corretaje para la venta y el arrendamiento de inmuebles. Por lo anterior, el consumidor de estos servicios son personas naturales o jurídicas que requieren servicios especializados para planear, desde el punto de vista financiero, el desarrollo de un negocio que gira alrededor de una edificación. 6.8.

Adujo que los servicios de construcción, instalación y reparación son servicios prestados por empresas constructoras, ingenieros civiles o arquitectos, que tienen la finalidad la fabricación o de instalación de obras civiles y su restauración. Señaló que el consumidor medio de estos servicios son personas con la intención de satisfacer necesidades de construcción de vivienda, de oficinas o de establecimientos comerciales. 6.9.

Argumentó que los servicios cubiertos no tienen conexidad competitiva, ya que la necesidad que pretenden satisfacer es distinta, lo que también implica que el consumidor de cada uno de los servicios sea distinto. 6 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 6.10. Señaló que la parte demandada no motivó los actos administrativos acusados aduciendo la concurrencia de criterios de conexidad que exige la jurisprudencia. 6.11.

Realizó un análisis por cada criterio de conexidad competitiva. Así, frente a que los servicios se encuentren en igual o diferente clase, señaló que en el presente caso se encuentran en diferente clase. Asimismo, señaló que los servicios de la cobertura de cada uno de los signos distintivos confrontados tienen canales de comercialización diferentes, puesto que los servicios de la marca opositora son servicios que se ofrecen por medio de bancas de inversión, mientras que los servicios del signo solicitado son servicios comercializados por constructores. 6.12.

Adujo que los medios de publicidad son diferentes en cada caso, mientras en uno son revistas o diarios económicos, los otros se anuncian en revistas de finca raíz. 6.13. Enfatizó en que los servicios cubiertos por los signos distintivos confrontados no son complementarios ni usados en forma conjunta. Señaló que el uso de servicios de construcción e instalación no implica de manera alguna el uso necesario y directo de servicios de diseño, estructuración y administración de proyectos de inversión asociados a la obra objeto de construcción, reparación o instalación, por lo que no es cierto que los servicios sean complementarios. 6.14.

Señaló que los servicios no cumplen finalidades iguales o intercambiables, por lo que dichos servicios no pueden ser prestados de forma conjunta y complementaria, como lo señala la parte demandada en los actos administrativos acusados. 6.15. Argumentó que, en otro procedimiento administrativo, al tercero con interés directo en el resultado del proceso le concedieron la marca opositora en Clase 36, pero se la negaron para la Clase 37, esto con base en una oposición interpuesta por la parte demandante con fundamento en un nombre comercial usado para actividades de construcción y arquitectura. 6.16.

Señaló que, a su juicio, es contradictorio que la parte demandada, mediante los actos administrativos acusados, haya prácticamente extendido la protección de la marca opositora a los servicios de la Clase 37, a la cual le había 7 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 negado el registro en dicha clase y, de esta forma, le restó protección a su nombre comercial.

Contestaciones de la demanda Parte demandada 7. La parte demandada9 contestó la demanda10 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: Respecto del cargo de violación de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 7.1. Indicó que los servicios de la cobertura de cada uno de los signos distintivos cotejados tienen conexidad competitiva entre ellos. 7.2.

Sostuvo que como “[…] se logra evidenciar, existe una relación entre los productos a identificar por cada uno de los conjuntos marcarios. Bajo ese entendido existiendo identidad, semejanza y/o relación de los signos y de los productos o servicios identificados por éstos, existe un alto riesgo [de] confusión o de asociación en el público consumidor […]”11. 7.3.

Indició, respecto al argumento de la parte demandante, relacionado con la decisión de la parte demandada en otro expediente administrativo, que el criterio establecido en un caso no compromete u obliga a la oficina nacional competente para pronunciarse en el mismo sentido en otro caso, sin que ello conlleve a inseguridad jurídica. Tercero con interés directo en el resultado del proceso 8.

El tercero con interés directo en el resultado del proceso12 contestó la demanda13 y se opuso a las pretensiones formuladas, así: 9 Por intermédio de apoderada. Cfr. Folios 169 a 172 10 Cfr. Folios 157 a 168 11 Cfr. Folio 167 12 Por intermedio de apoderado. Cfr. Folios 101 a 105 13 Cfr. Folios 153 a 156 8 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 Respecto del cargo de violación del literal a) del artículo 136 e de la Decisión 486 de 2000 8.1.

Indicó que, a su juicio, cualquier proyecto, incluidos los proyectos inmobiliarios, tiene diferentes fases y actividades que van desde la formulación, diseño y estructuración técnica, legal y financiera. 8.2. Sostuvo que los servicios de la cobertura de la marca opositora en Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, se refieren exclusivamente al diseño, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios y no servicios asociados a la construcción de inmuebles. 8.3.

Manifestó que los servicios de la cobertura del signo solicitado como marca sí tienen relación competitiva con aquellos servicios de la cobertura de la marca opositora, puesto que el consumidor final puede confundir los servicios de diseño, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios, con lo servicios de construcción, reparación e instalación que esperaba proteger el demandante. 8.4.

Sostuvo que los servicios de estructuración y administración de un proyecto inmobiliario están comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente lo relacionado con la estructuración financiera y la administración inmobiliaria del mismo. 8.5. Argumentó que los servicios de las coberturas de los signos distintivos cotejados sí tienen conexidad competitiva, ya que comparten los mismos canales de comercialización como son la participación en ferias comerciales, la afiliación a gremios de la construcción y conexos, los mismos materiales publicitarios tales como periódicos y revistas. 8.6.

Asimismo, señaló que los servicios de las respectivas coberturas son usados de forma complementaria, por lo que la parte demandada actuó en derecho y en debida forma al negar la solicitud de registro del signo como marca. 9 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 8.7. Agregó que las acciones de cancelación iniciadas por la parte demandante en contra de la marca ARISTA en clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza son temerarias y podrían considerarse como actos de competencia desleal. 8.8.

Adujo que en los formularios de matrícula mercantil y renovación del tercero con interés directo en el resultado del proceso, usó primero en el tiempo el nombre comercial ARISTA y, por consiguiente, los argumentos esbozados por el demandante se quedan sin ningún soporte jurídico. Audiencia inicial 9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 07 de junio de 201914, convocó y fijó fecha y hora para la realización de la audiencia inicial; y ii) en la audiencia inicial realizada el 27 de junio de 201915, declaró saneado el proceso, resolvió sobre las excepciones de que trata el núm. 6°. del artículo 180 y, de oficio, no encontró la configuración de alguna excepción para declararla probada; fijó el objeto del litigio; declaró precluida la posibilidad de conciliación; declaró precluida la fase de medidas cautelares; resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas; y declaró saneado el proceso.

Audiencia de pruebas 10. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 19 de febrero de 202016, resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de pruebas. Interpretación Prejudicial 11. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 19 de febrero de 202017, suspendió el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias andinas aplicables. 14 Cfr. Folios 216 a 217 15 Cfr. Folios 233 a 248 16 Cfr. Folios 291 a 292 17 Cfr. Folios 293 a 294 10 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 12.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 106-IP-2020 de 11 de diciembre de 202018, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que indicó: “[…] La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, únicamente se interpretará el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por ser pertinente.

No se interpretará el Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto no es materia de la controversia la presencia de riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial. De oficio se interpretará el Artículo 151 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de analizar el tema de la conexión entre los servicios distinguidos por los signos en conflicto […]” 13.

Asimismo, expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Reanudación del proceso y alegatos de conclusión 14. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 de febrero de 202219: i) resolvió sobre la reanudación del proceso; y ii) resolvió sobre la prescindencia de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en tal sentido, corrió traslado común a las partes e intervinientes, por el término de diez (10) días, para alegar de conclusión y le informó al Agente del Ministerio Público que, dentro de la misma oportunidad, podría presentar el concepto, si a bien lo tenía. 15.

Durante el término legal, las partes demandante y demandada presentaron sus alegaciones y reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda, respectivamente. 16. El tercero con interés directo en el resultado del proceso guardó silencio en esta oportunidad procesal. 17. El Ministerio Público, mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sección Primera de la Corporación, emitió el concepto20, así: 18 Cfr. Folios 306 a 314 19 Índice 67 del aplicativo web “SAMAI” 20 Índice 72 del aplicativo web “SAMAI” 11 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 17.1.

Adujo que, aunque los signos distintivos cotejados amparen productos y servicios que se encuentran en diferentes clases, tienen conexidad competitiva, toda vez que tienen la misma finalidad y podría pensarse erróneamente que tienen la misma procedencia empresarial. 17.2. Argumentó que existe complementariedad de forma directa entre los productos y servicios de cada una de las coberturas, ya que la adquisición de un “[…] producto supone la obtención de otro simultáneo […]”21. 17.3.

Señaló que “[…] a pesar de que ambas identifican productos conexos o incluso idénticos, los signos no cuentan con suficiente distintividad y por ende son susceptibles de causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, tema que ha sido considerado por la Doctrina como un término denominativo de carácter común, que al combinarse con elementos o palabras adicionales les otorga distintividad frente a otros signos, pudiendo entonces ser registrado como marca.

Así las cosas, resulta suficiente la adición de nuevos elementos a efectos de poder distinguir los productos y/o servicios de su oferente, sin generar confusión o asociación en el público consumidor […]”.22 II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 18. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; v) el marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 106-IP-2020 de 11 de diciembre de 2020; vii) el marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación como causal de irregistrabilidad; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala 19. Vistos el numeral 8.º del artículo 149 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201123, sobre competencia del Consejo de Estado, en única instancia, y del artículo 21 Ibidem 22 Ibidem 23 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 12 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201924, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección es competente para conocer del presente asunto. 20.

Agotados los procedimientos inherentes al presente proceso y sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se desarrollará a continuación. Actos administrativos acusados 21. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 21.1. La Resolución núm. 47967 de 31 de julio de 201525, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro como marca del signo mixto ARISTA, para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 21.2.

La Resolución núm. 91161 de 24 de noviembre de 201626, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 47967 de 31 de julio de 2015. El problema jurídico 22. De acuerdo con la demanda, las contestaciones de la misma, y la interpretación prejudicial, el problema jurídico consiste en determinar: 22.1.

Si las Resoluciones núms. 47967 de 31 de julio de 2015 y 91161 de 24 de noviembre de 2015, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro como marca del signo mixto ARISTA, para identificar “construcción; reparación; servicios de instalación”, servicios comprendidos de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, vulnera los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, y, en consecuencia, 24 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. 25 Cfr. Folios 13 a 25 26 Cfr. Folios 26 a 29 13 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 determinar si hay lugar o no declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho solicitado. 23.

En este sentido, se analizará si los servicios que pretende identificar el signo mixto mencionado supra son los mismos o pueden generar riesgo de confusión o de asociación con los servicios que identifica la marca mixta ARISTA, identificada con registro marcario núm. 370.598, que identifica “negocios inmobiliarios; diseño, promoción, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios; administración y alquiler de tofo tipo de bienes inmuebles”, servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Arista S.A.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso. 24.

La Sala precisa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial interpretó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y, de oficio interpretó el artículo 151 ibidem. Asimismo, no interpretó el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 al considerar que, en el caso sub examine, no es materia de controversia la presencia de riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial. 25.

En este orden de ideas, la Sala considera que, en el caso sub examine, no procede el análisis de vulneración del literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial 26. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena27, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional 27 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 14 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200028 de la Comisión de la Comunidad Andina29.

Marco normativo de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina30 27. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina31. 28.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir 28 Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial.

En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar el campo de patentabilidad, otorgar al titular de la patente el monopolio de importación que anteriormente se negaba y eliminar la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de la patente; y v) La Comisión de la Comunidad Andina, atendiendo las necesidades de adaptar las normas de Propiedad Industrial contenidas en la Decisión 344 de 1993, profirió la Decisión 486 de 2000 de 14 de septiembre de 2000, sustituyendo el régimen común sobre propiedad industrial previamente establecido, el cual resulta aplicable a sus Estados Miembros y regula los asuntos marcario en el Titulo VI, que comprende: los requisitos y el procedimiento para el registro de marcas; los derechos y limitaciones conferidos por las marcas; las licencias y transferencias de las marcas; la cancelación, la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. 29 La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. 30 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996.

El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17 de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. 31 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial. 15 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados Miembros32. 29.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”. 30.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. 31.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal […]”. 32.

En el artículo 34 se establece que “[…] El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”. 33. El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

Interpretación Prejudicial 106-IP-2020 de 11 de diciembre de 2020 32 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, en los artículos 32, 33, 34 y 35. 16 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 34. La Sala procede a resaltar los principales apartes de la Interpretación Prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este caso33: “[…] 1.1.

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo ARISTA (mixto) y la marca ARISTA (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no riesgo de confusión o asociación respecto del signo solicitado a registro, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica sobre la presunta confusión entre el signo ARISTA (mixto) y la marca ARISTA (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento -sea denominativo o gráfico- penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. […] 2.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se 33 Cfr. Folios 306 a 314 17 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 2.5.

Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3.

Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza. 3.1. Se alegó que existe conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, por lo que corresponde analizar este tema. 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000. 3.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marca, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] 4.

Autonomía de la oficina nacional competente para tomas sus decisiones 4.1. En el proceso interno, la SIC en su contestación de la demanda se refiere al principio de independencia de las actuaciones administrativas, refiriéndose específicamente al alegato del demandante sobre la negación del registro marcario solicitado con base en la confundibilidad con su nombre comercial.

Así, este Tribunal estima adecuado referirse al tema la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. […] 4.3. Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. 4.4.

Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como seria el caso del derecho de prioridad 18 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos. […] 4.7.

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 4.8. Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones.

En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. […] 4.12.

Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen […]” (Destacado fuera del texto).

Marco normativo sobre el riesgo de confusión o de asociación con una marca como causal de irregistrabilidad 35. Visto el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente un derecho de tercero, en particular, cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Análisis del caso concreto 36.

De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales indicados supra y, atendiendo a los argumentos de las partes demandante y demandada; la Sala procederá a resolver el problema jurídico planteado supra. 19 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 37. En este sentido, el signo y la marca sujetas a estudio son como se muestran a continuación: Signo Solicitado34 Marca Opositora35 Titular: Arista S.A. Titular: Arista S.A.S. Expediente núm. 11-044207 Certificado núm. 370598 Clase 37: “construcción; reparación; servicios de instalación” Clase 36: “negocios inmobiliarios; diseño, promoción, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios; administración y alquiler de todo tipo de bienes inmuebles.” 38.

La Sala seguirá la línea jurisprudencial establecida por esta Sección con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el análisis metodológico para la comparación entre signos distintivos mixtos. Del cargo de violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 39.

Conforme se indicó en acápite supra de esta providencia, la Sala considera que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 prevé los casos en los cuales el registro de un signo como marca puede afectar indebidamente el derecho de un tercero. Para estos efectos, establece unas causales de irregistrabilidad, dentro de las cuales se encuentra la prevista en el literal a) ibidem, que está determinada por los siguientes supuestos fácticos: i) el signo solicitado debe ser idéntico o similar a un signo anteriormente solicitado para registro o a una marca registrada por un tercero; y ii) deben identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 34 Cfr. Folio 17 35 Cfr. Folio 18 20 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 40.

Esta Sección36, siguiendo los desarrollos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que el riesgo de confusión “[…] se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad para ser distintivo […]”37. 41. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[…] el riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee […]”38. 42.

En relación con el riesgo de asociación, el Tribunal precisó que “[…] consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”39. 43. En este orden de ideas, la Sala procederá a determinar si el signo mixto ARISTA, solicitado por la parte demandante, se subsume dentro de los supuestos fácticos indicados supra y, en consecuencia, si era procedente o no su registro. 44.

Con el fin de realizar el cotejo entre los signos distintivos en conflicto, la Sala advertirá las reglas para el cotejo de marcas, indicadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un 36 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 11 de abril de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020140037000. 37 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 62-IP- 2013 de 25 de abril de 2013. 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Interpretación Prejudicial proferida dentro del proceso 473-IP- 2015 de 10 de junio de 2016 39 Ibidem. 21 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente advertirá los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]40 45.

La Sala, adicionalmente, tendrá en cuenta que, según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial proferida para el presente proceso, la similitud entre los signos distintivos cotejados puede presentarse desde distintos ámbitos: “[…]1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos o de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan […]”41. 46.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la controversia radica en un presunto riesgo de confusión entre un signo mixto y una marca mixta previamente registrada, la Sala considera pertinente reiterar el concepto de signo mixto. 40 Cfr. Folio 309 41 Cfr. Folio 308 22 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 47. Los signos mixtos son aquellos que se componen tanto de un elemento nominativo, como de uno figurativo o gráfico.

La combinación de estos elementos apreciados en conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado42. 48. En este sentido, considerando que el caso sub examine requiere llevar a cabo un examen de confundibilidad entre el signo mixto ARISTA, solicitado por la parte demandante, y la marca mixta ARISTA, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, la Sala advierte los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo entre estos tipos de signos, los cuales fueron señalados en la Interpretación Prejudicial proferida para este caso en los siguientes términos: “[…] 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica sobre la presunta confusión entre el signo ARISTA (mixto) y la marca ARISTA (mixta), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento -sea denominativo o gráfico- penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. […] 2.4.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 2.5. Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial Proceso 126-IP-2017 de 17 de noviembre de 2017. 23 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 2.6.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. […]”43. (Destacado de la Sala) 49. Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar los dos supuestos fácticos previstos en la norma para la configuración de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Para esto, se realizará el cotejo entre el signo mixto ARISTA, solicitado por la parte demandante, y la marca mixta ARISTA, de la cual es titular el tercero con interés directo en el resultado del proceso, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el efecto y que fueron señalados en los apartados supra.

Análisis de los supuestos normativos Primer supuesto: Identidad o semejanza entre el signo y la marca 50. En relación con la semejanza entre el signo mixto ARISTA y la marca registrada, es preciso señalar que no hay controversia sobre este punto, comoquiera que la parte demandada indicó lo siguiente: “[…] La causal de irregistrabilidad en mención está llamada a ser aplicada en los casos en que se dan dos presupuestos, como lo son, la existencia de dos marcas idénticas o similarmente confundible, y la circunstancia de que estén destinadas a identificar productos o servicios iguales o similares o relacionados competitivamente, pues cuando se reúnen los dos presupuestos, se ha entendido que la coexistencia de las marcas en el comercio genera riesgo de confusión o asociación. En el presente caso, la SIC incurrió [en] error en la aplicación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, al negar el registro de la marca ARISTA (mixta), clase 37, […], toda vez que los servicios que una y otra identifican no tienen la relación competitiva deducida por la SIC en los actos acusados […]” (Destacado de la Sala) 51.

La Sala advierte que la parte demandante, en el escrito de demanda, no presenta argumentos tendientes a controvertir el hecho de la similitud de los signos distintivos cotejados. Asimismo, la Sala advierte que sus argumentos se enfocan en el supuesto de la conexidad competitiva; en tal sentido, la Sala considera que, en el 43 Cfr. Folios 309 a 310 24 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 presente caso, se cumple con el primer supuesto de la causal sub examine, cual es, que haya identidad o semejanza entre el signo y la marca cotejados. 52.

Precisado lo anterior, la Sala considera que la semejanza y/o la identidad entre el signo solicitado y la marca opositora pueda generar un riesgo de confusión o de asociación, es necesario también abordar el supuesto de la conexión competitiva. Segundo supuesto: conexidad competitiva entre los servicios amparados 52. Del contenido de literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, la Sala considera que para la configuración de dicha causal de irregistrabilidad, aunado al hecho de la identidad o la similitud entre el signo y la marca cotejados, es necesario que los servicios que distingan, respectivamente, sean los mismos o presenten una conexión competitiva entre ellos. 53.

Según lo previsto en el inciso 2.º del artículo 151 de la Decisión 486 de 2000, la ubicación de los servicios en las diferentes clases del nomenclátor “[…] no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”, toda vez que debe aplicarse la regla de la especialidad, en virtud de la cual, el registro de la marca solamente confiere derechos respecto de los productos o servicios para los cuales se solicitó. 54.

La Sala, en sentencia proferida el 8 de marzo de 201844, se refirió a la regla de la especialidad en los siguientes términos: “[…] un signo no puede registrarse para proteger o amparar todos los productos del universo. La protección recae sobre una clase del nomenclátor Internacional de Niza o sobre algunos de los productos identificados dentro de ella.

La concreción al amparo registral se delimita en la solicitud del registro, limitación conocida en la doctrina como la regla de la especialidad. Los productos o servicios fijados en la solicitud, son los protegidos con la marca, protección que se extiende exclusivamente dentro del territorio en el cual la marca ha sido registrada. De ahí que dentro del estudio se deben analizar los productos que las marcas en disputa protegen y establecer si existe o no conexión competitiva […]”. 44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 8 de marzo de 2018; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 11001032400020090041700. 25 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 55. Para el análisis del segundo criterio, la conexidad entre los servicios que el signo y la marca enfrentados identifican, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido, en su jurisprudencia, unos criterios o pautas dirigidas a establecer la existencia de una conexión competitiva entre los servicios identificados por las marcas en conflicto y, por ende, de un riesgo de confusión o asociación entre las marcas en cuestión. Así lo expuso en la Interpretación Prejudicial proferida para este proceso: “[…] 3.

Conexión entre servicios de la Clasificación Internacional de Niza […] Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Exista conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos (o servicios) la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos (o servicios), el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustituidos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. 26 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. […] 3.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”45.

(Destacado de la Sala) 56. En el caso sub examine, la marca registrada, de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, fue registrada para distinguir los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] negocios inmobiliarios; diseño, promoción, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios; administración y alquiler de todo tipo de bienes inmuebles […]”. 57.

Por su parte, el signo mixto ARISTA, solicitado a registro por la parte demandante, pretende identificar los siguientes servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] construcción; reparación; servicios de instalación […]”. 58. Al respecto, la Sala, respecto de la conexidad competitiva entre estas dos coberturas, en sentencia de 31 de agosto de 202346, consideró lo siguiente: “[…] De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado en la Clases 37 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 36, se evidencia que están dirigidos al sector de la construcción y a la inversión inmobiliaria, escenario dentro del cual se realizan procesos de información, mercadeo, diseños y 45 Cfr. Folios 311 y 312. 46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Sentencia de 31 de agosto de 2023; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 11001032400020150020700. 27 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 estudios técnicos, de suelos, económicos, financieros y legales para establecer la viabilidad del proyecto a construirse y, con posterioridad, a comercializarse en el mercado, de lo que se advierte un uso complementario y conjunto; pertenecen al mismo género de edificación y comercialización de bienes inmuebles; dichos servicios se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la identidad de las marcas.

Así las cosas, al existir entre los signos confrontados semejanzas significativas y una relación entre los servicios que distinguen, debe concluirse que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del demandante en caso de registrar su signo. […]” (Destacado de la Sala) 59.

En la sentencia citada supra, la Sala consideró que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor medio, así como riesgo de asociación, “[…] debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los servicios identificados con esos signos son prestadores de servicios relacionados económicamente. […]”47. 60. Ahora bien, la Sala en el caso sub examine, considera que, los servicios identificados por los signos distintivos cotejados son complementarios.

Ello comoquiera que los servicios de “[…] negocios inmobiliarios; diseño, promoción, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios; administración y alquiler de todo tipo de bienes inmuebles […]” son necesarios para realizar los servicios de construcción, reparación e instalación. A saber, se requiere del diseño y administración del proyecto inmobiliario para ejecutar su construcción o reparación. 61.

Conforme a lo anterior, la Sala advierte que, la parte demandante adujo que los servicios de la cobertura solicitada son altamente especializados. Al respecto, la Sala considera que, a pesar de que dichos servicios sean especializados, como se señaló en la jurisprudencia supra, entre los servicios de la cobertura del signo solicitado y la cobertura de la marca fundamento de la negación, hay conexidad competitiva, por lo que se cumple con el segundo requisito previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 para la causal de irregistrabilidad. 47 Ibidem 28 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 62.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala reiterará la jurisprudencia citada, en el sentido de considerar que existe conexidad competitiva entre los servicios de “negocios inmobiliarios; diseño, promoción, estructuración y administración de proyectos inmobiliarios; administración y alquiler de todo tipo de bienes inmuebles”, de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, y los servicios de “construcción; reparación; servicios de instalación”, comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 63.

En este orden de ideas, la Sala considera que los servicios de las coberturas de los signos distintivos cotejados son servicios complementarios y, en consecuencia, tienen conexidad competitiva. 64. De manera tal que, en el caso sub examine, se cumple con el segundo de los presupuestos necesarios para que se configure la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

Conclusión 65. La Sala considera que, en el caso sub examine, el signo mixto ARISTA, solicitado por la parte demandante para identificar servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000; esto, comoquiera que se cumplen los requisitos de la causal en mención al presentarse una identidad con la marca mixta ARISTA, cuyo titular es el tercero con interés directo en el resultado del proceso y, adicionalmente, al presentarse una relación de conexidad competitiva entre los servicios que cada una de los signos distintivos. 66.

En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos formulados en la demanda, se mantiene la presunción de legalidad que ampara las resoluciones núms. 47967 de 31 de julio de 2015 y 91161 de 24 de noviembre de 2015 y, en consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda. 29 Núm. único de radicación: 110010324000201600326 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, III.

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Consejero de Estado Presidente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.