CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Referencia. Medio de control de nulidad relativa Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. TESIS: ENTRE LOS SERVICIOS QUE AMPARA LA MARCA MIXTA CUESTIONADA, “INDUSTRIA ARGOS”, Y LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE IDENTIFICAN LAS MARCAS NOMINATIVAS Y MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS DE LA ACTORA, “ARGOS”, NO EXISTE RELACIÓN O CONEXIÓN COMPETITIVA QUE PUEDA GENERAR RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina1, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 35764 de 13 de julio de 2015, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio2. 1 En adelante Decisión 486. 2 En adelante SIC. 2 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1.

La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1°: Que el 12 de julio de 2013, la sociedad INDUSTRIA ARGOS LTDA. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “INDUSTRIA ARGOS”, para identificar servicios comprendidos en la Clase 35ª3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición con fundamento en el riesgo de confudibilidad con las marcas nominativas y mixtas, previamente registradas5 a su favor, que contienen la expresión “ARGOS”, en las clases 2ª, 4ª, 19, 35, 36, y 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 3°: Que mediante la Resolución núm. 51612 de 28 de agosto de 2014, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada su oposición 3 La marca fue solicitada para distinguir los siguientes servicios: “[…] Comercialización, compra, venta, distribución, importación y exportación de vestuarios para mascotas especialmente; chaquetas, camisas, chompas, camisillas, bufandas, collares, zapatos, impermeables, chalecos para pesas, alfombrillas, arneses, camas en madera, cuero y piel sintética para animales, cunas, lechos, puff, cojines y nidos para animales […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 5 Entre otras, “ARGOS”, “ARGOS LOGÍSTICA”, “TRANSPORTES ARGOS”, “GRUPO ARGOS”, “ATAR- ASISTENCIA TÉCNICA ARGOS”, “CEMENTO ESTRUCTURAL ARGOS”, “CLUB DE MAESTROS ARGOS”, “MORTERO LIVIANO ARGOS”, “CONSTRUYA ARGOS”, “REFORESTADORA ARGOS”, “AGREGADOS ARGOS” y “CARBONES ARGOS”. 3 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y, en consecuencia, reconoció la notoriedad del registro marcario “ARGOS”, para distinguir “[…] materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, cemento, concreto piedras naturales y artificiales, cal, mortero, yeso, asfalto, pez, betún, construcciones transportable no metálicas, monumentos no metálicos […]”, y denegó el registro como marca del signo mixto “INDUSTRIA ARGOS”, para identificar servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad INDUSTRIAS ARGOS LTDA. 4º: Que contra el citado acto administrativo la sociedad INDUSTRIA ARGOS LTDA. interpuso recurso de apelación, siendo resuelto a través de la Resolución núm. 35764 de 13 de julio de 2015, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca “INDUSTRIA ARGOS”, para distinguir servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de dicha sociedad.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución acusada vulneró los artículos 136, literales a) y h), y 172 de la Decisión 486, por cuanto, a su juicio, la expresión “INDUSTRIA ARGOS” genera un alto riesgo de confusión y 4 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co asociación con sus marcas nominativas y mixtas previamente registradas “ARGOS”, máxime si se tiene en cuenta que la partícula “INDUSTRIA” es irrelevante por ser de uso común. Adujo que la expresión “ARGOS” ha sido reconocida como marca notoria a través de diferentes actos administrativos expedidos por la SIC y goza de un amplio reconocimiento y prestigio a nivel nacional e internacional; y que, además, tiene un alto nivel de recordación entre los consumidores, razones por las que se le debe otorgar una protección especial e impedir el registro como marcas de signos que le sean similarmente confundibles.

Indicó que no basta con probar la notoriedad de una marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que deberá analizarse el riesgo de dilución, uso parasitario y/o de asociación, lo cual no efectuó la entidad demandada. Sostuvo que la SIC, ante la existencia de la marca notoriamente reconocida “ARGOS”, debió negar el registro de la marca cuestionada, por cuanto: i) son similarmente confundibles desde los puntos de vista ortográfico, visual, fonético y conceptual; ii) no pueden coexistir en el mercado, debido a que tienen conexión competitiva en la medida en que amparan productos y servicios similares; iii) lo que se pretende es un 5 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aprovechamiento injusto de su prestigio; y iv) está de por medio la dilución de su fuerza distintiva.

Alegó que la expresión “ARGOS” ostenta un grado de prestigio y reconocimiento superior, toda vez que no solamente se ha reconocido en el mercado local, sino que su influencia ha trascendido a esferas internacionales y es conocida en el mercado aun prescindiendo de los servicios que ampara. En razón a lo anterior, el estudio de confundibilidad que debe emplearse, en el presente caso, debe ser más riguroso para impedir el registro de un signo idéntico a la marca de renombre y, de esta manera, evitar la dilución de su fuerza distintiva.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.-1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal del acto demandado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Señaló que si bien las marcas enfrentadas comparten algunas vocales y consonantes tienen estructuras independientes, lo que genera que su pronunciación sea diferente. 6 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Aseguró que la marca cuestionada es completamente distintiva y diferente respecto de la marca “ARGOS”, registrada y reconocida en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, que ampara productos de construcción, tales como cemento, mientras que la primera identifica servicios en la Clase 35, específicamente, aquellos dirigidos a la comercialización, importación y exportación de artículos para animales y mascotas, por lo que no se observa riesgo de dilución marcario alguno. Indicó que los productos y servicios amparados, respectivamente, por las marcas “ARGOS” e “INDUSTRIA ARGOS”, se comercializan a través de diferentes canales, esto es, en ferreterías y en tiendas especializadas, esto es, tiendas para mascotas.

II.-2. La sociedad INDUSTRIA ARGOS LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, a pesar de ser notificado en debida forma6, guardó silencio. 6 Mediante auto admisorio de 17 de marzo de 2016, visible a folios 67 a 70 del cuaderno físico principal y en concordancia con las constancias de entrega elaboradas por la Secretaría de la Sección Primera, obrantes a folios 74 a 76, ibidem. 7 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN Mediante providencia de 30 de septiembre de 2020, se ordenó prescindir de llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el artículo 180 del CPACA, en aplicación de lo previsto en el numeral 1 del artículo 13 del Decreto 806 de 4 de junio de 20207, adicionado hoy en día por el artículo 42 de la Ley 2080 de 29 de enero de 20218, toda vez que se trata de un asunto de puro derecho y en el que, además, no se formularon excepciones previas y no había prueba alguna que practicar durante la referida diligencia, pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto. El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los documentos aportados por las partes. 7 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.” 8 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”. 8 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Mediante providencia de la misma fecha se suspendió el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1 La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, señaló que las marcas enfrentadas no pueden coexistir en el mercado, dado que tienen similitudes susceptibles de generar confusión y esto afecta el carácter notorio de las marcas de su propiedad “ARGOS”. Señaló que al permitirse el registro de la marca censurada con la inclusión de la palabra “ARGOS”, para identificar servicios de comercialización compra, venta, distribución, importación y exportación de vestuarios para mascotas especialmente: chaquetas, camisas, chompas, camisillas, bufandas, collares, zapatos, impermeables, chalecos para pesas, alfombrillas, arneses, camas en madera, cuero y piel sintética para animales, cunas, lechos, cojines y nidos para animales, generará en el mercado la sensación de que esta expresión puede ser aplicada para amparar diversos bienes y servicios por indeterminados titulares o que ella no tiene la capacidad suficiente 9 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para impedir que terceros comercialicen toda clase de bienes con dicha marca.

IV.-2 La sociedad INDUSTRIA ARGOS LTDA., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó despachar desfavorablemente las súplicas de la demanda. Indicó que en manera alguna el público consumidor podría incurrir en error al adquirir un cemento identificado con la expresión “ARGOS”, frente a la distribución de artículos para mascotas con la misma denominación, máxime si se tiene en cuenta que tales productos y servicios se encuentran ubicados en clases diferentes de la Clasificación Internacional de Niza, lo que significa que existe independencia mercantil y tampoco son sustituibles entre ellos.

Adujo que la SIC, dentro del trámite administrativo, sí tuvo en cuenta la notoriedad de la marca de la actora "ARGOS"; no obstante, tal situación no incidía de manera negativa en la solicitud de registro de la expresión cuestionada, por cuanto esta última: i) no era susceptible de causar riesgo de confusión o asociación; ii) no se evidenciaba un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca opositora en el mercado; y iii) no existía dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 10 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co IV.-3 En esta etapa procesal, tanto la parte demandada como el Agente del Ministerio público, guardaron silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó9: “[…] 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. […] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud 9 Proceso 208-IP-2020. 11 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos […] 2.5. En consecuencia, al realizar el cotejo entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 12 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […] 3.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro. […] 13 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.3 En efecto, el artículo 224 de la Decisión 486 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido (…)”. […] La marca notoria y su relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y su uso real y efectivo, así como su diferenciación con la marca renombrada […] En relación con los diferentes riesgos en el mercado […] Prueba de la notoriedad […] La cancelación por falta de uso y la prueba de uso tratándose de marcas renombradas y notorias […]. 4.

Conexión entre productos de la Clasificación Internacional de Niza. […] 4.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: […] 4.7.

Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso en concreto, debe analizar si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo empresario […]”. 14 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante el acto administrativo acusado, esto es, la Resolución núm. 35764 de 13 de julio de 2015 concedió el registro de la marca mixta “INDUSTRIA ARGOS” a la sociedad INDUSTRIA ARGOS LTDA., para amparar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Comercialización, compra, venta, distribución, importación y exportación de vestuarios para mascotas especialmente; chaquetas, camisas, chompas, camisillas, bufandas, collares, zapatos, impermeables, chalecos para pesas, alfombrillas, arneses, camas en madera, cuero y piel sintética para animales, cunas, lechos, puff, cojines y nidos para animales […]”.

A juicio de la demandante, la marca cuestionada genera un alto riesgo de confusión y asociación con sus marcas nominativas y mixtas previamente registradas que comparten la expresión “ARGOS”. Manifestó que la expresión “ARGOS” ha sido reconocida como marca notoria a través de diferentes actos administrativos expedidos por la SIC y goza de un amplio reconocimiento y prestigio a nivel nacional e internacional; además, tiene un alto nivel de recordación entre los consumidores, razones por las que se le debe otorgar una protección especial e impedir el registro como marcas de signos que le sean similarmente confundibles. 15 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por su parte, la SIC señaló que si bien las marcas enfrentadas comparten algunas vocales y consonantes, tienen estructuras independientes, lo que genera que su pronunciación sea diferente.

Aseguró que la marca cuestionada es completamente distintiva y diferente respecto de la marca “ARGOS”, registrada y reconocida en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, que ampara productos de construcción, tales como cemento, mientras que la primera identifica servicios en la Clase 35, específicamente, aquellos dirigidos a la comercialización, importación y exportación de artículos para animales y mascotas, por lo que no se observa riesgo de dilución marcario alguno. Indicó que los productos y servicios amparados, respectivamente, por las marcas “ARGOS” e “INDUSTRIA ARGOS” se comercializan a través de diferentes canales, esto es, en ferreterías y en tiendas especializadas, es decir, tiendas para mascotas.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 136, literales a) y h), 151, 224, 228 y 16 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23010 “[…] por ser pertinente […]” y “[…] para tratar los temas de la marca notoriamente conocida y la conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto […]”, no así la del artículo 172, toda vez que “[…] no es objeto de controversia el concepto de nulidad del registro de una marca[…]”.

El texto de las normas aludidas es la siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. […] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación 10 Los artículos 151, 224, 228 y 230, fueron interpretados de oficio por el Tribunal. 17 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. […] Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. […] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 18 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. […] Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor 19 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”.

Para efectos de realizar el cotejo a continuación se presentan las marcas en conflicto, así: MARCA MIXTA CUESTIONADA11 ARGOS 11 Folio 34 del cuaderno núm.1 20 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co MARCAS MIXTAS Y NOMINATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS12 Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta “INDUSTRIA ARGOS”, como lo es la cuestionada del tercero con interés directo en las resultas del proceso, con unas marcas nominativas y mixtas, "ARGOS", previamente registradas por la actora, es necesario establecer el elemento que predomina en las mixtas, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en las marcas mixtas enfrentadas, no así las gráficas que lo acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distinguen, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos y servicios amparados bajo las mismas son solicitados a un prestador y/o expendedor por su denominación y no por la descripción de aquellas. 12 Folio 35 del cuaderno núm. 1, Se resalta que la actora en la demanda refiere solamente sobre las marcas mixtas y nominativas en menciòn “ARGOS”. 21 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos y marcas denominativas: “[…]” i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.

Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 22 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado […]”.

Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor; y, de otra, la identidad o similitud entre los productos o servicios que se pretenden proteger con el signo, al punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

Así pues, la Sala inicialmente se pronunciará frente al argumento de la actora respecto a que la expresión “INDUSTRIA” por ser de uso común, no puede ser sujeta de registro ni mucho menos ser exclusiva de un empresario, por lo que el examen de confundibilidad debe centrarse solamente sobre las marcas “ARGOS” y “ARGOS”. 23 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Es del caso señalar que tal y como se indicó en la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso núm. 398-IP-2019, el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común. Así, lo expresó: “[…] 4.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4.

La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8.

No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 24 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co […] 4.11.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la clase correspondiente de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impida el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente […]”.

Dicha interpretación también indicó que si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultare imposible hacer una comparación puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, en cuyo caso se deberá analizar los signos en su conjunto.

Al efecto, el Tribunal precisó: “[…] No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto […]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Sobre este asunto la Sala debe puntualizar, además, que las expresiones de uso común, genéricas y descriptivas no pueden ser 25 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co utilizadas o apropiadas únicamente por un titular marcario y, por lo tanto, un titular de un signo con dichas expresiones no puede impedir su inclusión y debe soportar el registro de otras marcas que se formen con esas palabras, siempre y cuando la combinación resultante no ocasione confusión. De acuerdo con lo anterior, se considera necesario analizar si la partícula “INDUSTRIA” que hace parte de la marca cuestionada es de uso común respecto de los servicios de la Clase 35, que identifica.

En el caso sub examine, se encontró que en la página web de la entidad demandada13 figuran las siguientes marcas, que a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado se encontraban registradas en la citada Clase 35, que contienen la expresión “INDUSTRIA”: SIGNO TITULAR INDUSTRIAS MURELLI (mixta) JAIRO ALFONSO ACOSTA MURCIA PROTECCION INDUSTRIAL PI (mixta) PROTECCION INDUSTRIAL C.I. S.A. INDUSTRIAS MODERNAS (nominativa) STANTON S.A. INDUSTRIAL SOLUTIONS (nominativa) INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A SURTI INDUSTRIA (mixta) SURTI INDUSTRIA S.A.S. 13 www.sipi.gov.co.

Consultadas las resoluciones expedidas por la SIC que concedieron los registros de las marcas citadas, el 29 de mayo de 2023, en el aplicativo SIPI, de conformidad con el artículo 177 del CGP y del memorando de entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24 de agosto de 2022). 26 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Lo anterior, pone de manifiesto que la palabra “INDUSTRIA” es una expresión de uso común y débil respecto de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Al ser una partícula de uso común no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona para conformar sus marcas, siempre y cuando la misma contenga palabras o elementos adicionales que posean fuerza distintiva. Sobre el particular, el Tribunal precisó: “[…] 3.7.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca […]” (Resaltado fuera de texto) Por todo lo anterior, la Sala considera que la partícula “INDUSTRIA” debe ser excluida del cotejo marcario, comoquiera que es un término de uso común para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 27 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe señalar que al ser un término de uso común es inapropiable, de tal forma que el titular de una marca que incluya la expresión de “INDUSTRIA” no podrá evitar que otros empresarios puedan utilizarla en la conformación de sus marcas.

Así las cosas, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, esto es, “ARGOS” y “ARGOS”, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud entre las marcas, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 28 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante […]”.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal y del análisis de las marcas confrontadas, la Sala considera que en el presente caso es indudable que entre las denominaciones “ARGOS” y “ARGOS” existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la palabra “ARGOS” que conforma las marcas enfrentadas, según el Diccionario de la Real Academia14 tienen el mismo significado, esto es: “[…] 1. m. Persona muy vigilante […]”.

De lo precedente, la Sala concluye que al presentarse identidad ortográfica, fonética y conceptual entre las marcas cotejadas existe riesgo de confusión directa. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso se señaló lo siguiente: “[…] Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de 14 De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, consultado el 20 de septiembre de 2023, https://www.rae.es/argos 29 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor […]”.

Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a que la coexistencia de las marcas podría generar riesgo de confusión y asociación para el público consumidor. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva.

Tratándose de esta materia, esta Sección en la sentencia proferida el 26 de noviembre de 201815 trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal, así: “[…] a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto o servicio origina una mayor demanda del otro.

Para apreciar la Sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de noviembre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez (E), expediente identificado con el número único de radicación 2009- 00314-00. 30 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización; etc. […] b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios.

Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es el complemento del primero. Así, el uso de un producto presupone el uso de otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. […] c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario [ ]”. Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. 31 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En el caso sub lite, la marca cuestionada “INDUSTRIA ARGOS” fue solicitada para amparar los siguientes servicios de la Clasificación Internacional de Niza:.- Clase 35: “[…] Comercialización, compra, venta, distribución, importación y exportación de vestuarios para mascotas especialmente; chaquetas, camisas, chompas, camisillas, bufandas, collares, zapatos, impermeables, chalecos para pesas, alfombrillas, arneses, camas en madera, cuero y piel sintética para animales, cunas, lechos, puff, cojines y nidos para animales […]”.

Por su parte, las marcas mixtas y nominativas previamente registradas "ARGOS” distinguen los siguientes productos y servicios:.- Clase 2ª “[…] Colores, barnices, lacas, preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera, materias tintoreas, mordientes, resinas naturales en estado bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas […]”..- Clase 4ª “[…] Aceites y grasas industriales; lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolina para motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas […]”. 32 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Clase 19 “[…] Materiales de construcción, piedras naturales y artificiales, cemento, cal, mortero, yeso y grava; tuberías de gres o de cemento; productos para la construcción de carreteras; asfalto, pez y betún; casas transportables; monumentos de piedra; chimeneas […]” y “[…] Materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, cemento, concreto piedras naturales y artificiales, cal, mortero, yeso, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos […]”.- Clase 35 “[…] Gestion y administracion de negocios relacionados con la construccion, materiales para la construccion, productos y servicios accesorios a estos, servicios de mercadeo, comercializacion y distribucion de los mismos, promocion de ventas, consultoria y asistencia en el manejo de negocios, procesamiento, analisis y divulgacion de informacion de negocios, analisis de precios de mercado, investigaciones de mercado, servicios de facturacion y cobro […]”..- Clase 36 “[…] Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, servicios de bolsa, servicios de corretaje, analisis financieros, valoraciones, informacion financiera […]”. 33 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co.- Clase 37 “[…] La exploracion y explotacion de yacimientos de minerales, extraccion, transformacion de minerales, instalacion, montaje y puesta en marcha de instalaciones minerales o industriales, ejecucion, reparacion de cualquier obra civil, servicios de instalacion […]”.

Al aplicar las reglas de conexidad competitiva, al caso sub examine, la Sala estima que entre los productos y servicios amparados por las marcas enfrentadas no existe dicha conexión, por cuanto se encuentran ubicados en clases diferentes de la Clasificación Internacional de Niza; y que si bien coinciden en la clase 35, los servicios allí ofrecidos, para cada una de las marcas, se encuentran completamente limitados y se dirigen a destinatarios diferentes, tienen finalidades disímiles y no comparten los mismos canales de comercialización, ni los mismos medios de publicidad, ni son sustituibles ni complementarios entre sí. Como se observa y como bien lo estimó la SIC, para la Sala es dable afirmar que se trata de productos y servicios muy diferentes, entre otras cosas, por su naturaleza, la clase de consumidores, su finalidad y su comercialización, pues, en efecto, uno son los servicios para los cuales se solicitó el registro objeto de análisis y otros, muy diferentes, 34 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co son los productos y los servicios prestados por las marcas opositoras, máxime si se tiene en cuenta que los solicitados se dirigen a un sector muy específico, esto es, el de las prendas para mascota y, a su vez, las previamente registradas también pertenecen a sector especializado, es decir, el de la construcción. Ciertamente, es evidente que en el consumidor se genera la idea consistente en que se trata de marcas de diferentes empresarios y no ocurre que surja en la mente del usuario la concepción de que CEMENTOS ARGOS S.A. está comercializando y/o distribuyendo artículos consistentes en prendas de vestir para mascotas.

En relación con la especialización del consumidor, la Sala recuerda que esta Corporación16 ha precisado que se trata de un factor que debe tenerse en cuenta al momento de realizarse el examen de conexidad, tal y como se observa a continuación: “[…] Referente a la “especialización del consumidor”, ha sostenido reiterativamente esta Sección, que es un factor que debe tenerse en cuenta en el análisis sobre el riesgo de confusión. “Otro factor importante que la Sala considera necesario mencionar para desestimar los argumentos de la Actora, es “la especialidad del consumidor”, en lo referente a la adquisición por parte del consumidor medio del producto 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 2004-00376. 35 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sobre este factor determinante, esta Sala mediante sentencia del 27 de julio de 2006, expresó lo siguiente, en el caso de las marcas semejantes “SIENA” y “SENNA”: “A la diferencia conceptual se suma la circunstancia de que el público comprador de automóviles es un comprador especializado que no tomará su decisión sin haber identificado al fabricante y el país de origen como factores determinantes de la calidad y continuidad en el mantenimiento del producto.

Lo anterior implica necesariamente que la adquisición de un automóvil no resulta de una búsqueda aleatoria, sino que el consumidor tiene en cuenta la marca fabricante del automóvil y la línea, para efectos de la garantía y la seguridad que busca en el producto que está adquiriendo. Es improbable que un consumidor especializado adquiera un automóvil “SIENA” de FIAT AUTO S.P.A. creyendo que se trata de un automóvil “SENNA” de AYRTON SENNA PROMOCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA pues, se reitera, en la adquisición de los productos de la Clase 12 Internacional el consumidor conoce bien el origen empresarial del producto y sus características.

La Sala en sentencia de 15 de abril de 2004 admitió que dos marcas semejantes pueden registrarse cuando el producto tiene un consumidor especializado […]” (Destacado fuera de texto). Así las cosas, es altamente improbable que un consumidor especializado adquiera elementos que se requieren para la construcción, tales como colores, barnices, lacas, preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera, aceites, grasas industriales, materias de alumbrado bujías, mechas, entre otros, sin tener en cuenta el fabricante y el origen del mismo y, mucho menos, concluya que una empresa que se especializa en vender prendas de vestir para mascotas, se encuentre comercializando esa clase de productos. 36 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Igualmente, ocurre con los servicios de gestión y administración de negocios relacionados con la construcción, así como los financieros y de construcción que prestan las marcas previamente registradas, ya que sus consumidores también son especializados, de manera que también es muy poco probable que lleguen a la conclusión de que su propietaria ahora incursionará en el mercado de las prendas de vestir para mascotas.

Al respecto, es del caso puntualizar, conforme se señaló en la citada sentencia de 26 de noviembre de 2018, que “[…] si se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva […]” (Destacado fuera de texto). También se advierte, como ya se dijo, que tales productos y servicios tienen finalidades diferentes, pues las marcas previamente registradas tienen como finalidad la comercialización y puesta a disposición del público de materiales para la construcción, los negocios que éste traiga consigo, incluidos los servicios financieros, y la explotación y extracción de minerales; mientras que los de la marca cuestionada en manera alguna tienen esa misma finalidad, ya que tienen por objeto suplir la necesidad de algunos consumidores que al tener mascotas buscan la posibilidad de adquirir prendas de vestir para ellos, razón por la que se 37 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co puede inferir que sus mercados, formas de comercialización y medios de publicidad también son diferentes.

Tampoco son complementarios, ni sustituibles entre sí, debido a que son utilizados o prestados en sectores diferentes, pues, como se puso de presente anteriormente, los servicios amparados por la marca cuestionada se relacionan con el mercado de artículos para mascotas, mientras que los productos y servicios de las marcas previamente registradas de la actora hacen referencia al área de la construcción, los negocios que de éste se deriven y la explotación y extracción de minerales.

En efecto, difícilmente se podría sustituir o utilizar de manera conjunta el servicio de comercialización de prendas de vestir para mascotas con lubricantes, gasolinas o productos para la construcción, es decir, con colores, barnices, lacas, preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera, aceites, grasas industriales, materias de alumbrado bujías, mechas, entre otros, o con un servicio relacionado con la construcción o financiero o de extracción de minerales o de transporte. 38 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por tal razón, la Sala observa que entre los productos y servicios identificados por las marcas en disputa no existe relación o conexión competitiva, que induzca al consumidor a confusión con el mismo origen empresarial.

Lo que denota que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor. Sobre este asunto, esta Sección en la sentencia de 9 de marzo de 201717, precisó que aunque las marcas nominalmente sean idénticas pueden coexistir pacíficamente en el mercado, habida cuenta que distinguen servicios diferentes en distintas clases del nomenclátor, que no tienen relación entre sí y tienen finalidades distintas.

Así, discurrió la Sala: “[…] Pese a que nominalmente las marcas en conflicto son idénticas, lo anterior permite a la Sala constatar que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues su convivencia en las clases 41 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza no genera riesgo de confusión y/o asociación en el público 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de marzo de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00190-00.

Criterio reiterado en sentencias de 16 de diciembre de 2020 y 10 de agosto de 2023, dentro de los expedientes identificados respectivamente con los números únicos de radicación 2009-00564-00 y 2016- 00087-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, en este último escenario se sostuvo lo siguiente “[…] Ciertamente, es evidente que en el consumidor medio se genera la idea consistente que se trata de marcas de diferentes empresarios y no ocurre que surja en la mente del usuario la concepción de que BAVARIA S.A. está comercializando jabones, perfumes, aceites esenciales, cosméticos o lociones para el cabello.

Así las cosas, es altamente improbable que un consumidor especializado adquiera artículos para el cuidado personal y artículos de belleza sin tener en cuenta el fabricante y el origen del mismo y, mucho menos, concluya que una empresa que es reconocida por vender cervezas se encuentre comercializando esa clase de productos […]”. (Resaltado fuera del texto original). 39 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co consumidor, habida cuenta que distinguen servicios diferentes en distintas clases del nomenclátor, que no tienen relación entre sí y tienen finalidades distintas. […] Para la Sala no puede señalarse que existe una relación entre los servicios que induzca al consumidor a identificarlos con el mismo origen empresarial y, además, tampoco es dable señalar que se presenta una vinculación económica entre los titulares, toda vez que los mismos no comparten la misma naturaleza o finalidad, no hay uso conjunto y sus canales de comercialización son disimiles […]” (Destacado fuera de texto).

Por consiguiente, se considera que aunque existe identidad ortográfica, fonética y conceptual entre las marcas enfrentadas, “INDUSTRIA ARGOS” y “ARGOS”, no existe conexidad competitiva entre los productos y servicios que éstas identifican, lo que denota que pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor.

Ahora, la actora indicó que la SIC pasó por alto la notoriedad de las marcas de su propiedad “ARGOS”, a pesar de haberlo reconocido anteriormente en otras actuaciones administrativas. Sobre el particular, para la Sala no es necesario analizar si las marcas nominativas y mixtas “ARGOS” son notorias, habida cuenta que ello es irrelevante, porque el análisis efectuado en páginas anteriores permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco 40 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que la marca solicitada “INDUSTRIA ARGOS” pudiese causarle perjuicio alguno, comoquiera que para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 136, literal h), de la Decisión 486, lo cual no se presenta en esta oportunidad, debido a que las marcas cotejadas pueden coexistir en el mercado, máxime si se tiene en cuenta que, como quedó visto en líneas anteriores, pertenecen a mercados tan distantes entre sí, como lo son el de mascotas y el de la construcción. En efecto, dicho criterio ha sido sostenido por esta Sección, en otras oportunidades18, así: “[…] Para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, […] porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad [ ]” (Destacado fuera de texto). 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-03-24-000- 2004-00376.

Criterio reiterado en las sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González. número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00481-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2009-00183-00. 41 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por consiguiente, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de la demandante, por lo que se abstendrá de analizar las pruebas allegadas y los argumentos esgrimidos por ella al respecto.

En este orden de ideas, al poseer la marca cuestionada la condición de “distintividad” necesaria y al no existir entre las marcas confrontadas una relación entre los productos y serivicios que identifican y que éstas pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor, la Sala concluye que no se violaron las normas invocadas como violadas; y que le asistió razón a la SIC al conceder el registro de la marca “INDUSTRIA ARGOS”, para amparar servicios en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo acusado, el cual está acorde con el parámetro fijado por el ordenamiento jurídico comunitario y en el que se argumentó de forma clara y precisa los motivos que llevaron a la decisión que se adoptó en aquél. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 42 Número único de radicación: 11001-03-24-000-2016-00098-00 Actora: CEMENTOS ARGOS S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley F A L L A PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de septiembre de 2023. OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Presidente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.

En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.